臺北高等行政法院判決

原告

野有蔓草國際有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

林小燕律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同上

訴訟代理人

丙○○兼送達代收

訴訟代理人

丁○○

參加人

唐妝化粧品國際有限公司

代表人

乙○○

訴訟代理人

戊○○

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國94年8月11日經訴字第09406133080號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：緣原告之前手甲○○（即筑園美容用品坊）於91年3 月21日以「美人圖」服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第42類之髮型設計、燙髮、染髮、剪髮、美顏、化粧、皮膚保養、修指甲、三溫暖、按摩、澡堂、減肥、美容諮詢顧問等服務，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為審定第182368號服務標章。嗣參加人於92年5 月29日以該服務標章有違當時商標法第77條準用第37條第14款之規定，對之提起異議，異議審查期間，現行商標法於同年11月28日修正公布施行，依同法第85條第2 項及第89條第1 項規定，系爭服務標章視為商標逕予註冊（下稱系爭商標）。該註冊商標並於93年3 月1 日申請移轉登記予原告。經被告審查認系爭商標違反修正前商標法第77條準用第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款之規定，以94年2 月16日中台異字第920665號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，原告不服，提起訴願經駁回，原告對上開訴願決定不服，而提起本件行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

1.原處分及訴願決定均撤銷。

2.訴訟費用被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人之聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於修正前商標法施行細則第49條第42類之商品，有否相同或近似於他人先使用於同一或類似商品，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉他人商標存在，而構成修正前商標法第37條第14款及商標法第23條第1 項第14款之違反？

㈠原告主張之理由：

1.參加人曾於90年4 月間向原告之前手甲○○索取美人圖正片，就此方面，訴願決定對於何以不採之理由為一片空白，此為訴願決定不備理由之典型，其違背法令為確切而明顯。

2.至於甲○○早在89年10月間即委請老高美攝影社製作系爭商標正片及90年3月間委請青灣室內設計工程有限公司將系爭商標用於店內裝潢等事實經過，訴願決定之立論過於狹窄，並未指出證明的方法，即遽謂「僅能証明原告之前手甲○○有將系爭商標圖樣委請攝影社代為拍攝，並將之作為裝修之壁畫，但無法證明系爭商標為甲○○所創用者」，有違反証據法則、論理法則。

3.再者，若系爭商標為參加人所創用，則何以其公司成立二十多年來，多達三十餘種商品使用其原有之仕女圖，而於甲○○於使用美人圖之後，始將原使用仕女圖之「玉女之寶」改用美人圖（下稱據爭商標），而且僅有一項商品使用美人圖而已？依一般社會經驗法則，參加人是否為系爭商標的創用者，不無疑問。訴願決定對系爭商標之創用歸屬，證明方法、形成可採之心證理由，皆嫌欠缺。

4.原告為系爭商標之先使用人，理由分述如下：

⑴原告之代表人將系爭商標圖樣委請攝影社代為拍攝，委請室內設計公司將商標平面圖像使用於店內裝潢，用以表徵其所提供之美容服務包括臉部護膚課程、全身經絡舒壓課程、全身窈窕美體雕塑課程、全身潤白去角質課程等無形服務，應合於商標法第6 條對於「使用」之定義。原告所提供之美容服務乃無形商品，是以將系爭商標用於商店招牌及室內裝潢，亦係基於行銷之目的，將商標用於服務或利用平面圖像足以使相關消費者認識其為商標。準此，原告方為商標法第23條第1 項第14款之先使用人。

⑵參加人負責人於90年4月間見原告之系爭商標較有特色，始向甲○○索取。將原先以「仕女圖」包裝之「玉女之寶」改換為據爭商標。詎料被告竟以此認定參加人於系爭商標91年3 月21日申請註冊前，即已將據爭商標標示於其「玉女之寶」商品之上，此認定實與商標法對商標使用之認定有違。

5.原告所提供之服務並未近似或類似於參加人之商品「玉女寶」：

⑴被告認為原告使用系爭商標之商品與參加人公司使用據爭美人圖之商品係為類似商品，其理由無非為: 「所指定使用之化妝服務，其服務性質所提供之清潔霜、清潔乳液等化妝商品與據爭商標所使用之女性生理清潔衛生用品，核屬人體用之女性清潔商品，兩者在功能、用途等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應存在有相當程度類似之關係」云云。經查，玉女之寶此商品之功能在於「治療外陰部癢、子宮頸糜爛、經痛多年亂經、陰道疣狀、子宮良性小水瘤、子宮下垂、黴菌、中年陰道鬆弛恢復緊縮」，其用途在於「將棉條置於陰道口，略微旋轉. …‥」。然而，原告所指定使用之商品為「面霜、化妝水、乳液、粉底霜、敷面膏、清潔霜、眼部化妝清除膏、防曬油、防曬膏、防皺霜、美白霜、漂白潤膚膏、洗面霜、洗浴乳、沐浴精、洗髮精、洗髮乳、潤髮乳」，上述商品無一能治療前揭症狀，亦無一是使用於陰道，何能謂與玉女之寶具相同或類似之功能、用途。被告未釐清即稱玉女之寶亦屬清潔用品，認為同一或類似商品，實與一般社會通念及市場交易情形不符。

⑵對於「相同或類似商品」之認定標準應較為嚴格。本案雖非對於混淆誤認與否之判斷，但依「混淆誤認之虞審查基準」第4 點，商品是否類似、類似程度為判斷是否有混淆誤認之虞之參考因素。另依審查基準第6.2 點規定「各項因素之要求，在申請註冊時與申請註冊後發生爭議時，其程度也應有所不同。商標註冊後，若註冊人信賴該商標，進而大量使用其商標，而無論就其申請商標之註冊或其後之使用態樣，均明顯係屬善意者，則在相關異議或評定案中，涉及有無混淆誤認之虞之判斷時，對於各項因素的要求，應高於一般申請註冊時的要求。」原告經商標檢索方申請系爭商標，非盜用他人商標。今原告信賴系爭商標註冊，進而大量使用，且申請系爭商標，乃是確信甲○○為該系爭商標之先創用人。並非商標法第23條第1 項第14款所要避免之惡意搶先註冊，因此在考量是否相同或類似時，其認定標準應更加嚴格。被告未對玉女之寶之功能、用途詳加審酌，便認定「有相當程度類似關係」，實為過於草率。

㈡被告主張之理由：

1.商標法第90條規定，本法修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本案係92年11月28日商標法修正施行前，已提出異議尚未異議審定之案件，而系爭商標所涉之修正施行前商標法第77條準用第37條第14款，業經修正為現行商標法第23條第1 項第14款，於修正施行前後法條規定均為違法事由。又系爭商標於異議程序進行中，移轉於原告公司，並經被告公告於第31卷第9 期商標公報，本案商標權人之地位應由其承受，合先敘明。

2.修正前商標法第77條準用第37條第14款規定，服務標章圖樣「相同或近似於他人先使用於同一服務或類似服務之服務標章，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人服務標章存在者」，不得申請註冊。又商標法第23條第1 項第14款規定，商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊。前揭條款規定主要係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故只要能證明有知悉他人商標存在，進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似商品者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨。至於其知悉原因為何實際上並未特別重要，此即為該款有其他關係之概括規定之緣由（經濟部經訴字第09106110350 號訴願決定意旨參照）。而商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品╱服務上時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品╱服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。又商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。

3.系爭商標與據爭商標相較，二者外觀構圖意匠極相彷彿。所用的商品為女性商品，所以用途及行銷場所近似，屬類似的商品。以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

4.據參加人所檢送之「傅仇桂英」所出具之證明書、「玉女之寶」包裝盒設計、一宇實業有限公司所開立之90年4 月20日送貨單及90年4 月24日統一發票影本、「玉女之寶」包裝盒實物影本、標示有「玉女之寶」，日期記載為2001年4 月24日、2001年6 月12日、2001年7 月11日、2001年8 月6 日、2001年11月22日之參加人公司應收帳款對帳單及出貨單等證據資料影本，堪認於系爭商標91年3 月21日申請註冊前，參加人已將據爭商標圖樣標示於其「玉女之寶」商品上，而佐以該「玉女之寶」商品型錄之產品用途說明，該商品雖係女性生理清潔衛生用品而非一般之化妝品，但本案據爭商標有先使用於女性生理清潔衛生用品之事實仍足堪認定。原告雖辯稱系爭商標圖樣係其所先創用，並提出「老高美攝影社」出具之證明書影本及青灣室內設計工程有限公司出具之說明書影本作為證明。但查「老高美攝影社」所出具之證明書、青灣室內設計工程有限公司出具之說明書，僅能證明原告之前手有請攝影社代為拍攝、將系爭商標圖樣作為裝修之壁畫，皆未直接證明系爭商標圖樣係由原告之前手所創用。再者亦無其他如前述證明書所稱作為產品包裝製作使用之相關證據，或其他如廣告、銷售資料或有關系爭商標圖樣之相關創作文件等直接證據，可供佐證系爭商標圖樣係其所先創用。商標使用以行銷為目的，原告所提攝影及裝潢設計皆不符合商標使用的條件，非屬先行使用，其辯稱核不足採。

5.再據參加人所檢送之90年3 月30日簽訂之代理店經銷合約書、開幕邀請函、照片、有原告前手簽名之90年2 月1 日、90年2 月3 日出貨單等證據資料影本，堪認參加人所稱原告之前手係其原台北新莊代理經銷加盟店負責人之胞弟，不僅該加盟店於業務往來期間亦曾向其訂購「玉女之寶」產品，且原告之前手亦曾至參加人公司取貨，又該加盟店之地址與原告前手之地址相同，原告之前手且於開幕當日與其代表人及員工合影留念，原告之前手對此亦不否認，應可認定原告之前手有因業務往來關係或因接觸相關商品之產業訊息，於系爭商標申請註冊前，已知悉據爭商標之存在。

6.綜上所述，原告之前手既已事先知悉據爭商標存在，又無正當事由於其後始以相同之圖樣作為本件系爭商標申請註冊，顯有知悉據爭商標存在而以不正當競爭行為搶先註冊之情事。復其所指定使用之「化粧」服務，其服務性質所提供之清潔霜、清潔乳液等化粧品商品與參加人據爭商標所使用之女性生理清潔衛生用品，核屬人體用之女性清潔商品，兩者在功能、用途等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應存在有相當程度類似之關係，則系爭商標之註冊，自有前揭法條規定之適用。

㈢參加人主張之理由：

1.據爭商標為參加人訴訟代理人88年取得，想要作為公司商品的商標為使用。原告前手之姐姐為參加人的經銷商，無意間看到系爭商標，要求將此圖置於其商品上，所以才出借並指定到老高攝影。參加人方為最先使用人。

2.原告前手為參加人之經銷商，有參與參加人之開課，故知悉據爭商標，有當時照片可資證明。加盟契約中明白表示加盟期間參加人同意授權使用商標，但解約後不得再使用。

理由

一、按「本法中華民國92年4 月29日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為商標法第90條所規定。次按，「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得申請註冊；「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得註冊，分別為修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款本文所明定。又系爭商標於異議程序進行中，於93年5 月1 日移轉於原告公司，並經被告公告於第31卷第9 期商標公報，有商標註冊簿附於原處分卷可憑。因此，由原告承受異議程序，並提起本件起訴，於法尚無不合，應先敍明。

二、系爭商標與據爭商標均係古典美人造型圖樣，二者外觀構圖意匠極相彷彿，應屬構成近似之商標。原告雖主張其為系爭商標之先使用人，原告之代表人將系爭商標圖樣委請攝影社代為拍攝，委請室內設計公司將商標平面圖像使用於店內裝潢，用以表徵其所提供之美容服務包括臉部護膚課程、全身經絡舒壓課程、全身窈窕美體雕塑課程、全身潤白去角質課程等無形服務，應合於商標法第6條對於「使用」之定義。參加人之負責人於90年4 月間見原告之系爭商標較有特色，始向甲○○索取。將原先以「仕女圖」包裝之「玉女之寶」改換為據爭商標等等。但查，原告負責人甲○○之姐陳麗煌於90年3 月30日與參加人簽訂代理店經銷合約書，負責推廣、銷售唐妝化妝品系列產品，期間自90年3 月1 日至91年2月28日止，有代理經銷合約書附於原處分卷可憑。又於陳麗煌該代理合店開幕時，參加人公司總經理於開幕前90年5 月26日至現場對該代理店講授相關事宜，並於同年月27日參加開幕儀式，有開幕宣傳廣告及參加人提出之照片可憑（附於原處分卷第55頁至58頁，另參加人於95年9 月21日審理時另提出照片3 幀），依90年5 月26日照片顯示，系爭商標圖樣當時已懸掛於該代理店壁面上，桌上另置有參加人代理銷售合約書上之另一古典仕女圖之產品包裝，以該代理店開幕時將二寓目印象甚相彷彿之美人圖或仕女圖於同一場合同時陳列展示，參以參加人玉女之寶外包裝圖樣與該壁上掛畫（即系爭商標圖樣）相同，以及該代理店於90年6 月間起即有代理銷售玉女之寶（有應收帳款對帳單及出貨單附於原處分卷第63頁至第74頁可憑），足見該二件美人圖或仕女圖均係表徵參加人系列產品之商標圖樣。系爭商標如係原告之前手甲○○所使用之產品圖樣，以陳麗煌參加人代理合約店之關係，參加人自不可能同意該代理合約店於開幕時，使用他人之商標圖樣作為壁面上之大幅掛畫使用。因此，原告主張系爭商標為甲○○所創用一節，並非可採。

三、又原告之前手甲○○係參加人台北新莊代理經銷加盟店負責人之弟，甲○○於該代理合約店開幕時亦在場參加，並與參加人公司代表人及員工合影留念。再依參加人所提90年2 月1 日、同年2 月3 日出貨單均顯示甲○○就其姐陳麗煌所經營之上述代理合約店簽收參加人公司之產品，足證原告前手甲○○有因業務往來關係或因接觸相關商品之訊息，已事先知悉參加人公司產製之女性清潔用商品及據爭「美人圖」商標之存在。原告雖另主張玉女之寶此商品之功能在於「治療外陰部癢、子宮頸糜爛、經痛多年亂經、陰道疣狀、子宮良性小水瘤、子宮下垂、黴菌、中年陰道鬆弛恢復緊縮」，其用途在於「將棉條置於陰道口，略微旋轉. …‥」，與系爭商標所指定使用之商品無一能治療前揭症狀，不能謂與玉女之寶具相同或類似之功能、用途一節。經查，依參加人於異議時所提玉女之寶型錄顯示其用途包括「清潔」，因此，亦屬女性生理清潔衛生用品可以認定。原告之前手甲○○既已知悉據爭商標存在，又無正當事由，進而以相同之「美人圖」圖形作為系爭商標圖樣申請註冊，復指定使用於「化粧、皮膚保養、減肥、美容諮詢顧問」等服務，其服務性質所提供之清潔霜、清潔乳液等化粧品商品與參加人據爭商標所使用之女性生理清潔衛生用品，均屬人體用之女性清潔商品，依一般社會通念及市場交易情形，二者常為同一產銷或營業主體所兼營之商品或服務，且消費者亦有所重疊，性質上核屬類似。自有修正前商標法第77條準用第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款規定之適用。原告主張其所提供之服務並未類似於參加人之商品「玉女之寶」商品部分，亦非可採。

四、從而被告為系爭商標有違修正前商標法第77條準用第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款規定，而為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

五、本院得心證之理由，已如前述，兩造其餘攻擊防禦方法因與本件判斷結果不生影響，爰不一一論述，應併敍明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98 條第3項前段，判決如主文。

第三庭審判長法　官 姜素娥