臺北高等行政法院判決

原告

甲○○

訴訟代理人

丁○○

訴訟代理人

丙○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

戊○○

參加人

謹褔電子有限公司

代表人

乙○○

訴訟代理人

劉法正律師

訴訟代理人

楊祺雄律師 （兼送達代收人）

複代理人

蘇燕貞律師

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國94年8月30日經訴字第09406134450 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國（以下同）91年12月03日以「JUN FU」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第9類之「電容器、電解電容器」等商品，申請註冊，經被告准列為註冊第0000000號商標。參加人於92年11月18日以系爭商標之註冊有違修正前商標法第37條第14款規定，對之申請評定。案經被告審查，以94年02月25日中台評字第920513號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告未於言詞辯論期日到場，依其起訴狀所載聲明如下：1.原處分及訴願決定均撤銷。

2.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.被告對於原告註冊第0000000號「JUN FU」商標評定事件，應作成回復註冊有效之行政處分。

3.訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明:

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之主張：

甲、原告主張：

㈠參加人所舉之資料並不具備足夠證據力，證明「Jun Fu」商標之使用日期，系爭商標自無修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款規定之適用:

1.參加人84年01月以「北瑋電子有限公司」在大陸設廠，惟此聲明既未附證據，且未提及「Jun Fu」商標之使用，故不具證據力；參加人另於89年01月24日設立謹福電子股份有限公司，主要營業項目為鋁質電解電容器等電子商品，並以經濟部公司執照、工商快訊為證，惟國內之公司執照的公司名稱未及於英文名稱，故此證不具證據力；另參加人於私人架設之「工商快訊」所登之參加人公司資料，因該網站之廠商資料屬開放登錄方式，隨時可讓廠商上網變更該公司資料而不加以查證資料，故該網站資料商標名稱不可採信。

2.參加人舉證經濟部國貿局之廠商基本資料之英文名稱為「JIIN FU ELECTRONICS.,TD.」而非其宣稱之「JUN FU」；另參加人舉其與「聯合國際資訊股份有限公司」之私文書合約內之網址為http://www.jun-fu.com，意圖證明該參加人乃先使用「jun-fu」商標之事實，惟該私文書乃雙方合意即繕寫其內容而答署，其時間點上亦不足為證。

3.參加人所舉YAHOO!網頁資料上存有「JUN FU」商標，惟網頁資料屬可隨時更新之數位內容，況該網頁之抬頭標明「不對其內容負任何責任」，此證據亦不具證據力；又其以「基明有限公司」、「方矩科技股份有限公司」、「松下產業科技股份有限公司」及「華美電子股份有限公司」等所開立發票影本及商品實物照片，謂由照片上之相關型號對照可確認參加人使用「Jun Fu」商標，惟該照片屬事後追加，並無法證明其時間點，故於該照片上出現之「Jun Fu」商品亦無法證明該發票開立時該發票上之產品上是否已有使用「Jun Fu」字樣。

㈡與參加人相比，原告為「JUN Fu」商標之先使用者:

1.訴外人景福電子股份有限公司為最先使用「JUN FU」商標:原告雖有任職於參加人公司之事實，但參加人之負責人乙○○與原告原為訴外人「景福電子股份有限公司」（以下稱景福電子公司）之員工，該公司早於66年03月設立，並經營同為電容器相關業務，此有參加人之勞工保險卡上亦有登錄其任職期間可證；且原告自76年到88年間即任職於景福電子公司，為其資深員工，該公司乃最先使用「JUN FU」商標者。

2.原告使用該「JUN FU」商標，係獲得景福電子公司負責人林宗義之同意:

⑴又參加人之負責人乙○○早於原告離開景福電子公司，另設立與之讀音相同的謹褔電子有限公司（即參加人公司），日後更挪用其「JUN FU」英文商標，企圖接收景福電子公司既有之客戶，並拉壟對景福電子公司原客戶關係良好之原告，原告乃於景福電子公司註銷申請前離職，並於89年04月進入參加人公司。嗣原告瞭解乙○○似純為掠奪原告之客戶資產為已用之行徑後，彼此理念不合下，另行成立「錦福電子有限公司」；且原告早在景福電子決定註銷期間，即獲得景福電子公司負責人林宗義同意使用該「JUN FU」商標。

⑵惟景福電子公司已註銷，且負責人林宗義業已辭世，原告苦無機會再取得其同意文書，幸在景福電子註銷後（且在參加人於評定申請書內所有「Jun Fu」商標使用的舉證資料之日期之前），原告已有先使用「JUN FU」商標之事實，此有原告H.H.LIU於西元2000.01.08日以JUN FU ELECTROLYTIC CAPACITORS與國外客戶SOUND APPEARANCE SDN.BHD.所簽（國外客戶簽名）之承認書及原告中英文名片可證，此客戶承認書之文書效力亦為參加人所認可。故與參加人相比，原告才是「JUN FU」商標之先使用者。

㈢綜上所陳，被告之認事用法顯已違誤，原告聲明求為撤銷訴願決定及原處分，並命被告為特定內容之行政處分，即為有理由，請求判決如聲明所示。

乙、被告主張：

㈠按「商標之註冊違反第37條第1項之規定者，利害參加人得申請商標主管機關評定其註冊為無效。」「對本法修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」分別為系爭商標申請評定時商標法第52條第1項及現行商標法第91條第2項之規定。今系爭註冊第0000000號「JUN FU」商標係於92年10月16日註冊，其商標之評定核應適用91年05月29日公布施行之商標法；且本案係92年11月28日商標法修正施行前註冊之商標，系爭商標所涉之註冊時修正前商標法第37條第14款，業於92年11月28日修正施行為商標法第23條第1項第14款，於修正施行前後法條規定均為違法事由，合先敘明。

㈡按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款本文所明定。本款之立法意旨，係指被申請參加人因某種關係知悉據爭商標之存在，而以不正競爭行為搶先申請註冊，有礙商場秩序之事實而言。商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。

㈢系爭商標有修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款規定之適用:

1.本件系爭註冊第0000000號「JUN FU」商標圖樣外文「JUN FU」，與參加人據以評定之「JUN FU」商標（詳如評定申請書、理由書及所檢送之證據資料）外文「JUN FU」相較，二者均由相同之外文「JUN FU」所構成，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

2.查據以評定之「JUN FU」商標係參加人先使用於電容器等商品之標誌，於89年05月間，於網際網路上即可搜尋到該據以評定「JUN FU」商標之相關資料，並於89年06月起陸續將據以評定「JUN FU」商標電容器商品實際銷售於華美電子股份有限公司、基明有限公司、松下產業科技股份有限公司、方矩科技股份有限公司等；原告原係參加人聘僱之員工，並曾實際經手「JUN FU」電容器商品銷售之審核業務，對據以評定「JUN FU」商標之使用銷售，有相當程度之瞭解，凡此有參加人檢送之網路下載之工商快訊、網站Web主機租用合約書、上網通知書、奇摩網站之搜尋資料、與華美電子股份有限公司簽訂之客戶承認書、統一發票、實物照片、勞工保險卡、勞工保險退保申請表等證據資料影本附卷可稽。

3.衡諸原告於系爭註冊第0000000號「JUN FU」商標申請註冊日（91年12月03日）前，曾於參加人公司任職（任職時間自89年04月05日至91年11月30日止），其於離職後3日以相同之外文「JUN FU」作為系爭商標申請註冊，實難諉為巧合，綜合以上各項客觀事證，顯有知悉據以評定商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。從而原告未徵得參加人同意，以系爭註冊第0000000號「JUN FU」商標申請註冊，復指定使用於相同或類似之電容器，電解電容器商品，應有前揭法條規定之適用。

4.至原告主張景福電子股份有限公司乃最先使用「JUN FU」商標者，且早在該公司決定註銷期間，其即獲得該公司負責人林宗義首肯同意使用該「JUN FU」商標，惟該公司已註銷且負責人已辭世，無法取得其同意文書等節，經核景福電子公司縱為最先使用「JUN FU」商標者，惟其業於89年01月06日解散登記，原告並未能舉證依法受讓該公司之「JUN FU」商標；又西元2000年01月08日客戶名稱SOUND APPEARANCE SDN.BHD.之承認書所載之經辦H.H.LIU縱為原告，然徵諸其名片所載之錦福電子有限公司於91年12月11日始核准設立，其究係為何者之經辦無從認定，尚難執為有利論據，併予敘明。

㈣綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。

丙、參加人主張: 參加人公司僅在歇業中，並沒有解散；只要是在原告之前有人使用，都是算先使用，是否是創業者並非所問。其餘主張如同被告所述。

理由

一、本件原告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218 條準用民事訴訟法第386 條所列各款情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。

二、按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為系爭商標註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款本文所規定。

三、本件係原告前於91年12月03日以「JUN FU」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第9類之「電容器、電解電容器」等商品，申請註冊，經被告准列為註冊第0000000 號商標。參加人以系爭商標之註冊有違修正前商標法第37條第14款規定，對之申請評定。案經被告審查，以⑴系爭「JUN FU」商標與據以評定「JUN FU」商標屬構成近似之商標。⑵據以評定「JUN FU」商標係參加人於85年起即已使用於電容器等商品，並於85年06月起將標有據以評定「JUN FU」商標之電容器商品實際銷售於華美電子股份有限公司等，而原告原係參加人聘僱之員工，並曾實際經手「JUN FU」電容器商品銷售之審核業務，因而對據以評定「JUN FU」商標之使用銷售有相當程度之瞭解；衡諸原告於系爭商標申請註冊日（91年12月03日）前，曾於參加人公司任職，而於離職後3 日，即以相同之外文「JUN FU」作為系爭商標申請註冊，實難諉為巧合，綜合以上各項客觀事證，顯有知悉據以評定商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。⑶另訴外人景福電子公司業於89年01月06日為解散登記，原告並未能舉證依法受讓該商標之情事；又依西元2000年01月08日客戶名稱SOUND APPEARANCE SDN.BHD. 之承認書所載之經辦H.H.LIU 縱為原告，然徵諸其名片所載之錦福電子有限公司於91年12月11日始核准設立，其究係何者之經辦無從認定，尚難執為有利之論據等理由，而為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告則表不服，為如事實欄所載之主張。是本件應審究者厥為系爭商標有無違反註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款之規定。

四、本院判斷如下：

㈠揆諸修正前為商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款所謂「與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係」，須限於申請人與先使用者間有「契約」、「業務往來」、「地緣」或「其他關係」之情形，因而知悉他人商標存在者，方有適用之餘地。其規定之意旨主要係在避免商標申請人確因某種具體明顯關係知悉據爭商標之存在，而以不正競爭行為搶先註冊，有礙商場秩序之事實而言。故只要能證明有知悉他人商標或標章存在，進而以相同或近似之標章指定使用於同一或類似商品或服務者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨。然所謂「其他關係」雖是一概括規定，惟依立法解釋仍須有類似前開之情形方屬之；亦即應有類似前開「契約、業務往來、地緣」之情形方屬之。故所謂「其他關係」應係指例如；商業、僱佣、承攬等情形方屬之。

㈡本件系爭註冊第0000000 號「JUN FU」商標圖樣係單純外文「JUN FU」構成，與據以評定「JUN FU」商標圖樣相較，二者皆予人單純文字商標之整體印象，在外觀上僅有字體之差異，於觀念、讀音上復均相同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，極有可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

㈢查系爭商標之申請註冊日係91年12月03日；然揆諸參加人於異議階段所檢送之附件三，於奇摩網站下載之搜尋資料（庫存頁面日期2000/05/25），其內頁之「螺絲端子電容器」即以「Jun Fu」為標示；另附件四參加人與華美電子股份有限公司於91年10月04日所簽訂之承認書內第7 頁，亦以「JunFu」作為電解電容器商品之標示，有奇摩網站之搜尋資料及承諾書等影本各一紙在卷足憑；上開證據資料影本所標示之日期，均早於系爭商標之申請註冊日；另查原告於95年4 月11日所提訴願書中，其訴願理由第3 點陳稱略以「評定人（即參加人）之負責人乙○○早於訴願人（即原告）離開景福電子，並另設立與之同音的『謹福』電子，更於日後決定挪用其『JU N FU 』英文商標... 」等語，足認參加人於系爭商標91年12月03日申請前，已將該「JUN FU」商標使用於電容器及電解電容器商品。

㈣原告於系爭商標91年12月03日申請註冊前曾任職於參加人公司（任職時間89年04月05日至91年11月30日止），此有參加人所檢送之原告勞工保險卡及勞工保險退保申報表等影本附卷可稽；又查原告亦曾擔任參加人與華美電子股份有限公司於91年10月04日所簽訂之承認書之審核，此有經原告簽名之承認書影本附卷可稽；是以系爭商標91年12月03日申請註冊前，原告已因與參加人間之雇傭關係而知悉據以評定商標之存在。

㈤至原告主張景福電子股份有限公司乃最先使用「JUN FU」商標者，且早在該公司決定註銷期間，其即獲得該公司負責人林宗義首肯同意使用該「JUN FU」商標，惟該公司已註銷且負責人已辭世，無法取得其同意文書乙節；然查景福電子有限公司業於89年01月06日解散登記，有公司基本資料查詢影本一紙在卷可考；而原告並未能舉證受讓該公司之「JUN FU」商標以實其說，上開主張，自不足採。

五、綜上所述，被告以系爭商標有違註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1 項第14款之規定，撤銷其註冊，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，請求撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

據上論結，原告之訴為無理由，依行政訴訟法第218 條、民事訴訟法第385 第1 項前段、行政訴訟法條第98條第3 項前段，判決如主文。

第七庭審判長法 官　黃　本　仁