臺北高等行政法院判決

原告

欣達鞋業開發有限公司

代表人

甲○○（董事）

送達代收人

乙○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丙○○

參加人

美商‧康威斯公司

代表人

蘿拉‧W‧凱利

訴訟代理人

林純真

訴訟代理人

桂齊恆律師 （兼送達代收人）

複代理人

廖正多律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國94年10月25日經訴字第09406137830號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國（以下同）92年03月18日以「欣達鞋業開發公司標章㈠」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之「靴鞋、襪子、冠帽、服飾用、禦寒用手套、腰帶、服飾用皮帶」等商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第0000000號商標。嗣參加人於93年02月18日以系爭商標有違商標法第23條第1項第12、13款規定，對之提起異議；原告乃於93年04月13日向被告申請減縮系爭商標指定使用商品（刪除「襪子」一項），經被告審查准予減縮。案經被告審查，以94年06月13日中台異字第930127號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告未於言詞辯論期日到場，依其起訴狀所載聲明如下：1.原處分及訴願決定均撤銷。

2.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明:

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之主張：

甲、原告主張：

㈠按「相同或近似他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者」不得申請註冊，固為商標法第23條第1項第12款所規定，惟其適用應以「引證商標係為著名者」及「兩造商標圖樣為相同或近似，並有致相關公眾混淆誤認之虞」為其要件。所謂「著名商標」係指「有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知」，而如何為相關公眾普遍認知，自以其使用狀況為客觀認定標準。而所謂「有效使用」經被告於93年11月07日頒布「商標使用之注意事項」第1條明訂：「商標之使用，應足使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，若註冊商標圖樣作為裝飾圖案使用，或變成商品形狀之一部分使用，已不足以引起消費者注意，並得藉以與他人商品相區別者，非屬商標之使用。」再審究兩造商標是否近似，依被告「混淆誤認之虞」審查基準，其意旨總括略為：「判斷兩造商標是否近似，應以具普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，就商標整體圖樣，於異時異地隔離觀察，在外觀、觀念或讀音三者觀察是否已達可能混淆之近似程度」，特別是：「在外觀、觀念或讀音其中之一的近似，並非即可推論商標之整體印象即當然近似，仍應以其是否達到可能引起商品/服務之消費者混淆誤認的程度為判斷近似之依歸。」合先陳明。

㈡參加人據以異議之商標圖樣，依其整體商標圖樣之設計態樣而言，可區分為二種設計形態，其一如註冊第158647號「STAR AND CHEVRON DESIGN」商標（下稱引證一）指定使用於「襪子、褲襪」等商品，其圖樣設計為黑白空心線條設計之五角星及向左開口之箭頭圖形，且五角星圖形係置於箭頭圖形之左側；其二如註冊第504008號「CHUCK TAYLOR ANKLE PATCK DESIGN」商標（下稱引證二）指定使用於襪子、註冊第606834號「CHUCK TAYLOR ANKLE PATCK DESIGN」商標（下稱引證三）指定使用於靴鞋商品，其圖樣設計皆為黑色實心之五角星圖形，其外框一圓形折線，並於其內空白處書有英文字「CONVERSE ALL STAR Chuck Taylor」字樣。

㈢原處分係認「引證一、二、三等商標係為著名商標，而系爭商標圖樣與引證一商標近似，爰是撤銷系爭商標之註冊」，原告一再指陳「引證一商標之使用證據不足以支持其為著名商標之論據」，惟訴願決定竟爾明確認定引證一商標為著名商標，並駁回原告所訴。詎等所為之論據多所誤植，其係將引證三商標之證據資料及非屬「有效使用」之引證一商標資料，錯置主張亦為引證一商標之使用證據及有效證據，據而駁回原告訴願之請求。

㈣就兩造商標圖樣之近似與否而言：

1.按系爭商標圖樣係以藍、紅為其設色之彩色商標，引證一、

二、三商標皆為黑白設色為基礎，在一般具普通知識經驗之消費者，無論近為比對或隔離觀察，二者色彩差異鮮明，在任何情況下，不致造成混淆而誤認之虞。

2.系爭商標與引證二、三商標非屬近似商標:

⑴觀察引證一、二、三商標之外觀，引證二、三商標之整體外觀，與系爭商標僅為同具一五角星圖形，惟原告一再指陳並檢附證物證明於於本類或他類商品中，相同以「五角星」為商標圖樣設計之基圖者，不勝枚舉，其意義在於「五角星」圖形非為參加人所首創使用於商品者，就商標之獨創性而言，「五角星」係屬識別性較低之「弱勢商標」。

⑵況依「混淆誤認之虞」審查基準所明示，系爭商標與引證

二、三商標之比對，當不得將各造分別予以割裂比對。再就整體觀察，二者外觀上差別顯然，再加以設色之別、外文字之有無等差異，實無令消費者混淆之虞者，因此系爭商標與引證二、三商標非屬近似商標。準此，引證二、引證三商標是否為著名商標，應與本案無涉，且引證二、引證三商標之使用證據、註冊資料等應予忽略。

3.引證一與系爭商標比對，消費者當不致產生混淆誤認之虞:⑴引證一商標圖樣係為「黑白空心線條之五角星及空心線條之向左開口之箭頭圖形」，而系爭商標係由「五角星」及「向左開口之箭頭」所組合而成之商標圖樣。系爭商標「五角星」圖形中間部位係呈間隔線條狀者，又其箭頭下緣係具一缺口，引證一則為空白線條完整連結而成之五角星及箭頭圖形，二者細為比對時，消費者當不致產生混淆誤認之虞；再以整體隔離觀察，引證一為單純黑白設色者，系爭商標則為藍、紅設色者，一般消費者斷無產生誤認之虞。

⑵固然兩造商標在所謂「設計匠意」上略有近似疑義，惟依「混淆誤認之虞」審查基準，當不以單一條件之滿足，而驟斷係屬近似，「應再以其是否達到可能引起商品/服務之消費者混淆誤認的程度以為斷」，即引證一商標與系爭商標是否近似，當以消費者是否有致混淆之虞為其依據，斷非原處分及訴願決定所主觀認定之「設計匠意」相仿，驟爾斷論兩造商標係為近似者。

㈤就商標使用及何者為「著名商標」而言：

1.訴願決定稱「參加人於異議階段所檢送之異議附件三至五，固然包含參加人之註冊第504008、606834號『CHUCK TAYLORANKLE PATCH DESIGN』商標（即引證二、三商標）之各國註冊明細及商標使用證據資料，惟其中亦不乏據以異議註冊第158647號『STAR AND CHEVRON DESIGN』商標之使用證據...，參加人將引證一商標實際使用於運動鞋商品，於西元1976年被美國奧運代表隊選為指定用鞋、Magic Johnson及Larrybird作為商品代言，廣泛宣傳銷售、於我國亦刊登廣告...」，惟原告檢視其所稱之使用證據資料，所謂「奧運指定用鞋、Magic Johnson及Larrybird代言商品，廣泛宣傳銷售」等，其所表彰之商標皆為引證二、三商標或其變形使用圖樣（僅使用五角星圖形，無外框之圓形折曲線及外文字）。誠如原告前段所述，引證二、三商標與系爭商標二者非屬近似（原處分及原訴願決定書亦無近似之論），則訴願決定所稱「奧運指定用鞋」、「Magic Johnson及Larrybird商品代言，廣泛宣傳銷售」之論據，依資料證據而言，實與引證一商標無直接而明顯之證據力，因此該等證據當不得引為引證一商標使用證據，原處分及訴願決定援引為本案准駁之論據，顯為誤植或偏於主觀，詎等之處分及決定，實不足採。

2.再訴願決定所稱之「不乏引證一商標之使用證據資料」，參閱引證一商標使用資料，該資料僅極小之案證比例標示有引證一商標圖樣，且該圖樣係繡於鞋面，於一般消費者施以普遍之注意，其僅為鞋面之裝飾花紋，實無以延伸注意其為商標之使用；況依前揭被告頒行之商標使用之注意事項第1條之規定，引證一商標之使用非屬合法使用，鮮有極少數之資料勉堪適法，惟若以此極少量之使用資料，即稱引證一商標亦為「著名商標」，並援引撤銷系爭商標之註冊，實令人難以苟同。

3.被告既依WIPO之著名商標保護規定之共同決議，頒行著名商標或標章認定要點，當應依其要點，審慎裁處；倘在無其他客觀、明顯有效之證據佐證下，誤將與系爭商標無涉之引證

二、三商標之使用證據，率爾混充為引證一商標之資料證據，並稱客觀上有使相關公眾誤認兩造商標之使用人間存有某種關係，而產生混淆之虞，此為原告斷難認同。

㈥綜上所陳，引證二、引證三商標與系爭商標非屬近似，當非本案所繫，而引證一商標之使用資料，不足以使消費者認知其為表彰商品之標識，係屬不適法之使用證據，當予忽略，且引證一商標之極少量的使用資料亦不足以支撐其係為著名商標之論據者。祈請　貴院詳究，並賜如訴之聲明而為判決，以保原告合法權益，至為感禱。

乙、被告主張：

㈠本案存在之相關因素之審酌：

1.商標是否近似暨其近似之程度：

⑴商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品\服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品\服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯（前揭審查基準5.2.1參照）。商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。

⑵系爭註冊第0000000號「欣達鞋業開發公司標章㈠」商標圖樣，與參加人據以異議之註冊第158647號「STAR AND CHEVRON DESIGN」商標圖樣相較，二者皆為單純之圖形商標，雖其設色不同，然均以一向右箭頭圖及一星星設計圖置於圖樣左右兩邊所組成，二商標之設計意匠極為相仿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時所施之普通注意或交易時連貫唱乎之際，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

2.據以異議商標是否為著名之商標或標章：參加人乃知名之運動休閒鞋產製公司，西元1990年起即陸續於世界近百國以星形及星形結合圖形系列商標在「襪子、手提袋、衣服、靴鞋、籃球」等商品取得商標權；其中據以異議之「箭頭圖」與「星星圖」共同組成之「STAR AND CHEVRON DESIGN」商標商品於1976年曾被美國選定為奧林匹克代表隊之指定使用球鞋，80年代更邀請當紅籃球明星「MagicJohnson」及「Larrybird」作為據以異議商標商品之代言人，並透過我國代理商在我國宣傳行銷，此於中國時報、民生報、大成影劇報、時報週刊、COOL流行酷報、談星雜誌、COLOR五言六社雜誌、COCO哈衣族雜誌、儂儂雜誌、錢櫃雜誌、VITA健美摘雜誌、CLEO寇麗雜誌、BANG街頭流行聖經月刊等報章雜誌中均有廣告報導。是以，於系爭商標92年03月18日申請註冊時，據以異議商標商品經參加人長期廣告行銷，其所表彰之信譽堪認已廣為相關事業及消費者所熟知而達著名之程度，凡此有參加人檢送之商標註冊證及列表、報紙雜誌、發票等證據資料附卷可稽，其著名性並經被告中台異字第G00000000號異議審定書審認在案。

3.相關消費者對商標之熟悉程度：

⑴相關消費者對商標之熟悉程度，繫於該商標使用之廣泛程度，原則上應由主張者提出相關使用事證證明之，如相關消費者對衝突之二商標僅熟悉其中之一，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護（前揭審查基準5.6參照）。

⑵查本件據以異議商標經長期廣泛使用而在市場上建立相當之知名度，然系爭商標之使用情形則因系爭商標權人未提出相關事證，而尚難審認消費者對系爭商標之熟悉程度。是以，據以異議商標較諸系爭商標而言，係消費者較熟悉之商標乙節足堪認定。

㈡本件綜合兩造商標圖樣構圖意匠相仿，其近似程度極高，據以異議商標較諸系爭商標為消費者所熟悉，並經使用已為著名商標；且二者商標又均指定使用於靴鞋等同一或類似商品等因素判斷，一般消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事。揆諸前開說明，本件應有前揭法條規定之適用。又本件系爭商標既違反商標法第23條第1 項第12款規定，依法應撤銷其註冊，則其是否仍有同法第23條第1 項第13款規定之適用，則無庸另予審究，併予陳明。

㈢綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。

丙、參加人主張:

㈠按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，為現行商標法第23條第1項第12款之規定。原告係以兩造商標「非屬近似」，且據以異議商標之使用資料「不足以支撐其係為著名商標之論據」為由，認系爭商標無前揭條款之適用，惟依鈞院94年度訴字第2481號確定判決，當可知原告所陳與大院已認定之事實相違背，顯不可採。

㈡參加人據以異議之註冊第158647號「STAR AND CHEVRON DESIGN」商標之知名度已經大院94年度訴字第2481號確定判決所肯認，其為著名商標無疑:

1.按「參加人（即本案參加人）於異議時所提出『STAR AND CHEVRON DESIGN』等商標之使用證據資料觀之，該公司以前揭『STAR ANDCHEVRON DESIGN』圖形作為商標圖樣之全部或主要部分，除了於非洲、澳大利亞、歐洲、美國、大陸地區及香港等世界多國或地區獲准註冊外，且早自70年即於我國獲准註冊第158647號『STAR AND CHEVRON DESIGN』商標指定使用於各種襪子、褲襪商品。據爭『STAR AND CHEVRON DESIGN』等商標實際亦使用於運動鞋等商品，復於1976年被美國奧運代表隊選為指定用鞋，並於1980年代更透過美國職業籃球明星『Magic Johnson』（魔術強森）及『Larrybird』（賴瑞博德）作為據爭『STAR AND CHEVRON DESIGN』商標商品之代言人，廣泛宣傳銷售，且該等商品在國內除經由商品廣告型錄宣傳促銷，並持續透過平面媒體如『Taipei Walker』及、『BANG！』等報章雜誌廣告宣傳報導，並於全台各地專賣店（如全家福鞋店）設有據以異議商標之運動鞋商品之行銷據點。...堪認據爭『STAR AND CHEVRON DESIGN』等商標於系爭商標91年04月17日申請註冊前，已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知而為著名商標。原告指參加人所提雜誌廣告之內容，均係將不同品牌、不同鞋面設計之運動鞋置於同一版面加以宣傳，其中僅少數之鞋面上標有據以異議商標圖樣，且訂單數量不多，尚不足證明據爭商標於系爭商標申請註冊時，在我國已達相關公眾所普遍知悉之著名程度一節，並非可採。」為鈞院94年度訴字第2481號確定判決所載。

2.前揭判決所指之「STAR AND CHEVRON　DESIGN」商標即原告於起訴狀所指之「引證一商標」，是此商標之知名度既已經鈞院肯定如上述，原告對此商標是否達著名程度之質疑，顯已不足以成立。

㈢系爭商標與據以異議商標應屬構成近似之商標:

1.查系爭註冊第0000000號「欣達鞋業開發公司標章㈠」商標，雖為彩色設計，然其色彩並未改變整體構圖予人之印象，即以五角星圖及右側之箭頭形圖構成圖樣，則與前揭參加人已獲肯定為著名商標之「STAR AND CHEVRON DESIGN」商標所組成之元素相仿，屬近似之商標無疑；其亦與以五角星形圖為主體之註冊第504008、606834號「CHUCK TAYLOR ANKLEPATCH DESIGN」等商標，外觀、觀念亦足使人產生連想誤認之情事，仍難謂非屬構成近似之商標。

2.況再參酌前揭鈞院94年度訴字第2481號確定判決中之商標圖樣，更可確認系爭商標實難謂未與據以異議商標構成近似；亦即，「系爭商標為一向左之雙箭頭圖及一墨色星星（外飾以虛線星狀圖）設計圖分置左右兩邊者；據以異議商標則或為一向左（或向右）之箭頭圖及一星星設計圖分置左右（或右左）兩邊者，或其星星及箭頭圖為墨色或反白方式呈現者。二者均有引人注意之五角星星圖，僅系爭商標之星星圖內框以虛線為邊及五星角度位置略有差異而已；而箭頭圖設計部分，系爭商標以虛線線條構成之雙箭頭設計圖，與系爭商標之箭頭圖設計，主要僅在雙虛線畫框邊及上下兩側有無開口之差別者。二商標整體外觀，予人印象均屬五角星星圖，及偏向一側之箭頭圖，構圖意匠極相彷彿，應屬構成近似之商標」。觀系爭商標與據以異議商標不僅均有五角星及箭頭圖，且排列之位置相同，更難謂非屬構成近似之商標。

㈣綜上論陳，系爭商標之圖樣與參加人在我國取得商標權之註冊第158647、504008、606834號等商標圖樣構成近似，復指定使用於相同或性質極具關聯之「靴鞋、冠帽」等商品，而據以異議之星形圖及星形結合箭頭圖形之商標，在我國已經由廣泛之廣告宣傳及商品行銷而建立響亮之商譽，是系爭商標之註冊自極易使相關消費者誤認其所表彰之商品亦為參加人所產製之虞，亦有減損據以異議商標商譽及識別性之疑慮，依商標法第23條第1項第12款之規定，系爭商標實不應准予註冊，原處分殊無違誤，原告之訴應予駁回。

理由

一、本件原告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218 條準用民事訴訟法第386 條所列各款情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。

二、按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，為商標法第23條第1 項第12款規定。所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，為商標法施行細則第16條所明定；又所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言；判斷是否有混淆誤認之虞。

三、本件係原告前於92年03月18日以「欣達鞋業開發公司標章㈠」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之「靴鞋、襪子、冠帽、服飾用、禦寒用手套、腰帶、服飾用皮帶」等商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第0000000 號商標。嗣參加人於93年02 月18日以系爭商標有違商標法第23條第1 項第12、13款規定，對之提起異議；原告乃於93年04月13日向被告申請減縮系爭商標指定使用商品（刪除「襪子」一項），經被告審查准予減縮。經被告審定為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告則不服，為如事實欄所載之主張。是本件應審究者厥為系爭商標有無違反商標法第23條第1 項第12款之規定。

四、本院判斷如下：

㈠本件系爭「欣達鞋業開發公司標章㈠」商標圖樣，係由一紅色向右之箭頭圖及一藍色星星（外飾以虛線星狀圖）設計圖分置左右兩邊所構成；而據以異議之「STAR AND CHEVRON DESIGN 」商標圖樣係由反白之向右之箭頭圖及星星設計圖分置左右（或右左）兩邊者，或其星星及箭頭圖為墨色或反白方式呈現者。系爭商標與據爭商標相較，二者均有引人注意之五角星星圖，僅系爭商標之星星圖內框以虛線為邊及五星角度位置略有差異而已；雖前者商標圖樣為彩色，後者為黑色，然設色至多為判斷商標圖樣近似與否之依據之一，並非唯一。系爭商標與據爭商標二者整體外觀，予人印象均屬五角星星圖，及偏向一側之箭頭圖，構圖意匠極相彷彿，應屬構成近似之商標。

㈡參加人以據以異議之「STAR AND CHEVRON DESIGN 」圖形作為商標圖樣，除於美國、奧地利、巴西等世界多國獲准註冊外，且早自70年即於我國獲准註冊第158647號「STAR AND CHEVRON DESIGN 」商標指定使用於「各種襪子、褲襪」等商品。參加人復將據以異議「STAR AND CHEVRON DESIGN 」商標實際使用於運動鞋商品，於西元1976年被美國奧運代表隊選為指定用鞋，並透過美國職業籃球明星「Magic Johnson」（魔術強森）及「Larrybird 」（賴瑞博德）作為商品代言人，廣泛宣傳銷售；在我國亦透過代理商持續於中國時報、民生報、大成影劇報、COOL流行酷報等等報章雜誌刊登廣告及報導，以行銷據以異議商標商品之事實，有據以異議商標各國註冊資料、商標報紙報導及商標報紙廣告暨相關發票附卷可稽。足認據爭「STAR AND CHEVRON DESIGN 」等商標於系爭商標92年3 月18日申請註冊前，因經參加人長期廣告行銷，其所表彰之信譽應已廣為「襪子、運動鞋」等商品之相關事業或消費者所普遍認知而為著名商標。原告主張據爭商標以極少量的使用資料不足以支撐其係為著名商標之論據乙節，自不足採。

㈢綜上，系爭商標與據以異議商標圖樣高度近似，且據以異議商標於「襪子、運動鞋」等商品領域已為著名商標，原告遲至其後始以系爭商標圖樣申請註冊，且指定使用於靴鞋等商品，客觀上有使相關公眾誤認兩造商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，自有商標法第23條第1 項第12款本文規定之適用。

五、綜上所述，被告以系爭商標有違商標法第23條第1 項第12款之規定，為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。至於系爭商標是否尚有現行商標法第23條第1 項第13款規定之適用，已不影響結果之判斷，無庸再予審究，併予敍明。

據上論結，原告之訴為無理由，依行政訴訟法第218 條、民事訴訟法第385 第1 項前段、行政訴訟法條第98條第3 項前段，判決如主文。

第七庭審判長法 官　李　得　灶