臺北高等行政法院判決

原告

美商．麥當勞國際資產公司

代表人

甲○○○○

訴訟代理人

陳玲玉律師（兼送達代收人）

訴訟代理人

邵瓊慧律師

訴訟代理人

倪伯萱律師

被告

經濟部

代表人

陳瑞隆部長）住同

訴訟代理人

黃建榕

參加人

緯富科技工業股份有限公司

代表人

丙○○

訴訟代理人

陳俊雄律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國95年3月7 日經訴字第09506162930 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：參加人於民國93年6 月9 日以「McSign」商標（下稱系爭商標，如附圖一），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第16類之膠紙、膠帶、自黏性膠帶、廣告用塑膠貼紙等商品，向原處分機關經濟部智慧財產局申請註冊，經其核准列為註冊第0000000 號商標，嗣原告以系爭商標有違商標法第23條第1 項第12、13款之規定，對之提起異議，經原處分機關審查，認系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第12款之規定，以94年9 月12日中台異字第940481號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，參加人不服，乃向被告提起訴願，經被告以經訴字第09506162930號訴願決定撤銷原處分，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

1.訴願決定撤銷。

2.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭商標是否近似於原告據爭註冊第423835、431330、437993、485668、494281號商標（下稱據爭商標，如附圖二）？

㈠原告主張之理由：

1.原告乃一生產販賣各種快速服務之漢堡、薯條、可樂、果汁等產品之國際性企業集團，自創設以來原告即以其「M」標誌作為其商標及服務標章之圖樣，用以表彰其商品服務。由於產品衛生可靠、風味獨特，且服務親切、迅速，原告之「M 」標誌早已深獲一般消費大眾之信賴與推崇。而原告之漢堡、可樂等產品除風行於美國本土外，更於世界一百多個國家相繼成立食品推廣銷售中心，包括台灣和大陸。因此不論在世界各個角落，均可看到此日不落國的標誌「M 」。由於「M 」標誌到處可見，早已成為家喻戶曉且為原告食品之品質保證與信譽之表徵。

2.近年來原告為讓產品多元化，居於速食連鎖店之龍頭，乃積極擴展漢堡以外的餐飲服務，並以「McDonald's」之起首字母「Mc」為主軸，發展一系列與餐飲食品有關之商標，諸如: 「Mc、「Mckids」、「McEXPRESS 」、「McRib」、「McTREAT 」、「McCRUNCH」、「McDIPPERS 」、「McPIZZA 」、「McSALAD 」、「McSNACK 」、「McCRISPY」「McCAFE」「McChicken 」「McBURGER」「McCHEESE」「McWINGS 」McFLURRY」、「McHAPPY 」等。原告除申准該系列商標之註冊外，並長期廣泛行銷使用於各種餐飲食品上，是以「Mc」已儼然成為「McDonald's」之代名詞。一般消費者一看到「Mc」系列商標，即與McDonald's作直接之聯想，於系爭商標申請前，原告據爭商標之信譽已廣為相關事業及消費者所普遍認知而為一著名商標，毋庸置疑，且已為原處分機關以中台異字第G00000000號商標審定書認定。

3.商標有無混淆之虞依據原處分機關公告之「混淆誤認之虞」審查基準所列各項因素判斷：

⑴商標是否近似暨其近似之程度：系爭商標，係由不同顏色之外文字母McSign組成，其中Mc均為紅色（被告指稱c 為橙色顯非事實）（原告誤載為棕色），且"M" 同為字首大寫、c 為小寫之外形，外文「Sign」部分則分別由黃、綠、紫、黑色所構成，且Mc之後S 亦為大寫。整體外觀予人印象明顯可區隔為「Mc」、「Sign」二部分。與原告據爭之「Mc」商標及其系列Mc家族商標相較，二者均有相同引人注意之紅色外文「Mc」。以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，極可能有所混淆而誤認二商標係來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，因此二商標為屬近似之商標。

⑵據爭商標是否為著名之商標或標章：原告如前所述為一專業生產、販賣各種快速服務之漢堡、薯條、可樂等商品之國際企業集團。自創設以來即以「M 」標誌作為商標用以表彰其所產製之商品及提供之服務，又為拓展漢堡以外之餐飲服務，原告以「Mc」為主軸發展一系列之餐飲食品有關之商標，長久以來，「Mc 」 系列商標之設計，已與McDonalds 之「m 商標劃上等號，為品質之保證。參加人於系爭商標申請註冊前，已明顯知悉據爭商標之知名度，仍以近似之商標申請註冊，顯以不公平或不正利用著名商標或標章之識別性而有致減損著名商標或標章之價值，或因利用著名商標之信譽，而有搭便車不勞而獲之情形，足使一般消費者對其商品或服務之品質、提供者滋生混淆誤認之虞，自有商標法第23條第1 項第12款之適用。

⑶相關消費者對各商標之熟悉程度：依據混淆誤認審查基準5.6 ，據爭商標經原告積極保護及廣泛使用，在市場上建立相當之知名度，已如前述，並附有大量使用證據證明。而系爭商標之使用情形，因參加人並未提出任何相關事證而無法判定。是以據爭商標較諸系爭商標而言係消費者較熟悉之商標，甚為顯然。

4.商標只要有使他人產生混淆誤認之可能，即應予禁止登記，為商標法保護消費者之基本精神。商標法第23條第1 項第12款前段規定，其主要係以保護消費者不受有誤認誤購之情形發生。因此該款之適用以「但問有無發生使公眾誤信事實之可能」為已足，而不以是否已有誤信之事實發生（李茂堂著，商標法之理論與實務）。故商標只要有使他人產生混淆誤認之可能即應予禁止登記。商標法第1 條條文即明白揭示立法目的，因此商標法非但係保護商標權人，消費者利益更是保護的對象。商標圖樣只要有使人達到「混淆之虞」，即有該款之適用。又歐美各國多以只要消費者達到10% 以上對於系爭商標誤認為有屬同一來源之情形，即認定為有致公眾混淆誤認之虞之情況而加以禁止（劉孔中著，商標法上混淆之虞研究）。本件據爭「Mc」、「McDesign」等系列商標之著名程度雖存在餐飲食品等相關產品，然而二商標圖樣構成近似，而據爭商標具有極高知名度，且據爭商標較諸系爭商標而言係廣為相關消費者熟悉。故本件綜合兩商標圖樣近似、據爭商標之著名程度及相關消費者對兩商標之熟悉程度等因素加以判斷，參加人於其後以近似之外文「McSign」作為系爭商標圖樣申請註冊，縱指定使用於不類似之廣告業廣告膠帶商品，客觀上仍有致減損原告著名商標之識別性。

5.據爭商標為著名商標，Mc與其一系列商標均為著名商標，此有本院95年度訴字第781 號判決支持，據爭商標既然屬於著名商標，就應受到較大的保護。

6.系爭商標單獨M 設計為拱型固然無誤，但Mc加上一般文字的設計方式則與系爭商標類似，且McSign與MCdesign只差2 個字母，所以兩商標近似。

7.著名商標商品的保護不限於同一類商品，原告商標既然著名，就不受商品的限制。參加人商品雖使用於膠帶類，仍會造成消費者混淆誤認。

8.雖參加人主張系爭商標為公司的名稱且使用多年，但混淆誤認之虞係以消費者的立場判定，消費者主觀上會認為是同一系列的商標。

㈡被告主張之理由：

1.據爭之註冊第423835、431330、437993號「Mc」商標及註冊第494281、485668號「Mc Design 」等商標之圖樣，係由外文「Mc」為主要構圖主體，以墨色或墨底反白方式呈現，其中「M 」字母設計成拱門造型予人顯著印象。而系爭商標圖樣係由外文「McSign」所構成，每一字母依序以紅、橙、黃、綠、藍、紫色呈現，圖樣中除「M 」、「S」為大寫外，其餘字母均為小寫，「M 」、「S 」字母，予人寓目印象較為顯目。二者相較，雖系爭商標圖樣起首之「Mc」與據爭商標圖樣之「Mc」相同，然二者字體形狀、顏色明顯有別，外觀設計，意匠不同，況系爭商標圖樣，尚另有外文「Sign」以資區辨。是就二商標整體圖樣，於異時異地通體觀察，自應非屬構成近似。

2.據爭商標M字設計為拱型，與系爭商標不同，可以區辨。且以Mc開頭為商標者准許約有一千餘件，所以可以認定Mc開頭的商標識別性較弱。兩商標不構成近似。

3.據爭商標圖樣只有Mc的設計，沒有Mc design 的商標圖樣，Mc design 為其商標名稱。

㈢參加人主張之理由：

1.系爭商標與據爭商標不構成近似：原告以「M 」（底色為鮮紅色、字為黃色）為表彰其產品之商標，一般具有普遍經驗之人見此商標，固會聯想為原告之產品，但參加人之商標係以「McSign」6 個字母組成，且為粗字斜體，每個字母均有其不同顏色，M 為紅色、c 為橙色（原告指為紅色有誤）、S 為黃色、i 為綠色、g 為藍色、n 為紫色，與原告之「Mc Donald's 」除前二字母相同外，其餘字母完全不同。且據爭「Mc Donald's」商標，其主體商標係以「M 」字呈現，系爭商標係以「McSign」6 個字組成一體，作為商標整體使用，並未割裂或分離使用，未如原告將其字首Mc與其他字母割裂分開使用。原告其他相關產品商標係由外文Mc為主要構圖主體，以墨色或墨底反白之方式呈現，二者無論字形之外觀、字母之顏色、讀音、圖樣、意境等，無一相同或近似。縱使只有一般普通經驗支人，只要稍看一眼、不必仔細辨認，即可區別二者為完全不同商標，絕無混淆誤認之虞。況原告係經營「速食食品」，參加人係經營「黏性膠帶」，二者產品南轅北轍，完全不同，消費者殊無混淆誤認之虞。參加人與原告之商標無論在同時、同地或異時、異地，使用在相同或不同之物品或產品上，均不致使消費者產生混淆誤認之結果。

2.原告之「Mc Donald's 」商標在市場上或有知名度，但與系爭商標除Mc兩字母相同外，其他無一相同也未近似，不致使消費者產生混淆誤認，更無減損原告之商標的識別性或信譽之虞。原告另一相關產品「McDesign」，尚有De二字母與系爭商標不同，亦難謂二商標間有何相似之處，原告其他相關產品之商標，其字體、形狀、顏色、意匠、整體外觀等，均與系爭商標有別，一般人施以普通之注意，即可輕易區別不致混淆，且該等商標均非著名之商標，亦無減損該等商標的識別性或信譽之虞，自不能與「McDonald's 」主商標相提並論。

3.系爭商標其中Mc二字，係參加人之代表人英文名字「Michael 」之縮寫，此有其名片可證明，另「sign」意指廣告標誌，「McSign」6 個字母分屬6 個顏色，代表參加人之產品顏色，以該二字結合作為系爭商標，寓含參加人代表人之名稱以及產品內容之意。

4.系爭商標在參加人於80年6 月5 日申請公司設立登記時，即以「McSign」作為參加人之英文名稱及商標，參加人使用該英文名稱，參加人並以該名稱參加為國際廣告協會之會員，舉凡參加人公司往來訂單以及進出口報單均係以「McSign」作為公司之英文名稱及商標使用，在國內外享有相當之信譽，倘系爭商標被撤銷，對參加人將有嚴重損害。

5.原告主張系爭商標有Mc二字母即謂與其McDonald's商標近似，不得使用，如其主張成立，豈非其後所有之廠商均不得使用Mc作為商標之內容，此對國內弱勢之廠商而言，豈謂公平，原告之主張，顯有挾其國際品牌之優，將商標「近似」之意義無限擴張解釋，其主張顯無理由。

6.參加人商標自公司成立使用已16年，並沒有攀附之意。

理由

甲、程序部分：本件被告之代表人於訴訟進行中依序由何美玥先後變更為乙○○，再變更為陳瑞隆，茲由被告歷次繼任之代表人遞序具狀向本院聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。

乙、實體部分：

一、按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」，不得申請註冊。為商標法第23條第1項第12款及第2項所規定。而首揭法條規定之適用，係以二商標圖樣構成相同或近似為前提要件。被告為原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分係以：據爭商標，係由外文「Mc」為主要構圖主體，以墨色或墨底反白方式呈現。而系爭商標係由外文「McSign」所構成，每一字母依序以紅、橙、黃、綠、藍、紫色呈現，圖樣中除「M 」、「S 」為大寫外，其餘字母均為小寫，「M 」、「S 」字母，予人寓目印象較為顯目。二者相較，雖系爭商標起首之「Mc」與據爭商標之「Mc」相同，然二者字體形狀、顏色明顯有別，外觀設計，意匠不同，況系爭商標圖樣，尚另有外文「Sign」以資區辨。是就二商標整體圖樣，於異時異地通體觀察，應非屬構成近似。原處分機關未審及此，遽認本件二造商標係屬構成近似之商標，進而認定系爭商標有違首揭法條規定，自有未洽資為論據。

二、經查，爭商標係由外文「McSign」所構成，每一字母依序以紅、橙、黃、綠、藍、紫色呈現，其圖樣中除「M」為大寫「S 」已呈圖形化，其餘字母均為小寫，由於其「S 」以黃色呈現，並不醒目，且已圖形化，使首二外文「Mc」與後三外文字「ign 」造成區隔，予人印象明顯可分為前後二部分。加以其前二字「Mc」分別以紅色、橙色呈現，設色相近且甚為顯目，予人寓目印象深刻。與據爭之註冊第423835、431330、437993號「Mc」商標及註冊第494281、485668號「McDesign」等商標之圖樣，係由外文「Mc」為主要構圖主體相較，二者均有引人注意之外文「Mc」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同來源但有關聯之來源，應屬構成近似商標。至於系爭商標之首二字外文「Mc」與據爭商標字體雖有不同，但其均仍明顯可見其首二字為「Mc 」 之構圖，就顏色之差異而言，系爭商標之不同設色，更使其首二字「Mc」凸顯而引人注目。雖系爭商標圖樣另有外文「Sign」，但其經由前後可分二部分之設色與區隔，該在後之外文「Sign」並不影響其首二字「Mc」引人注意之印象。因此，尚不能以系爭商標與據爭商標字體形狀、顏色有別，外觀設計不同，系爭商標圖樣另有外文「Sign」即認二商標非屬構成近似。

三、從而被告以系爭商標與據爭商標二者字體形狀、顏色明顯有別，外觀設計，意匠不同，且系爭商標圖樣，尚另有外文「Sign」以資區辨而認二商標非屬構成近似。據此將原處分撤銷，著由原處分機關重行審酌，核有未洽。原告主張撤銷訴願決定，為有理由，應予准許。本件訴願決定係以原審定認系爭商標與據爭商標近似非屬妥適而加以撤銷，原審定其他論斷理由有否違誤，訴願決定並未加以審究，就該部分本院於本件自無從加以論究，原審定是否妥適應由被告依本院上述法律見解重行審查後另為適法之決定。

據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第三庭審判長法　官 姜素娥