臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)95年度訴字第2283號

• 裁判案由: 發明專利申請
• 案件類型: 行政
• 審判法院: 臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)
• 裁判日期: 96 年 07 月 19 日
• 法官: 姜素娥、曹瑞卿、陳國成
• 法定代理人: 甲○○、蔡練生
• 當事人: 日商．柯尼卡美能達精密光學股份有限公司、經濟部智慧財產局

臺北高等行政法院判決
95年度訴字第2283號

原　　　告　日商．柯尼卡美能達精密光學股份有限公司
代　表　人　甲○○
訴訟代理人　林志剛　律師（兼送達代收人）
乙○○
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　蔡練生（局長）住同上
訴訟代理人　丙○○
上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國95年5 月8 日經訴字第09506167740 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主 文
訴願決定及原處分均撤銷。
被告對原告「光學薄膜及使用其所得之液晶顯示裝置」發明專利申請案，應依本判決之法律見解另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔二分之一，其餘由被告負擔。
事 實
一、事實概要：
緣第三人日商柯尼卡股份有限公司（嗣後更名為日商「柯尼卡美樂達控股股份有限公司」，下稱柯尼卡股份有限公司）前於89年10月3 日以「光學薄膜及使用其所得之液晶顯示裝置」（下稱系爭案），向被告申請發明專利，並以西元1999年10月21日申請之日本00-000000 號專利案及1999年11月8
日申請之日本00-000000 號專利案主張優先權；經被告編為第00000000號予以審查，不予專利。柯尼卡股份有限公司不服，申請再審查，並於93年12月20日提出專利說明書修正本，案經被告審查准予修正，並以94年2 月5 日（94）智專三（一）02054 第00000000000 號專利再審查核駁審定書，為本件應不予專利之處分。柯尼卡股份有限公司不服，提起訴願後，嗣於94年3 月29日將本件專利申請權讓與原告並由原告承受訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明：
1.訴願決定及原處分均撤銷。
2.被告應為第00000000號發明專利案准予發明專利之處分。2.訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭案是否有違專利法第26條第3 項及第4 項之規定，而應不予專利？
㈠原告主張之理由：
1.原告在訴願程序中特別指明系爭案說明書之表2 中的「Rt/ Ro」記載，其間的「/ 」符號，係用來間隔分開Rt與Ro，以表明「Rt」與「Ro」為分開各別不同的減速值之意（「Rt值」為厚度方向的減速值；「Ro值」為面方向的減速值），而不是Rt與Ro的比值，並舉系爭案之同一發明在美國獲准US 6,503,581 B1 專利的專利公報為證。因此，系爭案並無所謂之「Rt/Ro 」比值的特徵，當然亦不能將「Rt/Ro 」當做比值記載於系爭案申請專利範圍第1 項中（第17、21、27、39項亦同）。至於系爭案申請專利範圍第1 項所記載之「脂肪酸纖維素酯薄膜」的厚度已具體限定為40～190um ，Rt值則已限定在測定波長590nm 下為60～300 nm，故「膜厚」及Rt值，已明確記載而有具體設限，並非如原處分所誤認為無具體設限，自無如原處分所謂之過廣泛且欠具體的情事。
2.依訴願決定理由，可見訴願決定機關已承認系爭案之「脂肪酸纖維素酯薄膜」的「膜厚」及「Rt」值已有具體設限，並無過廣泛且欠具體的情事。只是訴願決定機關卻誤認為系爭案應將Ro值記載於申請專利範圍第1 項中，作為對「脂肪酸纖維素酯薄膜」之具體設限。
3.根據以上的說明，可見系爭案之爭執點，僅剩下系爭案是否應將Ro值記載於申請專利範圍第1 項中，以作為對「脂肪酸纖維素酯薄膜」之具體設限，以及此點情事並未在被告為再審查審定前告知原告，給予原告斟酌申復機會，是否有違專利法第46條第2 項規定的問題。而根據以上問題，訴願決定及原處分違法之情形如下：
⑴訴願決定所提出之系爭案應將Ro值記載於申請專利範圍第1 項中，以作為對「脂肪酸纖維素酯薄膜」之具體設限乙事，在被告再審查審定前，並未經被告依專利法第46條第2 項之規定，通知原告申復，故訴願決定機關於訴願中逕行提出上述情事，以之作為維持原處分的理由，顯然有違前揭法條之規定。
⑵訴願決定所謂之「Z 軸與平面兩軸之折射率差是Rt」的說法實屬錯誤，因為若以相位差（ritadation）Rt來說明時，其錯誤可從系爭案說明書及申請專利範圍第1 項所載之下列Rt的表示式（1 ）而窺知。為了簡單說明該表示式，分別將nx當作為X 軸方向之折射率；ny當作為Y 軸方向之折射率；nz當作為Z 軸方向之折射率。則「(nx+ny)/2」係為「X 軸方向之折射率與Y 軸方向之折射率的『折射率平均值』」, 而〔(nx+ny)/2-nz〕係為該〔『折射率平均值』與Z 軸方向之折射率之差〕。因此，相位差Rt，以Rt= 〔(nx+ny)/2-nz〕×d 表示時，
即為「〔X 軸方向之折射率與Y 軸方向之折射率的『折射率平均值』，與Z 軸方向之折射率之差〕乘以膜厚d
之乘積」，而非如訴願決定所謂之「Z 軸與平面兩軸之折射率差」。且相位差為Rt時，如上述式（1 ）之所表示的定義，實已包含膜厚d 在內。換言之，Rt已考慮到膜厚d 之數值。亦即，光學薄膜之相位差為Rt時，而當Rt已被限定之際，再限定膜厚d 之其他參數，在光學上是無意義的。即儘管在系爭案申請專利範圍第1 項之薄膜的厚度d 已限定為40μｍ或100 μｍ，但具有某相位差Rt之值的薄膜之相位差，即是該Rt之值，即使膜厚d
改變也一樣。
⑶依據訴願決定所謂「光學膜的光學相位差值，理論上主要與兩個參數有關，一個是膜厚(d) ，另一是量測時兩軸（X 、Y 軸）折射率的差（這種情形是Ro）」乙節觀之，顯然訴願決定係將Ro認為是單純為「兩軸（X 、Y
軸）折射率的差」，還要再限定膜厚d 之其他參數，然而依據系爭案說明書及申請專利範圍第2 項的記載，Ro係以下式（2 ）表示者：即Ro= （nx-ny ）×d ‥‥‥
‥‥‥式（2 ）式中nx、ny、d 的涵義亦如前Rt中所述，故如上述之Ro= （nx-ny ）×d 的定義，即為「〔X
軸方向之折射率與Y 軸方向之折射率之差〕乘以膜厚d
之乘積」，實已包含有膜厚d 。換言之，亦與Rt同樣已考慮到膜厚d 之數值。因而訴願決定認為Ro是單純為「兩軸（X 、Y 軸）折射率的差」，還要再限定膜厚d 之其他參數，顯然是錯誤的，而且在光學上亦是無意義的。
⑷訴願決定所謂「在光學設計實務上，因光路上所有經過的器件均需計算進去，故須考慮Rt及Ro的值，兩者同等重要」乙節。不但未有技術上及自然科學上之根據，而且只是紙上的理論，徵諸實際情形及案例亦不正確。因為若光路上所有經過的器件均需計算進去的話，則除了「Rt及Ro的值」以外，光路上所有經過的器件之詳細也必須考慮，實際上是不可能的。在光學設計實務上，為了達到效果，只要限定重要的特徵要件，則光學元件的特性大概已決定，不需要再界定所有的光學物性值。茲舉例證明在光學設計上，同時限定Rt及Ro之「非必要性」如下：
①系爭案說明書第4 頁第4-6 行所記載，系爭案申請時已公開之日本特開0-000000號公報，其揭示為30～70nm的數值。該技術文獻係關於偏光子之至少一側的保護薄膜係由面內方向之減速值（Ro）30～70nm之三乙醯基纖維素所構成之塑膠薄膜，但是此光學薄膜設計上，並未限定Rt。由此可知，該技術文獻僅限定三乙醯基纖維素材料及相位差之Ro，即可達成該發明所欲達成之目的，且可為熟習該項技術者所能據以實施。此即是光學設計實務的實際狀態。
②日本專利公報第0000000 號，係相位差值為300 ～
800nm ，而以硼砂酯化的聚乙烯醇製相位差薄膜。此相位差值相當於Ro。亦即，其技術特徵，僅為硼砂酯化的聚乙烯醇之材料及相位差值（Ro）300 ～800nm
作為構成要件，並未限定Rt或膜厚，即已獲得專利。在光學設計實務上，以熟習該項技術者之技術常識而言，只要限定該硼砂酯化的聚乙烯醇之材料及相位差值（Ro）300 ～800nm 等兩個要件已足夠。
③中華民國專利公報公告第436643號，揭示一種中間層透明聚合物薄膜之至少一層表面上形成含有蒸鍍層的相位差薄膜（光學薄膜），其特徵係該蒸鍍層具有正折射率各向異性及主光學軸從法線方向至該透明聚合物薄膜偏斜20度至70度。該透明聚合物薄膜為熱塑形聚合物薄膜。
④中華民國專利公報公告第241341號中，揭示一種具有用於約90度扭轉配向之液晶層之液晶顯示元件‥‥‥‥之偏光板間之光學異方性之材料形成平板狀之相位差板（光學薄膜），其特徵係折射率橢圓體之主折射率之方向，對表面之法線方向傾斜，藉此使前述相位差板隨視角補償正常光及異光之程度，以該相位差板表面之法線為軸產生非對稱方向。其未明確限定構成相位差板之材料，僅限定折射率橢圓體之主折射率之方向與法線之相關性。
⑤上述案例完全未限定訴願決定機關所強調在光學設計上所必須之「Rt或Ro」要件，而皆獲准專利，可見熟習該項技術者在光學設計實務上，因應目的之不同，不一定非要限定「Rt或Ro值」不可。而從上述案例亦可見訴願決定機關在光學實務技術上之認知有誤。
⑸根據以上的說明，可以看出Rt及Ro皆為限定相位差者。很明顯的，在一個請求項中自不必同時界定Rt及Ro，亦即只要界定其中之Rt，就不必再界定Ro。此所以在系爭案申請專利範圍第1 項中，僅界定限定相位差所需之「Rt」的原因。如此，既然無須再界定Ro於第1 項中，自無所謂在第1 項未具體對Ro值設限的問題。所以訴願決定以系爭案申請專利範圍第1 項中未具體對Ro值設限為由，據以維持原處分顯然違法。
4.總而言之，系爭案所發明之光學薄膜，在實際設計上的必須要件為Rt，且此Rt係考慮所有元件之Rt，因此系爭案申請專利範圍第1 項並非僅限定相位差值（減速值：Rt）而已。除纖維素酯薄膜係為「含有具乙醯基及丙醯基之脂肪酸纖維素酯」，且限定「脂肪酸纖維素酯薄膜之全部取代度( 乙醯基取代度(DSac)) 及丙醯基取代度(DSpr)之和為2 ﹒8 以下」之材料外，尚限定脂肪酸纖維素酯薄膜之厚度(mm)及減速值(Rt)。所以含有系爭案申請專利範圍第1
項之特定取代基及其取代度，使用薄膜材料，而限定Rt之同時，Ro之值即被限定，熟習該項技術者不必刻意設定Ro即可設計光學薄膜。此時Ro之數值係因其他條件（Rt或申請專利範圍第1 項之材料）而被限定，因此不可能為無限值或無法想像的數值，也不可能為超過熟習該項技術者之技術常識之不合理的數值。為了證明此事實，可從前述之系爭案的Rt、Ro公式的相關性，即可獲得明瞭。因此，從光學設計實務上而言，系爭案之發明實已明確地限定包含取代基及取代度的材料，同時也限定相位差值（減速值：Rt），系爭案申請專利範圍第1 項之記載已非常明確（第17、21、27、39項亦同），並無範圍太廣且無法為實施例所支持的情事。
5.依原告提出之實驗報告，亦可證明系爭案發明之申請專利範圍第1 項之光學薄膜，不會因無Ro值而影響薄膜特性。又此實驗報告係因應訴願決定機關在其訴願決定中，所提出之系爭案應將Ro值記載於申請專利範圍第1 項作為對「脂肪酸纖維素酯薄膜」之具體設限的問題而提出者，被告自不得因此而指摘此實驗報告係原告在行政訴訟程序中始行提出者。
6.被告之核駁理由：「系爭案申請專利範圍第1 、16、17、21、27、39項均未將『脂肪酸纖維素酯薄膜』依表2 所示之「Rt/Ro 」具體設限，過廣泛且欠具體」，根據下列事實，亦可證實其有違行政程序法第5 條之規定：
⑴原告所以會在再審查審定前二次質疑被告係將表2 所示之「Rt/Ro 」誤認為一比值，係基於下述之事由及證據：
①系爭案申請專利範圍（以「申請專利範圍」一詞代表第1 、16、17、21、27、39項）原已記載有「Rt=((nx+ny)/2-nz) ×d 」的設限，依法自不能將表2 所示
之「Rt/Ro 」中的Rt值，再重複設限於申請專利範圍中。除非被告係將表2 所示之「Rt /Ro」誤認為一比值，才會要求將表2 所示之「Rt/Ro 」載入申請專利範圍中。
②如果被告是認為表2 所示之「Rt/Ro 」係為Rt及Ro各別數值的話。被告在要求將表2 所示之「Rt/Ro 」載入時，依法應會同時要求將系爭案申請專利範圍原已有的「Rt=( (nx+ny) /2-nz) ×d 」刪掉，或僅要求
將Ro單獨載入設限才對。然而觀之被告第2 次函（93年10月21日函）及其「附件」，可知被告既未要求原告刪掉原已載有的「Rt=((nx+ny) /2-nz)×d 」，又
未表示過或要求過僅將Ro單獨載入設限，反而是在上揭函文親筆寫明係要一併載入「Rt/Ro （表2 ）」。凡此種種的情節而依據經驗法則及論理法則來看，可知被告確實不是認為表2 所示之「Rt/Ro 」為各別數值，而是誤認表2 所示之「Rt/Ro 」為一比值。
⑵原告在再審查審定前，曾二次質疑過被告係將表2 所示之「Rt /Ro」誤認為一比值，但被告從未提出任何言詞，加以否認其有誤認「Rt/Ro 」為比值之事，反而一直採取消極默認的態度。待至行政訴訟答辯時，被告始辯稱「本局在審查過程中從未提及該『Rt/Ro 』為一比值」，並辯稱：「依表2 所示，『Rt/Ro 』表示Rt及Ro值」，（因其在一直不敢辯稱其在審查過程中已說過「依表2 所示，『Rt/Ro 』表示Rt及Ro值」這樣一句話的緣故）。因此其待至行政訴訟答辯時才提出該種答辯的說法，反足以證明被告之核駁理由確實有違行政程序法第5 條之規定。
⑶被告為全國唯一職掌專利審查之專業機關，絕無不知專利法施行細則第18條第3 項規定之道理，亦絕無不知系爭案申請專利範圍第1 項之附屬項即申請專利範第2項
已載有「Ro值」做為具體範圍限制之事。
⑷系爭案申請專利範圍第1 項與其附屬項第2 項的差別，僅是第1 項未載有「Ro值」，而第2 項載有「Ro值」。因此依專利法施行細則第18條第3 項後段之規定，來解釋第2 項時，本來第1 項與第2 項係為各別的發明，沒有違反一發明一專利的問題。但假若被告係如其上述答辯理由中所載認知的話，則依其於再審查過程之審查意見函的指示，不但會發生第1 項重複記載Rt值與在解釋第2 項時有重複記載「Ro值」之事，亦會發生第1 項與第2 項之技術內容完全相同，而產生違反一發明一專利規定的問題。除非被告是在誤認表2之「Rt/Ro 」係為
一「比值」之下，而指示將表2 之「Rt/Ro 」併入申請專利範圍第1 項設限時，才不會發生第1 項與第2 項之技術內容完全相同而產生違反一發明一專利規定的問題。
7.被告之核駁理由：「系爭案申請專利範圍第1 、16、17、21、27、39項均未將『脂肪酸纖維素酯薄膜』之『膜厚』具體設限，過廣泛且欠具體」，根據下列事實及證據，可證實其理由有違行政程序法第5 條之規定：
⑴系爭案於93年9 月6 日修正之申請專利範圍，已依照被告93年7 月7日 第1 次通知函的指示，將「脂肪酸纖維素酯薄膜」之「膜厚」具體設限為「40～190μm 」。
⑵又上述之核駁理由，已為訴願決定認定不足採（參照訴願決定書第4 頁最後第2 行至第5 頁第8 行）。
8.被告於95年10月3 日之答辯理由（二）及（三），係根據被告在訴願決定機關認清表2 所示之「Rt/Ro 」非為一「比值」，而於訴願決定書指稱系爭案應將Ro值載入申請專利範圍第1 項做為具體限制之後，才在答辯理由（一）辯稱「依表2 所示，『Rt/ Ro』表示為Rt及Ro值」之說法，而據以發揮延伸。此種說法的答辯行為，實為一種混淆視聽的答辯行為，有違行政程序法第8 條之規定，應不足採：
⑴關於被告之行政訴訟答辯理由（二）不足採的理由：
①被告在再審查過程之兩次審查意見函中，均將表2 所示之「Rt/Ro 」認為是一「比值」，並非如其在答辯理由（一）才改口辯稱的『Rt及Ro值』」。因此，被告改口辯稱為『Rt及Ro值』」乙節，反足以證實被告在再審查過程中，其兩次審查意見均指示要將「Rt/
Ro」載入系爭案申請專利範圍第1 項是錯誤的。更何況訴願決定機關在訴願決定書亦載明「原處未明確指出系爭案申請專利範圍所界定之薄膜膜厚，何以未能被專利說明書所支持，即認系爭案有廣泛欠具體之情形，理由雖不足採」等語。可見當時被告之指示即為錯誤的指示，從而原告未依被告之錯誤指示將「Rt/
Ro 」當做一「比值」載入申請專利範圍並無不合。
②至於被告在此答辯理由（二）所說「必須同時將『Rt/
Ro』設限具體範圍」一言，其中所謂「Rt/Ro 」，如非指一「比值」，而係指「Rt及Ro值」的話，則因其非在再審查審定前提出者，如在行政救濟程序中予以採用，不但將損及原告之審級利益，而且反足以證明被告在再審查過程中的指示內容不明確，有違行政程序法第條5 條之規定，則被告以該項不明確的指示內容，執以做為其「再審查核駁審定」的基礎依據，已難謂原處分無違法。
⑵關於被告之行政訴訟答辯理由（三）不足採的理由：
①被告在其所指稱之93.10.21(93)智專02054 字第09320941890 號函中僅提及：「申請專利範圍第1 項，應依表2 內容，將『光學遲滯膜』之『Rt/ Ro』及『膜厚』予以具體範圍限制」等語。且其中之「Rt/Ro 」，亦已如前面所說明者，被告係將其認為是「Rt與Ro之比值」，並非如其在答辯理由（一）中才辯稱的「Rt及Ro值」。因此被告當時之意，並非要原告將Rt值與Ro值同時設限於申請專利範圍第1 項，亦非要原告單獨將Ro值載入第1 項中，而是要將Rt/ Ro當成一個比值設限於申請專利範圍第1 項。換言之，當時被告根本就沒有明確告知過原告應單獨將Ro值載入第1 項中。
②何況被告在其答辯理由（二）中，尚且還辯稱應同時將Rt值與Ro值同時設限於申請專利範圍第1 項，而非僅將Ro值載入第1項，如此前後說詞互相矛盾。
9.被告在95年10月3 日行政訴訟答辯書之答辯理由（四）無理由：
系爭案是否應將「Ro」記載於申請專利範圍第1 項，作為對「脂肪酸纖維素酯薄膜」之具體設限的問題，是訴願機關於訴願決定書中首先提出，並非被告在「再審查核駁審定前」所提出。被告於再審查核駁審定前，從未要求原告單獨將Ro記載於申請專利範圍第1 項作為對「脂肪酸纖維素酯薄膜」之具體設限。換言之，原告於本件所提出之實驗報告之目的，乃是針對訴願決定書首先提出的問題，以證明系爭案之申請專利範圍第1 項不會因無Ro而影響薄膜特性，並證明訴願決定認為應將Ro記載於申請專利範圍第1 項作為具體設限是錯誤的。
10.被告在95年10月3 日行政訴訟答辯書之答辯理由（五），實不足採：
⑴再審查審定前，被告沒有要求過原告應將Ro單獨載入第1 項。而原告所說的「限制Rt範圍之同時，Ro即已被限制」，係針對訴願機關於其訴願決定書中首先提出應將Ro記載於申請專利範圍第1 項，作為對「脂肪酸纖維素酯薄膜」之具體設限的問題，而提出說明的。且該項說明係為：「含有系爭案申請專利範圍第1 項之特定取代基及其取代度，使用薄膜材料，而限定Rt之同時，Ro之值即被限定，熟習該項技術者不必刻意設定Ro即可設計光學薄膜。此時Ro之數值係因其他條件（Rt或申請專利範圍第1 項之材料）而被限定，因此不可能為無限值或無法想像的數值，也不可能為超過熟習該項技術者之技術常識之不合理的數值。」。且依系爭案之說明書第7
頁第5-10行中之記載，因此系爭案在該材料已限定之下，只要限定Rt即可達成本發明之效果。亦即，原告所說的「限制Rt範圍之同時，Ro即已被限制」有一先決條件，該先決條件為「材料被限定之薄膜」。而系爭案申請專利範圍第1 項本已明確限定薄膜之材料，是以被告在忽略系爭案的先決條件之下，斷章取義，論定原告的說法不正確，實無理由。
⑵依據被告在答辯理由（五）所辯稱：「Ro表示面方向之遲滯值，會因材料而異，因此無法一概而論」乙節，反而足以認定被告也認同當材料被限定時，Ro值也被限定。則原告所說的「限制Rt範圍之同時，Ro即已被限制」，並非如被告所說的為不正確之敘述。
11.被告於96年3 月9 日補充答辯理由之一，乃在故意模糊其第1 次答辯（95年10月3 日的答辯）時違反誠信規定之事，而採之取巧說法：
⑴依被告第一次通知函（93年7 月7 日函）之指示，原告於93年9 月6 日提出「專利補充、修正申請書」，並於該申請書附送書件1.「補充說明書」中，所說明之原文為：「表2 中雖記載『Rt/Ro 』，但是這僅是其中一欄內以實際數值記載試料Rt與試料Ro而已，並非表示Rt與Ro之比值。因此，將非發明要件之『Rt/Ro 』併入申請專利範圍中，實有不妥。另外，關於「膜厚」已遵照指示限定為『40～190 μm 』」。其後，被告於第二次通知函（93年10月21日函）的說明中，對於原告聲明表2
中所記載之「Rt/Ro 」並非表示Rt與Ro之比值乙事，非但未有隻字片語表示其並未將表2 之「Rt/Ro 」誤解為係表示Rt與Ro之比值之意，反而再度於該函中指示：「申請專利範圍第1 項，應以逗點將句子明確敘述，且應將『薄膜』具體敘述為『光學遲滯膜』；應依表2 內容將薄膜之『Rt/Ro 』及『膜厚』予以具體範圍設限，且Rt之測定波長應具體限為590nm 」。且被告之審查委員並在「系爭案93年9 月6 修正之申請專利範圍修正本第1 頁」上，親自書寫其要原告修正之意見，作為上述其第二次通知函之附件。其於上開申請專利範圍第1 項中書寫之指示，計有下述二點：
①從被告在上開申請專利範圍第1 項第6 行所載「Rt＝((nx ＋ny)/2 －nz) ×d 」之方程式與第7 行間，
寫上「Rt/ Ro（表2 ）」等字以觀，顯示被告係要原告將「Rt/Ro （表2 ）」等字，填寫在上開申請專利範圍第1 項的第6 行所載「Rt之方程式」與第7 行之間。關於此點，由於系爭案在上開申請專利範圍第1項
第6 行早已記載有對「Rt」值加以具體設限之「Rt＝((nx ＋ny)/2 －nz) ×d 」方程式，乃為被告明知
者。由此可見，被告確實認表2 之「Rt/Ro 」為比值，才會要求將「Rt/Ro （表2 ）」記載於上開申請專利範圍第1 項第6 行與第7 行間。否則以被告之專業知識，當知不能對「Rt」值重複設限，絕不會做成對「Rt」值重複設限之指示。
②從被告在上開申請專利範圍第1 項第14行的「薄膜之減速值（Rt）」等字下，書寫「測定波長為590nm 」字下以觀，顯示被告係要原告將上開申請專利範圍第1 項第14行之「薄膜之減速值（Rt）」的測定波長，具體限定為590nm 。關於此點，被告所論及者，為Rt之測定波長的限定問題，與「Rt/Ro 」無關。（原告於其後之93年12月20日申請專利範圍修正本，已依照該指示，將Rt之測定波長限定為590nm ）。
⑵對於上開被告第二次通知函（93年10月21日函）的說明中之指示，原告於93年12月20日再度提出「專利補充、修正申請書」，並於該申請書附送書件2.「申復理由書」中，再度說明表2 所記載之「Rt/Ro 」並非比值，並主張申請專利範圍第1 項不需要限定「Rt/Ro 」之比值，並且同時同日依照被告之指示，修正上開申請專利範圍第1 項第14行之「薄膜之減速值（Rt）」，將其測定波長具體限定為590nm 。然而，被告於其94年2 月5 日再審查核駁審定書中，對於原告第二次再度聲明表2 中所記載之「Rt/Ro 」並非表示Rt與Ro之比值乙事，仍然未有隻字片語表示其並未將表2 之「Rt/Ro 」誤解為係表示Rt與Ro之比值之意，而僅是重複指稱「Rt/Ro 」之值未限定，範圍過廣。如此之行政行為實已違反行政程序法第5 條規定。
⑶被告主張其在二次通知函及再審查核駁審定書中，已明白指示限定的事是「Rt及Ro」，而不是「Rt/Ro 」。但被告之二次通知函及再審查核駁審定書中，均明確地重複指示限定「Rt/Ro 」，從不曾提及「Rt及Ro」。況且將表2 所載之「Rt/Ro 」強解讀成「Rt及Ro」亦不合情理。如前所述，被告明知系爭案申請專利範圍第1 項中早就有「Rt」的具體限定，然而其在上述二次通知函中，從未要求僅就「Ro」具體設限，反而是要求將「Rt/
Ro」具體設限。如依其言將「Rt/ Ro」強解讀成「Rt
及Ro」的話，如此修正申請專利範圍第1 項，豈不導致對「Rt」重複限定，明顯不合情理。又在上述被告二次通知函中，從未說過要「同時限定Rt /Ro」等字，可見被告之答辯行為明顯不誠實。由此可見，被告之第1 次答辯（即95年10月3 日行政訴訟答辯書之答辯）明顯不誠實，而原告在96年1 月26日「行政訴訟理由補充狀
(一) 」中，所以指摘其答辯不誠實違反行政程序法第8 條之誠信規定者，即係針對該被告第1 次答辯而言，並非對被告之再審查審定之核駁處分而言。被告在第2
次答辯（即95年3 月9 日行政訴訟補充答辯書之補充答辯），卻故意模糊其於第1 次答辯違反誠信規定之焦點，企圖將原告指摘其第1 次答辯不誠實違反誠信規定的事，使本院誤解為係對其再審查審定之核駁處分而言，可見被告之第2 次答辯，仍有違行政程序法第8 條之誠信規定。
12.原告在系爭案之再審查過程中，曾多次說明表2 中所載之「Rt/Ro 」係記載試料Rt與試料Ro之實測值，並非表示Rt與Ro之比值，因此不需要限定「Rt/Ro 」值。假若被告真的未將「Rt/Ro 」誤解為比值的話，則在其「多次通知函」中，即應說明清楚，而非僅重複指示應依表2 之內容具體限定「Rt/Ro 」，迨至行政訴訟為第1 次答辯時（95年10月3 日），始作出其係認為「Rt/Ro 」是「Rt及Ro」之不實辯詞，以圖混淆事實。況被告在審定前已明知系爭案申請專利範圍第1 項第6 行早已記載有對「Rt」值加以具體設限之「Rt＝((nx＋ny)/2 －nz) ×d 」方程式，則若
真如被告第1 次答辯所言，其係將「Rt/Ro 」視為「Rt及Ro」的話，則被告亦僅能通知對「Ro」設限，而不應通知對「Rt/Ro 」設限。然而事實上，被告自始至終從未通知對「Ro」設限，反而是一再通知對「Rt/Ro 」設限。由此可見，被告在二次通知函及再審查核駁審定書中，始終係將「Rt/Ro 」誤認為是一種比值的緣故。更何況，在審級利益上，原告尚可在再審查程序中，依據本發明之技術意義，根據實驗數據及技術說明，而主張並說明申請專利範圍第1 項不需限定Ro的理由及證據。由此可見，被告之答辯根本沒有考慮到原告之審級利益，其補充答辯實無理由。
13.被告在答辯補充理由二中，借用訴願決定書片面之看法，據以認為「原告」及「訴願機關」均有該「Ro」變數未於申請專利範圍第1 項限明之認知，以證明原處分審定理由並無違行政程序法第5 條之規定乙節，根本是無理之詞。因訴願機關之該項片面之看法及理由，在作成訴願決定之前，並未告知原告，何來原告有該「Ro」變數未於申請專利範圍第1 項限明之認知之言。況原告即因不能接受訴願機關之該片面的錯誤看法，才會於行政訴訟中提出多項先前技術文限及實驗報告，以證明訴願機關之該片面的看法是錯誤的。再者，訴願機關之該片面之錯誤看法，並非原處分之審定理由，且被告在其二次通知函中，未曾表示過要原告將單獨的「Ro」值設限於申請專利範圍，而是一再要求將表2 之「Rt/Ro 」值設限於申請專利範圍。尤其是被告在原告對其二次通知函的申復說明，已再次地說明表2 之「Rt/Ro 」並非比值，被告不應將其誤認為比值之下，被告始終未有任何解釋而默認原告之指稱。由此可見，縱使訴願機關有該片面之看法，亦不能據此即損害原告之審級利益及違背專利法第46條第2 項在作成再審查審定之前應先通知申復之規定，當然亦不能藉此否定原處分無違行政程序法第5 條之規定。
14.被告補充答辯書之答辯理由二，亦違反行政程序法第8 條誠信規定。蓋因其明顯地係在指稱系爭案申請專利範圍第2 項中所以會將「Ro」之條件納入，係在其原處分已指明的緣故。然事實上，原告在90年3 月28日補送系爭案中文說明書（含申請專利範圍）時，其時申請專利範圍第2 項原已記載有Ro＝(nx －ny) ×d ，並定義Ro值在30nm以下
。且原告從未在補送該中文說明書之日之後修正過該第2
項。而系爭案自初審發審日92年4 月4 日至再審查核駁審定（即原處分）日94年2 月5 日，這段期間均遠在系爭案於90年3 月28日補送中文說明書（含申請專利範圍）之後。由此可見，被告之上述辯詞違反行政程序法第8 條之誠信規定。又系爭案早在93年9 月6 日修正之申請專利範圍，依照被告在93年7 月7 日第1 次通知函的指示，將『脂肪酸纖維素酯薄膜』之『膜厚』具體設限為「40～190 μm 」，由於被告草率不查，以致被告在其再審查核駁審定（即原處分）及訴願程序中，仍主張系爭案「未將『脂肪酸纖維素酯薄膜』之『膜厚』具體設限，過廣泛且欠具體」時，而訴願決定才認定：「原處分未明確指出系爭案申請專利範圍所界定之薄膜膜厚，何以未能被專利說明書所支持，即認系爭案有過廣泛且欠具體之情形，理由不足採」。足見原處分確有違行政程序法第5 條規定。
㈡被告主張之理由：
1.原告95年7 月20日所提之行政訴訟理由書中所質疑之重點為，被告將「Rt / Ro 」誤認為「比值」；然而，被告在審查過程中從未提及該「Rt / Ro 」為一「比值」，又被告於93年10月21日（93）智專02054 字第09320941890 號函中已明確敘明，系爭案申請專利範圍應如系爭案說明文表2 所示，將「Rt / Ro 」具體設限，因此被告所做審定並無不當；依表2 所示，「Rt / Ro 」表示為Rt及Ro值。2.原告訴訟理由書中雖聲明已將Rt值限制範圍，並無不當申請專利範圍主張。惟如審定書中所述，Rt表示厚度方向之遲滯值，及Ro表示面方向之遲滯值，二者均為光學膜之重要物性值，必須同時將「Rt / Ro 」設限具體範圍，方不致過廣泛、欠具體；因此系爭案獨立項之專利範圍設限要求為合理且為必要。
3.訴訟理由書中質疑被告於再審查審定前未告知須將Ro設限，然如前揭被告（93）智專02054 字第09320941890 號函中，已明確敘明申請專利範圍應如系爭案說明文表2 所示，將「Rt /Ro」具體設限，因此被告已明確告知須將Ro設限之必要性。
4.如系爭案原說明文內容及所附數據所述，「Rt / Ro 」與光學膜之物性值及光學裝置之功效均有密切關係，因此須加以具體範圍限制；原告95年7 月20日所提之行政訴訟理由書中另提補充數據，惟均係在再審查審定後所為者，於原處分作成時並未得見，故不予論究。
5.原告訴訟理由書中論結：「限制Rt範圍之同時，Ro即已被限制」，為一不正確之敘述，因Rt及Ro為完全不同之光學定義，Rt表示厚度方向之遲滯值，及Ro表示面方向之遲滯值，會因材料而異，因此無法一概而論。
6.被告審理系爭案時，已分別於93年7 月7 日及93年10月21日一再通知原告有關系爭案之申請專利範圍有不明確之情事，應依表2 之數值所示，將「Rt / Ro 」具體設限外，並將量測時之波長條件限定為590nm 。上述通知旨依據專利法第26條第3 項及第4 項之規定辦理，俾符說明書之實施內容。原告於本件補充起訴理由先指被告「默認」該「Rt / Ro 」為一「比值」後，再為提訴，顯屬誤認。況原告亦於93年12月20日另提修正，被告經行多次通知程序後方予審定，故系爭案依法所為核駁處分並無違反行政程序法第8 條之誠信規定。
7.系爭案「光學薄膜及使用其所得之液晶顯示裝置」之技術內容而言，其實施例表2 中有包括「Ro」之條件，原處分已指明「申請專利範圍第1 、16、17、21、27、39項均未將『脂肪酸纖維素酯薄膜』之『Rt/R0 』及『膜厚』具體設限，過廣泛且欠具體，... 」，而原告則於申請專利範圍第2 項中方將「Ro」之條件納入，原告顯有意於申請專利範圍第1 項中擴大其請求範圍，故訴願決定亦清楚指出「..然系爭案之光學薄膜，就申請專利範圍第1 項來看..，其限制條件有：材質（含醯基取代率之限制條件）、厚度、Rt（量測波長590nm ），但Ro這項重要參數在申請專利範圍第1 項中並無限制，如此一來Ro變成是任何值都可以，則此申請專利範圍太廣且無法為實施例所支持，揆諸首揭法條規定，自應不准專利。」故原告及訴願機關均有該「Ro」變數未於申請專利範圍第1 項限明之認知，故原處分審定理由並無違行政程序法第5 條之規定。
8.依照原告的申請表二中的量測值，量測質攸關本件光學薄膜特定性的重要數值，原告依照表二的量測值之後才作4
、5 、6 的實施例的實驗，所以依照表值實施例界定於80- 140 μｍ，但其專利範圍界定於40-190μｍ，因此被告無法認同此種界定，所以要求原告就此部分的數值依照表二的實驗值作為界定本件的申請專利範圍，至於如何界定為專利權人的權利，被告無從代為主張，原告就此部分沒有依照被告的要求為明確的界定，所以被告作為不予專利的處分並沒有行政行為不確定的問題。
理 由
一、按利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，始得依專利法第21條暨第22條第1項前段之規定申請取得發
明專利。依同法第26條第3項之規定，申請專利範圍應明確
記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。惟按，經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復，專利法第46條第2項亦定有明文。
二、系爭案係「光學薄膜及使用其所得之液晶顯示裝置」，其申請專利範圍共有48項，其中第1、16、17、21、27、39項為
獨立項，其餘為附屬項。原處分核駁理由係以系爭案所述「光學膜」之特徵乃在於「脂肪酸纖維素酯薄膜」之「Rt/Ro
」及「膜厚」，然系爭案申請專利範圍仍未將光學膜之該些光學特性值具體設限，所述過廣泛欠具體；其他含有該「脂肪酸纖維素酯薄膜」對「偏光板」、「液晶顯示裝置」等，亦未具體將「Rt/Ro 」及「膜厚」設限，所述仍過廣泛而欠具體；故系爭案申請專利範圍第1 、16、17、21、27、39項均未將「脂肪酸纖維素脂薄膜」之「Rt/Ro 」及「膜厚」具體設限，過廣泛且欠具體，其所對應之各附屬項雖附加有其他範圍限制，但仍過廣泛且欠具體，不符專利法第26條第3
項、第4 項規定資為論據。
三、本件系爭案經被告審查後，於92年8 月25日以（92）智專二（六）01088字第09220851080號核駁審定書以系爭案不具進步性為不予專利之審定。經原告於92年9月24日申請再審查
，並於93年3月24日、93年9月6日、93年12月20日修正申請
專利範圍，嗣被告於94年2 月5 日以（94）智專三（一）02054 第00000000000 號專利再審查核駁審定書，為本件應不予專利之處分，有上開函文在卷可憑。經查，本件被告於作成再審查核駁審定前，並未依專利法第46條第2 項之規定在審定前先通知申請人，限期申復。被告雖主張其曾分別於93年7 月7 日及93年10月21日一再通知原告有關系爭案之申請專利範圍有不明確之情事，應依表2 之數值所示，將「Rt /Ro」具體設限外，並將量測時之波長條件限定為590nm 等情。惟查，被告於93年7 月7 日以（93）智專三（一）02054
字第09320627880 號函通知原告於文到次日起60日內，提出系爭案再審查案說明書、申請專利範圍、修正本（頁），逾限或不同意補充、修正，即依原申請內容逕予審定，並於該函說明中記載係依專利法第48條、第49條、專利法施行細則第28條之規定辦理，另說明系爭案應將申請專利範圍具體設限、修正，申請專利範圍所述定義如Rt、Rt′等，均應與說明文字內容相符，且所主張之範圍均需有實例數據支持等語。因此，上開函文係依職權通知申請人限期補充、修正說明書或圖式，並非係依專利法第46條第2 項規定所作成在審定前先通知申請人之核駁理由先行通知書。另被告於93年10月21日以（93）智專三（一）02054 字第09320941890 號函通知原告於文到次日起60日內，提出系爭案再審查案說明書、申請專利範圍、修正本（頁），逾限或不同意補充、修正，即依原申請內容逕予審定，並於該函說明中記載係依專利法第48條、第49條、專利法施行細則第28條之規定辦理，另說明系爭案應將申請專利範圍第1 、11、12、16、17、21、27項明確、具體敘述、限制（詳細內容如本院卷第99-100頁）。該函亦係依職權通知申請人限期補充、修正說明書或圖式，仍非係依專利法第46條第2 項規定所作成在審定前先通知申請人之核駁理由先行通知書。上開二函文既係通知原告應修正或載明之申請專利範圍，並敘明逾限或不同意補充、修正，被告即依原申請內容逕予審定，則於原告逾限或不同意補充、修正，被告即依原申請內容加以審查，其再審查認為有不予專利情事時，被告仍應依專利法第46條第2 項規定，在審定前應先通知申請人即原告，亦即仍應在審定前以核駁理由先行通知書通知原告不予專利之理由，俾原告得依同項規定申復。詎本件被告未在審定前以核駁理由先行通知書通知原告不予專利之理由，即於94年2 月5 日逕以（94）智專三（一）02054 第00000000000 號專利再審查核駁審定書，為本件應不予專利之處分。使原告無從依核駁理由先行通知書評估決定是否修正或補充其申請專利範圍，對原告關於被告應依專利法第46條第2 項規定，再審查後認有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人即原告，限期申復之程序利益保障自有妨害。上開再審查核駁審定之作成，於法即非妥適，訴願決定未加指摘而予維持，亦有未洽。原告據此主張撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。
四、至原告請求系爭案應准予專利部分，因本件係因被告未踐行專利法第46條第2 項之程序，使原告無從依核駁理由先行通知書評估決定是否修正或補充其申請專利範圍，有妨害原告申請程序利益之保障而應予撤銷。至於系爭案是否符合專利要件之實體部分，尚須由被告踐行專利法第46條第2 項之程序後，另為適法之處分，此部分涉及被告先行審定處分之權限行使，本院尚無從於本件行政訴訟審理中逕命被告就系爭案應為准予專利處分之諭知，故原告此部分之請求，尚非有據，應予駁回，並由被告依本院上述法律見解另為處分。因此，兩造就系爭案是否具專利要件之實體爭議，於本件因已不影響結果之判斷，故不另再論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第104條，民事訴訟法第79條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　96　　年　 　7　　月　 19 　 日第三庭審判長法　官 姜素娥
法　官　曹瑞卿
法　官 陳國成
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　96　　年　 　7　　月　 20 　 日書記官 王英傑