臺北高等行政法院判決

原告

百慕達商‧耐克國際股份有限公司

代表人

凱文‧R‧布朗

代表人

比爾‧伯納

訴訟代理人

陳長文律師

訴訟代理人

蔡瑞森律師 （兼送達代收人）

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

乙○○

參加人

來裕企業股份有限公司

代表人

甲○○（董事長）

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國95年02月09日經訴字第09506161630號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：參加人於民國（以下同）93年04月19日以「LICA設計圖」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第35類之「代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷商情之提供；郵購；電視購物；網路購物（電子購物）；化粧品零售；食品及飲料零售；農產品零售」等服務，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第0000000號商標。嗣原告以該商標有違商標法第23條第1項第12、14款之規定，對之提起異議。案經被告審查，以94年10月12日中台異字第940413號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

1.原處分及訴願決定均撤銷，並判命被告作成撤銷註冊第0000000號「LICA及圖」商標註冊之處分。

2.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明:

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之主張：

甲、原告主張：

㈠按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為商標法第23條第1項第12款及第14款本文所規定。而商標近似與否，應隔離觀察以為判斷之標準，縱兩商標對照比較能見其差別，倘異時異地隔離觀察則不易見，而有引致他人發生混淆誤認之虞者，仍不得謂非近似之商標。凡商標在外觀、讀音或觀念上，有一足以產生混同誤認之虞者，即屬近似之商標；又凡商標圖樣之構圖、排列、字形、設色等，有產生混同誤認之虞者，即屬外觀近似；此迭經行政法院著有判例，合先陳明。

㈡商標圖樣近似與否之決定，應考慮二商標圖樣間，依社會一般人之通念，有無顯著之特徵可資辨識，其認定基準如下：1.越著名之商標，其商標圖樣之識別作用越強烈，且其識別作用之強度，一定會與商標之經久慣常使用有關。

2.而經久慣常的使用，會使整體商標圖樣之「一體感」為社會大眾所充分認知，其結果會造成「往後其他新設計的商標圖樣，只要在整體設計精神及意匠上與該著名之商標圖樣相彷彿，而形成同一印象，即使有其餘之出入，該等出入均會被視為細微之出入，而非『可資辨識之顯著特徵』，因此二者間構成近似」。

3.至於圖樣設計本身之特徵比較，一樣要通體觀察整個商標圖樣，考慮二者在設計上有無可資辨識的顯著特徵，以為判定基準。

㈢兩造商標圖樣應構成近似，系爭商標之註冊應有商標法第23條第1項第12款及第14款本文規定之適用：

1.查原告係世界著名之運動用品公司，其所首創之「Swoosh Design」在世界各國，已取得著名之地位，故本案之主要爭點在於系爭商標圖樣中之勾狀圖是否會導致消費者有混淆誤認之虞。

2.系爭商標字尾之勾狀圖之設計理念係襲用原告之著名勾狀商標圖樣，消費者必對兩造商標商品及服務之來源有混淆誤認之虞：

⑴查系爭「LICA設計圖」商標係將原告著名之勾狀商標圖樣置於其圖樣中，雖僅為系爭商標圖樣的一部分，但該部分係顯而易見的字尾部分，該顯而易見的勾狀圖與原告著名商標勾狀圖樣比較，兩勾狀圖之構圖意匠幾乎完全相同，僅系爭商標係將勾狀圖置於「A」字母之中，故系爭商標字尾之勾狀圖之設計理念實際上即是襲用原告之著名勾狀商標圖樣。

⑵原告之著名勾狀商標圖樣在市場上屬相當強勢之商標，消費者一見到相同或類似之勾狀圖，必定會產生係原告系列產品之聯想，以系爭商標勾狀圖如此近似之程度，於市場行銷時必會導致消費者對兩造商標商品及服務之來源有混淆誤認之虞。

3.被告及訴願機關僅以整體比較，而未就勾狀圖部分予以詳審，原處分及訴願決定顯有未洽而不應予以維持。

㈣綜上所述，原處分及訴願決定認事用法均有違誤，敬祈鈞院判決如原告聲明所示，實感德便。

乙、被告主張：

㈠按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為商標法第23條第1項第12款及第14款本文所規定。而判斷是否有前揭條款之適用，應考量各項相關參考因素。其中商標近似，依前揭法條規定為必須具備之要件。

㈡兩造商標圖樣並不構成近似，系爭商標之註冊應無商標法第23條第1項第12款及第14款本文規定之適用：

1.按商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯（前揭審查基準5.2.1參照）。商標識別性雖係判斷有無混淆誤認之虞之相關因素之一，然非判斷圖樣近似與否之主要依據，如兩商標圖樣之整體設計及意匠不相彷彿，不會形成同一印象，縱其中一商標之識別性強，亦不能因此即指其構成近似。

2.查系爭商標圖樣係由外文字「LICA」加以設計而成，其中於外文字母「I」之上方置有類似皇冠之圖形，另除將外文字母「C」、「A」連結外，並於外文字母「A」下方之橫畫以一類似打勾圖形替代所共同組成；而據以異議之註冊第419406、420437、426923、418085、678440號「NIKE & SwooshDesign」商標、註冊第455759號「NIKE AIR & Swoosh Design」商標、註冊第633533號「Swoosh Design」商標（詳見異議書及附件）圖樣，則係由一勾狀圖形，或外文「NIKE」與一勾狀圖形所構成。兩者相較，其外觀設計樣態各異，使用之外文亦不相同，整體造型簡繁有別，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，應不會有所混淆而誤認二商品或服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應非屬構成近似。是以兩造商標圖樣既不構成近似，系爭商標之註冊，自無前揭法條規定之適用。

㈢綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。

丙、參加人主張：我是主要作化妝品原料的，兩造商標指定使用商品大不相同，不會造成消費者混淆誤認；我們會以勾狀是因為以前「對的」事就打勾，是一個好東西，弧度是45度，與原告商標寓意不同；原告商標之勾狀，是強調速度，是一個平行的勾，如果只要一個勾部就構成近似，這樣對於著名商標之保護亦過大；本件兩造商標讀音、形狀均不同，應不致造成消費者混淆。餘如被告訴訟代理人上開所述。

理由

一、按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為商標法第23條第1 項第12款及第14款所明定。

二、本件係參加人前於93年04月19日以「LICA設計圖」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第35類之「代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷商情之提供；郵購；電視購物；網路購物（電子購物）；化粧品零售；食品及飲料零售；農產品零售」等服務，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第000000 0號商標。嗣原告以該商標有違商標法第23條第1 項第12、14款之規定，對之提起異議。案經被告審查，以94年10月12日中台異字第940413號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告則不服，為如事實欄所載之主張。是本件應審究者厥為系爭商標有無相同或近似於據爭商標之情事。

三、本院判斷如下：

㈠按判斷商標是否近似，應以具有普通知識經驗消費者，於購買時施以普通之注意為準。商標識別性雖係判斷有無混淆誤認之虞之相關因素之一，然非判斷圖樣近似與否之主要依據，如兩商標圖樣之整體設計及意匠不相彷彿，不會形成同一印象，縱其中一商標之識別性強，亦不能因此即指其構成近似。

㈡查系爭「LICA設計圖」商標，係由外文L 、I 、C 、A 四個字母自左至右排列，其中字母「I 」之上方有一類似皇冠造型之圖樣，字母「C 」與字母「A 」連結，字母「A 」之中間橫向線條為一勾狀圖等組成；而據以異議之註冊第419406、420437、426923、418085、678440號「NIKE & SwooshDesign」商標，係由外文「NIKE」及勾狀圖分列上下所構成；註冊第455759號「NIKE A IR & Swoosh Design 」商標，係由外文「NIKE」、勾狀圖及外文「AIR 」由上而下排列所構成；註冊第633533號「Swoos h Design」商標，則係一勾狀圖所構成。就系爭商標與上開據以異議各商標圖樣相較，系爭商標係以字母「A 」之橫向線條作一打勾狀之設計，其打勾狀圖與該「A 」相結合，呈現字母「A 」之外觀，且其圖樣尚有外文「LIC 」及一類似皇冠圖樣，字母「C 」並與字母「A 」連結；而據以異議諸商標有為單一勾狀圖者，有以該勾狀圖及外文「NIKE」共同構成者，亦有以勾狀圖、外文「NIKE」及「AIR 」等所共同構成者；系爭商標與據以異議諸商標圖樣，其外觀設計樣態各異，使用之外文亦不相同，二者在整體構圖意匠上有別，亦無致相關消費者混淆誤認之虞，應非屬構成近似；是以兩造商標圖樣既不構成近似；系爭商標之註冊，自無上開商標法第23條第1 項第12款及第14 款 規定之適用。

四、綜上所述，被告以系爭商標無違商標法第23條第1 項第12款及第14款之規定，而為異議不成立之處分，依法自無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤；原告徒執前詞，聲請撤銷原處分及訴願決定，並請求命被告作成撤銷註冊第0000000 號「LICA及圖」商標註冊之處分，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第七庭審判長法 官　李　得　灶