臺北高等行政法院判決

原告

國泰金融控股股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

丙○○

複代理人

俞昌瑋 律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

乙○○

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國95年7月26日經訴字第09506173160 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告前於民國（下同）93年3 月31日以「Enrich your life國泰世華銀行」聲音商標（下稱系爭聲音商標），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第35類之「廣告宣傳及宣傳品遞送、電腦網路線上廣告、廣告之企劃設計製作代理宣傳之宣傳品遞送、企業買收之仲介及有關之諮詢顧問…」等服務，申請註冊，經被告智慧財產局審查，認本件聲音商標係指定使用於廣告宣傳及宣傳品遞送、電腦網路線上廣告、廣告之企劃設計製作代理宣傳之宣傳品遞送、企業買收之仲介及有關之諮詢顧問…等服務，惟其所檢附之證據資料均為銀行相關業務之提供，自難認已成為其營業上服務之識別標識，並得藉以與他人之服務相區別，不具識別性，應不准註冊，以94年11月18日商標核駁第289201號審定書予以核駁之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部95年7 月26日經訴字第09506173160 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉申請第000000000 號「Enrich your life國泰世華銀行」聲音商標，應准予註冊。

㈡被告聲明：原告之訴駁回。

三、兩造之爭點：

⑴系爭聲音商標是否具先天識別性？

⑵系爭聲音商標是否具後天識別性？

㈠原告主張：

⒈按系爭「Enrich your life國泰世華銀行」商標為聲音商標形態，申請指定使用於商標法施行細則第13條第35類之「廣告宣傳及宣傳品遞送、電腦網路線上廣告、廣告之企劃設計製作代理宣傳之宣傳品遞送、企業買收之仲介及有關之諮詢顧問、行銷研究諮詢顧問、企業管理顧問、工商管理協助、市場研究及分析、經濟預測、廣告牆之出租、網路廣告看板出租、網路購物（電子購物）、建立電腦資訊系統資料庫、櫥窗設計及擺設之設計、職業介紹、拍賣、網路拍賣、公關、辦公機器和設備租賃、工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務、商品包裝、貨運卡路線電腦定位、郵購、網路購物、便利商店、食品及飲料、眼鏡、鐘錶、建材、化粧品、宗教用品之零售、安排報紙訂閱、販賣機之租賃。」服務。但經被告審查認為原告所附之證據資料均為銀行相關業務之提供，尚難認定本件聲音商標使用於上述指定商品，已成為營業上商品之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別，應不具識別性，有違反商標法第23條第1 項第1 款之規定，並以原處分予以核駁在案，原告以系爭聲音商標本體已具有先天識別性，縱使不具有先天識別性但因長期使用而取得第二層意義，而有商標法第23條第4 項之適用為由提出訴願，但仍遭駁回。

⒉本件商標爭議案其爭議點主要為：

⑴系爭「Enrich your life國泰世華銀行」聲音商標是否具有先天識別性？

⑵若經長期使用而具有識別性、顯著性之商標，指定於原使用商品或服務範疇之其他商品，可否准其註冊？

⒊本件原告申請註冊之「Enrich your life國泰世華銀行」聲音商標，係由4 個音符所組成之簡短旋律，填上外文「Enrich your life」，本身為一組簡短的廣告樂句、旋律。該旋律非日常大眾所習知習見之聲音，具有獨創性。與經濟部所頒「立體、顏色及聲音商標審查基準」所載AT&T案例之樂譜並無不同，都以簡單的旋律組成。即使搭以外文「Enrich your life」，更能突顯該旋律之含義，這種簡短旋律與「立體、顏色及聲音商標審查基準」4.1 所載「鐘聲、鈴聲或動物叫聲等」原為通用且習知的聲音須經長期使用而獲有顯著性是不同的。因此，就系爭聲音商標所示之旋律，其已具有獨創性及先天識別性，應無被告所指商標法第23條第1 項第1 款之情事。

⒋再按聲音商標是以聽覺的而非視覺的方法，作為區別商品或服務的交易來源，惟其商標識別性的判斷標準與其他商標態樣並無二致，故只要商標圖樣本身，也就是聲音商標之本體業經長期使用，已足以使消費大眾認識該聲音係為表彰該商標申請人商品或服務之識別標識者，已被消費者認為足以區別其出處或其來源，因而產生第二含義，應認定該商標已具有顯著性，不僅為商標法第23條第4 項所明定，且符合TRIPS 協定第15條規定：「即使有的標記本身不能區別有關商品或服務，成員亦可根據其通過使用取得顯著性決定是否註冊」的精神，因此系爭聲音商標應已符合商標的積極條件，況且商標法就申請人指定使用商品並無明文限制應在營業範圍之內，原告在申覆程序中所附呈之證物，均屬彰顯原告之子公司國泰世華銀行的識別性、主體性，且透過該音樂之播放，其目的在提高國泰世華銀行之知名度，並非限於銀行業務之提供，而銀行業依現行法令，經主管機關核准後亦得經營其他業務，原處分及訴願決定所持理由恐將成為防礙企業多角化經營之阻力，更有誤解法意之嫌。

⒌就國內已有先例，得指定於非營業商品之聲音商標：新萬仁製藥股份有限公司所有註冊第00000000號「綠油精」聲音商標，一般消費者聽聞該商標即知所代表之產品為提神之外用藥品，然該商標亦經被告核准註冊使用於非藥品之糖果、餅乾等食品類商品，其註冊商品非該註冊人所生產之產品，顯見被告認為商標法對於商標權之保護並不以註冊人之營業項目為限，何以被告及訴願決定機關卻以系爭聲音商標未使用於指定服務而對於原告之申請作出截然不同之處分？對類似或相同之案件作出不同之處分，顯已違反行政法上之平等原則。

⒍以最先採用聲音商標之美國為例，註冊第0000000 號商標，其註冊人The Pillsbury Company 為一餅乾製造商，但其註冊指定商品也擴及手錶、鑰匙圈、聖誕樹及裝飾品。另註冊第0000000 號商標，其註冊人Deutsche TelekomAG，除在電信產品外，亦指定使用於印刷品、衣服、玩具、保險、倉儲、教育訓練等服務。

⒎再者，依經濟部公報第36卷第19期經授智字第0932003061-0 號「立體、顏色及聲音商標審查基準」第4 條規定：「所謂的聲音商標，係指足以使相關消費者區別商品或服務來源之聲音。」另依同基準第3.3.2 條「識別性之證據」復規定：「…使用期間之長短、銷售情況、廣告支出…等，亦是判斷是否具識別性的考量因素。」原告於申請時已檢附該聲音商標於各電視媒體（台視、中視、華視、民視、東森、TVBS、中天、三立、ESPN…等）託播之資料，以及於全國各大賣場（家樂福、大潤發、特力屋）、超商（萊爾富）、百貨公司、捷運站、機場、飯店、醫院等消費者出入頻繁之場所設置可24小時播放該聲音商標之ATM，台鐵23個車站電視牆播放節目中亦有該聲音商標之廣告，除此之外尚有設置於全國各地的國泰世華銀行分行所提供消費者之服務，上列眾多廣告之播放再加上金融監督管理委員會西元2004年12月金融統計輯要所公布國內銀行業排名：國泰世華銀行淨值排名第4 名，總資產排名第10名觀之，實難謂原告所申請之系爭聲音商標未符合前述審查基準之規定。

⒏復就美國及歐盟等先進國家對聲音商標之申請註冊，均可任意指定使用於任何商品及服務項目，並不僅限於營業商品，亦可指定於非使用商品上，如以「企圖使用」亦可申請註冊，不以是否實際使用商品上作為具有識別性判斷之依據。有下列4 件案例可以佐訴：

⑴案例1 ：註冊號：000000000註冊人：Deutsche Telekom AG（德意志電信公司）指定商品類別：9.16.25.28.35.36.37.38.39.41.42⑵案例2 ：註冊號：000000000註冊人：MasterCard International Incorporated （百事達卡國際公司）指定商品類別：9.16.35.36.38.41.42

⑶案例3 ：註冊號：000000000註冊人：Siemens Aktiengesellschaft（西門子公司）指定商品類別：7.9.10.11.12.16.35.36.37.38.41.42⑷案例4 ：註冊號：000000000註冊人：Nokia Corporation（諾基亞公司）指定商品類別：9.38.41.況且我國商標法對於商標註冊既不採使用主義，原告所提出之系爭聲音商標已於第9 類獲准註冊，足見系爭聲音商標確實具有法令要求之識別性。

⒐至於訴願決定書所載英國商標事務所回函，可能核駁通知等，事實上亦如我國申覆通知書，僅針對通用習見聲音要求當事人提出獲得第二層意義之證據材料必要程序，通常相關使用證據是無法隨申請案而呈送給主管機關，必須等待主管機關來文要求後，再提呈相關證據材料。我國亦採用相同之作法，申請人會收到主管機關來函，要求說明等等。至於函中「it is possible to apply for the Markin any relation to any goods and services 」正卻巧說明註冊之可能性。綜上所陳，原處分及訴願決定確有不當。

㈡被告主張：

⒈按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別」，為商標法第5 條所明定，又「商標有下列情形之一者，不得註冊：一、不符合第5 條規定者。…」，復為同法第23條第1 項第1 款所明定。查本件原告申請註冊之「Enric h your life 國泰世華銀行」聲音商標，如註冊申請書所附之.wav光碟片所載，係以男聲代表企業穩重厚實的形象，再以重唱方式表達共鳴的感覺以及豐富感，音樂逐漸上揚，代表正面、向上的形象，利用簡單的音符唱出「Enrich your life」，作為商標指定使用於35類「廣告宣傳及宣傳品遞送、電腦網路線上廣告、廣告之企劃設計製作代理宣傳之宣傳品遞送、企業買收之仲介及有關之諮詢顧問、行銷研究諮詢顧問、企業管理顧問、工管理協助、市場研究及分析、經濟預測、廣告牆之出租、網路廣告看板出租、網路購物（電子購物）、建立電腦資訊系統資料庫、櫥窗設計及擺設之設計、職業介紹、拍賣、網路拍賣、公關、辦公機器和備備租賃、工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務、商品包裝、貨運卡路線電腦定位、郵購、網路購物、便利商店、食品及飲料、眼鏡、鐘錶、建材、化粧品、宗教用品之零售、安排報紙訂閱、販賣機之租賃。」服務。

⒉查，聲音商標乃92年11月26日修正施行之商標法所新增之商標型態，商標之識別性有先天識別性與後天識別性之分，不因其為傳統商標或立體商標、聲音商標等新型態商標而異，是新型態商標非絕對不具先天識別性，惟聲音本身若非極具特殊性，否則客觀上難使一般消費者將其視為區別商品或服務來源之標識，足見新型態之商標要被視為具先天識別性較傳統商標為難。凡此觀之經濟部93年6 月10日經授智字第093200306110號令訂定發布，同年7 月1 日施行之「立體、顏色及聲音商標審查基準」4.3 識別性所載：「聲音商標是以聽覺的而非視覺的方法，作為區別商品或服務的交易來源，惟其商標識別性的判斷標準與其他商標態樣並無二致，須系爭聲音具有足以使消費者認識其為表彰商品或服務來源並藉以與他人之商品或服務相區別的標識」可明。此時，尚可經由證明其已取得第二層意義，得依商標法第23條第4 項規定：「有第1 項第2 款規定之情形或有不符合第5 條第2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之」規定，申請註冊。

⒊本件原告申請註冊之聲音商標，依其申請書所示簡譜及所附.wav光碟片所呈現男生重唱之曲調聲音，並非屬令人一聽即能深刻腦海或印象鮮明之曲聲，而外文「Enrich your life」有「豐富你的人生」之意，亦屬祝福或立志之一般描述性用語，二者之組合，易使消費者將其視為廣告歌曲，而不易將之作為區別服務來源之依據，原告以之作為聲音商標指定使用於「廣告宣傳及宣傳品遞送、電腦網路線上廣告、廣告之企劃設計製作代理宣傳之宣傳品遞送、企業買收之仲介及有關之諮詢顧問、行銷研究諮詢顧問、企業管理顧問、工管理協助、市場研究及分析…」等服務，尚難認具先天上識別性。又原告固主張系爭聲音商標經其於國內無線、有線電視頻道、原告設置之自動提款機及台鐵電視牆廣泛播送，已為消費者熟知，應具識別性，有商標法第23條第4 項規定之適用；惟觀諸原告檢送之電視頻道播放「Enrich your life」音樂歌唱聲音播放之計費單、廣告排期表、原告自動提款機設置點及台鐵電視牆廣告排期表等證據資料，內容均與原告經營之銀行業務有關，無可見與系爭聲音商標指定使用「廣告宣傳及宣傳品遞送、電腦網路線上廣告、廣告之企劃設計製作代理宣傳之宣傳品遞送…」等服務之使用證據資料，難認經其長期廣泛使用於前述指定服務，已成為其營業上服務之識別標識，並得藉以與他人之服務相區別，進而取得核准註冊，自無商標法第23條第4 項規定之適用。

⒋原告所舉以相同系爭聲音商標而獲准註冊為第0000000 號商標一案，查註冊第0000000 號商標指定使用於第9 類之信用卡交易處理機、自動兌款機、信用卡、金融卡等商品，與本件指定服務有別，自應就商標個案依證據資料及指定商品服務判斷是否取得第二層意義；另原告所舉其他國內外核准之諸聲音商標案例，與系爭聲音商標之聲音迴然不同，尚屬另案問題，基於商標審查個案拘束原則，不得比附援引，執為本件亦應准註冊之論據。又原告所舉美國及歐盟諸例，按我國商標法對聲音商標之申請並未就其指定商品或服務設限於其營業商品，且各國法制不同，亦不能執為本件之有利證據，並予陳明。是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合。

理由

一、按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」為商標法第5 條所規定。又「商標有下列情形之一者，不得註冊：一、不符合第5 條規定者。…」復為同法第23條第1 項第1 款所明定。

二、原告前於93年3 月31日以「Enrich your life國泰世華銀行」聲音商標（下稱系爭聲音商標），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第35類之「廣告宣傳及宣傳品遞送、電腦網路線上廣告、廣告之企劃設計製作代理宣傳之宣傳品遞送、企業買收之仲介及有關之諮詢顧問…」等服務，申請註冊，經被告智慧財產局審查，認本件聲音商標係指定使用於廣告宣傳及宣傳品遞送、電腦網路線上廣告、廣告之企劃設計製作代理宣傳之宣傳品遞送、企業買收之仲介及有關之諮詢顧問…等服務，惟其所檢附之證據資料均為銀行相關業務之提供，自難認已成為其營業上服務之識別標識，並得藉以與他人之服務相區別，不具識別性，應不准註冊，以94年11月18日商標核駁第289201號審定書予以核駁之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：⑴系爭聲音商標是否具先天識別性？⑵系爭聲音商標是否具後天識別性？

三、關於⑴系爭聲音商標是否具先天識別性部分：

㈠按聲音商標乃92年11月26日修正施行之商標法所新增之商標型態，商標之識別性有先天識別性與後天識別性之分，不因其為傳統商標或立體商標、聲音商標等新型態商標而異，是新型態商標非絕對不具先天識別性，惟聲音本身若非極具特殊性，否則客觀上難使一般消費者將其視為區別商品或服務來源之標識，足見新型態之商標要被視為具先天識別性較傳統商標為難。凡此觀之經濟部93年6 月10日經授智字第093200306110號令訂定發布，同年7 月1 日施行之「立體、顏色及聲音商標審查基準」4.3 識別性所載：「聲音商標是以聽覺的而非視覺的方法，作為區別商品或服務的交易來源，惟其商標識別性的判斷標準與其他商標態樣並無二致，須系爭聲音具有足以使消費者認識其為表彰商品或服務來源並藉以與他人之商品或服務相區別的標識」可明。

㈡查本件原告申請註冊之「Enrich your life國泰世華銀行」聲音商標，如註冊申請書所附之.wav光碟片所載，係以男聲代表企業穩重厚實的形象，再以重唱方式表達共鳴的感覺以及豐富感，音樂逐漸上揚，代表正面、向上的形象，利用簡單的音符唱出「Enrich your life」，作為商標指定使用於35類「廣告宣傳及宣傳品遞送、電腦網路線上廣告、廣告之企劃設計製作代理宣傳之宣傳品遞送、企業買收之仲介及有關之諮詢顧問、行銷研究諮詢顧問、企業管理顧問、工管理協助、市場研究及分析、經濟預測、廣告牆之出租、網路廣告看板出租、網路購物（電子購物）、建立電腦資訊系統資料庫、櫥窗設計及擺設之設計、職業介紹、拍賣、網路拍賣、公關、辦公機器和備備租賃、工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務、商品包裝、貨運卡路線電腦定位、郵購、網路購物、便利商店、食品及飲料、眼鏡、鐘錶、建材、化粧品、宗教用品之零售、安排報紙訂閱、販賣機之租賃。」服務。

㈢上開申請註冊之聲音商標，依其申請書所示簡譜及所附.wav光碟片所呈現男生重唱之曲調聲音，並非屬令人一聽即能深刻腦海或印象鮮明之曲聲，而外文「Enrich you r life 」有「豐富你的人生」之意，亦屬祝福或立志之一般描述性用語，二者之組合，易使消費者將其視為廣告歌曲，而不易將之作為區別服務來源之依據，原告以之作為聲音商標指定使用於「廣告宣傳及宣傳品遞送、電腦網路線上廣告、廣告之企劃設計製作代理宣傳之宣傳品遞送、企業買收之仲介及有關之諮詢顧問、行銷研究諮詢顧問、企業管理顧問、工管理協助、市場研究及分析…」等服務，尚難認具先天上識別性。

四、關於⑵系爭聲音商標是否具後天識別性部分：

㈠按聲音商標若不具先天上識別性，但經由證明其已取得第二層意義，得依商標法第23條第4 項規定：「有第1 項第2 款規定之情形或有不符合第5 條第2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之」規定，申請註冊。是原告倘欲另依商標法尋求商標註冊之保護，就上開不具先天識別性之商標，欲取得第二層意義，自應提出在該申請註冊商標所指定使用之商品或服務之使用證據資料，乃屬當然。

㈡原告固主張系爭聲音商標經其於國內無線、有線電視頻道、原告設置之自動提款機及台鐵電視牆廣泛播送，已為消費者熟知，應具後天識別性云云。惟觀諸原告檢送之電視頻道播放「Enrich your life」音樂歌唱聲音播放之計費單、廣告排期表、原告自動提款機設置點及台鐵電視牆廣告排期表等證據資料，內容均與原告經營之銀行業務有關，無可見與系爭聲音商標指定使用「廣告宣傳及宣傳品遞送、電腦網路線上廣告、廣告之企劃設計製作代理宣傳之宣傳品遞送…」等服務之使用證據資料，難認經其長期廣泛使用於前述指定服務，已成為其營業上服務之識別標識，並得藉以與他人之服務相區別，進而取得核准註冊，自無商標法第23條第4 項規定之適用。

㈢至原告所舉其註冊第0000000 號商標業已獲准註冊及其他國內外核准之諸聲音商標案例乙節，查被告雖認註冊第0000000 號聲音商標其聲音雖不具先天上識別性，但經原告在該商標所指定使用之信用卡交易處理機、自動兌款機、銀行取款卡、信用卡、金融卡等商品業已有廣泛使用之事實，而取得第二層意義，具後天識別性，另其他國內外核准之諸聲音商標案例，均與系爭聲音商標之聲音有別，且屬另案問題，基於商標審查採個案拘束原則，尚不得比附援引，執為本件有利之論據。又原告所提美國及英國商標事務所來函，查美國商標法有所謂「Intention to use」制度之設計，與我國商標法制各異；而該英國商標事務所回函亦提及審查員針對聲音商標審查傾向積極，極可能收到至少1 次先行核駁通知等語，顯見英國商標審查實務亦傾向認為聲音商標通常不易被認定具有先天上識別性，且回函所謂「it is possible toapply for the Mark in any relati on to any　goods and services」，並不表示不具識別性之商標，仍可獲准註冊。又原告所舉歐盟諸例，按諸各國法制不同，亦不能執為本件之有利證據，並予陳明。

五、綜上，原告所訴，要無可採。從而，被告所為本件核駁之處分，揆諸首揭法條規定及說明，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，及請求被告應作成准予註冊之處分，為無理由，應予駁回。

六、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第二庭審判長法 官　徐瑞晃