臺北高等行政法院判決

原告

威耀騰國際有限公司

代表人

甲○○（董事）

訴訟代理人

乙○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丁○○

參加人

都盟工業有限公司

代表人

丙○○（董事）

訴訟代理人

楊祺雄律師 （兼送達代收人）

訴訟代理人

劉法正律師

複代理人

蘇燕貞律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國95年08月21日經訴字第09506175090號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國（以下同）92年12月12日以「 DMI」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第11類之「車內照明燈、... 、車輛燈具防目眩裝置」等商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第0000000號商標。嗣參加人於94年03月14日以該註冊商標有違商標法第23條第1 項第14款之規定，對之提起異議。經被告審查，以95年06月01日中台異字第940254號商標異議審定書為「第0000000 號『DMI 』商標之註冊應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

1.原處分及訴願決定均撤銷。

2.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之主張：

甲、原告主張：

㈠原告非於系爭商標申請前知悉參加人據以異議商標，被告及訴願機關之認定顯然主觀並有待商榷：

1.原告於之前答辯時即說明原告公司名稱開頭為「DAIWA MOTOR」，而原告之國外客戶稱原告公司為「DAIWA MOTOR INCORPORATED」，因而原告乃有鑑於此而申請系爭商標圖樣為外文「DMI」。是以，原告並非無故或惡意申請圖樣為外文「DMI」之系爭商標。

2.依照經驗法則，一般搶先註冊他人商標之「動機」主要係針對具知名度之商標，並使搶先註冊者可混淆消費者而不當得利，惟參加人並非知名公司，且據以異議商標商標亦非知名品牌。參加人於異議理由中僅提出「刊物」，而完全未揭示任何可供一般消費者認知之證據，因此原告並無理由須搶先註冊參加人之據以異議商標，其搶先申請對原告毫無任何益處。

3.參加人引證Taiwan Transportation Equipment Guide雜誌僅為車燈產品所刊載的雜誌之一，而刊載該雜誌之目的係為「廣告」及供「客戶」閱讀，並非供同業觀視，因此業者不一定會詳細刊載於雜誌之其他頁內容；況且雜誌種類繁多，業者亦多以「瀏灠」之方式翻閱雜誌，實務上確實常有不會由雜誌得知某一公司之商標情形，且若同時刊載於同一刊物亦未必可由刊物中得知他人商標。原告申請時於被告之商標查詢系統查詢並未有他人申請註冊，因而申請系爭商標，絕非明知雜誌中同期刊載有據以異議商標而搶先註冊。

4.被告因審查本案，因而對參加人提供之刊物證據必會施予較多注意，因而易具有難推諉不知該據以異議商標存在之主觀心證，而其注意程度遠較一般業者觀視該「提供客戶觀視之廣告刊物」多。惟事實上原告或一般業者並非可確實注意該刊物之每一頁，且該刊物具數百頁，並非僅有1、2頁而已。原處分理由以「西元2003年09月號刊物中參加人在460頁，原告在381頁，二者刊登之距離並非甚遠」為由，認為原告知悉據以異議商標，惟前述二者仍相差「數十頁」，並非「相鄰頁」，原告若有翻閱雜誌上原告之刊登廣告頁亦不等同可確實會注意到相鄰「數十頁」之其他廣告，故被告認為廠商會特別注意同期刊物之產品訊息並非絕對正確。而實務上印刷雜誌社會派業務邀約廠商刊登廣告，而被邀約廠商根本不知該期雜誌上該印刷雜誌社有邀約那些廠商於同期刊登廣告；又印刷雜誌社與被邀約廠商達成交易後會告知刊載於那一頁，而一般廠商僅會注意該雜誌上之刊載頁是否有刊登其花錢刊載之廣告，但未必可完全注意其他人之廣告；而業者觀視該廣告雜誌更未必有如被告審查該刊物時注意據以異議商標之程度，因而被告及訴願機關之認定明顯具審查主觀因素。此外，原告於之前答辯時即列出多個理由說明原告於系爭商標申請前絕未知該據以異議商標存在，然而被告及訴願機關並非原告，又如何能「肯定」原告於申請前有「看到參加人之廣告」而知悉據以異議商標存在，因而其獨斷主觀之認定實造成原告「根本無辨駁可能」，且造成原告分明未於系爭商標申請前知悉據以異議商標存在，仍被強制主觀的認為有商標法第23條第1項第14款適用情形，明顯對商標申請人不公平，且其理由絕難令人心服。

5.參加人據以異議商標僅為單純3個英文字母「DMI」組成，而該字母本身並無特別圖樣化設計，故不同人申請前述3個相同英文字母商標圖樣之情況本來即會有可能，實務上亦常見具有不同人申請相同英文字母之情況；況且原告係為根據客戶稱呼原告公司名稱而設計，更無抄襲參加人商標情形。

㈡商標法第23條第1項第14款主要係以知悉他人商標存在為適用主要因素之一，其立法本意為防止不當競爭，但其知悉之認定亦應有「明確證據」方能令人心服及確立商標制度之法律安定性。但被告及訴願機關僅以參加人之薄弱證據，即認定原告知悉參加人之據以異議商標，導至原告於未知悉參加人據以異議商標仍遭受異議成立之處分及訴願駁回之決定，因而原處分及訴願決定將造成循正常管道申請商標註冊者毫無保障及法律無安定性可言。若就被告及訴願機關之審查方式，根本不須申請商標註冊，僅須於業者經常刊載之刊物刊登廣告即可，而業者常刊載之刊物因有多家廠商會同時刊載，常會有「同期刊物刊載」情形，故若有「不知悉」之廠商申請同期刊載未註冊之類同商標時亦可輕易「推定」其知悉該未註冊之商標，並遭商標法第23條第1項第14款適用而撤銷，則對未知悉且循正常管道申請者並不公平，此亦無異鼓勵他人採用刊廣告之方式取代申請商標註冊，造成商標制度之不當「巧門」。

㈢綜上，原處分及訴願決定顯有違誤，懇請 鈞院鑑察，並依法為「訴願決定及原處分均撤銷」之判決，實感德便。

乙、被告主張：

㈠系爭註冊第0000000 號「DMI 」商標，與參加人據以異議之「DMI 」商標相較，二者均由相同之外文「DMI 」所單獨構成，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

㈡參加人係於67年08月11日核准設立登記，而外文「DMI 」即為其公司英文名稱「Diversified Machine Industries Co.,Ltd. 」之縮寫，參加人並以之作為商標，早於84年即在被告申請取得註冊第733712號「DMI 」商標，指定使用於「木工加工用鉋床、鋸床、鑽床、車床、銑床、木工機、切削中心機、木工接榫機、磨床」等商品；有關據以異議「DMI 」商標表彰之「車燈、汽車零組件、車輛後視鏡與其他車輛零組件」等商品，復經參加人於西元2001年09月號、2002年09月號、2003年09月號、2004年09月號及2004年05月號之「臺灣車輛零配件總覽Taiwan Transportation Equipment Guide （TTG ）」刊物上刊登廣告宣傳促銷。而其中之2003年09月號、2004年09月號及2004年05月號之該刊物上，參加人與原告均同時名列其中刊登商品廣告銷售，且依據參加人與原告之出進口廠商基本資料，參加人公司之英文名稱即為「Diversified Machine Industries Co., Ltd.」，原告公司之英文名稱即為「DAIWA MOTOR PARTS CORPORATION 」，復與前述刊物上所載之雙方公司英文名稱相同。則綜觀上述事證，堪認於系爭商標92年12月12日申請註冊前，參加人已有先使用據以異議商標於車燈等商品之事實。又雙方之營業項目中既均有汽、機車零件配備批發業等，自具有同業競爭之關係，復同時於專業領域之刊物中同期刊登廣告，其中2003年09月號刊物即在本件系爭商標92年12月12日申請註冊前，並為原告所不否認，而此種專業領域刊物當中廣告廠商亦多屬性質相同或接近，廠商均會特別注意同期刊登廣告之廠商及其產品訊息；況在2003年09月號刊物中，參加人產品刊登在第460 頁，原告產品刊登在第381 頁，二者刊登頁數之距離並非甚遠，因此依一般經驗法則，原告實難諉為不知該據以異議商標商品之存在，凡此有參加人檢送之西元2001 年09月號、2002年09月號、2003年09月號、2004年09月號及2004年05月號之「臺灣車輛零配件總覽Taiwan TransportationEqui pment Guide（TTG ）」刊物、原告公司基本資料及出進口廠商基本資料、參加人公司基本資料及出進口廠商基本資料等證據資料影本附卷可稽。

㈢本案衡酌以外文「DMI 」作為商標在被告獲准註冊於各類商品者僅7 件而已，除系爭商標外，參加人即取得4 件商標權，其中最早註冊者為參加人之註冊第733712號「DMI 」商標（8 4 年05月06日申請），另2 件為訴外人玟源化學企業有限公司之註冊第776607、798101號「DMI 及圖」商標（85年08月22日申請），此有被告商標註冊簿附卷可稽，足見外文「DMI 」尚非普通習見。復考量參加人於車燈等商品有先使用之事實，且原告並不否認雙方同時於專業領域之刊物中同期刊登廣告，從而原告無正當事由，復未徵得參加人同意，而仍以相同之外文「DMI 」作為系爭商標申請註冊，並指定使用於「車內照明燈、汽車用燈泡、機車用燈泡、車燈、霧燈、煞車燈、倒車燈、車輛之前燈、車輛之後燈、車輛之邊燈、方向指示燈」等同一或類似之商品，顯有知悉據以異議商標存在，而以不正當競爭行為搶先註冊之情事。是以，系爭商標之申請註冊，自有前揭法條規定之適用。

㈣綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。

丙、參加人主張：

㈠按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，為商標法第23條第1項第14款本文所規定。關於商標圖樣之近似，應以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通所用之注意；判斷有無混淆誤認之虞，應參考商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品/服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、系爭商標之申請人是否善意等各種混淆誤認之因素，此為被告所編「混淆誤認之虞審查基準」所明定。被告所公布之「商標法逐條釋義」中，亦闡明商標法第23條第1項第14款之立法意旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的權利救濟機會，除參照巴黎公約第6條之7第1項及歐洲共同體商標規則第8條第3項規定，禁止代理人或代表人搶註商標外，並擴大其適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊搶註商標之情形。且本款所稱「先使用」之商標，不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標。至於知悉他人商標存在的原因為何並未特別重要，只要能證明有知悉他人商標或標章，進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品（服務）或類似商品（服務）之標章者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨，此即為該款有「其他關係」之概括規定的緣由，此由經濟部經訴字第9106110350號訴願決定書意旨可稽。是以，所謂「其他關係」應從寬加以解釋，即衡諸一般經驗法則，縱非直接知悉先使用商標之存在，亦係間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲，自不應受商標法之保護，鈞院90年度訴字第456號行政判決意旨闡釋在案。

㈡系爭商標有違商標法第23條第1項第14款之規定：

1.二商標圖樣構成相同：查系爭商標圖樣係由3個大寫外文字母D、M、I依序橫列而成，而據以異議之「DMI」商標圖樣則是由完全相同之外文字母，排列而成，兩造商標圖樣如出一轍，無論在外觀、觀念或讀音，均構成相同，二者屬於相同之商標，不待詞費。2.兩造商標均指定使用於「車燈」等相同或類似商品：查系爭商標指定使用於「車內照明燈、汽車用燈泡、機車用燈泡、車燈、霧燈、煞車燈、倒車燈、車輛之前燈、車輛之後燈、車輛之邊燈、方向指示燈、緊急煞車警示燈、自行車摩電燈、停止指示燈、車輛用反光鏡、車輛燈具遮光裝置、車輛燈具防目眩裝置」等商品，據以異議「DMI」商標則使用於「車燈」。職是，兩造商標均指定使用於「車燈」等相同或類似商品，且無論就前揭指定使用商品之性質、內容、功能、商品提供者，以及銷售管道，甚或消費者等，均具有共同或關聯之處，二者實構成類似商品，毋庸置疑。

3.參加人先使用「DMI」商標，原告申請系爭商標註冊前即已知悉參加人據以異議商標存在，已違反商標法第23條第1項第14款之規定，系爭商標之註冊應予撤銷：

⑴參加人先使用「DMI」商標：參加人早於67年創立時即以外文「Diversified MachineIndustries Co.,Ltd.」作為公司之外文名稱，並以縮寫之「DMI」等圖樣作為商標，使用於「木工機械、金屬加工機械、車燈、汽車零組（配）件、機車零組（配）件」等商品迄今已近30年。再者，參加人復於84年間以「DMI」圖樣指定使用於第7類商品，向被告申請註冊並獲准在案（參註冊第733712號「DMI」商標資料）；參加人更長期在車輛零配件業界極為知名且發行量極大之期刊「台灣零配件總覽Taiwan Transportation Equipment Guide（TTG）」上刊登廣告，行銷其車燈、車輛後視鏡與其餘車輛零配件等商品，並於廣告版面上明顯標示據以異議之「DMI」商標。

⑵原告於申請系爭商標註冊前即已知悉參加人商標存在：據以異議商標長期在業界知名刊物TTG雜誌上刊登廣告，經參加人翻閱數期該刊物發現，在數期之刊登廣告廠商名單當中，原告與參加人均同時名列其中（參見該刊物西元2003年09月號、2004年05月號及09月號），且依原告及參加人之出進口廠商基本資料，參加人之公司外文名稱為「Diversified Machine Industries Co.,Ltd.」，而原告之公司外文名稱則為「DAIWA MOTOR PARTS CORPORATION」，復與前引TTG雜誌上所載之雙方公司英文名稱相同。一般而言，此種專業領域之刊物係性質相同或接近之廠商所訂購，刊物當中之廣告廠商亦多屬性質相同或接近，廠商均會特別注意同期刊登廣告之廠商及其產品，特別是二者產製行銷商品構成同一或類似時。是以，系爭商標申請日為92年12月12日，顯係於西元2003年09月原告與參加人同時於TTG雜誌刊登廣告之後，從而，原告係於知悉據以異議之商標存在後，始提出系爭商標之申請，可堪認定。職是，原告於明知據以異議之商標存在之情況下，以完全相同之「DMI」商標，並指定使用於參加人早已使用之「車燈」商品，申請商標註冊，其意圖剽竊參加人創用之商標，已昭然若揭，且參諸原告之公司外文名稱為「DAIWAMOTOR PARTS CORPORATION」，其縮寫亦非「DMI」，因此，原告以「DMI」圖樣申請註冊，其惡意，至為灼然。

⑶據以異議之商標並非普通習見，其識別性高，系爭商標當然有致相關消費者混淆誤認之虞，其註冊應予撤銷：誠如被告於96年06月21日開庭時所陳，以外文「DMI」作為商標申准註冊於各類商品者，僅7件而已，除本件系爭商標外，參加人即已取得4件商標，另2件為訴外人玟源化學企業有限公司所有，足徵「DMI」此一外文並非普通習見，乃屬識別性高之商標。再者，商標法第23條第1項第14款之立法目的係為保護雖非著名惟具有高度識別性，容易遭人搶先註冊之商標。

4.綜上，原告未徵得參加人之同意，即逕以相同之外文「DMI」作為系爭商標申請註冊，並指定使用於與車燈等同一或類似商品，顯有知悉據以異議之商標存在而以不正當競爭行為搶先註冊之情事，因此，系爭商標之註冊自有違反商標法第23條第1項第14款之規定，而應予撤銷。

㈢原告於行政訴訟狀中之陳述，有諸多不實之處，不足可採：1.原告之公司外文名稱既登記為「DAIWA MOTOR PARTS CORPORATION」且以之刊登廣告，卻宣稱係因為國外客戶稱其為「DAIWA MOTOR INCORPORATED」，故申請系爭商標註冊明顯係強辯之詞。如前述，原告於申請系爭商標之前即與參加人一同在TTG雜誌上刊登廣告，而當時所使用的公司名稱即為「DAIWA MOTOR PARTS CORPORATION」，甚且，觀諸原告於異議階段答辯時所提出之廣告資料，正與參加人刊載於同一期之TTG雜誌上（參見該TTG雜誌西元2004年05月號節錄影本之末頁），益徵原告所稱均係臨訟設詞，不足可採。

2.參加人於異議階段提供之TTG雜誌，由該刊物名稱即知其廣告之產品包括所有「車輛零配件」，並非如原告所言僅限於「車燈」；況原告亦自承其刊登之目的係為廣告、行銷。是以，非唯相關消費者會購買閱覽，且各廠商間亦訂閱並加以仔細研究，以期能透過前揭刊物尋找生意契機及合作夥伴，亦或藉此了解同業動向，絕非如原告所謂僅「瀏覽」而已。

3.系爭商標申請日之前，原告與參加人同時於業界領導刊物TTG雜誌上刊登廣告，原告竟辯稱不知參加人已先使用「DMI」商標，甚且主張縱同在一本期刊上刊登廣告「但未必可完全注意其他人之廣告」云云，顯悖於一般經驗法則。試問豈有廠商對業界重要刊物上之同業動態置若罔聞?因此原告所辯不合情理，悖於社會一般通念，更證明原告所言均係推託之辭，不值一顧。

㈣綜上論結，系爭商標之註冊顯已違反商標法第23條第1項第14 款之規定，原處分及訴願決定均無違誤，應予維持。爰請求判決駁回原告之訴。

理由

一、按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，為商標法第23條第1 項第14款所明定。其立法意旨乃在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，故只要能證明有知悉他人商標存在，進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似商品或服務者，即有本法條規定之適用。

二、本件係原告前於92年12月12日以「DMI 」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第11類之「車內照明燈、... 、車輛燈具防目眩裝置」等商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第0000000 號商標。嗣參加人於94年03月14日以該註冊商標有違商標法第23條第1 項第14款之規定，對之提起異議。經被告審查，以95年06月01日中台異字第940254號商標異議審定書為「第0000000 號『DMI』商標之註冊應予撤銷」之處分。原告則不服，為如事實欄所載之主張。是本件應審究者厥為系爭商標有無商標法第23條第1 項第14款規定之適用。

三、本院判斷如下：

㈠本件系爭註冊第0000000 號「DMI 」商標，與參加人據以異議之「DMI 」商標相較，二者均由相同之外文「DMI 」所構成；二者相較，於字體、觀念、讀音上均相同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，極有可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

㈡查參加人係於67年08月11日核准設立登記，而外文「DMI 」即為其公司英文名稱「Diversified Machine Industries Co. ,Ltd.」之縮寫，參加人並以之作為商標，早於84年即在被告申請取得註冊第733712號「DMI 」商標，指定使用於「木工加工用鉋床、鋸床、鑽床、車床、銑床、木工機、切削中心機、木工接榫機、磨床」等商品；有關據以異議「DMI」商標表彰之「車燈、汽車零組件、車輛後視鏡與其他車輛零組件」等商品，復經參加人於西元2001年9 月號、2002年9 月號及2003年9 月號、2004年9 月號及2004年5 月號之「臺灣車輛零配件總覽Taiwan Transportation Equipment Guide （TTG ）」刊物上刊登廣告宣傳促銷，此有2001年09月號、2002年09月號、2003年09月號、2004年09月號及2004年05月號之「臺灣車輛零配件總覽」刊物影本附原處分卷足憑；然揆諸其中之2001年09月號、2002年09月號及2003年09月號之該刊物，於系爭「DMI 」商標92年12月12日申請註冊前，參加人已有先使用據以異議商標於車燈等商品之事實，洵堪認定。

㈢次查，依卷附原告公司與參加人公司之基本資料及出進口廠商基本資料，原告與參加人雙方之營業項目中既均有汽、機車零件配備批發業等項目，自具有同業競爭之關係；且上開2003 年09 月號、2004年09月號及2004年05月號之該刊物上，參加人與原告均同時名列其中刊登商品廣告銷售，參加人公司之英文名稱即為「Diversified Machine Industries Co.,Ltd. 」，原告公司之英文名稱即為「DAIWA MOTOR PARTS CORP ORATION」，復與前述刊物上所載之雙方公司英文名稱相同；是以，參加人之商標「DMI 」係以其公司英文縮寫名稱為之，而原告公司英文名稱為「DAIWA MOTOR PARTS CORPOR ATION」，若亦以其英文名稱縮寫為商標名稱，自應為「DMPC」才是，原告主張「DMI 」為其公司英文名稱之縮寫云云，已屬可疑；依一般經驗法則，於此種專業領域刊物當中廣告廠商亦多屬性質相同或接近，廠商均會特別注意同期刊登廣告之廠商及其產品訊息；況在2003年09月號刊物中，參加人產品刊登在第460 頁，原告產品刊登在第381 頁，二者刊登頁數之距離並非甚遠，原告主張不知該據以異議商標商品之存在云云，有違常情。綜上，足認於系爭「DMI 」商標92年12月12日申請註冊前，參加人應已知悉據以異議商標指定使用於車燈等商品之事實。

四、綜上所述，被告以系爭商標有違商標法第23條第1 項第14款之規定，所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，依法自無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

五、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第七庭審判長法 官　李得灶