臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)95年度訴字第04091號

• 裁判案由: 商標評定
• 案件類型: 行政
• 審判法院: 臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)
• 裁判日期: 96 年 08 月 23 日

臺北高等行政法院判決
95年度訴字第04091號
原　　　告　祥力金屬工業股份有限公司
代　表　人　甲○○（董事長）
訴訟代理人　劉法正律師
楊祺雄律師　　　（兼送達代收人）
上　一　人
複　代理人　賴麗春律師
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　蔡練生（局長）
訴訟代理人　丙○○
參　加　人　成功座墊企業有限公司
代　表　人　乙○○（董事）
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國95年09月25日經訴字第09506179090號訴願決定，提起行政訴訟，並經
本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人於民國（以下同）88年03月29日以「PUREGEL」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第12類之「自行車座墊、...、座管」等商
品，向被告申請註冊，經被告准列為註冊第895907號商標。嗣原告以該註冊商標有違註冊時商標法第37條第6、10款之
規定，對之申請評定。被告審查期間，適逢現行商標法於92年11月28日修正施行，乃依現行商標法第91條第1項之規定
辦理；本件原申請評定主張之條款業經修正為商標法第23條第1項第2、11款。案經被告審查，於92年12月09日以中臺評字第920343號商標評定書為「申請不成立」之處分；原告不服，訴經訴願機關以93年06月14日經訴字第09306220710號
訴願決定為「撤銷前揭處分，命被告另為適法之處分」。被告乃重行審查，並於95年06月09日以中臺評字第930197號商標評定書重為本件「申請不成立」之處分。原告不服，再提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1、2項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明：
1.原處分及訴願決定均撤銷。
2.被告應就註冊第895907號「Pure Gel」商標作成註冊無效之處分。
3.訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之主張：
甲、原告主張：
㈠本案之爭點如下：
訴願決定略以，綜觀參加人所提使用證據資料，堪認系爭註冊第895907號「Pure Gel」商標於其申請註冊之88年03月29日前，即已因參加人之廣泛行銷使用，而在交易上已成為其營業上商品之識別標識，依系爭商標註冊時商標法第37條第10款但書規定，自仍得申請註冊。惟查參加人以「Pure Gel」作為系爭商標圖樣指定使用於自行車座墊商品，確為其所指定商品材質、原料之說明，業經經濟部經訴字第09306220710號訴願決定認定在案。因此，本案之爭點應在於，系爭
商標圖樣於其88年03月29日申請註冊前，是否已經參加人使用並成為其營業上之識別標識。
㈡參加人所附之相關資料，顯係虛偽不實：
1.參加人所提及之1999/00版（88年03月出版）「TBG BICYCLETODAY」雜誌第659頁之參加人產品廣告，其中「0978、0989、0991」等型號之產品完全未有「Pure Gel」字樣印載其
上。2000/01版、2001/02版（89年03月出版）「TBG BICYCLE TODAY」雜誌第706、707頁及第572、573頁，其上所載之
「0978、0989、0990、0991」等型號之座墊產品上亦未印有「Pure Gel」字樣；其中「0978」型號之Model name為「aXpero」、「0989、0990」型號之Model name為「Turbo-F1」、「0991」型號之Model name則為「Cyclops」，然均非「Pure Gel」。至於座墊上印有「Pure Gel」字樣之產品型號
，則分別為「0978L、0991N、0991C、0990L、0990N、0991L、0989L」等以阿拉伯數字結合一外文字母之型態；參加人
於0000-0000版「Bicycle & Parts Suppliers」雜誌第218
、219頁之使用態樣亦同。
2.對照參加人所檢呈之統一發票，皆以「0978、0989、0990、0991」等型號之產品為主，「0978L、0991N、0991C、0990L、0990N、0991L及0989L」等型號之商品僅有寥寥數張。惟
如前所述，參加人於「0978、0989、0990及0991」等型號之產品並未使用「Pure Gel」字樣，然參加人卻以該等之產品發票欲魚目混珠作為系爭商標之使用證據，其蓄意矇混欺瞞之企圖，至為明確。
3.參加人所提供之產品型號「0978」、「0991」上印有系爭商標製造日期圖片對照表2張，則顯然為參加人臨訟製作之物
，蓋參加人雖聲稱產品實物已於93年08月05日面詢時面呈被告，但此日期係在原告92年08月28日申請評定日之後，且非行銷資料，復未透過中立之第三者，諸如報章雜誌等媒體廣告公開發表；尤其，該等座墊之支架與皮面可輕易分離，參加人如將該等印有製造年月份支架上之座墊皮面移除，以其他皮面更替之，此對參加人而言乃輕而易舉之事，該實物之真實性自令人質疑。更何況，對照前揭「TBG BICYCLE TODAY」、「Bicycle & Parts Suppliers」等雜誌上之參加人產品廣告圖片，相當明顯的，自西元1999年03月至2003年（即88年03月至92年）之間，參加人從未曾在「0978、0989、0990、0991」等型號之座墊產品上標示「Pure Gel」字樣；惟在臨訟面詢時，參加人卻又能提出印有「Pure Gel」字樣之座墊實物，且於原告多次質疑「0978、0989、0990、0991」等型號與「0978L、0991N、0991C、0990L、0990N、0991L、0989L」等型號並非指同一產品之情況下，才提出1份真實性堪虞之所謂「1999年廣告目錄」。兩相比較之下，已公開發行之「TBG BICYCLE TODAY」、「Bicycle & Parts Suppli
ers」等雜誌所刊登之座墊產品照片，顯然才具有公信力與
證據力。
4.參加人面詢時提供予被告審酌之座墊，及其自行印製之西元1999年廣告目錄，既無法證明製作或發行日期，顯應為事後偽製之物。倘若參加人在「0978、0989、0990、0991」等型號之座墊產品上確實標示有「Pure Gel」字樣，而其手上又握有大量銷售系爭商標產品之統一發票，其理當一開始即積極提供此有利之證據供被告或訴願機關審酌，以證明系爭商標確實經其廣泛使用，而得依系爭商標註冊時商標法第37條第10款但書及第5條第2項之規定，取得所謂之「第二層意義」。然參加人不循此途，卻在原告多次對其未廣泛使用系爭商標之情形提出質疑，且兩造業已纏訟多時之後，始乍然大量補充並未標示「Pure Gel」字樣之「0978、0989、0990、0991」等型號產品之銷售發票，其顯欲矇混，自不足採信。㈢弘吉車行及昇陽企業社所提供之購買證明書不具證據力：
1.由弘吉車行及昇陽企業社所提供之購買證明書中，其立書人固分別聲稱「本人於87年起接手家父所經營之弘吉車行，且亦於同年起開始採購高級自行車零組件，其中亦有採購成功座墊公司其款式繡有『Pure Gel』空心字體商標」、「本人於89年初開始購買成功座墊公司所出產之座墊，其座墊上繡有『Pure Gel』商標」。然該等證明書係於事後製作，且距今已事隔多年，顯然全憑立書人之模糊記憶書寫，其謬誤自屬難免；尤其，觀諸參加人歷次所提供之統一發票中，無一之買受人名義為弘吉車行或昇陽企業社，如弘吉車行或昇陽企業社多年來確實「持續」販賣標示有「Pure Gel」字樣之座墊，何以參加人無法提出兩造間具公信力之銷售或交易證明，而需以所謂之「購買證明書」充數?前述2份證明書之內容顯然為立書人趨附參加人之意思而作成之文書，自不具證據力。
2.原告並未質疑參加人有使用「Pure Gel」字樣於座墊產品之情形，然而在系爭商標88年03月29日申請註冊前，其是否業經參加人廣泛使用並成為其營業上之識別標識，始為本案爭執之部分。弘吉車行之負責人何志成雖聲稱其自87年接手經營車行且於同年採購繡有「Pure Gel」之座墊，然其究竟於87年何時開始採購?如該期間距離系爭商標88年03月29日之
註冊申請日僅短短數月，如何能證明系爭商標在交易上已成為參加人營業上商品之識別標識；至於昇陽企業社則自承於89年初始開始購買參加人所出產之座墊，時間顯係在系爭商標註冊申請日之後，自不得作為其已成為參加人營業上識別標識之論據。惟被告及訴願機關對原告多次之質疑並未予以調查，卻逕採證此2份購買證明書作為系爭商標申請註冊前
，參加人有持續廣泛行銷系爭商標商品之論據之一，自屬率斷。
㈣系爭商標自不符合註冊時商標法第5條第2項之規定，顯然不具所謂之「第二層意義」：
1.按「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：...10、
凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者。但有第5條第2項規定之情事而非通用名稱者，不在此限。」為系爭商標註冊時商標法第37條第6、10款所明定。
又「不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定。」復為同法第5條第2項所規定。系爭商標是否符合前揭商標法第5條第2項規定，應就下列事項綜合審查：「1.使用該商標於指定商品之時間長短、使用方式及同業使用情形。2.使用該商標於指定商品之生產、銷售、廣告之數量。3.使用該商標於指定商品之市場分布、銷售網路、販賣陳列之處所等。4.廣告業者、傳播業者出具之證明。5.具公信力機構出具之證明。6.各國註冊之證明。7.其他得據為認定有識別性之證據（參被告90年12月25日（90）智商字第0905000076-0公告之商標識別性審查要點十）。
2.觀諸參加人於產品廣告中之使用態樣，明顯係以描述性之文字敘述該等產品包含Pure Gel填充物使該座墊適於長途之道路與爬山使用（includes a PURE GEL insert makes this
saddles ideal for extended periods of on-road and mountain biking.參見2000/01版「TBG BICYCLE TODAY」雜誌第706頁之參加人產品廣告），使人產生「PURE GEL」是一
種填充物的印象。而參加人於同頁之其他使用氣墊之產品，為表彰其使用氣墊填充物，亦以類似之「Air-bag Control
System Insert」方式表達之。參加人於88年之前（按1999/00版「TBG BICYCLE TODAY」雜誌內容，即在系爭商標尚未
獲准註冊前），便已在其廣告中標示「include a PURE GELinsert makes this saddles ideal for extended periodsof on-road and mountain biking.」（參見1999/00版「TBG BICYCLE TODAY」雜誌第659頁之參加人產品廣告），而
其並未在商品上標示「Pure Gel」，以之作為商標型態之使用。足徵，從參加人推出「Pure Gel」為填充物之產品以來，即在商品廣告中以描述性之方法，表達其填充物之材質，且並未將之表示於商品上以作為商標使用。
3.從而可知，參加人在系爭商標申請註冊前，並無積極廣泛使用系爭商標圖樣，使之足在交易上成為營業識別標識之情形。反之，其則係以「Pure Gel Control System」或「PURE
GEL INSERT SYSTEM」與「Air-bag Control System Insert」為明顯對等之表達方式，及在商品說明中以描述性方式突顯其材質，且迄至93年09月25日止，參加人仍係如此地表達其使用二種不同材質填充物的產品。甚且，參加人於其網站上，更加明顯地以圖示方式將其透明矽膠填充物自座墊分離，使閱覽其廣告者，得以清楚看到該款產品所使用之填充物為透明的矽膠，其進而在該透明矽膠上方標示「Pure Gel Control System」。加以同業長久以來多有將「GEL」標示於座墊表面，以表示其係以「矽膠」作為填充物（參1999/00
版「TBG BICYCLE TODAY」雜誌第634頁）。參加人種種使用「Pure Gel」之方式，顯然會引人對於「Pure Gel」產生係自行車座墊填充物材質之直接聯想；相關消費者於購買之際，亦會理所當然地以「Pure Gel」作為判斷選購材質之依據，而非據以作為判斷商品來源。
4.參加人所提供於系爭商標申請註冊之前所開立之統一發票，悉數皆為「0978、0989、0990、0991」等型號未標示「PureGel」之座墊產品；此外，參加人並無法提出任何高度廣告效果之電視臺或報章雜誌廣告，或於同業間之市場佔有率、行銷排行榜之證明等，可見系爭商標之使用情形，實不符合前述識別性審查要點之相關規定，自無法證明系爭商標業經參加人廣泛使用而成為其營業上之識別標識，系爭商標自不符合前揭商標法第5條第2項之規定，顯然不具所謂之「第二層意義」。
㈤原處分得心證之理由與認定事實之基礎明顯有誤亦偏離事實，自屬違法之處分，應予以撤銷：
1.訴願機關對原告前述之質疑全然不加以調查，對於參加人所提供之證據卻悉數接受，甚至為參加人之產品型錄與產品不符部份自作解釋：「商標權人（即本件參加人）所檢送之座墊產品型號...其中型號『0978、0989』之座墊產品，與該
產品型錄上對應之座墊產品圖樣雖不同，惟業者在相同的產品型錄上，開發推出不同的系列產品係屬常見，此可從商標權人檢送之西元1999年廣告目錄上，在相同的產品型號上有不同的系列產品獲得印證，...是以商標權人檢送之2001/02版『TBG BICYCLE TODAY』第572-573頁所刊登之產品型錄，其上之座墊產品應係在前述西元1999年廣告目錄刊登後，商標權人所開發之新系列商品，故與商標權人所檢送之座墊產品型號為『0978、0989、0990、0991』之實物或西元1999年廣告目錄上的座墊產品有所不同，依一般商業習慣，應屬合理。」
2.被告之說法實難以令人信服，說明如下：
⑴業者對於同一系列商品，通常在型號上仍有所區分，此不僅可供消費者辨識不同性質、功能或材質之產品，業者更可藉助型號之編列作為進出貨之行銷管理及倉管依據。因此，假若同樣產品給予不同的產品型號，係屬被告所謂之應屬合理之「一般商業習慣」，則廠商或相關消費者於購買產品時如何辨識不同商品間之差異?參加人又何須在產
品型錄上編列出種類繁多之型號以區隔不同系列之座墊產品?在參加人所開立之統一發票上，為何又以型號作為不
同系列座墊之辨識方式?若原處分之說法可採，則參加人
大可僅以一種型號或根本不需編列型號，即可於市面上行銷產品，又何須大費周章編列出不同之型號取代?更何況
，對照參加人之產品型錄，例如，單純數字標示之「0990」型號，與「0990L、0990N、0991L、0991N」等數字佐以英文字母之型號，並非皆有「Pure Gel」的標示；參加人在開立統一發票時，亦可見其以「0990、0990L、0990N、0991L、0991」等多種不同型態之型號區隔座墊之品名，
足見參加人確實是以不同之型號標示方式區隔不同之商品，並在商品上為不同之商標標示。
⑵由第三人發行之1999/00版（88年03月出版）「TBG BICYCLE TODAY」雜誌，時間點與系爭商標之88年03月29日申請註冊日相當接近，惟在該雜誌上，明顯可見參加人僅使用單純阿拉伯數字型態之「0978、0989、0991」等型號，然該些型號座墊並未標示「Pure Gel」；再對照參加人所提供之88年間開立之統一發票，亦未見有「0978L、0989L、0991L」等阿拉伯數字組合字母型態之座墊品名出現，可
見在88年間，參加人不惟未使用「Pure Gel」字樣標示於座墊商品上，更未行銷系爭商標座墊商品。
⑶再觀之於89年以後發行之2000/01版、2001/02版「TBG BICYCLE TODAY」及0000-0000版「Bicycle & Parts Suppliers」等雜誌，有標示「Pure Gel」字樣者實乃阿拉伯數
字組合英文字母構成之第「0978L、0991N、0991C、0990L、0990N、0991L、0989L」等型號，且此時參加人所呈送
之89年度統一發票上也開始出現前述型號之產品。由前述資料可以推知，即便「0978L、0991N、0991C、0990L、0990N、0991L、0989L」等類型之型號係屬於參加人所開發
之「0978、0989、0990、0991」新系列商品，但二者卻分別使用不同之文字標示區隔，而且前者標示有「Pure Gel」字樣、後者則無，參加人標示產品型號之方式明顯有其編列之邏輯與一貫性，二者實不得等同視之。參加人顯然是在89年間，才開始使用「Pure Gel」字樣標示於座墊商品上，於系爭商標88年03月29日申請註冊前，參加人僅在商品廣告中以描述性之方法，表達其填充物之材質，而並未將之表示於商品上以作為商標使用。惟被告就此事實並未詳加審究，竟以真實性深受質疑之實物與廣告型錄作為主要依據指稱「依一般商業習慣，應屬合理」，其得心證之理由與認定事實之基礎明顯有誤亦偏離事實，自屬違法之處分，應予以撤銷。
㈥綜上所論，系爭商標於88年03月29日申請註冊前並無廣泛持續使用之情形，自無註冊時商標法第5條第2項規定之適用。系爭商標圖樣外文「Pure Gel」的「商品說明」性格既已明顯，且一望即知，在社會大眾之印象中實不具表彰商品來源之特質，自有前揭商標法第37條第10款規定之適用，原處分與訴願決定均有違法，敬祈鈞院明鑒，賜判決如聲明，以維原告權益，並允法旨，至為感禱。
乙、被告主張：
㈠系爭商標之註冊無系爭商標註冊時商標法第37條第6 、10款規定之適用：
1.本案經訴願機關經濟部經訴字第09306220710號訴願決定書
將原處分撤銷，命被告重行審酌後，通知兩造當事人再就本案表示意見，並檢送相關證據資料到被告。
2.查系爭商標圖樣之外文「Pure Gel」為「純正矽膠」之意，以之作為商標圖樣指定使用於自行車座墊商品，自屬其所指定商品材質、原料之說明，業經前揭訴願決定認定在案。則本案爭執重點乃在，系爭商標圖樣於其申請註冊前，是否已經參加人使用並成為其營業上之識別標識。
3.由參加人所提出系爭商標之使用證據觀之，統一發票影本上發票日期早於系爭商標88年03月29日申請註冊日者不在少數，且其上所顯示座墊產品型號為「0974~0981、0989、0974-1、0981-1、2001、2001-1、2002」等之座墊。對照參加人
所檢送生產製造日期早於系爭商標88年03月29日申請註冊日之座墊產品型號為「0978、0989、0990、0991」之實物及95年04月18日補送之西元1999年廣告目錄，從該等實物及西元1999年廣告目錄可見其上標示有系爭商標圖樣的座墊產品型號有「0978、0989、0990、0991」，而「0978、0989、0990、0991」座墊產品型號顯示於發票日期早於系爭商標88年03月29日申請註冊日的發票有多筆，且銷售總金額亦有相當之水準；復佐以參加人檢送之購買證明書更能證明早於系爭商標88年03月29日申請註冊前，參加人確有銷售系爭商標商品之事實。是以，衡酌參加人早於86年起，即開始持續銷售系爭商標之座墊商品，且銷售金額與數量堪稱達到相當之水準，復製作廣告目錄與參加臺北國際自行車展覽會行銷系爭商標之座墊商品，堪認早於系爭商標88年03月29日申請註冊前，系爭商標已因參加人長期、持續且廣泛之使用，而使得系爭商標在交易上已成為參加人營業上商品之識別標識；亦即成為表彰參加人系爭商品之商標，自已非其所指定商品材質、原料之說明，更不會使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞。凡此有參加人檢送之銷售統一發票影本、臺北國際自行車展覽會之參展廠商名錄正本、廣告目錄、購買證明書，及座墊產品實物等證據資料等附卷可稽。從而，系爭商標之註冊自無前揭商標法第37條第6、10款規定之適用。
4.至於參加人所檢送之座墊產品型號為「0978、0989、0990、0991」之實物，對照參加人所檢送2001/02版之「TBG BICYCLE TODAY」第572-573頁之產品型錄，其中型號「0978、0989」之座墊產品，與該產品型錄上對應之座墊產品圖樣雖不
同；惟業者在相同的產品型號上，開發推出不同的系列產品係屬常見，此可從參加人檢送之西元1999年廣告目錄上，在相同的產品型號上有不同的系列產品獲得印證，且在廣告行銷上業者通常會刊登當期新開發出的產品。是以，參加人檢送之2001/02版「TBG BICYCLE TODAY」第572-573頁所刊登
之產品型錄，其上之座墊產品應係在前述西元1999年廣告目錄刊登後，參加人所開發之新系列商品，故與參加人所檢送之座墊產品型號為「0978、0989、0990、0991」之實物或西元1999年廣告目錄上的座墊產品有所不同，依一般商業習慣，應屬合理，併予指明，原處分並無違誤。
㈡本案係商標法修正施行前，已申請評定尚未評決之評定案件，而系爭商標所涉修正施行前商標法第37條第6 、10款，業經修正為現行商標法第23條第1 項第2 、11款，惟系爭商標既無修正施行前商標法第37條第6 、10款規定之適用，則其是否尚有違新修正商標法之規定，即毋庸審究。又有關系爭商標圖樣是否於其申請註冊前，已經參加人使用並成為其營業上之識別標識，因參加人另檢送與原處分及訴願階段不同之新事證，故雖依訴願法第95、96條規定，訴願決定有拘束各關係機關之效力，被告須重為處分者，應依訴願決定意旨為之，然本案既有不同之新事證，就該部分自得為不同之認定，併予敘明。
㈢綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。
丙、參加人主張：
㈠系爭「Pure Gel」商標無使用商品材質、原料之說明之虞：1.原告訴稱：「系爭『Pure Gel』商標中之『Pure』為『純粹的、純正的、無雜質的』之意，『Gel』有『矽膠』之意，
且為『自行車座墊』商品材質、原料之一種，而『Pure Gel』則為『純正矽膠』之意，以之作為商標圖樣，指定使用於自行車座墊商品，為使用商品材質、原料之說明。」
2.惟「Pure Gel」在參加人申請註冊前，無論在學界、自行車業界、工業材料界皆並未有任何人使用或被廣泛使用，若在參加人申請註冊前已被廣泛使用，參加人縱可申請核准註冊，亦將遭前開業界所撤銷；惟參加人「Pure Gel」目前因原告侵害參加人商標權並遭參加人取締後，始對參加人進行商標之撤銷。是以，無任何證據顯示「Pure Gel」在參加人申請註冊前已被廣泛使用之事實。
3.系爭商標指定使用於商標法施行細則第49條第12類之自行車零組件上，該零組件係為成品而非原料或半成品。是以，縱令「Pure Gel」為「純正矽膠」之意，亦與參加人所申請指定之自行車零組件內之自行車座墊產品說明無關；如前述，參加人之自行車座墊係唯一完整之商品，係包含「表面、內墊及金屬架」等元件所組成，且一般消費者對「矽膠」之認識為「Si」而非「Gel」，消費者根本無法與之構成聯想。
是以，系爭商標無使用商品材質、原料之說明之虞。
㈡原告訴稱：「參加人所提供85、87及88年即有生產製造、印製產品型錄及刊登雜誌廣告宣傳等廣泛行銷使用之證據係為偽造。」惟參加人已依法提出前開證據，證明參加人於88年前所產製之產品上確實有標示系爭「Pure Gel」商標，而符合申請人營業上商品之識別標示規定。若原告對參加人所提證據有任何質疑，則原告則需提出明確事證加以證明。
㈢原告係仿冒系爭商標，此由原告侵害系爭商標之比較圖可清楚看出，原告侵害系爭商標之手法及表現樣態完全相同。參加人於88年獲准註冊，原告卻是於92年使用，並在參加人對原告提出違反商標法之告訴後，始於92年間對系爭商標提出撤銷之申請，其動機何在，已毋庸置疑；且由原告侵害系爭商標之比較圖中不難發現「原告座墊上使用之『Pure Gel』標示方式及擺置位置或整體之佈局與參加人完全相同」，顯見原告侵害系爭商標之事實。
㈣請參閱臺灣高等法院臺中分院民事庭95年度智上字第1號判
決及該院刑事庭93年度上易字184號判決，該刑事判決已定
讞，自上開判決書中清楚明白調查並指出，原告使用「PureGel」商標確實侵害參加人系爭商標。
㈤綜上論述，原處分並無違法，爰請求判決駛回原告之訴。
理 由
一、按「商標評定案件適用註冊時之規定。但其申請或提請評定之程序適用評決時之規定。」「本法修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」分別為原告申請評定時商標法第77條之1 及現行商標法第91條第1 項所明定。系爭商標係於89年07月01日核准註冊，其商標之評定核應適用87年11 月
01日公布施行之商標法。另本件係92年11月28日商標法修正施行前，已申請評定尚未評決之評定案件，而系爭商標所涉之修正前（即註冊時）商標法第37條第6 、10款，業經修正為現行商標法第23條第1 項第2 、11款，於修正施行前後法條規定均為違法事由，合先敘明。
二、另按「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：...6
、使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者。...
10、凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者。但有第5 條第2 項規定之情事而非通用名稱者，不在此限。」為系爭商標註冊時商標法第37條第6 、10 款
所明定。前揭商標法第37條第6 款之適用係指商標圖樣本身有使人誤信其所表彰之商品性質、品質或產地而言；又所謂「表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明」，係指商標本身於所指定使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明間有密切關聯者，若係隱含譬喻或自我標榜者，應不屬之。商標是否具上述不得註冊情形，應依客觀證據認定之。另商標圖樣若依同法第5 條第2 項之規定，經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識，而被視為有識別性且不屬於通用名稱者，即不受前揭商標法第37條第10款規定之限制。
三、本件係參加人前於88年03月29日以「PURE GEL」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第12類之「自行車座墊、... 、座管」等商品，向被告申請註冊，經被告准列為註冊第895907號商標。嗣原告以該註冊商標有違註冊時商標法第37條第6 、10款之規定，對之申請評定。案經被告審查，於92年12月09日以中臺評字第920343號商標評定書為「申請不成立」之處分；原告不服，訴經訴願機關於93年06月14日訴願決定為「撤銷前揭處分，命被告另為適法之處分」。被告乃重行審查，於95年06月09日評定為本件「申請不成立」之處分。原告復不服，為如事實欄所載之主張。
四、本院判斷如下：
㈠本件系爭商標圖樣係由單純之外文「Pure Gel」所構成，其中「Pure」為「純粹的、純正的、無雜質的」之意，而「
Gel 」一詞係「矽膠」之意，且為「自行車座墊」商品材質、原料之一種，是「Pure Gel」則為「純正矽膠」之意，以之作為商標圖樣，指定使用於自行車座墊商品，固為其所指定使用商品材質、原料之說明，自有上開系爭商標註冊時商標法第37條第6 、10款規定之適用。
㈡惟查上開系爭商標註冊時商標法第37條第10款但書規定「但有第5 條第2 項規定之情事而非通用名稱者，不在此限。」，按系爭商標註冊時商標法第5 條第2 項係規定「不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定。」，為商標第二層意義之規定；商標之使用符合該第條項之規定者，自仍得准予註冊；是以系爭商標於其申請註冊之88年03月29日前，若業經參加人之廣泛行銷使用，而在交易上已成為其營業上商品之識別標識，依首揭商標法第37條第10款但書規定，自仍得申請註冊。
㈢揆諸參加人所提出有關系爭商標之之銷售統一發票影本、臺北國際自行車展覽會之參展廠商名錄正本、廣告目錄、購買證明書及座墊產品實物等證據資料觀之，參加人公司於西元1999年印製之型錄正本，其上所刊載型號「0989」、「0990」及「0991」之產品即標示有外文「Pure Gel」；另參加人公司於85、87及88年所產製型號「0978」、「0989」、「0990」及「0991」之自行車座墊商品上，標示有外文「Pure Gel」；再者，參以部分統一發票之發票日期早於系爭商標88年03月29日申請註冊日者，其上亦有顯示座墊產品型號為「0974~0981 、0989、0974 - 1、0981-1、2001、2001-1、2002」等之座墊。從而，縱觀上開生產製造日期早於系爭商標88 年03 月29日申請註冊日之座墊產品、西元1999年廣告目錄及發票日期早於系爭商標88年03月29日申請註冊日之統一發票及購買證明書等事證；足認參加人於系爭商標88年03月29日申請註冊前，即有廣泛銷售系爭商標商品之事實。綜上，系爭商標於其申請註冊之88年03月29日前，即已因參加人之廣泛行銷使用，而在交易上已成為其營業上商品之識別標識，依首揭商標法第37條第10款但書規定，自仍得申請註冊。
五、綜上所述，原處分依法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤；原告徒執前詞，聲請撤銷原處分及訴願決定，並請求被告應就註冊第895907號「Pure Gel」商標作成註冊無效之處分，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3
項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　96　　年　　8　　月　　23　　日
第七庭審判長法 官　李得灶
法 官 林玫君
法 官 黃秋鴻
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　96　　年　　8　　月　　23　　日
書記官 林苑珍