臺北高等行政法院判決

原告

匯弘石油化學股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

薛銘鴻 律師（兼送達代收人）

訴訟代理人

林麗芬 律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

乙○○

訴訟代理人

丁○○

參加人

嘉馨有限公司

代表人

丙○○

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國95年11月15日經訴字第09506182850 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人嘉馨有限公司參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：參加人嘉馨有限公司前於民國（下同）91年5 月21日以「EVO 設計圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第4 類之「黑油、黃油、切削油、潤滑油、齒輪油、內燃油、汽缸油、油精、機油、機車油、循環油、皮帶油、鏈條油、基礎油、工業用牛油」等商品，向被告智慧財產局申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標，詳見附圖）。嗣原告以該註冊商標有違商標法第23條第1 項第3 款之規定，對之申請評定，經被告審查，以95年8 月15日中台評字第930424號商標評定書為「申請不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部95年11月15日經訴字第09506182850 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉被告應作成評定成立之處分。

㈡被告聲明：原告之訴駁回。

三、兩造之爭點：系爭商標於註冊時，「EVO 」是否已為黑油、黃油、潤滑油、齒輪油、機油、機車油、皮帶油、工業用牛油等商品之通用名稱？

㈠原告主張：

⒈按商標法第91條第2 項規定：「本法修正施行前註冊之商標，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限」。查系爭商標係於92年1 月16日獲准註冊，是系爭商標註冊需同時違反現行商標法及其註冊時之商標法，先以陳明。

⒉查現行商標法第23條第1 項第2 款規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：…二、表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。」，而註冊時商標法第37條第10款所規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：…十、凡文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊商標品之說明或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者，不得申請註冊。」，所謂「商品之說明」係指商標之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，依社會一般通念，如為商品、服務本身之說明或與商品、服務本身之說明有密切關聯者，即有該款不得註冊之適用，不以經營該項商品或服務之一般業者所共同使用為必要，臺北高等行政法院94年度訴字第1514號、89年度訴字第549 號判決及最高行政法院84年度判字第1442號判決參照。

⒊系爭商標同時違反首揭商標法第23條第1 項第2 款及註冊時之商標法第37條第10款之規定：

⑴查「EVOLUTION 」其意思為發展、進化之意思，其簡寫即為「EVO 」，其經各大媒體報導及業界長期使用已成為商品之通用名稱，原告於商標評定理由書及訴願書中已列有：

①奇摩搜尋結果：有關三菱「EVO 」，共有19,300個結果。

②台灣三菱汽車網站「EVO 」相關報導。

③國內知名汽車雜誌：改裝車訊西元2003年5 月份、9月份相關報導。

④國內知名汽車雜誌：改裝車訊西元2004年2 月份、5月份相關報導。

⑤國內知名汽車雜誌：改裝車訊西元2004年6 月份、7月份相關報導。

⑥國內知名汽車雜誌：改裝車訊西元2004年11月份、12月份相關報導。

⑦國內知名汽車雜誌：超越車訊西元2004年3 月份、10月份相關報導。

⑧國內知名汽車雜誌：一手車訊「改裝年鑑相關報導」。

⑨博瀚國際販售油品名稱為「EVO GT Racing 」。

⑩美國知名廠牌「Gulf」（譯文：美國海灣石油公司，其公司成立於西元1984年）其所生產之車輛用潤滑油產品亦有「Gulf EVO」系列。

⑪國產品牌「萬威機油」（ONEWAY）中，EVO 100 ﹪全合成系列，亦同以「EVO 」為表示進化之名稱。又日本MITSUBISHI三菱汽車於西元1992年9 月7 日為參加世界知名賽事WRC ，以其旗下車種LANC ER 加以進化、發展成MITSUBISHI LANCER 「EVO Ⅰ」，其中「EVO」即為該車款之型號，所推出LENCER之新車款，即取EVO 進化、發展之意；隨後於LANCER「EVO Ⅰ」問世1 年後，西元1994年1 月17日，三菱公司運用WRC 參賽技術，進一步改良引擎性能及懸吊系統的「EVO Ⅱ」隆重問世；西元1995年2 月10日MITSUBISHI再度推出「EVO Ⅲ」，該車款在空力性能、引擎性能等的要求遠遠在「EVO Ⅱ」之上，除了令人吃驚也震憾業界，「EVO Ⅲ」是結合「EVO Ⅰ」及「EVO Ⅱ」之大成而邁入更高層次的「進化」車種、限量上市5,000 台；西元1995年10月上市展現終極動力280 匹馬力的「EVO Ⅳ」，針對比賽而設計的「EVO Ⅳ」與前三代不同的是，「EVO Ⅳ」的可塑性更高，使的「EVO Ⅳ」的戰鬥氣息更甚，包含GSR與RS兩種版本，限量上市6,000 台；西元1998年1 月26日第五代的進化版本「EVO Ⅴ」隆重問世，駕駛新世代賽車「EVO Ⅳ」在WRC 中締造佳績的Makinen ，連續2年蟬聯車手冠軍，大大激發MISUBISHI 的野心，因此在「EVO Ⅳ」問世後的1 年半，第五代的進化版「EVO Ⅴ」隆重地問世，限量上市6,000 台，堪稱「完限成熟」的境界，唯一可以確定的是，進化的腳步並不會就此打住；外觀全新設計的「EVO Ⅵ」成功地贏得西元1998年WRC 的車手、車隊雙料冠軍，但為了迎合西元1999年WRC 空力套件之比賽規定而展現尺寸變更，於是在西元1999年1 月22日，「EVO Ⅵ」正式問世，隨著Makinen 奪下4 年連霸的車手冠軍，LANCER EVOLUTION的聲譽如日中天，限量7,000 輛的「EVO Ⅵ」早已銷售一空；西元2001年1 月26日正式發表引爆狂野的「EVO Ⅶ」，由於Lancer車系的全面大改款，牽動著極受車迷們的注意，其操控表現更勝以往；綜上所述，MITSUBISHI的「EVO」發展至今已至第九代，並已長達十餘年之久，且經全球世界各大媒體大篇幅報導，相關資訊不曾間斷，並廣為國內消費者所熟知、知悉，其車款之知名度享譽全球，凡大多數人提起「EVO 」皆可聯想到三菱汽車之「三菱EVO 」，故同業間乃針對適用於與日本三菱汽車「EVO 」車款相同等級之油品，同以「EVO 」為商品習慣上類別、功用、品質之標示說明。

⑵在潤滑油製造產業，眾多之廠商有將車款名稱應用於其品牌之系列名稱、油品類別之習慣，其目的乃在說明其同品牌各產品之不同品質、功能及特性，如同化妝品業「資生堂」、「香奈兒」、「蘭寇」等不同品牌間，皆習慣以Whiten（美白）、Moisture（保濕）或UV（防曬）等文字為產品系列名稱之說明，故「EVO 」已為潤滑油產品用以說明該油之產品特性為「合成基礎油（只以酯類或合成碳氫化合物經化學反應後所生產之合成複合油）加多種添加劑所製成。具有抗氧化、低溫流動性佳、高黏度指數、低揮發性、及高溫穩定等特性。是駕車習慣激烈或引擎負荷高的情況下，依然能夠發揮最佳效用者。」產品說明，故「EVO 」並不具顯著性。

⑶同業間同以「EVO 」為油品說明標示者，尚有美國知名廠牌「Gulf」（譯文：美國海灣石油公司，其公司成立於西元1984年，至今已超過百年之歷史），其所生產之車輛用潤滑油產品亦有Gulf「EVO 」系列，且於系爭商標申請（91年5 月21日）前即已使用「EVO 」為商品通用名稱；另國產品牌「萬威機油」（ONEWAY）中，EVO100%全合成系列，亦同以「EVO 」為產品類別之標示說明，故「EVO 」並不具特別顯著性。

⑷除上述外，另查希臘sakson集團下生產之潤滑油，早已使用「EVO 」一詞為其油品系列，該產品業經國內迪諾威企業有限公司代理銷售，有西元2007年2 月份「改裝車訊」雜誌內頁廣告可稽，顯見國際間相關行業有以「EVO 」一詞使用於品牌系列名稱、油品類別之習慣。

⑸「EVO 」並不具特別顯著性：

①「EVO 」自著名日本汽車大廠（三菱汽車）於西元1992年所推出EVO 車款後，「EVO 」即已為一般大眾所熟知，且「EVO 」係單純之3 個英文單字，並非創意字，且各類商品中多有以「EVO 」為產品性能、品質之標示，在廣泛使用的情形下，並不具特別顯著性，此可由參加人於經濟部94年2 月2 日第0000000000號評定答辯中已自承並首先強調「EVO 」係「弱勢商標文字」，可得佐證。且參加人於評定中所提有關「EVO 」之多件註冊案表列，均非單純之「EVO 」字樣，必須結合其他文字，始能成為商標（即「EVO 」沒有顯著性，無法單獨申請註冊），且申請註冊於與系爭商標不同之商品類別，此亦足證「EVO 」字樣因廣泛使用的情形下，已成為商品品質、性能之說明或標示，並不具商標之顯著性。

②況系爭商標申請前，早已為美國海灣石油公司Gulf將「EVO 」用於商品上做為商品品質、性能之標示，且依據本院卷第45、46頁所示之註冊案所示，EVO 係用於各種商品品質、性能等之文字表示或說明商品，加諸日本三菱公司於系爭商標申請前即以之為車款名稱，強勢推廣，故「EVO 」顯非參加人所創設，該「EVO 」承前述又屬弱勢商標，顯然並不具商標基本要求之顯著性，尤其於系爭商標所申請指定之商品類別中，顯然屬商品之品質、功用、類別之說明文字，揆諸商標法第23條第1 項第3 款（即舊法第37條第10款）規定，自不得申請註冊。

⒋按「EVO」其意思為進化（為英文EVOLUTION之縮寫），其經各大媒體報導及業界長期使用已成為商品之通用名稱，原告於商標評定理由書及訴願書中已列有：

⑴奇摩搜尋結果：有關三菱「EVO 」，共有19,300個結果。（參商標評定理由書附件二、訴願書附件三及原證三）

⑵台灣三菱汽車網站「EVO 」相關報導。（商標評定理由書附件三）

⑶國內知名汽車雜誌：改裝車訊西元2003年5月份、9月份相關報導。（商標評定理由書附件四）

⑷國內知名汽車雜誌：改裝車訊西元2004年2月份、5月份相關報導。（商標評定理由書附件五）

⑸國內知名汽車雜誌：改裝車訊西元2004年6月份、7月份相關報導。（商標評定理由書附件六）

⑹國內知名汽車雜誌：改裝車訊西元2004年11月份、12月份相關報導。（商標評定理由書附件七）

⑺國內知名汽車雜誌：超越車訊西元2004年3 月份、10月份相關報導。（商標評定理由書附件八）

⑻國內知名汽車雜誌：一手車訊-改裝年鑑相關報導。（商標評定理由書附件九）

⑼博瀚國際販售油品名稱為「EVO GT Racing」。（參商標評定理由書附件十）

⑽美國知名廠牌「Gulf」（譯文：美國海灣石油公司，其公司成立於西元1984年）其所生產之車輛用潤滑油產品亦有「Gulf EVO」系列。（見商標評定理由書附件十一、訴願書附件四、五及原證四、五）

⑾國產品牌「萬威機油」（ONEWAY）中，EVO100﹪全合成系列，亦同以「EVO 」為表示進化之名稱。（見訴願書附件六及原證六）除上述外，另查希臘sakson集團下生產之潤滑油，早已使用「EVO 」一詞為其油品系列，該產品業經國內迪諾威企業有限公司代理銷售，有西元2007年2 月份「改裝車訊」雜誌內頁廣告可稽，顯見國際間相關行業有以「EVO 」一詞使用於品牌系列名稱、油品類別之習慣。

⒌被告辯稱：「查本件依原告於原評定案檢送證據資料觀之，大部分僅可證明外文『EVO 』為三菱汽車公司使用於跑車系列之車型名稱，其餘雖有使用外文『EVO 』於油品之資料，然除數量甚少或無日期標示外，且有日期者亦皆晚於系爭商標91年5 月21日申請註冊日，是僅憑該些證據資料尚難證明系爭商標申請註冊時，外文『EVO 』已為業者通常用以表示黑油、黃油、潤滑油、齒輪油、機油、機車油、皮帶油、工業用牛油等商品之名稱」，惟查，事實上「EVO 」一詞用於表示更進化之版本，而成為商品通用名稱係經長期使用之結果，並非一朝一夕使用即可為商品名稱，而係更早以前就長期使用，故足證國際間相關行業有以「EVO 」一詞使用於品牌系列名稱、油品類別之習慣，故原告之舉證資料雖有無日期標示或日期晚於系爭商標申請註冊日期，但揆諸前開說明，不可以此推翻「EVO 」一詞，已成商品名稱之事實。

⒍綜上，「EVO 」於系爭商標申請前，既已為諸多行業用以表示商品類別、功用、品質之說明，參加人以「EVO 設計圖」商標圖樣申請註冊並指定使用於商標法修正前商標法施行細則第49條第004 類黑油、黃油、切削油、潤滑油、齒輪油、內燃油、汽缸油、油精、機油、機車油、循環油、皮帶油、鏈條油、基礎油、工業用牛油商品類別，自有商標法第23條第1 項第2 款（即舊法第37條第10款）規定之適用，參加人竟以搭便車之方式，使用「EVO 」圖樣註冊，有致相關事業及消費者對商品產生混淆誤認之虞，系爭商標並不具特別顯著性，顯不得申請註冊，原告聲明求為撤銷訴願決定及原處分，即為有理由。

⒎原告於言詞辯論時改稱：原告起訴狀所載引用商標法第23條第1 項第2 款規定係屬誤載，應該是主張第3 款才對。

㈡被告主張：

⒈商標法第91條第2 項規定：「本法修正施行前註冊之商標，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限」。系爭商標係92年11月28日商標法修正施行前註冊，而系爭商標所涉之修正前商標法第37條第10款，業經修正施行為現行第23條第1 項第3 款，於修正施行前後法條規定均為違法事由。系爭商標係於92年5 月16日註冊，其註冊時之商標法即91年5 月29日公布施行之商標法。

⒉商標法第23條第1 項第3 款規定：商標「所指定商品或服務之通用標章或名稱者」，不得註冊。所通用標章者，係指業者就特定商品或服務所共同使用之標誌而言；所稱通用名稱者，係指業者通常用以表示商品或服務之名稱而言。商標是否具上述不得註冊情形，應依客觀證據認定之。

⒊查本件依原告於原評定案檢送證據資料觀之，大部分僅可證明外文「EVO 」為三菱汽車公司使用於跑車系列之車型名稱，其餘雖有使用外文「EVO 」於油品之資料，然除數量甚少或無日期標示外，且有日期者亦皆晚於系爭商標91年5 月21日申請註冊日，是僅憑該些證據資料尚難證明系爭商標申請註冊時，外文「EVO 」已為業者通常用以表示黑油、黃油、潤滑油、齒輪油、機油、機車油、皮帶油、工業用牛油等商品之名稱，從而參加人以外文「EVO 」作為系爭商標圖樣主要部分之一，指定使用於黑油、黃油、切削油、潤滑油、齒輪油、內燃油、汽缸油、油精、機油、機車油、循環油、皮帶油、鏈條油、基礎油、工業用牛油商品申請註冊，自無商標法第23條第1 項第3 款規定之適用。又系爭商標既無上開規定之適用，則其是否尚有違修正前商標法第37條第10款之規定，即無庸審究，併予敘明。

㈢參加人主張：與被告相同。

理由

一、按商標法第91條第2 項規定：「本法修正施行前註冊之商標，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限」。系爭商標係92年4月16日註冊，其註冊時之商標法即91年5 月29日公布施行之商標法。而系爭商標所涉之修正前商標法第37條第10款，業經修正施行為現行第23條第1 項第3 款，於修正施行前後法條規定均為違法事由。故本件評定申請是否成立，應視系爭商標是否同時有違反現行商標法第23條第1 項第3 款及修正前商標法第37條第10款規定之情事而定，先予敘明。

二、按商標係「所指定商品或服務之通用標章或名稱者。」不得註冊，為現行商標法第23條第1 項第3 款所明定。所稱通用標章者，係指業者就特定商品或服務所共同使用之標誌而言；所稱通用名稱者，係指業者通常用以表示商品或服務之名稱而言。又商標是否具上述不得註冊之情形，應依客觀證據認定之。

三、參加人嘉馨有限公司前於91年5 月21日以「EV O設計圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第4 類之「黑油、黃油、切削油、潤滑油、齒輪油、內燃油、汽缸油、油精、機油、機車油、循環油、皮帶油、鏈條油、基礎油、工業用牛油」等商品，向被告智慧財產局申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第0000 000號商標（下稱系爭商標，詳見附圖）。嗣原告以該註冊商標有違商標法第23條第1 項第3 款之規定，對之申請評定，經被告審查，以95年8 月15日中台評字第930424號商標評定書為「申請不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：系爭商標於註冊時，「EVO 」是否已為黑油、黃油、潤滑油、齒輪油、機油、機車油、皮帶油、工業用牛油等商品之通用標章或名稱？

四、經查：

㈠依原告所檢送之證據資料觀之，其中94年1 月26日商標評定理由書附件1 至9 、94年7 月20日商標評定補充理由書（二）附件1 、及訴願書附件3 ，均為日商三菱汽車公司以外文「EVO 」作為其所生產之車型名稱之相關報導及銷售資料，並非使用於黑油、黃油、潤滑油等商品。而所檢送之美商「Gulf」等油品業者使用外文「EVO 」於潤滑油、機油等商品之相關資料，其中94年1 月26日商標評定理由書附件10並無日期標示，附件11統一發票日期為93年12月28日，晚於系爭商標之註冊日92年4 月16日；94年7 月20日商標評定補充理由書（二）附件2 、及訴願書附件4 、5 、6 ，或無日期標示或晚於系爭商標之註冊日。依上開證據資料尚難證明系爭商標於92年4 月16日「註冊」時，外文「EVO 」已為油品業者通常用以表示潤滑油、機油等商品之名稱。

㈡原告雖稱：希臘sakson集團下生產之潤滑油，早已使用「EVO 」一詞為其油品系列，該產品業經國內迪諾威企業有限公司代理銷售，有西元2007年2 月份「改裝車訊」雜誌內頁廣告可稽（參原證11），顯見國際間相關行業有以「EVO 」一詞使用於品牌系列名稱、油品類別之習慣云云。惟查：

⒈本件評定申請是否成立，應視系爭商標是否「於註冊時」，已為指定商品之通用標章或名稱而定，已如上述。

⒉然依原告所提出之原證11「改裝車訊」雜誌內頁廣告，其係西元2007年2 月所出版，為系爭商標註冊後之證據資料，自無法為原告有利之認定。

㈢原告另稱：「EVO 」一詞成為商品通用名稱係經長期使用之結果，並非一朝一夕使用即可為商品名稱，而係更早以前就長期使用，故原告之舉證資料雖有無日期標示或日期晚於系爭商標申請註冊日期，但不可以此推翻「EVO 」一詞，已成商品名稱之事實云云。惟查：

⒈關於系爭商標於註冊時，是否已為指定商品之通用標章或名稱，而有違反商標法第23條第1 項第3 款之情事？乃屬對原告有利之事實，依法自應由原告負舉證責。

⒉茍系爭商標於註冊時確已為商品之通用標章或名稱，則客觀上並非不能舉證，原告並未就此舉證證明，徒稱：「EVO 」一詞成為商品通用名稱係經長期使用之結果，並非一朝一夕使用即可為商品名稱，而係更早以前就長期使用云云，要難認已盡舉證責任，核無足採。

五、綜上，原告所述，為不足採。是參加人以外文「EVO 」作為系爭商標圖樣主要部分之一，指定使用於黑油、黃油、切削油、潤滑油…等商品申請註冊，自無商標法第23條第1 項第3 款規定之適用。又系爭商標既無上開規定之適用，則其是否尚有違修正前商標法第37條第10款之規定，即無庸審究，從而，被告所為申請不成立之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，及請求被告應作成評定成立之處分，為無理由，應予駁回。

六、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

第二庭審判長法 官　徐瑞晃