臺北高等行政法院判決

原告

南大門企業有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

謝志明 律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

丙○○

參加人

韓商‧OKF股份有限公司

代表人

乙○○

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國97年3月31日經訴字第09706104290 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人韓商‧OKF 股份有限公司參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告前於民國（下同）95年5 月9 日以「OKF 」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第32類之「柚仔茶、葡萄柚汁、桂圓茶、金棗露、白柚茶、蘆薈汁、蘆薈果粒汁、麥草汁、人蔘茶、紅棗茶、人蔘花茶、枸杞茶、杜仲茶、人蔘杜仲茶、黑棗茶、苜蓿茶、薑母茶、決明子茶」等商品，向被告智慧財產局申請註冊，經被告審查，准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標，詳見附圖㈠）。嗣參加人韓商‧OKF 股份有限公司於96年4 月27日以系爭商標有違商標法第23條第1 項第12款及第14款規定，並檢具如附圖㈡所示商標（下稱據以異議商標），對之提起異議。案經被告審查，認系爭商標有違商標法第23條第1 項第14款之規定，以97年1 月29日中台異字第960498號商標異議審定書為「第0000000 號『OKF 』商標」之註冊應予撤銷」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部97年3 月31日經訴字第09706104290 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

㈡被告聲明：原告之訴駁回。

三、兩造之爭點：

⑴系爭商標是否與據以異議商標相同或近似？

⑵系爭商標與據以異議商標是否指定使用於同一或類似商品？

⑶據以異議商標是否先行使用？

⑷原告是否因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉據以異議商標之存在？

⑸系爭商標之註冊是否經參加人同意？

㈠原告主張：

⒈原告與參加人間自西元2004年起，已有業務往來近5 年，原告在臺灣均以「南大門有限公司」名義從韓國向參加人進貨，再以「OKF 」商標產品發售給各大商場，有原告所印製諸多DM可稽。且彼時「OKF 」商標在臺並無任何知名度，而係經由原告之努力，才逐漸拓展消費市場，參加人本身在臺灣並不曾斥資分文作行銷宣傳，所有開拓市場之行銷費用，皆是由原告自行負擔。原告曾數度向參加人要求簽立在臺總經銷之合約，以維原告權益，並保障消費者對產品之信心，然均遭參加人推託，多年來，雙方之訂貨及出貨皆僅經由口頭或電話，不曾訂有任何嚴謹之書面合約，風險均由原告承擔。甚且參加人還將產品同時銷售給高雄某公司，跟原告之產品競爭且造成消費者之困惑，原告為此曾向參加人反應，惜未獲重視，亦拒不與原告簽立總經銷之合約。

⒉由於參加人在韓國亦非生產製造公司，僅係委託廠商生產加工，致使產品品質及穩定性不佳，西元2006年期間，原告向參加人進口一貨櫃之煎餅及泡菜，由於品管之疏忽，品質太差，造成消費者反應不佳，被迫全部下架並退回南韓，參加人雖有口頭承諾重新結算，不必再付尾款云云，卻又故意拖延，該批貨物雖退回韓國，參加人竟不領收，幾經磋商，又找韓國同業之友人幫忙，才得以解決，惟該筆生意已讓原告損失近新臺幣（下同）40多萬元。

⒊「OKF 」商標在臺灣並無知名度，所有產品皆是以原告名義在各大賣場鋪貨，消費者乃係基於原告之商譽而購買該產品，然畢竟產品確實係自韓國「OKF 」公司進口，為保障消費者之權益及產品之公信力，原告曾以口頭詢問參加人，可否同意讓原告在臺灣申請「OKF 」商標，因參加人並未拒絕，原告始依法向被告提出申請，並獲准許。

⒋商標法第2 條規定：「凡因表彰自己之商品或服務，欲取商標權者，應依本法申請註冊。」第3 條規定：「外國人所屬之國家，與中華民國如無互相保護商標之條約或協定，或依其本國法令對中華民國人申請商標註冊不予受理者，其商標註冊之申請，得不予受理。」第4 條規定：「在與中華民國有相互承認優先權之國家，依法申請註冊之商標，其申請人於首次申請日次日起6 個月內，向中華民國申請註冊者，得主張優先權。依前項規定主張優先權者，應於申請註冊同時提出聲明，並於申請書中載明在外國之申請日及受理該申請之國家。申請人應於申請日次日起3個月內，檢送經該國政府證明受理之申請文件。違反前2項規定者，喪失優先權。主張優先權者，其申請註冊日以優先權日為準。」

⒌揆諸上述商標法之規定，原告依法定程序，經主管機關長達1 年時間之審查、過濾，而准予註冊，故系爭商標之註冊完全係依法律規定，並無違反任何規定，且主管機關依商標法第4 條第1 、2 、3 項規定作過詳細完整之調查後，始發給原告系爭商標之註冊證明，亦無任何不適法之情形。參加人雖於其本國內有申請註冊登記據以異議商標，但始終未向中華民國之主管機關申請註冊，卻在原告已完成系爭商標之註冊登記後，始提出異議，顯無理由。

⒍又，商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。」不得註冊，為商標法第23條第1 項第12款及第14款之規定。上開法條係以申請人在申請送審階段時，主管機關就商標法第23條第1 項各款情形予以嚴格審查之依據，若發現有該條各款情形，得不予註冊。但原告早已完成系爭商標之註冊登記，並非尚停留在審查階段，應不受該法條之限制，蓋參加人始終未向我國主管機關提出據以異議商標之註冊申請，故本件應無商標法第23條第1 項第12款及第14款之適用。

㈡被告主張：

⒈按商標法第23條第1 項第14款規定：商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊。本款之規定意旨，係在避免因知悉他人商標存在而剽竊他人創用之商標申請註冊，而判斷原告與該他人間是否具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，應就具體個案之客觀事證以為斷，若有相關事證足認申請人確因知悉他人商標存在而搶先註冊者，即應認有本款之適用。本件基於以下因素，認為有前開法條規定之適用：

⑴系爭商標與據以異議商標相較，二者圖樣皆以橢圓圖框內置外文「OKF 」構成，設計意匠相仿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

⑵依據參加人檢送「OKF 」相關產品照片、參加人公司簡介及產品型錄、參加人於94、95年間報章雜誌宣傳廣告資料等證據資料觀之，外文「OKF 」為參加人公司名稱特取部分，並為其表彰使用於蘆薈汁、人蔘茶、柚子茶、綠茶等商品之商標，又參加人除在其本國韓國設有總公司，在美國、日本等國設有分公司直營銷售其商品外，並於法國、日本、菲律賓、馬來西亞及臺灣等國媒體廣告宣傳其商品，是以於系爭商標95年5 月9 日申請註冊前，參加人有先使用據以異議商標之事實應堪認定。又依據參加人檢送之業務往來發票、出口報單、產品標貼等證據資料，原告於95年1 月6 日起即自參加人進口據以異議「OKF 」商標之柚子茶、生薑茶等商品，亦堪認定原告係因與參加人之業務往來關係知悉據以異議商標之存在。

⑶本件衡諸參加人於系爭商標申請註冊前即先使用據以異議商標，原告並因業務往來關係知悉據以異議商標之存在，原告其後以系爭商標申請註冊，並指定使用於與據以異議商標商品相類似之柚仔茶、葡萄柚汁、桂圓茶、金棗露、白柚茶、蘆薈汁等商品，復未徵得參加人同意等事證客觀認定，系爭商標之註冊，自有前揭法條規定之適用。

⑷原告固稱其數度向參加人要求簽訂為我國總代理商契約，雖均未果，惟嗣後曾口頭詢問參加人是否同意以「OKF 」商標在我國申請註冊，因參加人未予拒絕，乃依法提出系爭商標之申請等語。然原告並未檢附證據資料以實其說，自無足採。又原告訴稱商標法第23條第1 項各款規定，係屬商標註冊申請階段所審酌者，系爭商標既已獲准註冊，應無商標法第23條第1 項第14款規定之適用，且據以異議商標並未於我國註冊等節。按「商標之註冊違反商標法第23條第1 項…規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起3 個月內，向商標專責機關提起異議」，為商標法第40條第1 項所明文規定，是經獲准註冊之商標，第三人於註冊公告期間認有商標法第23條第1 項各款情事者，基於商標異議性質上屬公眾審查制度，仍得對之提起異議，該等條款自非僅適用於商標註冊申請之審查階段。又商標法第23條第1 項第14款規定所保護之對象係「他人」「先使用」之商標，至於該商標是否業已在我國註冊，則非所問。原告前述主張尚難作為系爭商標註冊無前揭條文適用之論據，併予敘明。

⒉據上論結，系爭商標註冊應有商標法第23條第1 項第14款規定之適用，另本件商標既應依前開條文規定撤銷其註冊，其是否尚有違反商標法第23條第1 項第12款之規定，自無庸另予審究，併予敘明。

㈢參加人主張：參加人未到場陳述意見。

理由

一、按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，為商標法第23條第1 項第14款所明定。

二、原告前於95年5 月9 日以「OKF 」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第32類之「柚仔茶、葡萄柚汁、桂圓茶、金棗露、白柚茶、蘆薈汁、蘆薈果粒汁、麥草汁、人蔘茶、紅棗茶、人蔘花茶、枸杞茶、杜仲茶、人蔘杜仲茶、黑棗茶、苜蓿茶、薑母茶、決明子茶」等商品，向被告智慧財產局申請註冊，經被告審查，准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標，詳見附圖㈠）。嗣參加人韓商‧OKF 股份有限公司於96年4 月27日以系爭商標有違商標法第23條第1 項第12款及第14款規定，並檢具如附圖㈡所示商標（下稱據以異議商標），對之提起異議。案經被告審查，認系爭商標有違商標法第23條第1 項第14款之規定，以97年1 月29日中台異字第960498號商標異議審定書為「第0000000 號『OKF 』商標」之註冊應予撤銷」之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：

⑴系爭商標是否與據以異議商標相同或近似？

⑵系爭商標與據以異議商標是否指定使用於同一或類似商品？

⑶據以異議商標是否先行使用？

⑷原告是否因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉據以異議商標之存在？

⑸系爭商標之註冊是否經參加人同意？

三、關於爭點⑴系爭商標是否與據以異議商標相同或近似部分：

㈠按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混同誤認之虞，應本客觀事實，按下列原則判斷之：⑴以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；⑵商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；⑶商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。故判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。

㈡系爭商標係由白色外文「OKF 」置於一橫置紅底橢圓形框內圖樣所聯合組成；據以異議商標亦由相同之白色外文「OKF」置於一橫置紅底橢圓形框內，二者相較，如出一轍，自屬構成近似之商標。

四、關於爭點⑵系爭商標與據以異議商標是否指定使用於同一或類似商品部分：

㈠按商品類似係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係（「混淆誤認之虞」審查基準5.3.1 參照）。

㈡又系爭商標指定使用於「柚仔茶、葡萄柚汁、桂圓茶、金棗露、白柚茶、蘆薈汁、蘆薈果粒汁、麥草汁、人蔘茶、紅棗茶、人蔘花茶、枸杞茶、杜仲茶、人蔘杜仲茶、黑棗茶、苜蓿茶、薑母茶、決明子茶」商品，與據以異議商標所使用之柚仔茶、蘆薈汁、金棗露、人蔘茶、紅棗茶、薑母茶、綠茶…等商品相較，其原料、用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或類似商品。

五、關於爭點⑶據以異議商標是否先行使用部分：

㈠原告雖稱：參加人就異議商標並無先行使用之事實云云。

㈡然查：依據參加人所檢附據以異議之「OKF 」商標商品照片、參加人簡介及產品型錄、於法國、越南及巴西等多國獲獎資料、94年及95年間於法國、日本及菲律賓等地報載有關參加人或產品宣傳等資料，可知參加人係於79年設立，外文「OKF 」係公司名稱之特取部分，並陸續於美國、日本及法國成立分公司直營銷售與製造「OKF 」商標商品，如柚仔茶、蘆薈汁、金棗露、人蔘茶、紅棗茶、薑母茶、綠茶…等商品，是參加人於系爭商標95年5 月9 日申請註冊前已有先使用據以異議商標之事實，洵堪認定。（參原處分卷第42頁，參加人產品型錄均標示有據以異議商標圖樣；另原處分卷第53至56頁，產品宣傳等資料，亦標示有據以異議商標圖樣，其日期在系爭商標95年5 月9 日申請註冊前）。是原告稱據以異議商標未先行使用云云，要無可採。

六、關於爭點⑷原告是否因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉據以異議商標之存在部分：復從參加人所檢附原告與參加人間之業務往來發票、出口報單及產品貼紙上標有原告公司名稱等證據資料，可得知原告自95年1 月6 日起即自參加人處進口據以異議「OKF 」商標商品，是原告因與參加人間具業務往來關係，知悉據以異議商標存在之事實，亦洵堪認定。

七、關於爭點⑸系爭商標之註冊是否經參加人同意部分：原告固稱其數度向參加人要求簽訂為我國總代理商契約，雖均未果，惟嗣後曾口頭詢問參加人是否同意以「OKF 」商標在我國申請註冊，因參加人未予拒絕，乃依法提出系爭商標之申請云云。然原告並未檢附證據資料以實其說，自無足採。

八、原告其餘所述為不足採：

㈠原告另稱：商標法第23條第1 項各款規定，係屬商標註冊申請階段所審酌者，系爭商標既已獲准註冊，應無商標法第23條第1 項第14款規定之適用，且據以異議商標並未於我國註冊云云。

㈡惟查：按「商標之註冊違反商標法第23條第1 項…規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起3 個月內，向商標專責機關提起異議」，為商標法第40條第1 項所明文規定，是經獲准註冊之商標，第三人於註冊公告期間認有商標法第23條第1 項各款情事者，基於商標異議性質上屬公眾審查制度，仍得對之提起異議，該等條款自非僅適用於商標註冊申請之審查階段。又商標法第23條第1 項第14款規定所保護之對象係「他人」「先使用」之商標，至於該商標是否業已在我國註冊，則非所問。是原告此部分所述亦不足採。

九、從而，被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

十、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院第二庭