臺灣臺北地方法院94年度智字第46號

臺灣臺北地方法院民事判決　　　　　　　　94年度智字第46號

原告

乙○○

訴訟代理人

桂齊恆 律師

訴訟代理人

謝智硯 律師

被告

錦電企業股份有限公司

法定代理人

甲○○

訴訟代理人

張玉希 律師

複代理人

韓世祺 律師

上列當事人間請求侵權行為損賠償事件，本院於民國九十四年十一月二十五日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實

甲、原告方面

一、聲明：被告應連帶給付原告新臺幣一百四十五萬四千四百十八元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息

二、陳述：

㈠原告於民國八十九年三月十五日就「水冷電纜膠管構造」申請新型專利，並於九十一年一月一日獲經濟部智慧財產局核准發第一八四○八八號新型專利（下稱系爭專利），其專利權期間自九十一年一月一日起至一○一年三月十四日止。又被告販售予訴外人建順煉鋼廠股份有限公司（下稱建順公司）之「水冷式電纜」（下稱系爭產品），經原告提供予專業人士進行專利比對分析後，得知被告系爭產品已落入系爭專利之專利範圍第一項所界定應相同之構造特徵，顯已侵害原告系爭專利之專利權。另原告所有之系爭專利具有新穎性，其技術特徵與被告所提示西元一九七五年之美國專利案（下稱美國專利案）並不相同，蓋：

⒈美國專利案之第三圖、第八圖、第三欄第六七行至六八行及第四欄第一行至第五行可知，其主要專利特徵，係使用金屬線（10）纏繞膠管之外層（6d）表面來製造螺旋凹槽（6e）之凹陷狀態，及金屬線（10）纏繞所製造凹槽（6e），係遍佈整個膠管的表面以確保膠管任一處皆有良好之彎曲性，俾利膠管折彎曲時，在該彎曲處之曲率半徑可小於現有膠管結構彎曲處具有之曲率半徑，並使呈Ｕ形懸掛於爐體與電纜之間的水冷電纜長度可以大幅減少，且膠管對扭力及壓縮力之抗性高，在水冷電纜彎折處，膠管部分與導線部分之間的水通道不致因膠管變形而阻塞，故冷卻用水仍可順暢流通於該彎折處的水通道內，亦即該美國專利案所欲達之功效與系爭專利所欲提高膠管之摩擦性無涉。

⒉被告縱稱在美國專利案之前已有Ｕ形懸吊，並在膠管與電纜間形成一個通道容納冷卻液特徵等習知技術，然上開習知技術與原告系爭專利之專利特徵並不相同，並非原告創造系爭專利之重點，且美國專利案之6g為一般橡膠管之外層，6e係屬螺旋形狀之溝槽，呈皺褶狀分佈於橡膠管之周圍，與系爭專利之設計理念刻意於膠管外，製成一體成型的數個護塊，在該等護塊周緣與膠管之相接處形成曲度，而該等護塊僅分佈於膠管上之二分離之區域（亦即為水冷電纜使用時之轉折處），有所不同。況系爭專利曲度之功能在於避免水冷電纜懸於電爐附近時，產生之火星掉落於溝槽內，進而引發膠管燃燒，形成嚴重的工安問題及減低磨耗，避免因相互磨耗致使膠管本身受損，與美國專利案僅使用耐火材料加強其耐火性，於功能設計上自有所不同。

⒊美國專利案之內容純屬橡膠管之溝槽浪型設計，並未如系爭專利已設計護套（管皮）予以保護（護套亦使用耐火材料加強其耐火性），僅磨損橡膠管即可見內部結構（如電纜線），與系爭專利於膠管上設計一個護套有所不同。又況，系爭專利與美國專利案於國際專利分類表，亦不相同，系爭專利乃基本電氣原件中之電纜類別（即H01B9/00），美國專利案則係基本電氣原件中之帶有散熱或傳導裝置類別（即H01B7/34）。再者，兩者最大不同處在於系爭專利之複數護塊（35）係以一體成型之方式隆起於膠管（31）表面之特定處（即位於膠管上之二分離之區域，而非遍佈整個膠管），而美國專利案之護塊（6g），則於平坦之橡膠管之外層，連續有螺旋形狀之溝槽，呈皺褶狀分佈於橡膠管之周圍，故僅為相對於本身形成之螺旋狀凹槽部份之突出部份而言，並非隆起於膠管表面的突出部位，且該等凹槽係因以金屬線纏繞膠管表面，致其表面呈凹陷狀態而形成，並非如系爭專利係以一體成型方式在膠管表面形成複數護塊，故系爭專利至少於「該膠管上係一體成型有多個護塊」及「該等護塊係一體成型於膠管上之二分離之區域內」等特徵，未受美國專利案所揭示，足見美國專利案與系爭專利其功能計設目的、手段及技術特徵均不相同，且系爭專利既已獲得經濟部智慧財產局之認可，自具有新穎性。

㈡又被告以報價單、採購單等遽認系爭專利於申請前，國內即有相關產品，然自西元一九九七年起，訴外人燁聯鋼鐵股份有限公司 (下稱燁聯公司）即開始委託訴外人申騰企業有限公司負責規劃管理修護水冷電纜工作，原告為該公司負責人，斯時發現傳統水冷電纜有使用平均壽命不到一年等缺點，遂於西元一九九八年著手研究水冷電纜之特性，並陸續改變管皮設計，嗣訴外人燁聯公司於西元一九九九年採購原告測試產品，始有年度計劃專案之產生及事後損益報告之提出，且因其所使用之電爐有兩座，每座需二十四條水冷電纜，加以備用品六條，共需三十二條水冷電纜，然原告斯時僅提供訴外人燁聯公司之用，並未加以量產販賣，僅係為實際確認實效之機會，與一般經驗所稱之販賣不同，且僅相關人士知悉片斷資訊，並未達於公開使用或使公眾知悉之狀態，故系爭專利自與專利法第二十二條規定不符。退一步言，縱認系爭專利於申請日已被公開，屬先前技術之一，惟其僅述「電纜膠管及膠管強化物為一體成形，硬度六十度」及簡單繪圖之圖示，並未敘及技術手段及方法，況該繪圖之圖示，僅有數字表示長、寬，至該圖為水冷電纜何種部份之設計圖（即橡膠管、電纜或護套）、該製程方法、技術手段及方式均未詳述，故並未揭露系爭專利之技術特徵。再者，由引證文件並無從發現該水冷電纜之製程方法、技術手段、方式及刻意設計成「護塊周緣與膠管之相接處形成有曲度」及「該等護塊係一體成型於膠管上之二分離之區域內，且該區域係為水冷電纜顧使用時所會產生之轉折處者」等系爭專利所強調之特徵，故具通常知識者縱知悉引證文件，亦無法製出與原告相同之系爭專利產品，更遑論引證文件均為原告所製，一般人難以知悉，而引證文件之技術特徵與系爭專利之技術特徵既非完全相同，是系爭專利並無喪失新穎性，且應以申請日即八十九年三月十五日前是否有公知之技術存在為基準，以認定是否具有新穎性，故被告所稱相關網路資料，均與新穎性無涉。

㈢另被告依鑑定報告，稱其水冷膠管外緣設置保護膠圈，二者之間為二次加工固形且水冷膠管與保護膠圈管徑落差近似直角，與系爭專利不同，然一體成型僅於水冷膠管外並無任何外力物體懸掛其上即屬之，被告先完成膠管蒸製，再進行保護圈結合至膠管之製作，致使膠管與保護膠管結合為一體，基本上與一體成型並無不同，應不得以其蒸製次數之多寡而認二者有相異之處，且該膠管與保護圈結合處接近「直角」與系爭專利護塊與膠管之相接之處有「曲度」，自無區別，兩者縱有差異，亦屬置換可能性或容易性，然依均等理論，應認已構成專利侵權。至被告之行為顯已侵害原告之製造及販賣新型專利權，依專利法第八十五條第一項第二款規定，原告就其將其專利侵權產品之水冷式電纜膠管販售予訴外人建順公司，自得請求其製造及販賣之侵害行為所得之利益即新臺幣（下同）一百四十五萬四千四百一十八元，且原告所請求者係被告販賣該專利侵權產品之收入，並未含及生產該專利侵權產品之機械本體之銷售利益，自屬有據。

三、證據：提出中華民國專利證書一件、中華民國專利公報一件、專利比對分析報告一件、臺灣苗栗地方法院民事裁定一件、統一發票一件、名片一件、測驗報告節本一件、訂購單一件、請購及採購單一件、專利審查基準節本一件（以上均影本）等件為證。

乙、被告方面：

一、聲明：原告之訴駁回。

二、陳述：

㈠原告係於八十九年三月十五日提出系爭專利之申請，然據被告所提出八十八年之報價單、廠商採購單、送修規範及相關附圖可知，其中載明係一體成型之水冷電纜，由該附圖中明顯可見護塊周緣與膠管之相接處形成有曲度、膠管上任二相鄰護塊之間距係小於每一護塊的長度之技術特徵，足見原告於申請系爭專利前，國內早已使用系爭專利之技術特徵。原告縱稱訴外人燁聯公司係採購原告之測試產品，然由該公司之送修單可知，系爭專利技術於系爭專利申請前早已量產，始有送修之必要，並已於市面上流通公開而非測試產品，而該文件亦無任何保密或不得製作之記述，倘原告係為開發新技術而製作測試產品，俾利將來申請專利，自無不為記述即分送廠商詢價之理，況其請購編號單係於八十八年一月二十一日分送各廠商予以報價，系爭專利之技術特徵於專利申請前已公開使用或為公眾所知悉，系爭產品亦確於申請前已在國內使用，而原告既自承訴外人燁聯公司有將系爭專利技術送至數家廠商參與投標，足見系爭專利之技術已被揭露而為業界所知悉，或已公開而置於業界所得知悉之狀態，且原告係於八十九年三月十五日始提出專利申請，自不符專利法第五十七條第一項第二款但書規定，故系爭專利並不具新穎性，依法不得享有專利，是依專利法第九十四條第一項第一款、第二款、第一百零八條準用第五十七條第一項第二款及第三款規定，其效力自不及被告系爭產品。至原告稱被告所提出之圖說與系爭專利之特徵有所不同，然其並未說明有何不同，況系爭專利之技術特徵，於國內外業界均已行之有年，除上開說明外，尚有國外同業相關產品之網站說明可稽，系爭專利自非原告所創造，故不具新穎性，僅屬於習知技術，被告自無侵害系爭專利之情事。

㈡另由系爭專利公報可知，系爭專利之技術特徵有三，亦即膠管上係一體成型有多數個護塊、該等護塊周緣與膠管之相接處形成有曲度及膠管上任二相鄰護塊之間距係小於每一護塊的長度。然上開專利特徵早於西元一九七五年揭示於美國專利在案，依該專利說明書可知其亦為一種水冷卻電纜（water-cooled cables） ，電纜線在之前之技術均已包於膠管中，系爭專利公報第四圖呈Ｕ字形懸吊，並於膠管與電纜間形成一個通道容納冷卻液，而該美國專利亦為一體成型且有多個護塊，護塊周緣與膠管之相接處形成有曲度以避免纏繞磨耗，且護塊之寬度（即6g）遠大於護塊間距（6e），至因護塊而產生之凹槽部分是螺旋形或是圓形，及膠管之質料，並無定規，足見系爭專利之技術特徵，業經外國申請專利在案，即非屬發明創作而不具新穎性，自不符專利法要件，原告據此主張專利權，於法自屬無據。又原告縱稱美國專利案之6g為一般橡膠管之外層，6e係屬螺旋形狀之溝槽，呈皺褶狀分佈於橡膠管周圍，與系爭專利係刻意在膠管外，製成一體成型的數個護塊，在該等護塊周緣與膠管之相接處形成曲度，且該等護塊僅分佈於膠管上二分離之區域（亦即為水冷電纜使用時之轉折處），有所不同。然據原告稱美國專利之特徵可知其係一體成型，而護塊本即屬習知技術，並非系爭專利之技術特徵，亦為原告所不爭，況該美國專利僅屬其實施例之一種，其就實施上本即無定規，此乃美國專利係與系爭專利相同之結構。原告復稱系爭專利之曲度功能，係為避免火星掉落於溝槽內，然該美國專利顯已揭示曲度結構，亦足見系爭專利並不具新穎性，姑不論美國專利是否以此為主要功能設計為必要，然其形式上已記載，實質上亦隱含系爭專利之技術特徵，至系爭專利所設計之護套（管皮），並非系爭專利之技術特徵，自不足以作為其具新穎性之理由。另原告稱系爭專利與美國專利之國際專利分類不同，然系爭專利之國際分類號為H01B9/00，該美國專利為H01B7/34，均屬基本電氣元件之電纜類，其主類與次類均相同，所不同者僅係次類下之主目與次目，系爭專利之主目９為電力電纜，該美國專利之主目７為按形狀區分之絕緣導體或電纜，足見僅係分類著重點不同，並非兩者不相同，且該美國專利於西元一九七五年已生效，其所用分類版本自與現在不同。再者，原告以專利審查基準對新穎性判斷基本原則之規定，認引證案須揭示相同系爭案所有申請專利範圍所界定之所有技術特徵，始能主張不具新穎性。然觀原告所引用之內容，僅係謂每一請求項應與引證案所揭示之先前技術逐一比對判斷，惟系爭專利之技術特徵已為該美國專利所揭示，並已公開存在於國內，自不具新穎性，且原告既認被告系爭產品未侵害系爭專利之附屬項部分，則附屬項是否為該美國專利所揭示，並不影響系爭專利獨立項之不具新穎性，是系爭專利之效力自不及被告系爭產品。

㈢又被告系爭商品之設計理念與原告系爭專利完全不同，技術特徵亦迥異，自無任何侵害專利之情事，且系爭專利之產品，其護塊與膠管之位置、形狀與接合之角度，均與被告系爭商品不同，被告系爭商品並未侵害原告之系爭專利。至原告所提出之鑑定報告，乃原告所委託之專利代理人所出具，其鑑定自難期公允，況該鑑定報告並未以實物為基礎，僅憑原告拍攝之照片為據，且就被告之系爭商品是否具系爭專利之技術特徵，全憑臆測，故不具客觀性與專業性，其以全要件原則比對，得出完全符合之結論，是該鑑定報告並不專業，內容亦顯有錯誤，洵不足採。退一步言，被告既已於報價單、廠商採購單、送修規範及相關附圖得知相關之技術，該文件亦無任何要求保密或不得製作之記述，而水冷電纜或相類之技術早已為業界所熟知，即便該技術為原告所提供，斯時原告亦無專利權，被告運用相關技術特徵於水冷電纜之生產，亦難認有任何故意或過失之可言。再者，原告主張被告侵害其電纜之外在保護配件，僅屬該產品之一小部分配件，然原告竟以該產品之全部售價做為計算所得，依臺灣高等法院八十九年度上字第二八五號判決意旨，原告之主張顯屬有誤，且縱認原告得以該產品之售價做為計算基準，然查本件系爭產品之銷貨成本為一百零七萬一千七百十五元（未稅），銷售系爭產品之營業稅為六萬九千二百五十八元，扣除上開成本及稅款後為三十一萬三千四百四十五元，故原告至多亦僅能請求三十一萬三千四百四十五元，原告稱應扣除銷貨成本，與專利法第八十五條規定不符，自屬無據。

三、證據：提出美國專利說明書一件、請購及採購單一件、送修規範及相關附圖一件、網路資料一件、法律專題研究資料一件、國際專利分類表節本二件、函一件、舉發申請書暨審查費收據各一件、成本明細表一件、統一發票十紙、出車傳票一件、臺灣高等法院判決一件、經濟部智慧財產局專利審查基準節本一件、台一專利商標事務所簡介一件（以上均影本）、鑑定報告正本一件、照片正本二幀等件為證。

理由

一、本件原告起訴主張其於八十九年三月十五日就「水冷電纜膠管構造」申請新型專利，於九十一年一月一日獲經濟部智慧財產局核發第一八四○八八號新型專利，專利權期間自九十一年一月一日起至一○一年三月十四日止，嗣發現被告所販售之「水冷式電纜」與原告系爭專利之專利範圍第一項構造特徵相同，顯已侵害原告系爭專利之專利權，至被告所稱美國一九七五年專利案與原告之專利並不相同，其辯稱原告之專利為習知技術，並非實在，又燁聯公司於一九九七年開始委託申騰公司規劃管理修護水冷電纜工作，乃係為改善水冷電纜使用壽命不到一年等缺點，並未量產販賣，且並未揭露系爭專利之技術特徵，未達公開使用或使公眾知悉之狀態，故具通常知識者縱知悉引證文件，亦無法製出與原告相同之系爭專利產品，被告之製造販售行為顯已侵害原告之新型專利權，為此依專利法訴請被告賠償一百四十五萬四千四百一十八元云云；被告則以原告於申請系爭專利前，國內早已使用系爭專利之技術特徵，且原告亦已量產系爭產品，系爭專利技術已被揭露而為業界所知悉，故系爭專利並不具新穎性，依法不得享有專利，原告雖稱被告所提出之圖說與其專利特徵不同，然其並未說明有何不同，系爭專利之技術特徵，於國內外業界既已行之有年，屬習知技術，被告自未侵害系爭專利，況原告系爭專利內容早經國外廠商專利在案，原告據此主張專利權，於法自屬無據，又原告所有系爭專利與美國專利之國際專利分類均屬基本電氣元件之電纜類，其主類與次類均相同，僅次類下之主目與次目不同，惟此乃二者分類著重點不同，並非兩者不相同，原告專利之技術特徵已為該美國專利所揭示，自不具新穎性，又被告系爭商品之設計理念與原告系爭專利完全不同，技術特徵亦迥異，自無任何侵害專利之情事，另原告主張被告侵害其電纜之外在保護配件，僅屬該產品之一小部分配件，然原告竟以該產品之全部售價做為計算所得，顯屬有誤，又被告系爭產品之銷貨成本為一百零七萬一千七百十五元（未稅），銷售系爭產品之營業稅為六萬九千二百五十八元，扣除上開成本及稅款後為三十一萬三千四百四十五元，原告請求賠償一百四十五萬四千四百十八元，自屬無據等語資為抗辯。

二、經查，本件原告就「水冷電纜膠管構造」新型設計取得經濟部智慧財產局核准發第一八四○八八號新型專利，專利權期間自九十一年一月一日起至一○一年三月十四日止，上開事實，有我國專利證書、專利公報影本等在卷可稽，此部分事實洵堪認定。又本件被告確有生產販售「水冷式電纜」予訴外人建順公司，此部分事實亦為被告所不爭執，亦堪信為真實。本件原告主張被告所銷售之上開產品侵害其「水冷電纜膠管構造」新型專利，主要依據乃專利代理人林鎰珠出具之「專利比對分析報告」，而本件原告委託專利代理人林鎰珠鑑定時，並未提供被告所生產之「水冷式電纜」實物供比對分析，僅提供照片，由專利代理人林鎰珠配合已知水冷電纜之普遍知識進行分析（參原證三「專利比對分析報告」第四頁第八行），據其分析結果，認為本件被告之產品在下列特徵與原告之專利範圍第一項相符：㈠其外側揭露有膠管，膠管內有電纜線，且可充填水作為冷卻液；㈡膠管上外側一體成型有多數個護塊，且該護塊鄰接膠管之外周緣形成曲面；㈢任二相鄰護塊間之間距小於每一護塊之長度（參同上報告第六頁），因此認為被告所生產之「水冷式電纜」侵害原告系爭專利云云。由上開比對分析報告所述，本件原告主要係以原告所生產之「水冷式電纜」侵害其專利範圍第一項，至第二項則不及焉。而依原告提供之專利公報所記載其申請專利範圍第一項內容乃：一種水冷電纜膠管構造，其主要係包含一膠管，以及設置於膠管內之電纜線等構造，其中每一膠管與電纜線間充填有冷卻液，其特徵在於該膠管上係一體成型有多數個護塊，且該等護塊周緣與膠管之相接觸形成有曲度，同時，膠管上任二相鄰護塊之間距係小於每一護塊之長度者（參原證二第一頁）。依原告上開申請專利範圍第一項記載，可知所謂「膠管」、「電纜線」以及「膠管與電纜線之間有冷卻液」等三者並非原告專利之特徵，其專利特徵在於：㈠該膠管上係一體成型有多數個護塊；㈡且該等護塊周緣與膠管之相接觸形成有曲度；㈢膠管上任二相鄰護塊之間距係小於每一護塊之長度。是以，於探究被告所生產銷售之「水冷式電纜」是否侵害原告之專利時，自應以上開三項特徵為比對依據。而依原告所提上揭由專利代理人林鎰珠所出具之比對分析報告記載，其認定本件被告系爭產品侵害原告專利之第一項要件，乃「其外側揭露有膠管，膠管內有電纜線，且可充填水作為冷卻液」，然如上所述，此項要件並非原告系爭專利範圍，是原告自不能因被告系爭產品具有此項構造而認為被告系爭產品侵害其專利權，況依被告所提美國0000000號專利說明書（參被證一）發明背景說明第⒉項記載，此種水冷電纜線設計乃屬先前技術（prior art），而該號專利係在六十四年十一月四日由Iketani等日本人士向美國提出申請，倘斯時此種水冷式電纜線設計已有先前技術存在，遑論本件原告於申請系爭專利時，此種水冷式電纜線設計已有先前技術存在之事實。另依專利代理人林鎰珠所述被告系爭產品侵害原告專利之第二項事實乃「膠管上外側一體成型有多數個護塊，且該護塊鄰接膠管之外周緣形成曲面」，此部分之結構涉及原告上揭專利特徵第㈠、㈡兩項，原告之專利特徵在於膠管外側有多數護塊，而護塊與膠管係一體成型，單就膠管外側之護塊而論，此種設計，在上揭美國專利設計上亦有類似結構（參被證一第一頁圖示及FIG.3,FIG.5），而護塊與護塊之間所謂之凹槽（groove），於上開美國專利中亦曾言及，該護塊之長度大於凹槽之長度（the length of the flat zone 6g betweentwo neighboring grooved zones 6e, is larger than the widthof the grooved zone 6e.參附圖所示），是就膠管外側之護塊及護塊與凹槽之長度比例此二項目而言，原告之專利特徵於先前之外國專利中即已詳述，而本件原告於專利範圍中並未說明其間距（凹槽）與護塊之長度比例若干，或其凹槽與護塊各自之長度若干，上開美國專利中亦未論及，是以此部分之數字係採開放態度，亦即，凡凹槽之長度小於護塊之長度者，均為上開美國專利範圍所涵蓋，就此而言，專利代理人林鎰珠所稱被告產品侵害原告專利特徵第三項部分，即「任二相鄰護塊間之間距小於每一護塊之長」一項，顯亦屬於上開美國專利範圍內容。綜上所述，本件原告所取得之系爭專利，其專利特徵中所謂：㈠該膠管上係一體成型有多數個護塊；㈡且該等護塊周緣與膠管之相接觸形成有曲度；㈢膠管上任二相鄰護塊之間距係小於每一護塊之長度等項目，均為上揭美國六十四年十一月四日第0000000號專利所涵蓋，以本件原告申請本件專利時而言，此種技術屬於先前技術，並不具新穎性。雖原告主張其專利特徵中，有關間距部分另有曲度之設計，且其護塊與膠管係一體成型，與上揭美國專利特徵不同云云。然就護塊與間距或凹槽之鄰接關係結構以觀，護塊與護塊間既存有凹槽，其得以變化之方式除九十度垂直內凹之外，不外為向外括弧式或向內括弧式（即「╭」或「╯」），此種曲線設計為任何具有此類相關技術者（PHOSITA,PersonsHaving the Ordinary Skill in the Art）可得推論得出之結果，換言之，此種設計並不具非顯著性（Nonobvious）要件，自不得主張專利權。另就膠管與護塊一體成型設計部分，此為原告主張之技術特徵，然就上開美國專利說明書第五半頁第二十四行記載，有關膠管與護塊之材質及外觀並不以說明書所示者為限，該說明書並舉FIG.5之圖形為例，說明材質及外觀可作之變化，換言之，上開專利係採開放性態度且著重在功能性之設計，並不以一定之型式為限。是以，任何具有此類相關技術者於研讀上開專利說明書後，均得以依據上開說明做不同樣式之變化，上揭美國專利既已預就此種變化提出說明，自應認為其相類似之技術內容已經公布，已不再具有新穎性或進步性矣。況本件被告所生產銷售之「水冷式電纜線」其膠管與護塊並非採一體成型設計，與原告之專利範圍並不相同，原告主張被告侵害其專利權云云，自非有據。

三、按專利申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者，或申請前已存在國內之物品，為專利權效力所不及，此有專利法第九十四條第一項第一款、第二款、第一百零八條準用第五十七條第一項第二款及第三款規定可資參照；再依同法第九十四條第一項及第四項規定反面解釋，倘新型專利於申請前已見於刊物或已公開使用，或已為公眾所知悉者，均不得申請取得新型專利權，又倘該新型專利所屬技術，為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，亦不得依專利法申請取得新型專利。上開有關已發表技術，或習知技術之抗辯，乃判斷專利權侵害與否之前提要件，倘專利範圍所包含之技術屬已發表或習知之技術，原則上不應取得專利權核准，若已核准，亦構成舉發事由，得舉發請求撤銷該專利，而在未經撤銷前，倘有關侵害專利權之訴訟經提起，而被告之一方提出習知技術之抗辯時，應由法院為習知技術與否之認定，本件原告系爭專利之技術特徵既均經上揭美國專利揭露在案，已不具新穎性及進步性，業據本院說明如上。姑不論本件被告系爭產品是否確與原告專利技術特徵相同，謹就上揭新穎性及進步性而言，原告之專利權有效性即有可議之處，其主張被告侵害其專利權，請求被告賠償損害云云，自無理由，應予駁回。況本件原告於向經濟部智慧財產局申請核發專利權證書之前，國內即有相關產品，此有原告提出之報價單、廠商採購單、送修規範等資料在卷可稽（參原證八、九）。雖原告主張訴外人燁聯公司自八十六年起即開始委託訴外人申騰公司負責規劃管理修護水冷電纜工作，因其為該公司負責人，斯時發現傳統水冷電纜有使用平均壽命不到一年等缺點，遂於八十七年著手研究水冷電纜之特性，並陸續改變管皮設計，嗣訴外人燁聯公司於八十八年採購原告測試產品，始有年度計劃專案之產生及事後損益報告之提出，且因燁聯公司所使用之電爐有兩座，每座需二十四條水冷電纜，加以備用品六條，共需三十二條水冷電纜，斯時其僅提供訴外人燁聯公司之用，並未加以量產販賣，僅係為實際確認實效之機會，與一般經驗所稱之販賣不同，且僅相關人士知悉片斷資訊，並未公開云云。惟查，本件原告並不否認燁聯公司係在其申請許可核發專利權證書前向其購買系爭產品，不論燁聯公司購買系爭產品之目的何在，在原告取得系爭新型專利權證書前，系爭新型專利確實已經出現於市場，縱認系爭新型專利確為原告所創作，亦因原告於申請核發專利權證書前之銷售行為而視為放棄，換言之，不能因原告當時之銷售業績良窳而異其放棄新型專利申請權利之結果，原告既於申請專利權之前將其新型設計使用於國內市場，參酌上開說明，其專利權之取得亦有可議之處。本件原告之專利權效力既有爭議，其主張專利權受被告侵害，訴請被告賠償一百四十五萬四千四百十八元之損害及依法定利率計算之利息云云，即無理由，應予駁回。

結論：本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第七十八條，判決如主文。

民事第二庭法 官　汪漢卿