臺灣臺北地方法院97年度重訴字第671號

臺灣臺北地方法院民事判決　　　　　　 97年度重訴字第671號

原告

台氟科技股份有限公司

法定代理人

甲○○

原告

佳年貿易有限公司

法定代理人

丙○○

共同訴訟代理人

羅豐胤律師

共同訴訟代理人

洪明儒律師

被告

中環股份有限公司

法定代理人

乙○○

訴訟代理人

李貞儀律師

訴訟代理人

林怡芳律師

訴訟代理人

葉大殷律師

上一人複代理人

林佳瑩律師

上列當事人間請求給付貨款事件，本院於民國98年8月26日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、原告主張：原告台氟科技股份有限公司（下稱台氟公司）於民國96年7 、8月間出售Dye染料等多類產品予被告，貨款總計為新台幣（下同）355,500元，另原告佳年貿易有限公司（下稱佳年公司）亦於96年8、9月間出售Dye染料等多類產品予被告，貨款總計為12,515,000元，均已屆清償期，且因被告逾期未支付貨款，原告均乃於97年1月9日發函請被告求支付前述貨款，被告於97年1月10日收受該函，惟迄今仍拒絕付款。為此，爰依民法第368條規定請求被告給付貨款等語，並聲明：㈠被告應給付原告台氟公司355,500元，及自97年1月10日起至清償日止按年息5%計算之利息。㈡被告應給付原告佳年公司12,515,000元，及自97年1月10日起至清償日止按年息5%計算之利息。㈢原告均願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告答辯稱：

㈠被告於94年11月起即向原告台氟公司採購Dye染料，被告並將原告所交付之Dye染料使用於被告所生產及為他人代工生產之CD-R光碟片上。詎料，被告於96年4月間陸續接獲國外客戶TDK、HP、IMATION等公司之通知，表示被告代該客戶生產之CD-R光碟片，遭美國CIBA SPECIALITY CHEMICAL SCORPORATION公司（下稱美商CIBA公司）指控侵害其編號0000000及00000000號等關於染料之美國專利及該CIBA於其他各國之專利，要求被告公司應對此侵權爭議負責。被告遂立即通知原告，並於96年4月30日以電子郵件通知原告提供具體證明出廠結構與Ciba結構的不同處，以協助向CIBA證明原告之染料並不侵害CIBA公司之專利，惟原告並未曾提供任何文件能證明其供應之染料不侵害CIBA公司之專利，因此被告與CIBA公司協商就侵權事件協商時，因苦於無任何資料可供證明不侵權，一直居於協商劣勢地位。嗣美商CIBA公司因被告遲未能與其就侵權爭議達成和解，於96年9月4日對被告於美國提起專利侵權訴訟，因CIBA公司已就被告代工之產品進行蒐證並製作完整分析報告，而原告公司卻未能提供任何證明不侵權之資料，被告委任美國專業律師評估後認為幾無勝訴可能性，為避免損害之擴大，被迫於96年9月18日與CIBA公司簽訂和解契約，依約除需向CIBA公司為後續染料之採購外，並需賠償該公司美金200萬，被告並已依約給付200萬元賠償金予CIBA公司，且因而支出美金59,749元之律師費用。

㈡原告台氟公司於接獲被告通知CIBA公司主張專利侵權後，先是口頭要求日後訂單均改由原告佳年公司作為形式上名義人，並於96年7月11日以書面來函通知從8月份開始，所有染料業務均改由佳年公司出貨，因此，原告佳年公司實質上乃原告台氟公司於系爭侵害專利權爭議發生後向被告指定之供貨人頭公司，亦即所有被告欲向原告台氟公司採購之染料，依原告台氟公司之指示，均改由原告佳年公司為訂單名義人收受訂單出貨、收款，惟實質上之買賣關係，仍存在於原告台氟公司與被告公司間。是被告因原告台氟公司先前交付之染料侵害第三人CIBA公司專利權，而受有賠償CIBA公司美金200萬元及律師費用美金59,749元之損害，被告自得以依民法第349條、第353條、第226條、第227條規定之瑕疵損害賠償請求權，與本件原告台氟公司、佳年公司請求之貨款債權共計12,870,500元抵銷等語。並聲明：⒈原告之訴及假執行之聲請均駁回。⒉如受不利判決，被告願供擔保免假執行。

三、原告台氟公司主張其於96年7、8月間出售Dye染料等多類產品予被告，貨款總計為355,500元；原告佳年公司則係於96年8、9月間出售Dye染料等多類產品予被告，貨款總計為12,515,000元，均已屆清償期，經原告台氟公司及佳年公司委託律師於97年1月9日分別發函向被告請求支付上開貨款，被告於97年1月10日收受該等律師函，且被告迄未給付等情，有原告應收帳款明細表、統一發票、採購單及催告函等在卷可稽，亦為被告所不爭執，應堪信為真實。

四、被告抗辯其於94年起向原告台氟公司採購Dye染料，被告並將該染料使用於被告所生產及為他人代工生產之CD-R光碟片上。嗣美商CIBA公司指控被告生產之光碟片侵害其編號0000000及00000000號等關於染料之美國專利及該CIBA於其他各國之專利，被告於96年9月18日與美商CIBA公司簽訂和解契約，需賠償該公司美金200萬，被告已依約於96年10月31日及97年6月25日分別支付美金100萬元予CIBA公司，且因此侵權爭議支出律師費用共計美金59,749元，而原告台氟公司經被告通知上開侵權爭議後，雖改由原告佳年公司出貨，然實質上之買賣交易仍存於原告台氟公司與被告間等情，並提出CIBA公司致被告侵權公司侵權警告函、付款憑證、律師費用明細表等為證，原告就被告主張其與CIBA公司和解並支出相關費用乙節固不爭執，然辯稱訴外人有化科技股份有限公司與原告台氟公司於同期間均有銷售CD-R染料與被告，被告公司與CIBA公司間專利侵權糾紛，與原告生產交付之CD-R染料並無必然關係等語，是本件之爭點應為：㈠系爭買賣契約是否僅存在於原告台氟公司與被告公司間？㈡原告台氟公司於系爭買賣前生產銷售與被告之染料，是否侵害CIBA公司之美國專利權？㈢被告以瑕疵損害賠償請求權與原告請求之貨款主張抵銷有無理由？茲分述如下：

㈠系爭買賣契約是否僅存在於原告台氟公司與被告公司間？按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條前段定有明文。所謂舉證係指就爭訟事實提出足供法院對其所主張者為有利認定之證據而言，若所舉證據，不能對其爭訟事實為相當之證明，自無從認定其主張為真正。被告抗辯原告佳年公司僅為原告台氟公司於系爭侵權爭議發生後指定之人頭收單、收款公司，實質上之出賣人應均為台氟公司乙節，為原告所否認，自應由被告就此有利於己之事實負舉證責任。被告雖主張，關於其訂單之接洽、履行等，均係與向台氟公司之人員邱鼎鈞先生聯繫，顯然交易對象仍係台氟公司云云。然查，原告台氟公司與佳年公司乃關係企業，則基於人事精簡考量，而由邱鼎鈞支援佳年公司處理系爭業務，與常情並無違背，尚難憑此即認原告佳年公司非系爭交易之當事人。再依卷附原告台氟公司於96年7 月11日寄送給被告之電子郵件信函所示：「希望從8月份開始，所有染料業務均改由佳年公司出貨，除了供應商名義變更，其他均不變」等語（見本院卷㈠第85頁），堪認原告台氟公司已向被告表示往後改由其關係企業即原告佳年公司與被告進行交易，而被告亦自陳其係依此信函要求於交易文件上將台氟公司之抬頭改列為原告佳年公司，則原告台氟公司與佳年公司既為二不同公司，為各自獨立之法人，自難認原告佳年公司與被告間無從成立買賣關係。再者，被告於96年9月18日與美商CIBA公司簽署和解契約後，於97年1月28日分別函覆原告台氟公司、佳年公司催討系爭貨款之律師函時，亦僅爭執原告出售之染料侵害CIBA公司之專利權，致被告遭美商CIBA公司求償云云，並未否認其與佳年公司間買賣關係存在，是其事後始改稱其與原告佳年公司間未存有買賣關係云云，又未提出任何積極證據以實其說，其主張自非可採。

㈡原告台氟公司生產銷售之Dye染料，是否侵害第三人美商CIBA公司之美國專利權？

⒈被告主張其自94年起歷年來向台氟公司購買之Dye染料化學結構式，其構成要件係落入美國專利第US0000000B2號『metallocenyl-phth alocya nines』專利請求項第9、13項之專利權範圍，侵害第三人美商CIBA公司之專利權利等情，業據其提出由被告將系爭染料結構式送請台灣經濟科技發展研究院（下稱台經院）鑑定，經該院於98年1月15日出具之專利侵權鑑定研究報告書乙份在卷可稽。原告抗辯系爭鑑定報告係被告單方委任，其鑑定之對象是否為原告生產之染料無從知悉，且是否侵害美國專利，應依據美國法律作為論斷依據，然我國鑑定機關不具備鑑定美國專利之能力，故上開台經院所為之鑑定不可採云云。惟查，台經院係我國司法院指定之專利侵害鑑定機構，有侵害專利鑑定專業機構之參考名冊乙份在卷可稽（見本院卷㈡第21至26頁），且互核系爭鑑定報告附件二所示之待鑑定物CD-R染料化學結構式，與卷附原告於96年5月11日以電子郵件寄送其生產染料與CIBA公司結構式之比較函內所附之原告「CD-R染料化學結構式」（見本院卷㈠第167頁）結果兩者相符，足證系爭鑑定報告之待鑑定物「CD-R染料化學結構式」確係原告生產銷售與被告之染料結構式。又我國「專利侵害鑑定要點」係參酌美國專利法及實務所訂定，此有經濟部智慧財產局所發佈之「專利侵害鑑定要點」草案修訂完成說明在卷可稽（見本院卷㈡第27頁），且互核卷附我國專利侵害鑑定要點與美國法及其判例GraverTa nk v.MFG.Co.V.L indeAirProudctsCo.,339U.S.605(1950)案對鑑定流程及文義讀取之說明（見本院卷第28至33、35頁），均係以解釋申請專利範圍、判斷待鑑定物是否落入申請專利範圍當中而構成「文義侵害」及「均等侵害」來認定，且其中就「文義侵害」之判斷標準、兩者實係相同，是我國關於判斷是否構成侵害之鑑定流程及原則，實與美國法一致。是原告上開主張，並無理由。

⒉原告雖又稱系爭鑑定報第46、49頁所載之待鑑定對象並非相同之化學結構式，卻均認為符合系爭美國專利之獨立項文意，顯然前後有所矛盾云云。然依系爭鑑定報告對第46頁之待鑑定物化學結構式之說明：「證物構成內容：證物為一種茂金屬絡合物-酞菁 (metal locenyl-phthalocyanines)化學結構式圖說，其結構如下：…，其主結構為一茂金屬絡合物- 酞菁，於其主結構上含有M1、[X]x、[Y]y、[R2]z四部分：一、M1：可為一二價過渡金屬或二氫原子所構成。二、[X]x：為鹵素所構成，且x介於0-8之間。三、[Y]y：可為-OR1，且y介於0-8之間。Y中之R1可為烴基，而此烴基為未取代的或由鹵素、羥基、烷氧基、烷氨基取代。四、[R2]z：結構為…，其中z介於0-4之間。」（見鑑定報告第37、38頁），而將上開說明與第49頁的化學結構式比較可知：第49頁的化學結構式之Cu(可為一二價過渡金屬)是第46頁化學結構式之M1，其Brx則是第46頁化學結構式之[X]x，其-O(H)C(CHMe2)2中之 (H)C(CHMe2) 2，對於所屬技術領域者而言就是第46頁化學結構式[Y]y之R1烴基，而第49頁化學結構式圖示亦可看出第46頁化學結構式[R2]z之結構。是第46頁之化學結構式與第49頁的化學結構式實質相同，是原告主張系爭報告之待鑑定對象前後不一致，其鑑定不可採云云，尚非可採。

⒊原告又稱CIBA公司之專利權E中”-O-”醚基與”-C(=O)-”酮基兩結構之結合無法得出原告產品中化學結構式為”-OC(O)-”的酯類結構，故其產品並未文義侵害系爭美國專利云云。然查：原告產品中之”-OC(O)-”實質上即為”-O-C(=O)- ”的化學結構式（見秦道堅著，實用高等有機化學，第375~377頁，即本院卷㈡第46、47頁)，而”-O- C (=O)-”並非原告所稱之「酯類」，而為「酯基」，蓋其並非一種化合物之結構，而僅為一種「官能基」（functional group）。又依系爭美國專利之申請專利範圍說明書所示，該專利結構式中之E可由下述結構中任選兩部分，包含-CH2-、-C(=O)- (酮基)、-CH( C1-C4烴基)-、-C(C1-C4烴基)2-、-NH-、-S-、-O-(醚基)和-CH=CH-組成（見鑑定報告第29頁及附件一之系爭美國專利公報影本第36頁），堪認系爭美國專利範圍包含-O- (醚基)與-C( =O )-( 酮基)的組合。又由-O-(醚基)與-C(=O)-(酮基)所組合形成之共價鍵形式，即應為”-O-C( =O)-“ (酯基)，蓋因此時氧原子 (O)與碳原子 (C)的外層電子軌域達到電子飽合狀態，因而分子最穩定並符合八隅體法則（見秦道堅著，實用高等有機化學，第1頁，即本院卷㈡第44頁）。是原告產品中之化學結構式”-OC(O)-”即”-O-C(=O)-”完全可對應系爭專利主張E中”-O-”醚基與”-C (=O)-”酮基兩結構之結合，是原告主張其產品化學結構式經文義比對無法落入系爭美國專利範圍云云，尚非可採。

⒋原告雖提出其委託美國專利法律事務所「KIRTON&McCONKIE」製作之鑑定報告，主張其染料並無侵侵害他人專利權之瑕疵云云。然系爭報告係由原告委任之美國律師製作，其並非我國司法院指定之專利侵害鑑定機構，且系爭報告未直接以原告染料與被告主張待鑑定物侵害CIBA美國專利「獨立項」9,13進行比對，以認定是否侵權，而僅以CIBA之美國專利係屬無效作為原告染料未侵害上述各獨立項之理由，是難憑此報告即認原告之染料未落入系爭專利權之範圍。再者，系爭專利既經美國專利商標局核准審定，則在未經第三人提出舉發其無效前，尚無從僅據系爭美國律師所製作之報告遽認CIBA公司所有之系爭美國專利無效。從而，原告既未能具體指摘台經院之鑑定報告有何違誤之處，或提出其他證據證明系爭染料之化學結構式未落入CIBA公司聲請系爭專利之範圍，應認被告所稱原告台氟公司銷售與被告之染料侵害美國CIBA公司之專利權之主張為可採。

㈢被告以瑕疵損害賠償請求權與原告請求之貨款主張抵銷有無理由？按「因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利」、「因可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債權人得請求賠償損害。」民法第227條、第226條第1項分 別定有明文。本件原告於94年起陸續售予被告之系爭染料有侵害第三人美商CIBA公司之美國專利權之瑕疵，已如前述，而該瑕疵顯屬可歸責於原告之事由所致，是原告所交付之Dye染料顯已構成不完全給付中之「加害給付」，且因該瑕疵屬不能補正，被告自得依不完全給付之規定，請求原告負損害賠償責任，並主張以此損害賠償請求權與原告起訴之貨款債權抵銷。查被告因前述專利侵權案件已依和解契約給付美金200萬元賠償金予CIBA公司，並支出美金59,74 9元之律師費，已如前述，則被告以此損害賠償額與原告台氟公司請求之貨款355,500元相抵銷，自有理由。又原告佳年公司係自96年8、9月間始開始銷售系爭染料與被告，則在CIBA公司指控被告所用之染料侵害其專利權前，原告佳年公司與被告間就系爭染料並無買賣關係，是被告對原告佳年公司當無不完全給付之損害賠償請求權，則被告以前開台氟公司銷售之染料瑕疵所生之損害賠償請求權，與原告佳年公司系爭貨款請求權主張互相抵銷，應無理由。

五、綜上所述，原告台氟公司銷售與被告之染料確有侵害美國CIBA 公司之專利權之瑕疵，是其以該瑕疵所生之損害賠償請求權與本件原告台氟公司請求之貨款互為抵銷，應有理由。至原告佳年公司請求之貨款部分，被告並未舉證證明原告佳年公司非系爭買賣交易之當事人，是其以上開對台氟公司之損害賠償請求權與原告佳年公司之貨款主張抵銷並無理由。從而，原告台氟公司對被告之貨款債權，既因被告主張抵銷而消滅，則原告主請求被告給付貨款355,500元及法定遲延利息，為無理由，應予駁回。而原告佳年公司依民法第367條規定請求被告給付幾12,515,000元，及自被告收受催告函之翌日即97年1月10日起至清償日止按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。

六、兩造陳明願供擔保，聲請宣告假執行或免為假執行，經核原告佳年公司勝訴部分，合於法律規定，爰分別酌定相當之擔保金額宣告之；至原告台氟公司假執行之聲請，則因其訴之駁回而失所依據，不予准許。

七、另兩造其餘攻擊或防禦方法，經本院審酌後，認均與本件之結論無涉，茲不再一一論述，併予敘明。

八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。