臺灣高等法院八十九年度重上字第二五五號

台灣高等法院民事判決　八十九年度重上字第二五五號

上訴人

鴻友科技股份有限公司

法定代理人

陳文聰

法定代理人

胡淑莉

被上訴人

力捷電腦股份有限公司

兼法定代理人

甲○○

右當事人間損害賠償事件，上訴人對於中華民國八十九年三月八日臺灣新竹地方法院

八十七年度重訴字第一七九號第一審判決提起上訴，本院判決如左：

主文

事實

甲、聲明：

壹、上訴聲明：一、原判決廢棄。二、右廢棄部分，被上訴人等應連帶給付上訴人新台幣三千萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。三、第一、二審訴訟費用由被上訴人等負擔。四、第二項之請求，請准供擔保宣告假執行。

貳、答辯聲明：一、上訴駁回。二、訴訟費用由上訴人負擔。三、如受不利判決，被上訴人願供擔保請准宣告假執行。

乙、陳述：

壹、兩造不爭之點：

一、被上訴人於八十五年六月二十七日發函予上訴人，表示上訴人所生產之MFS-8000SP及MFC-600S掃描器侵害其所有新型第九二０八八號專利。

二、在上訴人申請辦理股票上市作業之際，被上訴人於八十五年七月十二日發函通知台灣證券交易所股份有限公司，指稱上訴人之系爭二項產品有侵害其上開專利權之情事。

三、上訴人於八十五年八、九月間就系爭MFS-8000SP產品停止生產銷售，並於同年

九、十月間就系爭MFC-600S產品停止生產銷售。

四、台灣證券交易所及上市審查委員會於八十五年十月間通過上訴人股票上市案，並訂於八十五年十月二十四至三十日為股票上市競價拍賣之投標期間。

五、被上訴人於八十五年十月二十八日對外發佈新聞稿，指稱上訴人侵害其專利權，並於八十五年十月二十四日對上訴人提出侵害其專利權之刑事告訴（嗣經被上訴人撤回告訴），又於同年十一月二日對上訴人提出排除侵害之民事訴訟，要求上訴人不得產製系爭產品或為產品之陳列、促銷或推廣行為（經新竹地院以八十五年重訴字第二三九號駁回被上訴人之訴），被上訴人並於同年十一月四日再度發佈新聞稿，上訴人乃於八十五年十一月八日聲請對被上訴人實施假處分，經原法院於八十五年十一月十九日以八十五年度裁全字第二一三三號裁定於上訴人供擔保後，准予對被上訴人實施假處分，命被上訴人應容忍上訴人為系爭產品之生產及相關之銷售、推廣行為，並禁止被上訴人為任何干擾或妨害上訴人為上開產銷行為之行為，並經原法院以八十五年度執全字第一七三一號實施假處分在案。

六、上訴人亦對被上訴人提起排除侵害之民事訴訟，請求被上訴人應容忍上訴人之生產、製造、銷售系爭產品等行為，並不得加以妨害，業經原審法院於八十六年五月十四日以八十六年度重訴字第三號判決上訴人全部勝訴，被上訴人上訴後，經本院以八十六年度重上字第三四七號判准上訴人關於「被上訴人不得公開發表、散布、指述上訴人產品侵害被上訴人新型第九二０八八號專利之言論或主張」之聲明，而駁回上訴人其餘之請求，上訴後經最高法院發回更審，現仍在更審中。

七、被上訴人發佈新聞稿之行為，經上訴人向行政院公平交易委員會提出檢舉，由公交會於八十七年十月九日以（八七）公處字第二一五號處分書認定被上訴人違反公平交易法第二十四條之規定而處分在案。

八、系爭兩項產品是否屬於被上訴人所有新型第九二０八八號專利權保護之範圍，經被上訴人委請萬國專利商標事務所技師陳燦暉鑑定，認係在被上訴人專利權之範圍而構成侵害。惟經原審囑託工業技術研究院光電研究所及本院囑託台灣電子檢測中心鑑定，均認系爭兩項產品並不在被上訴人專利權之範圍，而不構成專利權之侵害。

貳、兩造爭執之點：

一、被上訴人發函予上訴人及台灣證券交易所之行為，是否具有不法性？是否構成對上訴人之侵權行為或違反公平交易法之行為？

二、被上訴人於八十五年十月二十八日及十一月四日發佈新聞稿之行為，是否具有不法性？是否構成對上訴人之侵權行為或違反公平交易法之行為？

三、被上訴人於八十五年六、七月間發函予上訴人及台灣證券交易所之行為，與其嗣後於八十五年十月二十八日發佈新聞稿之行為，是否具有一貫性而互相結合？或兩者可以割裂而分別看待其不法性？上訴人所稱被上訴人係基於侵害上訴人營業權、市場競爭利益及妨害上訴人公司股票上市申請作業之故意，而有計劃的為一連串之發函及發佈新聞稿之行為，是否可採？

四、上訴人之停產系爭二項產品，係由於被上訴人之不法行為而被迫停產？或自願停產？亦即上訴人之停產與被上訴人之不法行為間有無相當因果關係？

五、八十六年五月七日發佈施行之「行政院公平交易委員會審理事業發侵害著作權、商標權、或專利權警告函案件處理原則」第三條所謂「公正客觀之鑑定機構」，係指專利法第一百三十一條第四項規定之「經司法院與行政院協調指定之侵害鑑定專業機構」？或係指經經濟部智慧財產權局依專利法所公告之專利侵害鑑定專業機構？或係指有特別知識經驗之第三人所出具之鑑定報告均屬之？

六、根據上訴人申請股票上市之公開說明書及台大嚴慶齡工業研究中心之鑑定報告，上訴人主張系爭產品與嗣後所推出之產品確有不同之市場區隔，並否認其停產系爭二項產品係為「汰舊換新」，是否可採？

七、上訴人之停產是否造成上訴人營業上之損失？其損害額究有若干？

理由

一、上訴人起訴主張：其與被上訴人同為國內生產掃描器之重要廠商，具有直接競爭關係，而其生產之MFS-8000SP及MFC-600S掃描器（下稱系爭二項產品），並無侵害被上訴人所有新型第九二０八八號專利權之情事，惟被上訴人於八十五年六、七月間因見上訴人公司產品成長及行銷成功，正在辦理股票上市作業，為不法排除市場競爭並妨礙上訴人公司之股票上市，在未經取得客觀公正之侵害專利權鑑定機構鑑定之前，竟先後發函予上訴人及證券交易所股份有限公司，誣指上訴人生產之系爭產品侵害其上開專利權，試圖影響上訴人之上市申請作業，雖經上訴人送請合格之專利侵害鑑定機關鑑定結果認為上訴人並無侵權情事後，一再與被上訴人溝通，均未獲被上訴人置理，而負責審核上市作業之台灣證券交易股份有限公司及證券暨期貨管理委員會為此對上訴人表示嚴重之關切，要求上訴人提出妥適之評估及因應之道，以保護投資大眾之權益，為此，上訴人為免影響上市作業及避免不必要之爭議，乃被迫決定於八十五年八、九月或九、十月間先行停產系爭二項產品，以待日後隨時復產，而上訴人申請之上市作業亦經證券交易所股份有限公司及證券暨及期貨管理委員會高票通過，並訂於八十五年十月二十四日至三十日為股票上市競價拍賣之投標期間，詎被上訴人為繼續遂行其排除上訴人之市場競爭及股票上市作業之目的，竟於八十五年十月二十四日對上訴人提出侵害其專利權之刑事告訴，並於同年十月二十八日對外以廣發新聞稿之方式，強烈誣指上訴人之系爭產品侵害其專利權，對外為不實之指控，隨後復於同年十一月二日對上訴人提起排除專利侵害之民事訴訟，致使上訴人往來客戶及廠商誤認上訴人產品有侵權之嫌，不再向上訴人訂貨，致系爭產品市場需求不足，上訴人乃繼續被迫停產，是被上訴人上開一連串之行為，係有計劃之舉動，以期排除上訴人在市場上之競爭地位，經上訴人依公平交易法第二十四條及民法第十八條之規定，訴請排除侵害並請求防止之，已經原法院及本院部分判准排除被上訴人對上訴人之侵害，且被上訴人發佈新聞稿之行為，經上訴人經向行政院公平交易委員會檢舉後，業經公交會以公處字第二一五號處分書認定被上訴人違反公平交易法第二十四條之規定而處分在案，核被上訴人所為不但違反公平交易法，且係對上訴人之侵權行為，並使上訴人受有自八十五年十一月起至八十六年三月底止系爭產品因停產無法銷售之營業上損失，上訴人爰依民法第一百八十四條第一項前段、第二項，及公平交易法第三十一條之規定，依選擇合併之關係，訴請被上訴人連帶賠償上訴人五千三百八十二萬六千二百三十元及其法定遲延利息，並保留其餘損害之賠償請求權，經原審判決駁回上訴人之訴，上訴人上訴後減縮訴之聲明為請求被上訴人連帶賠償三千萬元及遲延利息等語。被上訴人則以：其發函通知上訴人並非對社會大眾為之，自不影響交易秩序，其發函予證券交易所之行為，係根據「辦理公開發行公司初次申請股票上市案意見徽詢作業要點」第四項之規定而為，自無任何不法性可言，至於其於八十五年十月二十八日發佈新聞稿，係根據事先所委請之工業技師所作之鑑定結果，認為上訴人有侵害其專利權情事，始就其已對上訴人提起刑事告訴之兩造爭訟事實經過予以陳述，係合於當時專利法規定之正當權利行使之行為，並無違反公平交易法規定之情形，也無任何故意或過失可言，且上訴人於公開說明書已自承系爭機種已遭新機種替代，是縱認被上訴人之發佈新聞稿有何不法性，惟上訴人係於被上訴人為上開發佈新聞稿行為前即因系爭產品之汰舊換新而停產，則上訴人之停產與被上訴人之發佈新聞稿亦難謂有何因果關係，況上訴人當時亦已聲請法院對被上訴人實施假處分，以禁止被上訴人為任何干擾其生產系爭產品之行為，是上訴人根據該假處分之執行，已可生產系爭產品而不受任何妨害，詎上訴人竟繼續停產，其所造成之營利損失，自與被上訴人無關，被上訴人自不負賠償責任等語，資為抗辯。

二、上訴人主張其與被上訴人同為國內生產掃描器之重要廠商，具有直接競爭關係，，詎被上訴人於八十五年六月二十七日先發函予上訴人，表示上訴人所生產之系爭MFS-8000SP及MFC-600S二項產品侵害其所有新型第九二０八八號專利，並於上訴人已向台灣證券交易所股份有限公司及證券暨期貨管理委員會申請股票上市作業，正在辦理之際，在同年七月十二發函通知台灣證券交易所股份有限公司，指稱上訴人之系爭產品有侵害其上開專利權之情事，致證券交易所股份有限公司及證券暨期貨管理委員會對此表示嚴重關切，要求上訴人就此提出妥適之說明及因應措施。惟其間經上訴人先後委請專業之專利權侵害鑑定機構進行慎密鑑定、分析，咸認上訴人系爭產品與被上訴人上開專利在技術手段、功效及元件配置上均有不同，並未侵害被上訴人上開專利，上訴人並因此於上市申請資料中充分揭露。而證券交易所及上市審查委員會乃均高票通過上訴人上市案，並訂於八十五年十月二十四至三十日為股票上市競價拍賣之投標期間。在此期間，上訴人並曾數次與被上訴人討論該專利權一事，且提出分析資料，詳加說明並無侵害渠之專利，詎被上訴人竟再於八十五年十月二十四日對上訴人提出侵害其專利權之告訴，並於十月二十八日對外發佈新聞稿，指稱上訴人侵害其專利權，嗣又於同年十一月二日向原法院對上訴人提出排除侵害之民事訴訟，要求上訴人不得再生產系爭產品或為相關之產品促銷或推廣行為，其後復再度發布新聞稿，上訴人不得已乃於八十五年十一月八日向原法院民事執行處聲請對被上訴人實施假處分，經原法院以八十五年度裁全字第二一三三號裁定於原告供擔保後，准予對被上訴人實施假處分，命被上訴人應容忍上訴人為系爭產品之生產及相關之銷售、推廣行為，並禁止被上訴人為任何干擾或妨害上訴人為上開產銷行為之行為，並經本院以八十五年度執全字第一七三一號實施假處分在案。嗣被上訴人上開發佈新聞稿之行為，經上訴人檢舉後，並經公交會以公處字第二一五號處分書認定被上訴人違反公平交易法第二十四條之規定而處分在案，並經上訴人提起排除侵害之訴，業經原法院以八十六年度重訴字第三號及本院以八十六年度重上字第三四七號判決部分准許，而上訴人並已先於八十五年八、九月間就系爭MFS-8000SP產品，於同年九、十月間就系爭MFC-600S產品，予以停止生產、銷售等情，業據上訴人提出被上訴人公司八十五年六月二十七日律師函、上訴人覆被上訴人八十五年七月三十日函、被上訴人八十五年十月二十八日及十一月四日新聞稿、金融郵報八十五年十月二十九日等報導、台灣新竹地方法院八十六年重訴字第三號、本院八十六年重上字第三四七號民事判決、行政院公平交易委員會處分書公處字第二一五號處分書影本各一份為證，復經原審向台灣證券交易所股份有限公司及證券暨期貨管理委員會函查及調取被上訴人指稱上訴人侵害其專利權事件，對上訴人申請上市有關作業有何影響及相關資料後，經證券交易所股份有限公司、證券暨期貨管理委員會分別以台證上字第三三一九九號函、八八台財證㈠字第九二三六一號函覆及檢送之相關資料在卷可憑，並為被上訴人所不爭執，堪信上訴人上開主張為真實。

三、經查被上訴人係於八十五年六月二十七日寄發存證信函予上訴人，指稱經被上訴人委請專業機構鑑定結果，認上訴人系爭產品有侵害其新型第九二０八八號專利權之情事，並表明願與上訴人公司協商解決方式，並要求上訴人先行停止所謂侵害其專利權之相關生產行為等情，有上訴人提出之該存證信函影本一份在卷可憑（原審卷一第十七頁）。又被上訴人於發函予上訴人前，係先委請萬國專利商標事務所之工業技師陳燦暉就上訴人之系爭產品予以鑑定，鑑定結果認為該二項產品有侵害被上訴人前開新型專利之情形，亦有被上訴人提出之該鑑定報告影本一份在卷可憑（原審卷一第八六至九九頁），查被上訴人僅發函予上訴人，並非發函予社會大眾或交易相對人，尚無「行政院公平交易委員會審理事業發侵害著作權、商標權、或專利權警告函案件處理原則」之適用（原審卷二第四八八至四九○頁），因此萬國專利商標事務所雖非「公正客觀之鑑定機構」，亦難謂被上訴人之發函予上訴人有何違法之處。又公平交易法第二十四條固規定：「除本法另有規定外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」，而該條文是公平交易法就有關不公平競爭行為之禁止，所作之概括性規定，是其禁止之所謂「足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」，應係指事業有對其交易相對人或一般消費者為一定之行為，致因此影響交易秩序或市場之公平競爭情勢者，如事業僅對其競爭之其他事業為一定行為，並不因此影響交易秩序或生不公平競爭之情形者，即不屬該條文所規定禁止之行為。查本件被上訴人之前開發函予上訴人之行為，既非對被上訴人之交易相對人，亦非對一般客戶或社會大眾為之，自不因此即影響其系爭二項產品在市場上之交易秩序或生不公平競爭之結果。

四、次查被上訴人主張其於八十五年七月十二日發函通知台灣證券交易所股份有限公司，指稱上訴人有侵害其專利權情事，係以上訴人依台灣證券交易所股份有限公司所訂「辦理公開發行公司初次申請股票上市案意見徵詢作業要點」，於八十五年七月八日所為公告第四項載明：「凡社會大眾對本公司申請股票上市案，有任何意見或疑慮者，得於八十五年七月二十三日前以書面載明下列事項及檢附相關資料送達台灣證券交易所」，被上訴人乃依該公告第四項辦理之情，有被上訴人提出之剪報影本二份在卷可憑（原審卷二第五五五、五五六頁），揆之上訴人公告之日期為七月八日，而被上訴人發函証券交易所之日期為七月十二日，是被上訴人指稱其係在上訴人公告見諸報端後，始依該公告之內容致函台灣証券交易所一節，尚非虛構，上訴人雖辯稱被上訴人係基於妨礙上訴人公司股票上市之故意而主動發函云云，惟未能舉証以實其說，所辯自無可採，則被上訴人既因認為上訴人系爭產品有侵害其專利權之虞，乃依上訴人公告內容第四項之規定，於上訴人公司申請上市作業期間，在前述時間以書面通知證券交易所股份有限公司上開情事，係依法行使其權利，其行為應無何不法可言。又被上訴人發函之對象既為証券交易所，並非交易相對人亦非社會一般大眾，亦與公平交易法第二十四條之構成要件不符，亦無「行政院公平交易委員會審理事業發侵害著作權、商標權、或專利權警告函案件處理原則」之適用。

五、復查被上訴人於八十五年十月二十八日及十一月四日發佈新聞稿之行為，業經上訴人向行政院公平交易委員會提出檢舉，由公交會於八十七年十月九日以公處字第二一五號處分書認定被上訴人違反公平交易法第二十四條之規定而處分在案，有該處分書附卷可稽（原審卷一第五九至六八頁），而上訴人對被上訴人所提起排除侵害之民事訴訟，請求被上訴人應容忍上訴人之生產、製造、銷售系爭產品等行為，並不得加以妨害，業經原審法院於八十六年五月十四日以八十六年度重訴字第三號判決上訴人全部勝訴，被上訴人上訴後，經本院以八十六年度重上字第三四七號判准上訴人關於「被上訴人不得公開發表、散布、指述上訴人產品侵害被上訴人新型第九二０八八號專利之言論或主張」之聲明，而駁回上訴人其餘之請求，上開判決亦認定「被上訴人發布之新聞稿，指稱被上訴人生產之上開產品侵害其專利權，其所憑之依據，係由上訴人委由萬國專利商標事務所鑑定結果，認被上訴人生產之產品侵害其專利權。惟上訴人自行出資委託專利事務所鑑定，該專利事務所並非專業鑑定機關，所為鑑定報告尚非可認係公正客觀之鑑定機構鑑定報告。上訴人未經正當程序以確認其專利權受侵害，即發布新聞稿指稱被上訴人侵害其專利權，自有未合。而上訴人新聞稿上指稱被上訴人侵害其專利權，經多家報社刊載該項指摘於報紙上，消費者閱報後無從查證，自難為合理之判斷，應認上訴人之行為足以影響交易秩序，且顯失公平，而違反公平交易法第二十四條之規定。」（原審卷一第一七○至一九○頁）查被上訴人所委託鑑定之工業技師陳燦暉，於八十五年以前被上訴人所申請之一百五十一件專利中，由陳燦暉代理申請之件數即達四十五件，約占被上訴人申請總件數近三分之一（本院卷一第一五二、一五三頁），足見陳燦暉與被上訴人關係密切，其所作成之鑑定報告自有偏頗之虞。且查被上訴人係對社會大眾發佈新聞稿，應有「行政院公平交易委員會審理事業發侵害著作權、商標權、或專利權警告函案件處理原則」之適用，亦即被上訴人在發佈新聞稿之前，應先送請公正客觀之鑑定機構鑑定，而所謂「公正客觀之鑑定機構」，依行政院公平交易委員會之見解，係指經經濟部中央標準局（現為智慧財產局）依專利法規定所公告之專利侵害鑑定專業機構（原審卷一第六六頁），而依最高法院最近之見解，則係指有特別知識經驗之第三人所出具之鑑定報告（最高法院八十九年第一次刑事庭會議紀錄，本院卷一第五九頁），查被上訴人所委託鑑定之陳燦暉技師，並非經經濟部依專利法公告之專利侵害鑑定機構，且係有利害關係之第三人，均不符公平交易委員會及最高法院所謂「公正客觀之鑑定機構」之要件，其所出具之鑑定報告，自不足採為發佈新聞稿之依據，是被上訴人未經謹慎求証，即率予發佈新聞稿指稱上訴人侵害其專利權，其行為自係違反公平交易法且構成侵權行為。

六、上訴人另主張被上訴人發函通知上訴人及証券交易所之行為，係與其嗣後發布新聞稿指稱上訴人侵害專利權之行為相結合，為一連串有計劃性之不法行為，其用意係在意圖干擾上訴人之上市作業及排除系爭產品之產銷競爭云云，惟為被上訴人所否認，經查被上訴人所為發函通知上訴人及証券交易所之行為，係分別於八十五年六月二十七日及七月十二日為之，已如前述，與其嗣後在同年十月二十八日發布新聞稿之行為，相距已有一段時間，是被上訴人嗣後發布新聞稿之行為雖具有「不法性」，惟尚難據此即認為其先前所為發函予上訴人及證券交易所之「合法行為」，亦因此與該嗣後之「不法行為」相結合而同具不法性，上訴人對於被上訴人係蓄意打擊上訴人，為一連串有計劃性之不法行為一節，始終未能舉証以實其說，其空言指摘，自不足採。是被上訴人前開發函予上訴人及證券交易所之行為，既不具不法性，則嗣後上訴人於同年八、九月或九、十月間，縱因被上訴人之發函通知上訴人及證券交易所之行為而停止系爭產品之生產，並因此受有無法銷售之營業上損失，亦因被上訴人上開行為不具不法性，不構成對上訴人之侵權行為或違反公平交易法之情事，自不須對上訴人之所謂損害負賠償責任。且查上訴人係於八十五年八、九月間就系爭MFS－8000SP產品，於同年九、十月間就系爭MFC-600S產品，予以停止生產、銷售，而被上訴人發佈新聞稿係在八十五年十月二十八日等情，已如前述，則被上訴人發佈新聞稿既已在上訴人停產之後，自難謂上訴人之停產係由於被上訴人之發佈新聞稿所致。

七、上訴人復主張系爭產品於停產前仍具有相當之市場價值，系爭產品與嗣後推出之產品確有不同之市場區隔，並非因產品之汰舊換新而自行決定停產，其停產之原因，主要係因被上訴人上開一連串發函及發佈新聞稿之侵權行為所致，主張其間有因果關係等語，惟查：

㈠上訴人申請股票上市時，遭被上訴人發函通知證券交易所指稱上訴人系爭二項產品侵害其專利權，已如上述，因該專利權侵害之有無，以及上訴人所採取之因應措施，均被台灣證券交易所股份有限公司及證券暨期貨管理委員會列為其等審查上訴人公司是否核准上市之重要審查事項，因而要求上訴人須就此提出說明及因應措施等情，有台灣證券交易所股份有限公司台證上字第三三一九九號函及證券暨期貨管理委員會八八台財證㈠字第九二三六一號函在卷可憑（原審卷二第五○七及五二三頁），而上訴人為求因應，於其申請上市審查時，所提出之該公司

八十五、六年度之「公開說明書」中，關於系爭MFS-8000SP產品部分，記載：「其中MFS-8000SP將由84年3月即開始研發的800ⅡSP新產品所代替，該新產品並已於85年5月份在主要市場（美國、德國）開始大量銷售，對一般使用者而言，產品更輕、更便於使用且售價更低，但功能相同，所以該新產品預估將更具市場競爭力。事實上，該產品（八十五年）6、7月其銷售已超過原有產品（即系爭MFS-8000SP產品）每月平均出貨量甚多，市場反應相當良好，因此，800ⅡSP機種已達替代原MFS-8000SP之銷售水準」；關於系爭MFS-600S產品部分，記載：「另一產品MFS-600S亦可由600ⅡEP所代替…因該產品整合了一顆EPPIC（先進式雙向平行埠）於主板上，無MFS-600S需拆裝電腦外殼才能連接使用之困擾，故極具成本及使用上之競爭優勢，預計今年銷售旺季時可能成為該公司的主力產品....且本公司不斷有新產品推出，上述該兩項之【替代機種】已分別於八十五年五月及九月量產出貨.... 故本公司認為力捷公司函稱侵犯專利權一事對本公司之經營及銷售影響甚低」等情，有上訴人提出之八十五年六月十八日及八十六年一月十五日製作之公開說明書影本一份在卷可憑（原審卷一第三七五至三七九頁）。按公開發行股票之上市公司，其公開說明書之記載，不得有虛偽或隱匿之情事，此觀證券交易法第三十二條之規定自明，而上訴人亦自承上開公開說明書之內容係真實，且上訴人既係因應證券交易所及証期會就其股票上市申請之審查，而提出該公開說明書，則該公開說明書之內容自係信而有徵。

㈡又財政部證券暨期貨管理委員會於上訴人公司之股票在八十六年一月三十一日正式掛牌交易前，亦曾於八十五年十月三十日函請證券交易所再查明上訴人公司涉及損害被上訴人公司專利權乙節，是否有不宜上市條款之適用，並洽上訴人之承銷商大華證券股份有限公司具體評估及研提因應之道，其中大華證券股份有限公司評估結果，亦認為：「.... ４、新產品開發分析：該公司（即上訴人公司）為因應市場需求，每年皆不斷推出新型產品，而今年（即八十五年）預計將推出二十四種新產品.... 其中MFS－8000SP將由於八十四年三月即開始研發的800ⅡSP新產品所代替，該新產品並已於八十五年五月份在主要市場（美國、德國）開始大量銷售，其採用全新機構的小型化設計，以及全新的電苛藕合器元件與電路設計，與原產品設計不同，故在成本上又較舊有的8000SP機種降低約百分之十五，對一般使用者而言，產品更輕、更便於使用且售價更低，但功能相同，所以該新產品預估將更具市場競爭力，事實上該產品六、七月份已銷售達五千餘台，市場反應相當良好，已超過原每月平均出貨量三千二百台的機種，因此800ⅡSP機種已達替代原MFS-8000SP之銷售水準。另一產品MFC-600S將由600ⅡEP所代替，該公司於八十五年五月即由研發單位排定該試產時程表及製作其新產品評估報告，並於八十五年八月試產，九月可排定出貨，依據本承銷商目前之查核，該計劃正依進度進行中，而該產品除運用800ⅡSP新機種所發展之新技術外，採用更新的電荷藕合器及線路設計，與原產品設計不同，因整合了一顆EPPIC（先進式雙向平行埠）於主板上，無MFC-600S需拆裝電腦外殼才能連接使用之困擾，又無電腦相容性問題，且使功能上完全與原機種相同，但成本將可比原MFC-600S降低約百分之十，故極具成本及使用上之競爭優勢，預計今年銷售旺季將成為該公司的主力產品.... 由於該公司不斷推出新產品，且今年所預計推出之新產品中之800ⅡSP及600ⅡEP皆依計劃陸續推出中，並順利在市場上銷售，故力捷公司指稱該公司之產品MFS-8000SP及MFC-600S，涉嫌侵害其專利權一事，經本承銷商評估結果，對該公司八十五年度營運及銷售狀況應不致造成重大影響.... ５、估計可能產生之損失：.... 由於鴻友公司該兩項產品，其中MFS-8000SP預計銷售至八十五年九月，接替之產品800ⅡSP已於八十五年五月大量生產並銷售，MFC-600S預計銷售至八十五年十月，而600ⅡEP已於八十五年八月試產，九月可排定出貨，.... 故本承銷商認為力捷公司函稱侵犯專利權一事對該公司之獲利能力影響極微」等情，有大華證券股份有限公司之評估結果一份在卷可憑（原審卷二第五二九至五三二頁）。又證券暨期貨管理委員會於八十五年十月三十日因查悉被上訴人已於同月二十四日對上訴人提起告訴，為明瞭上訴人有無不宜上市情事，又函請證券交易所股份有限公司依法予以審查，經證券交易所股份有限公司洽請上訴人公司及主辦承銷之大華證券股份有限公司提出之補充說明，載明：「２、新產品開發分析：該公司（即上訴人公司）為因應市場需求，每年皆不斷推出新型產品.... 以新機種取代舊有機種產品，有助於提高該公司產品競爭力，其中MFS－8000SP將由八十四年三即開始研發的800ⅡSP新產品所代替，該產品六月推出後市場反應良好，每月銷售達五千餘台，十月已達七千台，預計十一月、十二月可達九千台及一萬一千台，已遠超過原每月舊機種MFS-8000SP平均出貨量三千二百台的水準，因此800ⅡSP已成功替代原MFS-8000SP；另一產品MFC-600S已大部分為600ⅡN、600ⅡEP所代替，兩機種自九月份開始出貨後，頗獲市場歡迎，十月份上述前新機種出貨已達一萬九千台，預計十一月、十二月出貨可達三萬五千台及五萬台，也已超過舊機種之平均銷貨水準。是綜合上述分析，由於該該公司不斷推出新產品，且今年（即八十五年）所推出之800ⅡSP及600ⅡEP等新機種皆已依計劃完成，並順利在市場上銷售，故力捷公司指稱該公司之產品....涉嫌侵害其專利權一事，經本承銷商評估結果，對該公司八十五年度營運及銷售狀況不致造成重大影響.... ４、推出新替代性產品：.... 且由於掃描器每一機種的產品生命週期，通常為十二至十八個月... 」等情，亦有大華証券股份有限公司之「補充說明對照表」影本一份在卷可憑（原審卷二第五三八至五四一頁）。

㈢綜合上述上訴人在上開公開說明書之說明，承銷商所作之評估報告，以及上訴人及承銷商嗣後再作成之補充說明對照表之內容觀之，其內容均相一致，自具有相當之參考價值，而依上開之文件記載，均已認為上訴人系爭二項產品係屬遭汰舊之產品，並已分別於八十五年八、九月或九、十月為新機種之產品所取代，且並無任何有關系爭二項產品於其暫時因被上訴人之指控侵犯專利權一事而停產後，日後待事件告一段落，仍有再行恢復生產之計劃之說明，則上訴人嗣後再行以其公司掃描營業處處長即證人李酉文之證詞，主張系爭二項產品仍係其公司之主力產品，具有相當之市場價值，並未被取代，且公開說明書所指之取代，非謂產品功能取向之替代，而僅係產品銷售收入來源之替代，且其公司一般產品之平均生命週期約為二年四個月云云，顯與前開公開說明書等所述者相悖，足認證人李酉文之證詞，顯係嗣後附合上訴人之詞，不足採信。依此，即可認定上訴人於被上訴人發函上訴人或證券交易所後，在八十五年八、九月或九、十月所為決定停止系爭產品生產、銷售之行為，主要係因系爭產品已為其他新產品之推出所汰換，且上訴人考量到自身申請上市作業之順利，所為之決定，尚與被上訴人之發函或發佈新聞稿之行為無相當因果關係，且被上訴人之發佈新聞稿又係在上訴人決定停產之後，更難認兩者間有相當因果關係。

㈣本院依上訴人之聲請將系爭產品與上訴人推出之新產品送請台大嚴慶齡工業研究中心鑑定系爭產品與新產品在功能、規格、材料、技術及銷售對象上之差異，依該中心之鑑定報告（見外放証物），新舊產品在功能、規格、材料、技術及銷售對象上雖均有些微之差異，但主要功能則大致相同，亦即掃描器之主要功能在於彩色色階、光學解析度、掃描速度等項目，本件兩項新舊產品在上開主要功能上均不分軒輊，僅在次要之功能例如掃描面積、有無自動送紙裝置、背光板之大小及驅動方式等，有些許之差異，該鑑定報告雖將此等次要之差異列為評比之重點，而認新舊產品確有其不同之市場區隔，惟查該鑑定報告所謂「適合專業人士使用」「適合小型辦公室使用」「適合一般個人玩家使用」等市場區隔，並無嚴謹之定義及範圍，因此該等市場區隔就掃描器之市場而言，並不具實質意義，退步言之，縱認本件新舊產品確有相當之市場區隔，惟查上訴人公司基於降低生產成本及公司整體營運及產能之考量，非無可能停產部分舊產品，以增加新產品之產能及提高公司之利潤，職是，上訴人雖辯稱：其新推出之800ⅡSP自八十五年五月開始生產銷售，但舊產品MFS-8000SP於八十五年四月份之銷售量為一七二八台，五月份之銷售量為四八○○台，六月份之銷售量為二八八○台，七月份之銷售量為二五三五台，八月份之銷售量為三二四○台（原審卷一第三○九頁），並未因新產品之推出而降低其銷售量，足証舊產品在當時仍有其市場價值，而無任何汰舊換新之必要云云，惟查上訴人於上開公開說明書及補充說明書業已自承新產品一推出後，其銷售量即急遽直線上升（800ⅡSP推出首月即達五千餘台，至十二月可達一萬一千台，600ⅡEP推出首月即達一萬九千台，至十二月可達五萬台），雖舊產品銷售量仍呈穩定，但比起新產品之銷售量，顯然已瞠乎其後，則上訴人公司基於整體營運及增加利潤之考量，停產舊產品，乃順應市場之法則，並無違一般商場之習慣，且與產品之汰舊換新並無必然之關連，是上訴人以新舊產品之市場區隔而否定汰舊換新之必要，自無足取。

㈤末查上訴人於八十五年十一月八日向原法院民事執行處聲請對被上訴人實施假處分，並於同年十一月十九日經原法院以八十五年度裁全字第二一三三號裁定准許假處分，命被上訴人「應容忍債權人（上訴人）對於債權人之Paragon 600ⅡEP（含型號MFC600S）及Paragon 800ⅡSP（含型號MFS8000SP）彩色影像掃瞄器得為生產、製造、銷售、陳列輸出、或其他與該產品有關之處分行為，並得以刊登廣告、散布產品目錄、產品展示會、說明會或其他方式為推廣促銷之行為，債務人（被上訴人）不得為任何妨害、干擾或阻止之行為，亦不得對外公開發表、散布指述債權人上開產品涉嫌侵害債務人新型第九二○八八號專利之言論或主張」，並已於同年十一月二十五日聲請原法院對被上訴人實施上開假處分之執行等情，已據原審調取八十五年度裁全字第二一三三號假處分卷宗核閱無訛，堪信為真實，是上訴人依據此假處分之實施已可生產系爭產品而不受任何妨礙，詎上訴人竟於八十五年八、九月或九、十月先行停產，迨其後其聲請實施前開假處分後，仍繼續停產，堪認上訴人自聲請原法院對被上訴人實施假處分（即八十五年十一月二十五日）後之繼續停產行為，亦與被上訴人先前於八十五年十月二十八日及十一月四日發佈新聞稿之行為無因果關係。

八、綜上所述，被上訴人發函予上訴人及台灣證券交易所之行為，並不具不法性，而其發佈新聞稿之行為，雖具有不法性，惟與上訴人之自行決定停產之間，並無相當因果關係，是上訴人縱因自八十五年十一月起至八十六年三月份止停產系爭產品無法銷售而受有營業利益上之損害，亦難令被上訴人負損害賠償之責，是上訴人依民法第一百八十四條第一項前段、第二項及公平交易法第三十一條之規定，依選擇合併之法律關係，訴請被上訴人負連帶賠償責任，即被上訴人應連帶給付上訴人三千萬元及自起訴狀繕送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，即屬無據，應予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，並無不合，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

九、本件事証已臻明確，兩造其餘之攻擊、防禦方法及舉證，核與判決結果並無影響，爰不一一予以論列，併此敘明。

十、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。

民事第九庭

附註：民事訴訟法第四百六十六條之一（第一項、第二項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。