臺灣高等法院95年度智上更㈠字第1號

臺灣高等法院民事判決　　　　　　　 95年度智上更㈠字第1號

上訴人

中華長江股份有限公司

法定代理人

甲 ○

訴訟代理人

趙國生律師

複代理人

林奕秀律師

複代理人

周珮琦律師

被上訴人

美律實業股份有限公司 （原名鴻鼎通訊股份有限公司）

法定代理人

乙○○

訴訟代理人

顏火炎律師

上列當事人間移轉專利權等事件，上訴人對於中華民國93年6月11日臺灣臺北地方法院93年度智字第29號第一審判決提起上訴，經最高法院第一次發回更審，本院於96年4月24日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

被上訴人起訴主張： 伊之發起人訴外人許銘仁於民國92年6月與上訴人訂立協議書（下稱系爭協議書），約定在同年７月底以前，由甲方即訴外人許銘仁成立之新公司以帳面價值向上訴人購入與藍芽開發相關之有形資產，乙方即上訴人亦同意同時無償轉讓上訴人公司原先擁有之與前述開發有關之智慧財產權及營業祕密等無形資產之所有權及使用權予新公司，訴外人許銘仁乃設立登記成立伊公司之前身鴻鼎通訊股份有限公司（下稱鴻鼎公司），並依約定於92年７月底前，支付上訴人新臺幣（下同）16,073,577元，而上訴人即應將如附表所示之三項專利權移轉予伊。惟訴外人許銘仁依公司法第165條規定， 於92年12月26日通知上訴人前往伊公司辦理股票過戶手續，上訴人竟以此係非依債之本旨提出為由，拒絕辦理，進而解除契約，實不合法；且縱訴外人許銘仁未提出股票予上訴人，然系爭協議書第２條約定與協議書第１條約定並無對價關係，且依第３條約定，上訴人公司所屬人員，均已至伊公司任職，伊已依約履行，上訴人拒不履行為違約等情。爰依系爭協議書之法律關係，求為命上訴人將其所有如附表所示之專利所有權及使用權讓渡移轉與伊之判決。上訴人則以：系爭協議書之當事人並非被上訴人，而係訴外人許銘仁，且契約訂定時「新公司」尚未成立，在客觀上無法確定，該新公司之意思表示應屬無效。再者，系爭協議書約定於92年底將無償提供伊及其指定之特定人士 210萬股之新公司股票，以彌補伊過去一年在藍芽產品開發所投入之成本，然被上訴人並未在確定期限內將上開股票送交伊收受，經伊催告後，仍未履行，伊已解除契約，故被上訴人依系爭協議書請求，即無理由等語，資為抗辯。

原審命上訴人將如附表所示之三項專利所有權及使用移轉予被上訴人，上訴人提起上訴，經發回前本院駁回其上訴，上訴人提起第三審上訴，經最高法院發回更審，上訴人聲明：

㈠原判決廢棄。

㈡上廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。

㈢如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。被上訴人則聲明：

㈠上訴駁回。

㈡原判決主文第一項應更正為上訴人應將如附表所示之三項專利權讓與與被上訴人。

被上訴人主張其已依系爭協議書履行，給付16,073,577元價金，且原屬上訴人公司開發藍芽產品之員工，亦已依約至其公司任職等事實，提出協議書、給付上訴人公司款項明細表、支票６紙、原上訴人公司轉任被上訴人公司員工名冊單等件為證（原審卷第10、42、43、101頁）， 並為上訴人所不爭，被上訴人此部分之主張，自堪信為真實。另上訴人就其確簽訂系爭協議書及其已受通知至被上訴人公司領取系爭協議書所載 210萬股票之事實，已自認在卷，此部分事實亦應屬真實。被上訴人主張系爭協議書之當事人為兩造，且許銘仁給付股票與上訴人移轉專利權無對價關係，況許銘仁已代為通知上訴人辦理股份移轉過戶登記，為上訴人拒絕等情，上訴人則以前詞置辯，是本件兩造所爭執者，厥為系爭協議書之當事人為何人及上訴人解除契約是否合法、 讓與系爭專利權應否踐行公司法第185條程序。

按公司依法未經登記，雖不得認為法人，然仍不失為訴訟當事人之團體（最高法院20年上字第1924號判例參照）。次按公司於設立登記前，由發起人為設立中之公司所為之行為，發生之權利義務，自公司設立登記以後，應歸公司行使及負擔。又按解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解。系爭協議書記載：「本協議書由下列雙方共同訂立：新公司代表人許銘仁及中華長江股份有限公司代表人朱盷」（原審卷第10頁），許銘仁既為「新公司代表人」，則與上訴人訂立系爭協議者，應為「新公司」，而非許銘仁個人。蓋倘係許銘仁個人與上訴人訂立系爭協議，當無於許銘仁名義前加列「新公司」及記載「在七月底以前，由甲方成立之新公司」、「新公司之股票」、「甲方：新公司」之必要。再由協議書第３條約定「雙方同意，中華長江股份有限公司原藍芽產品之所屬人員於6月30日離職， 並於7月1日至甲方新公司到任」，而上訴人原藍芽產品所屬員工均已至被上訴人公司任職，為兩造所不爭，則甲方新公司當係指被上訴人之發起人許銘仁所設立中之公司，而非許銘仁個人至明。再系爭協議書日期前之當事人欄亦載明「甲方：新公司，代表人許銘仁」，參諸系爭協議書訂立日期為92年6月23日， 被上訴人之前身鴻鼎公司隨於92年7月9日核准設立，亦有鴻鼎公司變更登記表在卷可按（原審卷第６頁），顯然系爭協議書所載之新公司即為鴻鼎公司，嗣鴻鼎公司於94年11月16日解散合併變更為被上訴人公司，有經濟部94年11月16日經授商字第09401223070、09401229570號函在卷可憑（最高法院卷第66-67頁），則鴻鼎公司原有權利義務均由被上訴人承受，被上訴人自為系爭協議書之權利義務主體，足徵系爭協議書之當事人為被上訴人公司，許銘仁僅為該新公司之代表人，且為上訴人所明知。顯然被上訴人公司於發起人許銘仁於92年6月23 日與上訴人公司訂立系爭協議書後，於92年7月9日設立登記成立，並於公司設立登記後，依協議書第１條「雙方同意，在七月底以前，由甲方成立之新公司以帳面價值向中華長江股份有限公司購入與藍芽開發相關之有形資產」之約定，支付上訴人16,073,577元，有支付明細及付款支票為證，且為上訴人所不爭，則依系爭協議書第１條後段「而乙方同意同時無償轉讓中華長江股份有限公司原先擁有之與前述開發有關之智慧財產權及營業祕密等無形資產之所有權及使用權予新公司」之約定，姑不論被上訴人公司於登記成立之前之協議書（契約）由何人訂立，然被上訴人公司既已於設立登記後系爭協議書之內容而履行，自被上訴人於事後之履行行為，堪認系爭協議書係有效存在於兩造間，否則被上訴人支付上開款項與上訴人，又同意上訴人公司之原有員工至被上訴人公司上班，被上訴人所求之對價為何？從而，系爭協議書之當事人確為兩造，殆無疑義。

上訴人辯稱被上訴人公司成立後，係以許銘仁名義催告其履行，非以新公司之被上訴人名義請求，可證系爭協議之當事人並非兩造，而係許銘仁與上訴人，被上訴人既非系爭協議之當事人，系爭協議之效力自不及於被上訴人，被上訴人自不得本於系爭協議書請求云云。然許銘仁係代表被上訴人設立登記前之籌備單位簽訂系爭協議書，且為上訴人所明知，已如前述，縱許銘仁於被上訴人公司成立後為催告時，未以被上訴人公司名義為之，惟依系爭協議書第１條約定「雙方同意，在七月底以前，由甲方成立之新公司（以下稱新公司）以帳面價值向中華長江股份有限公司購入與藍芽開發相關之有形資產，而乙方（上訴人）同意同時無償轉讓中華長江股份有限公司原先擁有之與前述開發有關之智慧財產權及營業祕密等無形資產之所有權及使用權予新公司」，換言之，系爭協議書約定上訴人轉讓專利權予「新公司」、上訴人應交付該專利權轉讓書予新公司等情，則許銘仁所為之催告自係代表新公司為催告，且為上訴人所明知，此觀許銘仁之存證信函載：「‧‧‧我方應給付甲○先生或其指定之特定人之二百一十萬股之新公司（即鴻鼎通訊（股）公司）股票已印製完成，請於即日起至‧‧‧前，會同我方一同前往‧‧‧辦理股票過戶事宜‧‧‧另依據同一協議書第一條之約定，股票過戶同時，貴方亦應交付我方相關專利權轉讓書，我方依約即可使用相關專利產品‧‧‧」等語（本院93年度智上字第17號卷第30、31頁），許銘仁既稱「我方」非稱「本人」，且已明載新公司為鴻鼎公司，顯見許銘仁係代表被上訴人公司為催告，亦難憑上開存證信函遽認許銘仁個人係系爭協議書之當事人，上訴人前揭抗辯，尚無可採。上訴人再辯稱習慣上新公司設立前均以某某公司籌備處為名，本件訴外人許銘仁僅以「新公司代表人」為名，不符商業習慣，亦無法確定主體云云為抗辯。惟依系爭協議書約定，雙方同意在92年７月底前由甲方成立新公司向上訴人購買有形資產，則上訴人在客觀上已確定締約者為新公司成立前之籌備單位，業如前述，而被上訴人公司確於92年7月9日設立登記，許銘仁並為被上訴人公司董事（原審卷第6、8頁），被上訴人並已履行交付價金及接受原上訴人所屬員工至其公司任職，亦為上訴人所不爭，則締約時所謂之新公司，應係指許銘仁發起而設立之公司即被上訴人公司，其主體應可確定。至所謂某某公司籌備處固習見於新公司成立階段，然此一習慣並非源於法律規範，亦非不二選擇，被上訴人公司於設立階段採取異於他人之舉，亦非法所不許，本件新公司主體為何名稱，亦不致因此無法確定，上訴人此之抗辯，亦非可採。再就債之標的於債之關係成立時即應確定，如未確定，則在履行債務之時，亦應得確定，系爭協議書第１條後段所約定之乙方「同意『同時』無償轉讓中華長江股份有限公司原先擁有之與前述開發有關之智慧財產權及營業祕密等無形資產之所有權及使用權予新公司」，而系爭有關之智慧財產權之標的分別於92年6月10日、6月6日、6月13日申請新型專利，有專利核准審定書三件附卷可資（原審卷第45-96頁）， 由此觀之，本件債之標的既屬合法、可能、確定，則系爭協議書（契約）應已成立生效，上訴人抗稱系爭協議契約標的不能確定，應屬無效云云，自無足採。

被上訴人主張系爭協議書第2條約定與第1條並無對價關係，股票部分僅係許銘仁個人無償贈與而已，且許銘仁已函請上訴人辦理股票移轉登記事宜，上訴人自不得據此主張解除契約等語，為上訴人所否認。查依系爭協議書第１條約定：「雙方同意，在92年７月底以前，由甲方成立之新公司以帳面價值向上訴人購入與藍芽開發相關之有形資產，而乙方同意『同時』無償轉讓上訴人公司原先擁有之與前述開發有關之智慧財產權及營業祕密等無形資產之所有權及使用權予新公司」，而新公司即被上訴人公司亦於同年7月9日設立登記，被上訴人並已履行交付價金義務完畢，為兩造所不爭，則上訴人依約即負有將如附表之專利權讓與予被上訴人之義務。至系爭協議書第２條約定「甲方承諾，於今年年底前將『無償』提供給乙方及其指定之特定人士210萬股之新公司股票， 以彌補乙方過去一年在藍芽產品開發所投入之成本」，既稱「無償」提供，當與第１條被上訴人公司有償買受有形資產者不同，自非屬互負對價範疇，縱被上訴人或許銘仁未履行提供股票義務，上訴人亦不得據此主張解除被上訴人業已履行之買受有形資產之契約。況許銘仁於新公司之股票印製完竣後已函請上訴人公司辦理移轉過戶手續，則上訴人收受股票既符合系爭協議書約定，無給付不能情事。再依公司法第165條第1項「股份之轉讓，非將受讓人之姓名或名稱或住所，記載於公司股東名簿，不得以其轉讓對抗公司」之規定，本件第三人許銘仁早於92年12月26日通知上訴人前往鴻鼎公司辦理過戶手續，即屬依債之本旨提出給付，蓋股票之移轉、過戶登記後方屬完成交易，而過戶登記兼需債權人之行為，被上訴人自得以準備給付之事情通知上訴人以代提出（民法第235條參照）， 上訴人辯稱許銘仁或被上訴人應將股票提出於上訴人公司云云，尚無可取， 上訴人以93年3月13日之存證信函認許銘仁未依債之本旨提出給付而解除契約云云，不生解除之效力。況縱許銘仁未提出股票於上訴人公司，上訴人公司亦不能解除契約，因系爭協議書第2條之約定與第1條智慧財產權之轉讓並無對價關係，已如前述，第２條係單純由第三人許銘仁無償贈與之行為而已。被上訴人公司既已依約履行交付價金完畢，且原上訴人公司藍芽產品所屬員工並已依系爭協議書之約定至被上訴人公司到任，復為兩造所不爭，上訴人公司竟以許銘仁未持股票至其公司交付為由，認許銘仁未依債之本旨交付而解除系爭協議書之全部契約，尚有未洽，其解除契約應認不合法。

上訴人再辯稱專利權讓與被上訴人，屬於讓與上訴人全部或主要部分之營業或財產行為，其未踐行公司法第185條第１項第2款「公司為左列行為，應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之‧‧‧讓與全部或主要部分之營業或財產」規定之程序，不生契約效力云云（本院卷第133頁）。 然上訴人於92年讓與附表所示三項專利權時，該等專利權尚未經主管單位核准，既未經核准，何來主要營業或主要財產之讓與。再觀諸上訴人登記之所營運事業，有自動控制設備工程業、電腦設備安裝業、事務性機器設備批發業、資訊軟體批發業、電子材料批發業、製造輸出業、國際貿易業、投資顧問業、創業投資事業管理顧問業、企業經營管理顧問業、租賃業、仲介服務業等，有上訴人公司變更登記表附卷足稽（本院卷第28-29頁）， 顯然附表所示之三項專利權非上訴人主要營業或財產，上訴人亦迄未舉證證明附表所示之三項專利權為其全部或主要部分之營業或財產，其上開辯解，亦無可取。

綜上所述，被上訴人主張兩造間訂有協議書，其已依約履行完畢，上訴人拒不履行，請求上訴人應將如附表所示之三項專利權讓與與被上訴人，即屬有據，應予准許。原審為上訴人敗訴判決，於法並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。又依據專利法第6條第1項規定「專利申請權及專利權均得讓與或繼承」，是專利權得為讓與之標的，被上訴人依系爭協議書第１條後段所約定之乙方（指上訴人）「同意同時無償轉讓中華長江股份有限公司原先擁有之與前述開發有關之智慧財產權及營業秘密等無形資產之所有權及使用權予新公司」，而系爭有關之智慧財產權之標的分別於92年6月10日、6月6日、6月13日申請新型專利，亦有專利核准審定書為證，上訴人即有讓與前述專利權與被上訴人之義務，系爭協議書上開「同意同時無償轉讓‧‧‧原先擁有之智慧財產權‧‧‧之『所有權及使用權』予新公司」，兩造之真意在於請求移轉專利權，上訴人亦不爭執：「不爭執專利所有權及使用權即專利權」（本院卷第73頁正面， 按96年1月22日筆錄雖載「被上訴人複代理人」，然本件被上訴人無複代理人，再依筆錄載：「陳述：引用今日準備書㈡狀、準備書㈢狀所載‧‧‧而當日提出準備書㈡、㈢狀者為上訴人〔本院卷第74、77頁〕，是上開筆錄「被上訴人複代理人」之記載應為「上訴人複代理人」），則被上訴人將起訴之聲明更正為「上訴人應將如附表所示之三項專利權讓與與被上訴人」，於法並無不合，原判決主文第１項依被上訴人之聲明諭知：「被告應將如附表所示之三項專利所有權及使用權移轉與原告」即有欠明，爰依被上訴人之請求將原判決主文第１項更正為：上訴人應將如附表所示之三項專利權讓與與被上訴人，以期明確。

原判決已諭知上訴人以505萬元供擔保後， 得免為假執行，則上訴人聲明㈢如受不利判決，願供擔保請准免為假執行云云，本院自無庸重複諭知；再本件因事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及所為之立證，經審酌後認與判決之結果不生若何影響，無庸再逐一予以論列，合併敘明。

據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條判決如主文。

民事第七庭

附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。