臺灣高等法院95年度智上易字第8號

臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　 95年度智上易字第8號

上訴人

丙○○

訴訟代理人

翁顯杰律師

被上訴人

長億企業有限公司

被上訴人

兼 上

法定代理人

甲○○

被上訴人

乙○○

共同訴訟代理人

薛銘鴻律師

　　　　　　林麗芬律師

上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國95年4月28日臺灣板橋地方法院第一審判決提起上訴並為訴之追加，經本院於95年10月31日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、上訴人起訴主張：伊所研創之「捲窗（門）片構造之改良（第一追加）」，業獲經濟部智慧財產局核發註冊新型第92165號專利證書，即新型專利公告第00000000號（應係申請案號）追加一，而取得新型專利權（下稱系爭新型專利權），專利期間自民國（下同）85年8月11日起至95年3月8日止，伊僅授權訴外人元誠捲門有限公司（下稱元誠公司）製造、生產。而被上訴人乙○○之新型第166985號專利權（下稱第166985號新型專利權）係抄襲系爭專利權而來，且已於92年12月1日消滅，詎被上訴人長億企業有限公司（下稱被上訴人長億公司）未經伊同意，假被上訴人乙○○第166985號新型專利權，擅自製造、販售，並於93年4月間售與訴外人宏翔金屬有限公司（下稱宏翔公司）該侵權之產品「鋁合金捲門門片」（下稱系爭產品）1槿，經伊送請國立臺灣科技大學電機工程技術系教授蕭弘清比對分析結果，確屬侵害伊之系爭新型專利權，經伊於同年6月17日委請律師發函請求被上訴人長億公司排除侵害，但被上訴人長億公司卻置之不理，繼續製造、生產，顯有侵害伊專利權之故意。被上訴人甲○○為被上訴人長億公司之負責人，而被上訴人乙○○未得伊同意抄襲系爭新型專利權，私自授予被上訴人長億公司實施，俱與被上訴人長億公司共同侵害伊系爭新型專利權，並大量仿製、販售，嚴重減損伊業務上之信譽。而被上訴人長億公司92 年1月至94年10月止銷售侵權產品總額為新台幣（下同）35,019,784元，因被上訴人長億公司不能就其成本或必要費用為舉證，應以銷售該項物品全部收入為所得利益等語。爰依專利法第106條、第108條準用第84條第1項前段、第85條第1項第2款、第2項、第3項，及民法第184條、第185條、第28條、公司法第23條規定，求為判決：被上訴人應連帶給付上訴人150萬元，及自原審94年11月25日準備書狀繕本送達之翌日，即94年11月26日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。並陳明願供擔保，請准宣告假執行。

二、被上訴人則以：上訴人並未在系爭新型專利物品或其包裝上標示專利證書號數，且於被上訴人乙○○申請第166985號新型專利權時未為舉發，伊非明知或可得而知上訴人系爭新型專利權存在，仍加以侵害，依專利法第79條之規定，上訴人不得請求損害賠償。被上訴人長億公司之系爭產品係根據被上訴人乙○○之第166985號新型專利權「穩定跨接式之捲門門片結構」而製作，被上訴人長億公司及甲○○主觀認係依被上訴人乙○○之第166985號新型專利權而製造系爭產品，於收到存證信函前不知道有上訴人系爭新型專利權存在，並非明知而侵害上訴人系爭新型專利權。且於同年6月19日收到上訴人律師信函後，並已停止製造、販賣系爭產品，非明知仍繼續侵害上訴人系爭新型專利權。而被上訴人乙○○之專利證書所示專利期間為89年12月1日至101年3月1日，其因原係被上訴人長億公司股東，而於92年2月間無償授權長億公司使用，被上訴人長億公司並不知其專利權業於92年12月1日消滅。且被上訴人長億公司之營業範圍包含折疊式電動門、鋁合金透明PC板花格捲門、鋁合金玻璃PC板捲門（重、輕便型）、鋁合金板組合式防水閘門、鋁合金採光密閉兩用式捲門、鋁合金採光通風兩用式捲門等多種，除售予宏翔公司該「鋁合金捲門門片」係依被上訴人乙○○之第166985號新型專利權生產製造外，其餘所販售之產品均與原告之系爭新型專利權無涉。而該產品並非被上訴人長億公司營業之主要產品，除於93年4月間售予宏翔公司外，別無售予其他公司，實無減損上訴人之商譽。至於被上訴人乙○○並未製造或銷售侵害上訴人系爭新型專利權產品，且已於93年6月間將股權讓與其子，並未管理長億公司業務，自無侵害上訴人之專利權。被上訴人乙○○所有之第166985號新型專利權，主要技術係在於以螺絲釘鎖入螺絲帽，固定擋塊，以防止相鄰鉤接之門片向外抽出，與上訴人之系爭新型專利權不同，且非利用系爭新型專利權之再發明，並未侵害上訴人之專利權。又被上訴人長億公司係法人組織，被上訴人甲○○、乙○○均為自然人，被上訴人長億公司應無與被上訴人乙○○、甲○○成立共同侵權行為之可能等語，資為抗辯。

三、原審判決駁回上訴人之訴，上訴人不服，提起上訴，其上訴聲明為：㈠原判決廢棄。㈡上開廢棄部分被上訴人應連帶給付上訴人150萬元及自94年11月25日準備書狀送達翌日即94年11月26日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。㈢第

一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人答辯聲明為：

㈠上訴駁回。㈡第二審訴訟費用由上訴人負擔。

四、上訴人主張其所有系爭新型專利權之專利權期間為自85年8月11日起至95年3月8日止。被上訴人長億公司未經其同意，假被上訴人乙○○所抄襲系爭新型專利權而取得之第166985號新型專利權，擅自製造、販售侵權之產品「鋁合金捲門門片」，並於93年4月間售與訴外人宏翔公司系爭產品1槿，經送請國立臺灣科技大學電機工程技術系教授蕭弘清比對分析結果，確屬侵害其所有之系爭新型專利權。被上訴人甲○○為被上訴人長億公司之負責人，被上訴人乙○○則抄襲所有之系爭新型專利權，私自授予被上訴人長億公司實施，俱與被上訴人長億公司共同侵害其系爭新型專利權，應負連帶賠償責任，為被上訴人所否認，並以前開情詞置辯。是本件兩造之爭點厥為：㈠被上訴人長億公司生產之系爭「鋁合金捲門門片」之技術特徵是與上訴人系爭新型專利權範圍實質相同？㈡被上訴人長億公司生產系爭「鋁合金捲門門片」，有無侵害上訴人系爭專利權之故意過失？有無民法第184條第2項之適用？可否依專利法第79條規定主張免責？㈢被上訴人甲○○、乙○○應否與被上訴人長億公司負連帶賠償責任？

㈣上訴人得請求損害賠償之數額？

五、茲就上開爭點，析述本院得心證之理由如下：

（一）被上訴人長億公司之系爭「鋁合金捲門門片」之技術特徵是與上訴人系爭新型專利權範圍實質相同？上訴人主張被上訴人長億公司未經其同意，所製造並於93年4月6日售與訴外人宏翔公司之鋁合金捲門門片產品之技術特徵，與其所有系爭新型專利之核准專利範圍實質相同，雖為被上訴人所否認，惟上訴人於起訴前，將其於93年4月間透過同業向被上訴人長億公司所購得，由長億公司製造販售之系爭鋁合金捲門門片，送請國立台灣科技大學電機工程技術系教授蕭弘清比對分析結果，認被上訴人長億製造販售之系爭鋁合金捲門門片之創作技術內容之結構、形狀與達成功效與上訴人之專利申請案號000000 00 （追加一）之「捲窗（門）片構造之改良（第一追加）」之專利範圍獨立項及第二附屬項內容實質相同，有該專利侵權鑑定報告影本在卷可稽（見原審卷一第7至25頁）。且原審經再將被上訴人長億公司製造之系爭鋁合金捲門門片送請國立中央大學鑑定，經國立中央大學依經濟部智慧財局編著「專利侵害鑑定要點」，進行比對分析結果，認被上訴人長億公司所製造之系爭捲門門片的技術構成，係包含了上訴人系爭「捲窗（門）片構造之改良（第一追加）」專利案之申請專利範圍的全部必要技術特徵，被上訴人長億公司所製造之系爭捲門門片已實質落入上訴人所有系爭專利案核准之專利範圍，而達成被上訴人長億公司所製造之系爭捲門門片之技術特徵與上訴人之系爭新型專利之核准專利範圍實質相同之結論，亦有該專利鑑定報告在卷足憑（見原審卷二第2至36頁），上訴人主張被上訴人長億公司製造販賣之鋁合金捲門門片之技術特徵與其系爭新型專利權範圍實質相同，應為可取。

（二）被上訴人長億公司生產系爭「鋁合金捲門門片」，有無侵害上訴人系爭專利權之故意過失？有無民法第184條第2項之適用？被上訴人可否依專利法第79條規定主張免責？

１、按新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。專利法第106條第1項定有明文。被上訴人長億公司所製造之系爭捲門門片之技術特徵與上訴人之系爭新型專利之專利範圍實質相同，既如前述，上訴人主張被上訴人長億公司生產系爭「鋁合金捲門門片」侵害其系爭新型專利權，固非無據。惟被上訴人長億公司所製造之系爭捲門門片係經被上訴人乙○○授權，根據被上訴人乙○○所有之新型第1669 85號「穩定跨接式之捲門門片結構」之專利公報所示第2、3、4、5圖製作，已據被上訴人陳明在卷，並提出乙○○之第166985號新型專利權專利證書及專利公報為證（見原審卷一第48至52頁），而經將被上訴人長億公司所生產之捲門片於送國立中央大學鑑定時所拍攝之結構照相圖、立體照相圖、二捲片上下緊密接合時之側面照相圖、二捲片上下略為拉開時之側面照相圖、二捲片之間距過度折曲時不會互相脫離的側面照相圖等圖片（見原審卷二第13至17頁），與專利公報上被上訴人乙○○系爭第166985號新型專利權之圖式說明圖（見原審卷一第50至52頁），比對結果，均相符合，且被上訴人長億公司既已得被上訴人乙○○之授權實施其所有第166985號新型專利，衡情自無捨此而不為，而依未經授權之上訴人系爭新型專利權製作捲門門片之理。被上訴人抗辯被上訴人長億公司之系爭捲門門片係依被上訴人乙○○之第166985號新型系爭專利權而製造，應為可取。被上訴人長億公司既係依被上訴人乙○○之授權，利用被上訴人乙○○之第166985號新型專利權而製造販賣系爭捲門門片，則其抗辯並無侵害上訴人專利權之故意或過失，亦非無可取。

２、上訴人雖以其所有之系爭新型專利業經經濟部智慧財產局刊載於專利公報，被上訴人與其係屬同業，被上訴人乙○○、甲○○為夫妻並共同經營長億公司，且被上訴人乙○○前亦曾申請專利，必然曾搜尋先前技術，審閱專利公報，查詢相關專利之技術內容，而知其專利存在，主張被上訴人乙○○所取得之第166985號之新型專利係抄襲其系爭新型專利而來，依專利法第78條第1、2項及第108條規定，未經其同意不得實施，被上訴人未經其同意，且明知其專利權之存在，仍故為授權及製作技術特徵與其系爭專利權範圍實質相同之系爭捲門門片，非無侵害其專利權之故意過失云云。惟為被上訴人所否認，而查專利申請人於申請前，固有可能查閱專利公報查詢相關專利內容，但此並非必經之步驟，尚非僅以上訴人之新型專利業經刊載於專利公報，即認被上訴人乙○○於申請專利前，及被上訴人長億公司於製作系爭捲門門片前，均已明知其專利權之存在。況職司審查專利申請案件之智慧財產局，於受理被上訴人乙○○第166985號新型專利申請案時，並未認為被上訴人乙○○所申請之專利，係抄襲自上訴人之系爭新型專利或有牴觸上訴人系爭新型專利權之範圍，且於審查後核准被上訴人乙○○第166985號新型專利權，而上訴人於被上訴人乙○○申請系爭第166985號新型專利權時亦未舉發。自難以上訴人之系爭新型專利早於被上訴人乙○○之第1669 85號新型專利權存在，及二者之技術特徵相同，即認被上訴人乙○○之新型專利必係抄襲而來。被上訴人等信賴主管機關核發之專利權，而予授權及實施，亦難認有過失。則上訴人主張被上訴人乙○○之新型專利係抄襲其系爭新型專利權而來，且明知其系爭新型專利權之存在，仍故為製作技術特徵與其系爭專利權範圍實質相同之系爭捲門門片，非無侵害其專利權之故意過失云云，即非可取。

３、上訴人雖又以被上訴人乙○○雖取得第166985號新型專利權，但因該第166985號新型專利權之實施會牴觸上訴人之系爭新型專利權範圍，非經其同意逕予實施仍屬侵害其專利權云云。按新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負損害賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。專利法第106條第1項、民法第184條第2項固有明文。又專利權為專利權人專有排除他人未經其同意或授權實施專利說明書中之申請專利範圍所載之發明或新型之權利。排他權之意涵在於專利權人取得專利權後，專有排除他人實施其專利權，但並不當然享有實施其專利權之權利。若專利權人實施其專利權會牴觸他人之專利權範圍，則不得實施，否則即有侵害他人專利權之虞，此亦有經濟部智慧財產局頒「專利侵害鑑定要點」上篇第二章第一節可資參照（見本院卷第58-1頁）。依此，專利權人實施其專利權如會牴觸他人之專利權範圍，固有侵害他人專利權之虞，但是否因此構成侵害他人專利權之侵權行為，仍端視行為人有無侵害他人專利權之故意或過失而定。本件職司專利權審核之經濟部智慧財產局既未認為被上訴人乙○○之第166985號新型專利，係抄襲自上訴人之系爭新型專利權，或有牴觸上訴人之系爭新型專利權範圍，而核給被上訴人乙○○第166985號新型專利權，上訴人於被上訴人乙○○申請系爭專利權時，亦未主張被上訴人乙○○申請之專利牴觸其專利範圍或抄襲其系爭專利，而為舉發，上訴人主張被上訴人乙○○之專利之實施會牴觸上訴人之專利範圍，縱認屬實，被上訴人信賴經濟部智慧財產局核發之專利權，而予授權及實施，亦難認有侵害上訴人專利權之故意或過失。

４、末查，上訴人係於93年4月6日透過訴外人宏翔公司向被上訴人長億公司購買系爭捲門門片，而於93年6月17日發函請求停止侵害其專利權，有統一發票及上訴人所發律師函在卷可稽（見原審卷一第5頁、第26頁），被上訴人則陳稱於收受上訴人之律師函後，即未再製作、販賣（見原審卷一第56頁），上訴人並未舉證證明被上訴人於收受律師函後仍繼續製造、販賣。又被上訴人長億公司於93年5月以後，雖仍有販賣捲門門片，固有統一發票影本多紙在卷足憑（見原審卷三第10頁以下），惟被上訴人長億公司營業範圍包含折疊式電動門、鋁合金透明PC板花格捲門、鋁合金玻璃PC板捲門（重、輕便型）、鋁合金板組合式防水閘門、鋁合金採光密閉兩用式捲門、鋁合金採光通風兩用式捲門等多種，已據被上訴人所陳明，並有被上訴人長億公司之產品目錄在卷可稽（見原審卷一第123至128頁），而上開被上訴人長億公司於93年5月以後所開立有關銷售捲門之統一發票，其品名或載鋁合金玻璃捲門片、或載捲門工程、或載鋁合金電動捲工程、鐵捲門工程、採光捲門工程、不銹鋼花格捲門工程、防火捲門工程，名稱繁多，並查無任何與93年4月6日開立予宏翔公司之統一發票所載品名「鋁合金捲門門片」完全相同之發票，亦查無任何與該紙統一發票所載單價相同之交易，被上訴人稱其於收受上訴人之律師函後，即未再製作、販賣，似非虛妄，是亦難認被上訴人於收受上訴人律師函，知悉上訴人對於被上訴人長億公司依被上訴人乙○○之第166985號新型專利製造販賣之系爭捲門門片有爭議後，仍繼續製造販賣，而有侵害上訴人專利權之故意過失。

（三）被上訴人乙○○取得系爭第166985號新型專利並授權被上訴人長億公司實施，及被上訴人長億公司依被上訴人乙○○授權之系第166985號新型專利而製造販賣系爭捲門門片，既難認有侵害上訴人系爭新型專利權之故意或過失，自不構成侵權行為，而不負侵權行為之損害賠償責任，則兩造關於被上訴人可否依專利法第79條規定主張免責、被上訴人應否負連帶賠償責任，及被上訴人是否因侵害上訴人之專利權而受有利益及其數額等爭點，即無逐一詳為論述之必要，併此敘明。

六、綜上所述，上訴人主張被上訴人乙○○之第166985號新型專利權係抄襲其系爭新型專利而來，且被上訴人明知其系爭新型專利權之存在，仍故為授權及製作技術特徵與其系爭專利權範圍實質相同之系爭捲門門片，有侵害其專利權之故意過失，應依專利法第106條、第108條準用第84條第1項前段、第85條第1項第2款、第2項、第3項，及民法第184條、第185條、第28條、公司法第23條規定，連帶負損害賠償責任，為不足採。被上訴人抗辯經濟部智慧財產局並未認被上訴人乙○○之第166985號新型專利牴觸上訴人專利範圍，或抄襲上訴人系爭專利，而核發第166985號新型專利證書，被上訴人乙○○將其合法取得之專利權授權被上訴人長億公司實施，並無侵害上訴人專利權之故意過失，被上訴人長億公司生產之系爭「鋁合金捲門門片」之技術特徵經鑑定雖與上訴人系爭新型專利權範圍實質相同，惟其既係依被上訴人乙○○之授權，利用被上訴人乙○○合法取得之第166985號新型專利權而製造販賣系爭捲門門片，亦無侵害上訴人專利權之故意或過失，尚屬可信。是則上訴人主張被上訴人侵害其專利權應連帶負損害賠償責任，自屬無據。從而，上訴人本於侵權行為之法律關係，請求被上訴人連帶給付150萬元及自原審94年11月25日準備書狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息，為無理由，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及所提之證據，經審酌後認均無礙判決之結果，爰不予一一論述。

八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

民事第三庭

附註：民事訴訟法第四百六十六條之一（第一項、第二項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。