臺灣高等法院97年度智上字第1號

臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　　 97年度智上字第1號

上訴人

甲○○

訴訟代理人

黃啟倫律師

被上訴人

華銘美工材料有限公司

被上訴人

樓

法定代理人

乙○○

訴訟代理人

陸正康律師

複代理人

甘大空律師

上列當事人間請求損害賠償等事件，上訴人對於中華民國96年11月12日臺灣臺北地方法院95年度智字第121號第一審判決提起上訴，本院於98年1月20日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、查智慧財產法院組織法自民國九十七年七月一日施行，本案屬智慧財產法院組織法第三條第一款所定之民事事件，原應由智慧法院管轄；惟依智慧財產案件審理法第37條第1款規定：本法施行前已繫屬於地方法院及高等法院之智慧財產民事事件，其法院管轄及審理程序依下列規定：一、依其進行程度，由該法院依本法所定程序終結之，其已依法定程序進行之訴訟程序，其效力不受影響。本案原審於96年11月12日判決，其卷宗於96年12月31日送達本院，均在智慧財產案件審理法施行前，自應由本院依智慧財產案件審理法所定第二審程序終結之，先此敘明。

二、上訴人起訴主張：伊為中華民國新型第226536號專利「可同時適用於廣告板之海報掛軸結構」新型專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自90年3月21日起至111年4月25日止。詎被上訴人未經伊同意，竟擅自販賣系爭專利之掛軸；且不理會伊函請停止販賣之行為，仍繼續為販賣之要約及販賣系爭專利物品，嚴重侵害伊之系爭專利權，伊自得依專利法第106條第1項及第108條準用第84條第1項之規定，請求排除或防止侵害，並賠償損害等語，爰上訴聲明：㈠原判決關於駁回後開第二項之訴及該假執行之聲請均廢棄。㈡被上訴人於上訴人系爭專利之專利期間，不得為販賣之要約、販賣或為其他侵害上訴人專利之行為；㈢被上訴人應給付上訴人新台幣（下同）10萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償之日止，按年利率5％計算之利息（上訴人原審請求：

㈠被上訴人於上訴人系爭專利之專利期間，不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品，或為其他侵害上訴人專利之行為；㈡被上訴人應給付上訴人20萬元及法定遲延利息。原審為上訴人敗訴判決。除前開上訴聲明範圍外，其餘部分未據聲明不服）。

三、被上訴人則以：伊於88、89年間，在上訴人取得系爭專利權之前，即已向第三人購買掛軸產品對外販賣，因該項掛軸產品不易銷售，早已不再對外出售。且伊所銷售之掛軸，實施方法乃利用一空心圓桿穿套在掛軸中段框槽，該圓桿之直徑略大於框槽之槽口口徑，藉助槽口兩側凸點使圓桿得以固定；並非利用系爭專利中弧狀漸縮之卡夾結合槽加以固定卡扺片或相類似物件。系爭專利範圍之卡夾結合槽與卡抵片間之固定方法，應認僅係以「弧狀漸縮」方式固定卡抵片，並非利用「弧狀漸縮」之槽口兩端凸點；尤其卡夾結合槽兩端凸點既未顯示於系爭專利範圍之文字內容，亦未於創作說明中為標示，應認該凸點於系爭專利上不具意義。況伊所銷售之掛軸，並無法固定廣告板，如強欲此掛軸產品固定廣告板，必經加工再利用「槽口」兩側凸點加以固定，殊與系爭專利無涉等語，資為抗辯。答辯聲明：上訴駁回。

四、上訴人主張被上訴人侵害其享有之系爭專利權，無非以其提出系爭專利權證書、專利公報、臺北高等行政法院判決、發票、照片、中華民國工業設計協會（下稱設計協會）之專利鑑定報告書（下稱系爭鑑定報告書）為其論據；系爭鑑定報告書雖將被上訴人所出售之掛軸元件即「圓形掛軸」、「圓棒」、「扁形掛軸」、「扁棒」等四種元件為交互組合，配成1「圓形掛軸配圓棒」、2「圓形掛軸配扁棒」、3「扁形掛軸配圓棒」、4「扁形掛軸配扁棒」等四種組合，分別鑑定結果認為：僅「扁形掛軸」配「扁棒」時，方符全要件原則下，與系爭專利之「文義讀取」上全要件相同，落入系爭專利之申請專利範圍，其餘三組未落入系爭專利之申請專利範圍。其餘三組復經本院囑託該設計協會各以「均等論」之方法再予比對，鑑定結果亦認未落入系爭專利之申請專利範圍，有該設計協會覆函可稽（見本院卷第141、142頁）。然被上訴人自始否認此四種組合，辯稱伊僅以「圓形掛軸」加上「扁棒」及「扁形掛軸」加上「圓棒」之組合型態出售等語（見原審卷第120頁），此組合型態乃其出售物使用方法之說明，且於系爭鑑定實施前即如此主張，自難逕謂係其得知系爭鑑定結論後所為之卸責飾詞。且依上訴人自行採證而附於起訴狀之證據即95年9月7日向被上訴人購貨之發票及照片（原證5號），明顯可見當初所購入者為「扁形掛軸」及「圓棒」（見原審卷第52頁）。又被上訴人出售之「圓形掛軸」依橫切面觀之，其空軸中附著一片中間為「半圓形」之隔版，其下方缺口處為二凸點，若以「扁棒」上方夾於隔版中間之「半圓形」弧內，下方夾於缺口處之二凸點內，適足以固定（見原審卷第124頁第五圖）；反之，若以「圓棒」配之，則空軸中所附隔版中間之「半圓形」弧設計，即失其意義，此比對系爭鑑定報告書之第一B圖，第二B圖可明。而系爭專利之「圓形掛軸」，其空軸中雖附著一隔版，但該隔版並無中間為「半圓形」弧設計，參見系爭專利公報第十、

十一、十二圖可明，參互以觀，被上訴人所辯，係以「扁形掛軸配上圓棒」、「圓形掛軸配上扁棒」使用之情，自非無稽。上訴人雖援引證人許家榮於原審證述：伊購買時，被上訴人曾告知圓的掛條配圓的掛軸、扁的掛條配扁的掛軸等語（見原審卷第119頁背面），據為被上訴人有以「扁形掛軸」配「扁棒」之組合方式為銷售之證明方法。然查證人許家榮自承其為上訴人所任負責人公司之員工，雖未構成法律上不庸具結之事由，但其與上訴人關係密切，自難期待其證詞客觀中立而無偏頗。且證人許家榮於被上訴人訴訟代理人詢問其是否使用過「扁形掛軸」配「圓棒」時，答稱「沒有試過」，但卻嘗試將扁棒放入圓形掛軸中得出可以使用之結論（見原審卷第120頁）；惟證人許家榮證稱其係自己開立一紙所需之規格、尺寸、型式之掛軸持向係被上訴人購入圓掛軸、扁掛軸各若干公分，由被上訴人當場切割交付等語（同上筆錄），可見其應已詳知圓掛軸、扁掛軸之功能與使用方法，無待另為指示；而上訴人前於蒐證時所自被上訴人購入之組合既為「扁形掛軸」及「圓棒」，如上開照片所示；此當為上訴人所明知，倘證人許家榮係為上訴人蒐證而購入被上訴人之產品，自應就被上訴人所販售之類型先行試驗是否得使用及與系爭專利範圍是否相同，然其對上訴人起訴狀所附證據原證五之組合卻答稱未試驗，反而嘗試將扁棒放入圓形掛軸等語；且證人許家榮購買時被上訴人所出具之出貨單亦未為任何記載（見原審卷第115頁），其竟猶記得：伊購買時，被上訴人曾告知圓的掛條配圓的掛軸、扁的掛條配扁的掛軸等語；實違常情，是許家榮之證言自難遽採。上訴人既無法證明被上訴人以「扁形掛軸配上扁棒」之方式銷售掛軸，自難僅憑系爭鑑定報告書認定被上訴人有侵害系爭專利之情事。

五、系爭新型專利之申請範圍雖有一、二項，然申請範圍第1項之記載為「一種可同時適用於廣告板之海報掛軸結構，其包含：兩中空軸桿、四封蓋及一掛勾，其特徵在於：「中空軸桿斷面係呈具有圓弧錐狀之矩形，... 」；而第2項所記載之申請專利範圍卻為：「中空軸桿斷面亦可呈圓形」。工業設計協會鑑定報告認為具有「中空軸桿斷面係呈具有圓弧錐狀之矩形」與「圓形」，無論在邏輯或實體之形狀描述，均屬獨立之各形而不可能為「依附關係」（具有圓弧錐狀之矩形，同時又必須為圓形，此種描述顯然矛盾）。因而，認為申請專利範圍第2項之描述有所矛盾之虞，無法比對（見系爭鑑定報告第5、6頁及本院卷第141、142頁該協會97年11月12日 (97)工設會字第09711006號函）。核與經驗法則無違，自非不可採。亦難憑系爭鑑定報告書為不利被上訴人之認定。上訴人雖引臺北高等行政法院93年度訴字第00362號判決，主張第三人（即專利申請公告期間之異議者）於其提起之行政訴訟中，亦曾以系爭專利權範圍之第2項所述「其中空軸桿斷面亦可呈圓形」與第1項所述之「斷面呈圓弧錐狀之矩形」不可能同時存在，而抗辯該部分依法應無法取得專利云云，然仍經臺北高等行政法院判決駁回行政訴訟確定，，指摘系爭鑑定報告評論其系爭專利之有效性為不當云云；，然上開判決之當事人既與本件不同，且上開判決之理由並未就此為任何判斷（見本院卷第130-133頁），自難拘束本件。況該行政訴訟中並未採用任何鑑定資料，自難謂系爭鑑定報告認為申請專利範圍第2項之描述無法比對，係就專利有效性進行判斷；上訴人主張系爭鑑定報告違反「專利侵害鑑定要點」揭櫫之鑑定方法及原則云云，亦非可取。

六、上訴人另提出其自行委託臺灣省機械技師公會鑑定報告書，主張被上訴人出售之掛軸落入系爭專利之申請專利範圍云云；然按當事人間以合意就特定訴訟標的所為關於如何確定事實，或以何種方法確定事實之證據方法，謂之證據契約。例如關於火災、海難等一定損害發生之原因或損害額之算定，須以一定第三人之鑑定為準之約定等是。凡契約內容於公益無妨害，且當事人原有自由處分之權限者，均應承認其為有效（最高法院88年度台上字第1122號判決參照）。查兩造於原審就系爭專利權是否遭侵害一節，兩造原各提出三位鑑定機關，嗣兩造合意僅由系爭設計協會鑑定（見原審卷第84、88、98頁），則兩造就是否侵害系爭專利權之待證事實，顯已成立專由上開設計協會鑑定為準之證據契約，兩造即應受此契約拘束。上訴人違此證據契約，私行委託臺灣省機械技師公會之鑑定報告書，自無斟酌必要。

七、綜上所述，上訴人主張被上訴人出售掛軸侵害系爭專利之情，為不足採。上訴人依侵權行為之法律關係禁止被上訴人為侵害系爭專利之行為及請求損害賠償，均屬無據，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴論旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及未經援用之證據，經審酌後核與判決結果不生影響，爰不一一論述，附此敘明。

九、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

民事第十庭

附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。