最高法院八十八年度台上字第一九四四號

最高法院民事判決　　　　　　　　　　　　　　　八十八年度台上字第一九四四號

上訴人

亞太光碟系統股份有限公司

法定代理人

林勇杉

訴訟代理人

黃福雄律師

訴訟代理人

紀舒青律師

被上訴人

財團法人資訊工業策進會

法定代理人

王昭明

訴訟代理人

李念祖律師

　　　　　　　　蔡東賢律師

右當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國八十七年三月十日台灣高等法院

第二審判決（八十五年度上字第一三二二號），提起上訴，本院判決如左：

主文

理由

本件上訴人主張：伊為個人電腦套裝軟體研發、製造及銷售之廠商，於民國八十二年十月間創設「狐狸蝙蝠 MultiBase」商標，指定使用於商標法施行細則第二十四條第七十二類電腦、電腦程式磁片、記憶體等商品，並申請註冊取得商標專用權，專用期間自八十三年七月一日起至九十三年六月三十日止。嗣伊與訴外人原宿科技有限公司（下稱原宿公司）簽訂授權代理契約，將自行研發完成之「狐狸蝙蝠 MultiBase全文檢索發展系統軟體」產品售予原宿公司，且授權原宿公司得轉售之，並約定自八十三年七月二十日起至八十四年七月二十日止，原宿公司每月最少向伊採購三套上開軟體，每套新台幣（下同）三十萬元，自訂約日起至八十四年一月止原宿公司共採購十五套軟體。詎被上訴人未經伊同意自使用前開註冊商標之外文部分「 MultiBase」於其「異質性分散式資料庫整合工具」產品上，並於八十三年七月一日起至同年月五日止之國際軟體大展中展售使用「 MultiBase」商標之產品，且於該次大展之「資訊產品特輯」中刊載介紹該產品，並舉辦該產品之說明會強加推廣。由於被上訴人為國內資訊業界知名之財團法人，平時呼籲保護智慧財產權、打擊仿冒不遺餘力，故其竊用伊商標之舉，引起電腦業界對伊產品之廣泛質疑，不明究竟何者之產品始為擁有商標專用權之正品，致原宿公司行銷伊之軟體產品困難，而於八十四年一月二十六日即以被上訴人之侵權行為嚴重影響契約產品之銷售為由，依雙方契約書之約定終止契約，並退還其難以售出之軟體十四套（其業已轉售一套），要求伊退還退貨部分之已收貨款，致伊損失不貲等情。爰依侵權行為及商標法之規定，求為命被上訴人賠償一千零五十萬元之損害及其法定遲延利息，並負擔費用登載認定侵害商標專用權之本件民事判決全文刊載於中國時報、聯合報、中央日報、經濟日報及工商時報頭版半版面各三日之判決（第一審判命被上訴人給付上訴人二百五十二萬元本息及登載如第一審判決附表所載之報紙版面各一日，駁回上訴人其餘之請求。上訴人對其敗訴部分，未據聲明不服）。

被上訴人則以：伊於八十三年間研發完成異質性分散式資料庫整合工具電腦軟體，為該軟體命名，於同年五月九日至經濟部中央標準局（下稱中標局）查詢「 MultiBase」商標並無註冊使用，乃將該軟體命名為 MultiBase。同時伊為參加軟體協會主辦之八十三年國際軟體大展，於八十三年五月底向軟體協會委託之環球資訊新聞登記該MultiBase 軟體之名稱，俾環球資訊新聞得將該軟體名稱印製於該次展覽之出版品「資訊產品特輯」上。同年六月十六日為慎重計，再次至中標局查詢，發現上訴人以「狐狸蝙蝠 MultiBase」為商標，向中標局申請註冊，正公告中，伊為避免侵害上訴人商標權，立即更改前開電腦軟體之名稱為Data Span，並於同月二十七日以Data Span向中標局申請商標註冊，同月二十八日伊舉辦產品說明會，均以Data Span 為該軟體名稱。於同年七月一日八十三年國際軟體大展時，伊於展覽會場完全以 Data-Span為產品名稱，未使用 MultiBase，同年七月四日伊刊登之廣告亦使用Data Span ，而非Multi-Base，伊自無侵害上訴人商標專用權之事實。且伊應國際軟體大展主辦單位之邀，將參展電腦軟體名稱交與負責編印該次展覽出版品「資訊產品特輯」之環球資訊新聞，俾其印刷於該特輯上，作為介紹該參展軟體之用，僅為表示商品本身有關之說明而已，非表彰伊商品之來源與信譽，不屬商標法第六條所稱之商標使用，亦無侵害上訴人商標權之行為。況就本件事實而言，伊亦無侵害上訴人商標專用權之故意或過失，上訴人與原宿公司之幕後老闆均為訴外人王振權，彼等所簽訂之軟體採購暨授權代理契約應非真實，上訴人究有無受有損害亦生疑問。且上訴人未能證明其與原宿公司終止採購暨授權代理契約係因伊之行為所致，及其所受損害與伊之行為有因果關係，伊自不負損害賠償責任。而經鑑定結果，伊與上訴人之軟體，是不同性質之產品，不論在工作平台，容許使用之資料庫系統，軟體之使用及其主要功能皆不相同，亦無替代可能性，又上訴人之產品零售價高達九十萬，必須專業之軟體從業人員才有可能購買，根本不可能因商標而形成混淆。證人即原宿公司之經理李耀琦亦證稱電話行銷時百分之九十都被拒絕，都沒有談到商標問題，足見上訴人之產品滯銷與商標無關。

資訊產品特輯上未及更正之錯誤引述，不可能引起上訴人所稱之損害。且上訴人全部僅生產十五套，其功能現在之window 95 都具備，是以上訴人已不生產，則上訴人請求登報，對其正常銷售已毫無助益，自欠缺權利保護要件等語，資為抗辯。

原審依審理之結果，以：上訴人主張右開之事實，固據其提出商標註冊證及資訊產品特輯一書為證，被上訴人對上開證物之真正亦不爭執。惟按在他人申請商標註冊前，善意使用相同或近似之商標圖樣於同一或類似之商品，不受他人商標專用權之效力所拘束，商標法第二十三條第二項定有明文。本件被上訴人辯稱其於八十三年初完成異質性分散式資料庫整合工具電腦軟體，為命名起見，於同年五月九日赴中標局查詢MultiBase 是否曾經商標註冊，經中標局以電腦查詢系統清查結果為「無資料」，即無人以此名稱註冊，故被上訴人將該電腦軟體命名為 MultiBase。同時為參加軟體協會主辦之八十三年國際軟體大展，於八十三年五月底向軟體協會委託之環球資訊新聞登記該 MultiBase軟體之名稱，俾環球資訊新聞得將該軟體名稱印製於該次展覽之出版品「資訊產品特輯」上。同年六月七日環球資訊新聞編印「資訊產品特輯」截稿。

於同年六月二十七日出刊之事實，業據提出與所述相符之經濟部中央標準局電腦報表記錄、資訊產品特輯末頁出版日期，軟體協會函等件為證，並為上訴人所不爭執。則被上訴人上開以「 MultiBase」為名稱交環球資訊中心編印資訊產品特輯之行為，均在八十三年七月一日上訴人取得商標專用權之前，且已盡其查證義務，應屬善意，自不受上訴人商標專用權效力所拘束。查八十三年國際軟體大展，為軟體協會所主辦，軟體協會為該次軟體大展所編輯之「資訊產品特輯」，係軟體協會委託環球資訊新聞所印製。參加該次展覽之參展人，將參展產品之名稱、說明提供與軟體協會，軟體協會完成編輯後，交付與環球資訊新聞，由環球資訊新聞印製特輯並發行之。參展人僅與軟體協會連繫參展事宜，參展人與環球資訊新聞間就特輯印製無任何關連。被上訴人為參加八十三年國際軟體大展，將原產品名稱 MultiBase及其說明告知軟體協會，軟體協會彙整所有參展產品資料後，轉交環球資訊新聞印製成資訊產品特輯。被上訴人第二度至中標局查詢，發現上訴人以 MultiBase為商標註冊後，立即於八十三年六月下旬通知軟體協會，請求該會更改資訊產品特輯上之軟體名稱，惟被上訴人與受託印製、發行該特輯之環球資訊新聞間並無連繫，環球資訊新聞係受軟體協會委託，受軟體協會指示，被上訴人自不可能督促環球資訊新聞更改該特輯之內容，有該軟體協會之覆函在卷可稽。足見資訊產品特輯之印行及流通非被上訴人所能控制，被上訴人並已盡其通知義務，則軟體協會既已證實被上訴人確曾通知更名，何以該協會並未予以更正，責任自應由軟體協會承擔。被上訴人既非資訊產品特輯之印行者或散發者，自不能強令其就他人之行為負侵權行為責任。被上訴人辯稱其在使用 MultiBase名稱於其電腦軟體前，已向中標局查詢是否有相同或近似之商標註冊，中標局查詢結果為無此種商標存在，被上訴人方以 MultiBase命名其軟體。嗣後被上訴人再次向中標局查詢，發現上訴人以「狐狸蝙蝠 MultiBase」之商標申請註冊正公告中後，被上訴人立即改以Data Span 作為其軟體之名稱，其後無論在產品、包裝、刊登廣告、舉行說明會、參加展覽時均使用Data Span 名稱，並採取各項公開及必要之更正行動，並無侵害上訴人商標權之故意或過失等語，業據提出中標局電腦報表紀錄、軟體協會函、被上訴人刊登之廣告，以Data Span 為軟體名稱之說明會資料、現場照片等為證，核與證人黃秀慧、郭念慈及張明爐等所證情節相符，自堪採信。上訴人謂被上訴人故意侵害其商標，且未為防範或補救措施云云，殊不可採。何況損害賠償之債，以有損害之發生及有責任原因之事實，並二者之間，有相當因果關係為成立要件。所謂相當因果關係，謂無此行為，雖必不生此種損害，有此行為，通常即足生此種損害者，為有相當因果關係；如無此行為，必不生此種損害，有此行為，通常亦不生此種損害者，即為無相當因果關係。是縱如上訴人所稱被上訴人對於資訊產品特輯未予更正，為有過失，仍應就其因此受有損害，且其損害與被上訴人之行為間有相當因果關係，舉證證明，方得要求被上訴人賠償。經查上訴人之「狐狸蝙蝠 MultiBase全文檢索發展系統」與被上訴人更名後之「Data Span 異質性分散式資料庫整合工具」，二者為截然不同之電腦軟體，非僅中文名稱不同，功能亦完全不相同。經原審囑託財團法人工業技術研究院（以下簡稱工研院）鑑定結果，該院於八十六年十一月二十七日工研法字第三一八五號函所附鑑定報告指出：被上訴人資策會之 Data Span 與亞太公司的MultiBase 是「不同性質的產品，不論在工作平台，容許使用之資料庫系統，軟體之使用及其主要功能皆不相同，亦無替代可能性。」且被上訴人Data Span 之工作平台為Unix系統，而上訴人之 MultiBase為Window/DOS系統。由前述工研院函可證被上訴人產品與上訴人產品之間確無可替代性，兩者為不同性質之產品，客觀上不可能混淆。蓋在最基本之工作平台上，一為Unix系統，一為DOS 及Window 3.1，兩者已有明顯而重大之差異。另工研院函亦指出被上訴人之Data Span 係針對不同系統資料庫所建言之資料系統，提供存取及資料整合功能，即可使用各個不同之資料庫。上訴人之MultiBase 係為全文檢索資料建立與查詢之工具，無法將不同之資料庫資料加以存取與整合，此又是重大不同，凡此皆足證被上訴人產品與上訴人產品客觀上不可能令人混淆。再適用於Unix之軟體，根本不能使用於Window或DOS 上，而依前揭工研院函可以了解不論是被上訴人之Data Span 或上訴人之 MultiBase均非資料庫本身，必須配合資料庫，因此其非提供給一般人使用，其購買者必定是具有專業能力之專業軟體從業人員。相關專業軟體從業人員購買電腦軟體者，一定會區分該電腦軟體工作平台為Unix或DOS/Window ，否則軟體使用上將有困擾。而被上訴人之 Data Span 與上訴人之 MultiBase，其工作平台既然不同，容許使用之資料庫系統、主要功能亦均不相同，專業之軟體從業人員根本不會形成混淆。上訴人指稱是被上訴人之Data Span 曾誤以MultiBase 名稱登載於特輯上，使消費者混淆而不敢購買上訴人之軟體云云，顯難採信。又上訴人雖主張原宿公司無法銷售伊公司之軟體，與被上訴人未更正特輯名稱有關，並舉原宿公司之業務經理李耀琦為證。惟查證人李耀琦竟無法具體指出任何一家對該軟體合法性有疑問之客戶名稱，其證言已難採信。而上訴人之軟體，全部僅生產十四套半，既無外包裝，亦無操作手冊、安裝手冊，及規格說明書，證人楊建興證詞前後矛盾，其證言亦不足採。而上訴人既不能證明有任何一客戶曾質疑其軟體商標之合法性，其產品與被上訴人之產品功能、市價均不相同，不可能混淆，則上訴人之產品無銷路，與被上訴人之行為即資訊產品特輯商標未及時更正間顯無相當因果關係，自不得要求被上訴人負損害賠償責任。從而上訴人依侵權行為之法律關係，及商標法之規定，請求被上訴人賠償及將本件民事判決刊登於報紙，尚屬無據，不能准許，並說明兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，與判決結果不生影響，毋庸逐一論述，爰將第一審所為被上訴人敗訴部分之判決廢棄，改判駁回上訴人該部分之訴，經核於法並無違背。上訴論旨，仍執陳詞，並就原審取捨證據、認定事實之職權行使及贅述之理由，指摘原判決不當，求予廢棄，非有理由。

據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第四百八十一條、第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。

最高法院民事第二庭