最高法院八十九年度台上字第三三八號

最高法院民事判決　　　　　　　　　　　　　　　　八十九年度台上字第三三八號

上訴人

京原科技開發有限公司

法定代理人

周義常

上訴人

甲○○

上訴人

乙○○

被上訴人

歐士精密工業股份有限公司

法定代理人

許文憲

右當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國八十七年五月十一日台灣高等法

院台中分院判決（八十五年度重訴字第一三號），提起上訴，本院判決如左：

主文

理由

本件被上訴人主張：伊於民國八十二年七月十六日及八十三年三月一日經經濟部中央標準局註冊取得商標圖樣「精澳ＯＰＵＳ及圖」之商標專用權，使用於伊產製之溫度控制器。上訴人乙○○、甲○○依次為上訴人京原科技開發有限公司（下稱京原公司）之總經理、業務經理，自八十二年九月間起至八十三年五月間止，未經伊同意或授權，在該公司產製之溫度控制器上，擅自使用系爭商標圖樣而販賣，並於該公司印製之廣告目錄、名片、報紙分類廣告刊載系爭商標圖樣而散布，侵害伊之商標專用權等情。依商標法第六十六條、第六十八條、民法第二十八條、公司法第二十三條規定，求為命上訴人連帶給付伊新台幣（下同）二千萬元及加付法定遲延利息；並連帶負擔費用將台灣高等法院台中分院八十四年度上訴字第一二四二號刑事判決主文及事實，以六號活字於中國時報、經濟日報第一版登載一日之判決（原審判命上訴人連帶給付被上訴人五十萬元本息，及連帶負擔費用將上開刑事判決主文、事實以六號活字於經濟日報第四十版登載一日，駁回被上訴人其餘之訴，被上訴人就其敗訴部分提起一部上訴，因不合法，由本院另以裁定駁回之）。

上訴人則以：系爭商標專用權業經被上訴人公司前董事長林原在轉讓予京原公司使用，伊並無侵害被上訴人之商標專用權，被上訴人不得請求伊賠償損害等語，資為抗辯。

原審以：被上訴人於八十二年七月十六日、八十三年三月一日經經濟部中央標準局註冊取得系爭商標圖樣之商標專用權，專用期間均為十年，其指定使用商品依次為修正前商標法施行細則第二十四條第八十七類之溫度控制器、熱效應控制器、溫度調節器、恒溼器、除溼機等項，及同條第八十四類之冷凝機、熱交換器、冷却塔、膠布冷却機等項，有商標註冊證可稽，自屬真實。系爭商標之英文字母「ＯＰＵＳ」部分係由乙○○設計，被上訴人於八十二年五月間以「ＯＰＵＳ歐普士」之商標申請註冊，因與已註冊之第四四一三六○號「普仕多」商標近似，且指定使用於同一或同類商品，與規定不符而遭否准，乙○○始以「精澳」二字取代「歐普士」重新申請，斯時乙○○仍為被上訴人公司股東並任經理，其設計系爭商標供被上訴人使用，且以被上訴人名義申請註冊，自係以被上訴人為其著作人。被上訴人公司於八十一年十二月十一日股東臨時會紀錄雖載明「公司若經停業或解散清算，舊商標所有權歸林原在、楊志義，新商標ＯＰＵＳ歸予原設計人乙○○」等語，惟該決議僅稱將「ＯＰＵＳ」英文商標歸予乙○○，並未載明包括中文商標「精澳」二字，且當時股東亦無法預知其同意移轉之商標為「ＯＰＵＳ精澳」。乙○○係於八十二年七月初，持空白之審定變更登記申請書交被上訴人公司董事長林原在蓋章，當時「ＯＰＵＳ精澳」商標尚在公告期間，業經證人戴燕勳證述無訛。而林原在係因乙○○表示要將上開註冊未通過之「ＯＰＵＳ歐普士」商標使用於化粧品商品，其始在空白之書面上蓋章同意轉讓該商標，並非同意轉讓系爭商標，亦據證人林原在證述明確，其與乙○○就系爭商標之移轉，雙方意思表示難認一致，契約尚未成立。縱認雙方已有移轉系爭商標之合意，惟按八十二年十二月二十二日修正前商標法第二十八條第一項規定：「商標專用權之移轉，應與其營業一併為之。」，係屬強制規定，商標專用權之移轉，如未與其營業一併為之，即屬無效。被上訴人既未將其營業併同移轉予上訴人，系爭商標專用權之移轉自不生效力，乙○○或京原公司尚未取得系爭商標專用權，復未經被上訴人授權使用，自無權使用系爭商標。京原公司係由乙○○、甲○○實際負責經營，該公司於八十三年二月十七日出售冷却機一台予金生鐵工廠，於八十三年三月十三日、四月十三日、四月二十五日、五月二十七日分別出售不同型號之冷却機予台中精機公司，於八十三年五月二十四日出售冷却機予麗偉公司，上開冷却機均有使用系爭商標，業經證人汪秋龍、薛仲賢、周政德、曾廣華、蔡炳榮、吳永塗、張志勇、曾明國、林靜宜於刑事案件供證綦詳，並有統一發票、相片可稽。乙○○、甲○○明知被上訴人已取得系爭商標專用權，乃未經被上訴人同意或授權，於與被上訴人產製之同一商品溫度控制器，多次使用系爭商標而販賣，自屬侵害被上訴人之商標專用權。其二人被訴違反商標法案件，並經台灣高等法院台中分院以八十四年度上訴字第一二四二號判決判處罪刑確定。上開刑事判決認乙○○、甲○○係侵害被上訴人之修正前商標法施行細則第二十四條第八十七類商品之商標專用權，而上訴人販賣之冷却機即冷凍式油溫控制機係屬同條第八十四類商品，固據經濟部中央標準局鑑定明確，惟依修正商標法第二十一條第二項規定「商標專用權以請准註冊之商標及所指定之商品為限。」，第三十五條第三項規定「類似商品之認定，不受前項商品分類之限制。」，第六十二條第一款規定「於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣。」，商標法施行細則第十五條第二項規定「類似商品，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商品之產製、原料、用途、功能或銷售場所等各種相關因素判斷之。」，乙○○、甲○○於八十二年十二月二十四日修正商標法公布施行後，販賣與系爭商標專用權指定商品類似之商品即冷却機，而使用系爭商標之圖樣，即屬修正商標法第六十二條第一款規定之侵權行為。被上訴人就此部分刑事判決認定之犯罪事實，對其二人提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，尚非無據。乙○○、甲○○依次為京原公司之總經理、業務經理，有該公司函可稽，其二人均係京原公司之經理人，依公司法第八條規定，在執行職務範圍內，亦為公司負責人。按公司法第二十三條規定：「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。」，被上訴人主張：京原公司應與乙○○、甲○○連帶負損害賠償責任，對之提起刑事附帶民事訴訟，亦無不合。被上訴人係於八十五年二月一日起訴，未逾二年之消滅時效期間，上訴人為時效抗辯，並非可取。審酌查獲之京原公司販賣之侵害系爭商標專用權商品冷却機之零售單價為三萬八千元，有統一發票可考，並為兩造所不爭，其數量不多，及被上訴人及京原公司之資本額、營業狀況等情狀，認被上訴人依商標法第六十六條第一項第三款前段規定，請求按該冷却機零售單價五百倍計算其損害，尚嫌過高，應依同條第二項規定予以酌減為按零售單價十倍計算其損害，即三十八萬元，始為相當。被上訴人曾自八十二年七月十七日起至八十三年一月一日止申請停業，經台灣省政府建設廳函准備查，其復業後，於八十三年二月至五月間，自動報繳應稅之銷售額較八十二年間顯有降低，足徵其業務上之信譽因系爭商標專用權遭侵害而致減損，其依商標法第六十六條第三項規定請求上訴人賠償相當之金額，亦屬有據。審酌前述情狀，被上訴人請求賠償一百萬元，尚嫌過高，應以十二萬元為相當。

末按商標法第六十八條規定：「商標專用權人，得請求由侵害商標專用權者負擔費用，將依本章認定侵害商標專用權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。」，被上訴人雖請求上訴人將上開刑事判決主文及事實，以六號活字登載於中國時報、經濟日報第一版各一日，惟以於經濟日報第四十版登載一日即屬相當，逾此部分，難認必要。從而，被上訴人請求上訴人連帶給付伊五十萬元及加付法定遲延利息，並將上開刑事判決主文及事實，以六號活字於經濟日報第四十版登載一日，洵屬正當，應予准許；超過上開部分之請求，並非有據，不應准許。因而為上訴人一部勝訴、一部敗訴之判決。

查被上訴人公司於八十一年十二月十一日股東臨時會曾決議：公司若停業，新商標ＯＰＵＳ歸予原設計人乙○○等語（見原審卷㈠四五頁）。參以被上訴人公司嗣於八十二年七月十七日起至八十三年一月一日止申請停業，及證人戴燕勳證稱：伊於八十二年七月初受被上訴人及京原公司委託辦理系爭商標專用權移轉手續，被上訴人公司負責人林原在有同意將ＯＰＵＳ商標移轉給京原公司使用，伊有拿審定變更登記申請書給林原在看，他當時知道要變更「精澳」商標給京原公司等語（見原審卷㈠四七、四八頁）。則上訴人辯稱：被上訴人已同意移轉系爭商標專用權予京原公司使用等語，是否毫無足採，尚非無研求餘地。倘被上訴人確曾同意移轉系爭商標專用權予京原公司使用，縱因該商標專用權之移轉未與其營業一併為之，違反八十二年十二月二十二日修正前商標法第二十八條第一項規定，而不生移轉之效力，惟能否認京原公司於其產品使用系爭商標，係未經被上訴人同意而有侵害上訴人之系爭商標專用權，亦滋疑義。末查被上訴人公司於八十三年一月復業後，其營業額較前減少，其原因為何﹖原審未予查明，遽認其業務上之信譽已因系爭商標專用權遭侵害而致減損，並嫌速斷。

上訴論旨，指摘原判決於其不利部分為不當，求予廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第一項，判決如主文。

最高法院民事第四庭