最高法院九十年度台上字第七九號

最高法院民事判決　　　　　　　　　　　　　　　　　　九十年度台上字第七九號

上訴人

日商西雅企業股份有限公司（SEGA法定代理人 入交昭一郎訴訟代理人 李忠雄律師被 上訴 人 大雅電子股份有限公司法定代理人 林合同

右當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國八十六年五月五日台灣高等法院

第二審判決（八十五年度上字第七八二號），提起上訴，本院判決如左：

主文

理由

本件上訴人於第一審係以「日商西雅企業股份有限公司及法定代理人入交昭一郎」具名起訴。廖李澄子則係以「世雅企業股份有限公司」名義指派在台之代表人。茲上訴人在上訴本院後，仍改列該公司負責人「入交昭一郎」為法定代理人，有經台北駐日經濟文化代表處認證之公證書可稽，核無不合，合先敘明。

次查上訴人主張：伊公司以生產電視遊樂器、電腦產品，馳名於世，已在中華民國辦理「 SEGA」、「MEGA DREVEb」商標註冊，並16-BIT電腦遊樂器係伊所研發而成。被上訴人竟偽造上開商標之貼紙，並產銷仿冒上開電腦遊樂器，使伊受有損害等情，爰依商標法第六十一條、公平交易法第二十條第一項第一款、第三十條規定，求為命被上訴人對於如原判決附圖（下稱附圖）所示之16-BIT電腦遊樂器或任何標示「 MEGADREVEb」、「SEGA」、「MD」商標之電腦遊樂器商品不得製造、販賣、陳列、出口、廣告或為銷售之要約，並不得印製、交付或出口「MEGA DREVE」、「SEGA」、「MD」

或其他同音文字之商標貼紙或包裝盒，及經台灣桃園地方法院（下稱桃園地院）八十三年度執全字第二七一號假處分事件查封之主機、外殼、PC板、包裝盒、商標貼紙不得販賣、組合、利用、陳列或出口，暨給付伊新台幣（下同）五百萬元，並加付法定遲延利息之判決（第一審判命被上訴人不得印製、交付或出口「MEGA DREVE」或其他同音文字之商標貼紙及經桃園地院八十三年度執全字第二七一號假處分事件查封之「MEGA」商標貼紙不得販賣、利用、陳列或出口，暨給付上訴人一千八百三十四元本息，並駁回上訴人其餘部分之請求。被上訴人就其敗訴部分，未據聲明不服）。

被上訴人則以：公平交易法部分，上訴人不具當事人能力；又上開電腦遊樂器並非上訴人所原創，被查封之「MEGA」字樣之商標貼紙，係伊於五年前印製，作為商品說明使用，不受上訴人商標專用權效力之拘束。伊並無侵害上訴人商標權之故意等語，資為抗辯。

原審維持第一審所為上訴人敗訴部分之判決，駁回其上訴，無非以：按未經認許之外國法人或團體，就本法規定事項得為告訴、自訴或提起民事訴訟。但以依條約或其本國法令、慣例，中華民國人或團體得在該國享受同等權利者為限；其由團體或機構互訂保護之協議，經中央主管機關核准者亦同，公平交易法第四十七條定有明文。上訴人雖依公司法第三百八十六條規定向中央主管機關申請備案，但該申請備案與外國法人之認許不同，為未經認許之外國法人。上訴人主張被上訴人違反公平交易法之時間為八十二年間，依當時日本之不正競爭防止法第三條規定，對於不具巴黎公約同盟國國籍之外國人，以在日本該法施行區內設有住所或營業所者，始受該法保護。基於互惠原則，日本國民或未經認許之日本法人、團體也必須在我國境內設有住所或營業所者，始得享有我國公平交易法之保護。上訴人為未經認許之外國法人，在我國既無住所或營業所，自無該法之適用。上訴人依公平交易法第二十條第一項第一款、第三十條規定請求，即屬無據。次按商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第六十一條第一項固定有明文。上訴人之「SEGA」、「MEGA DREVE」商標向我國政府註冊，有商標註冊證影本可稽。惟其電腦遊樂器圖樣「16-BIT」係立體字樣，而上訴人提出之包裝盒上電腦遊樂器圖樣「16-BIT」，則係平面字樣，顯然不同。上訴人既未能舉證中東地區所購包裝盒上之商標貼紙係被上訴人所貼，該部分之請求，於法無據。又查封主機、外殼、PC板之組合不屬商標法第六十一條第一項保護之範疇，其不適用公平交易法，又已如前述，則上訴人請求被上訴人對於任何標示「MEGA DREVE」、「MD」、「SEGA」商標之電腦遊樂器產品，不得製造、銷售、陳列、出口、廣告或銷售之要約，亦屬無據。再者，上訴人既無法舉證證明被上訴人將商標貼在商品上，僅能依扣案之一百四十張「MEGA」商標貼紙計算損害金額，而商標貼紙一百張之價格為美金五十元，有報價單可稽。八十三年九月十四日本件起訴時之匯率為一美元兌換新台幣二十六點二元，有美國商業銀行台北分行函可證。從而，上訴人請求被上訴人賠償之金額超過一千八百三十四元及其法定遲延利息部分，為無理由，均予以駁回等詞，為其判斷之基礎。

按日本一九三四年制定之不正競爭防止法第三條規定：「屬於同盟國以外之外國人在本法施行地區內無住所或營業所者，除條約或類似協定另有規定外，不得為第一條、第一條之二及前條第二項之請求」。該條文於日本平成五年（一九九三年）五月十九日公布刪除，並於次年五月一日施行新法，採內外平等原則，不限外國人（法人）在日本國是否有住、居所或營業所，均受該法之保護。一九九三年該法修訂法附則第十一條規定：「關於對於在本法施行前已為之行為依舊法第三條所規定外國人所為之同條規定之請求，仍依以前之例。」，故在一九九三年（八十二年）修正施行前之不正競爭行為，外國人所為同條規定之請求，仍依舊法之規定。我國公平交易法係於八十年二月四日公布實施，該法第四十七條但書規定以依條約或其本國法令、慣例，中華民國人或團體得在該國亨受同等權利者為限；其團體或機構互定保護之協議，經中央主管機關核准者亦同。準此，未經認許之日本國法人在我國無營業所，在該國不正競爭防止法八十三年五月一日修正施行前，依我國採互惠原則，且我國非巴黎合約之同盟國，與日本國無邦交，而無相關條約可遵循，故不受我國公平交易法之保護；之後，不限在我國是否有住、居所或營業所，則均受我國公平交易法之保護。而加害人之侵權行為如連續（持續）發生者，被害人之請求權亦不斷發生，因此，連續性侵權行為，於侵害終止前，損害仍在繼續狀態中，被害人自得行使損害賠償請求權。查上訴人雖具狀陳稱被上訴人違反公平交易法之時間為八十二年間，但在第一審主張上訴人於八十三年三月十六日執行假處分，被上訴人不服提起抗告，認為其可繼續生產，並聲請法院命上訴人於七日內起訴，上訴人於八十三年九月十四日提起本件訴訟云云（見一審卷第一宗三九○頁、第二宗七頁反面、原審卷四二頁），其真意是否指被上訴人自八十二年間起，持續違反公平交易法侵害上訴人權益，上訴人仍有有受侵害之虞？如是，則是時日本不正競爭防止法已刪除舊法第三條有關外國人受保護限制之條件。原審未推闡明晰，遽認被上訴人違反公平交易法之時間為八十二年間，上訴人為未經認許之外國法人，在我國無住所或營業所，無我國公平交易法之適用，自嫌速斷。

又按商標法第六十一條第一項規定，商標專用權人對於有侵害其商標專用權之虞者，得請求防止之，此為侵害防止請求權。所謂侵害，指第三人無正當權源，妨害商標專用權之圓滿行使，商標專權人無忍受之義務。所謂有侵害商標專用權之虞，係侵害雖未發生，就既存之危險現狀判斷，商標專用權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要謂之。此須就具體事實，依一般社會觀念決之，如客觀上有不法實施侵害之準備等情，即可請求防止。查原審既認定被上訴人仿造「MEGA」商標貼紙，且上開假處分事件查封被上訴人製造電腦遊器主機、外殼、PC板之組合，上訴人又提出被上訴人之16-BIT電腦遊樂器仿冒品照片、偽造「SEGA」商標貼紙、出售仿冒品之商業發票、寄送貼紙之信函、產品目錄、出具仿冒品標籤明細單及偽造之商標標籤樣張十九種等為證（見一審卷第一宗四○至四七頁、一二七至一三○頁）。則上開證物均與判斷被上訴人之商標專用權是否有受侵害之虞攸關，原審未遑詳查究明，遽認主機、外殼、PC板之組合不屬商標法第六十一條第一項保護之範疇，上訴人又未能舉證證明被上訴人將偽造商標貼在商品上，而不得請求防止侵害，亦有判決不備理由之違法。次查，上訴人對於請求被上訴人賠償五百萬元及其利息，或稱因被上訴人之仿冒商標，而受有損害（見一審卷第一宗六八頁反面）；或稱被上訴人故意製造與上訴人相同之電腦遊樂產品，大量銷售至國內外，依公平交易法第三十二條之規定請求云云（見一審卷第一宗二○三、二三二頁）。上訴人究基於何種法律關係為請求？以何者為計算賠償金額之依據？原審審判長未予闡明命上訴人為明確之陳述，即認定上訴人係以行為時商標法第六十四條第一項第二款（現行商標法六十六條第一項第二款）規定作為計算其賠償金額之依據，不無認作主張之違法，且以該條款規定作為計算其損害之依據，應以被上訴人仿冒商標之商品銷售於市面全部收入為其所得利益。乃原審以查扣被上訴人仿冒商標貼紙之價格，計算被上訴人所應賠償上訴人之憑據，亦有可議。上訴論旨，指摘原判決不當，聲明廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴人為有理由，依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第一項，判決如主文。

最高法院民事第二庭