最高法院九十五年度台上字第一八八六號

最高法院民事判決　　　　　　九十五年度台上字第一八八六號

上訴人

德保有限公司

法定代理人

丁○○

訴訟代理人

蘇文生律師

被上訴人

巨益機械有限公司

被上訴人

兼 法 定

代理人

乙○○

被上訴人

展盛發機械有限公司

被上訴人

134

被上訴人

兼 法 定

代理人

丙○○

共同訴訟代理人

戊○○律師

被上訴人

東亞石棉工業股份有限公司

被上訴人

5巷2

被上訴人

兼 法 定

代理人

甲○○

18號

上列當事人間請求排除侵害等事件，上訴人對於中華民國九十四年九月六日台灣高等法院台中分院第二審判決（九十四年度智上字第五號），提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

本件上訴人主張：伊為新型第一０五一八五號「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」專利之專利權人，專有該製造機結構之製造、販賣及使用之權。被上訴人東亞石棉工業股份有限公司（下稱東亞公司）於民國八十四年間，向被上訴人黃明糢所設立之被上訴人巨益機械有限公司（下稱巨益公司）及被上訴人丙○○所設立之被上訴人展盛發機械有限公司（下稱展盛發公司）購買並置放於東亞公司工廠內之浪板製造機，其結構侵害伊之系爭專利權，且系爭機器長約十公尺，結構甚為龐大，應係巨益公司及展盛發公司將各零組件載至東亞公司之工廠組裝完成。

而應組裝於何處、如何組裝設置以與其他機器配套，均應聽由東亞公司負責人即被上訴人甲○○之指示，則甲○○應可視為共同組裝之製造人等情。爰依民法第一百八十四條、第一百八十五條、公司法第二十三條、專利法第一百零五條、第八十八條、第八十九條之規定，求為命被上訴人連帶給付新台幣（下同）一百五十八萬四千元，及加給法定遲延利息之判決。

被上訴人則以：上訴人所提出之國立中興大學（下稱中興大學）鑑定報告並未至現場勘查系爭機器原物，僅憑上訴人所提供之照片即為系爭機器有侵害上訴人系爭專利權之認定，且中興大學所為鑑定報告未依鑑定之標準流程進行鑑定，鑑定結論明顯錯誤，所為鑑定報告不足採信等語，資為抗辯。另巨益公司及乙○○復以：伊係依展盛發公司所要求之規格至設置之廠房地點製造，伊僅製作其中定型機部分，並無侵害上訴人之系爭專利權等語置辯。而展盛發公司及丙○○則又以：係東亞公司提出規格需求向伊訂製，伊係製造系爭機器之發泡機部分，並就定型機部分轉向巨益公司訂製，伊就發泡機部分有專利權存在，並無侵害上訴人之系爭專利權等語，資為抗辯。

原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非以：上訴人主張伊以壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構，向經濟部中央標準局（已更名為智慧財產局）提出新型專利之申請，並取得新型專利，而為新型專利第一０五一八五號之專利權人，為被上訴人所不爭，復有專利證書、專利公報、專利說明書等件在卷可證，堪信為真實。查中興大學係於九十年四月十三日私下受上訴人之委任，就其所提出之保全證據照片進行鑑定，非由法院選任，為上訴人所自承。是上訴人提出中興大學之鑑定報告，僅能認為是上訴人用以證明其主張之證據資料，尚非民事訴訟法所稱之鑑定，其真實性已屬可疑。又中興大學並未就系爭機器進行實物勘驗，然本件待鑑樣品即系爭機器之體積龐大，構造繁多，製作該鑑定書之人既未經具結，依上訴人私下委託鑑定，已難保鑑定內容之公正性，復未實地勘察待鑑物品，詳實以解析其構成，顯難窺其全貌，而究其實際，所為鑑定之證據力，已滋疑問。再者，上訴人係於九十年四月十三日送請中興大學鑑定，中興大學於同年月十九日即完成鑑定報告，未免速斷。另由該鑑定報告所附之專利範圍比較表形式上觀察，即可發現該鑑定意見認為待鑑物與上訴人前開專利「全要件」及「均等論」均相同，然依全要件原則倘認全部要件均符合者，應再檢討者為消極均等論而非均等論，該鑑定報告竟同時以全要件原則及均等論而為比較，有悖判斷專利侵害基準之流程。況該鑑定報告亦未說明待鑑物品與上訴人之專利何以均等，是否以實質相同方法，實行實質相同功能，而產生實質相同結果，均未見說明。又其未判斷專利侵害之結果，僅有「相同」或「不相同」之結論，該鑑定報告之鑑定結果竟謂「幾乎相同」，顯非專利侵害鑑定所應有之結論。又中興大學之鑑定報告第五點關於異同比較分析表就全要件分析記載為全部相同，與鑑定報告結論之「幾乎相同」，顯有矛盾。即中興大學函覆第一審之函文，亦認系爭機器與系爭專利權間就全要件部分不符合，顯然中興大學於九十年四月十九日所出具之鑑定報告內容關於全要件原則之判斷，已屬可疑。是被上訴人抗辯中興大學之鑑定報告為不可採，尚非無據。再查系爭機器係於跨接左右側支架上焊上一座板，此座板連接一對長條型之成形槽，而與系爭專利權為「於支架頂端分別固定設置對向之兩座板，在座板之內端緣再分別凹入設置具預設深度之成形槽」之要件不符，復依均等論分析，系爭機器係利用支架、傳動皮帶、壁紙導輪及導壓板等構件之組合而作動，使壁紙形成摺邊，與系爭專利係利用支架、兌向座板、成形槽、傳動皮帶、壁紙導輪、壓桿等構件之組合，使壁紙形成摺邊，依專利公告新型第二三０九二一號、新型第二六一九一四號、新型第二三九九八七號所示，支架、傳動皮帶及壁紙導輪等元件，已屬習用或公知之事項，應可確認。再依八十二年三月二日已申請專利之中華民國新型專利公告編號第二四八一０二號「三層式隔熱浪板製造機壁紙摺編定型裝置」之第一圖－定型滾輪之立體構成圖所示，該專利之抵壓桿６及壓滾輪之技術手段、特徵與保全證據照片所示系爭機器導壓板之橫架框條之技術手段具等效置換性，且該專利申請日期亦早於上訴人系爭專利八十三年四月十四日之申請日期，足見系爭機器所運用之技術並非上訴人系爭專利之技術，核屬習用或公知之事項甚明。是就系爭機器之摺紙構造與系爭專利所欲達成之功效雖為相同，惟其二者之技術手段及構件特徵均不相同，摺紙之型態亦不相同，不具置換容易性或置換可能性，即未有均等論之適用。至上訴人雖另舉其與訴外人金萬成鋼鐵有限公司（下稱金萬成公司）另案經台灣高等法院高雄分院囑託國立屏東科技大學鑑定之鑑定報告，認金萬成公司所使用之浪板製造機確有侵害上訴人之專利權，但金萬成公司所使用之機器，與系爭機器顯非同一機器，亦無證據足以證明前案機器與系爭機器之構造完全相同，自不能比附援引。綜上所述，本件系爭機器並未侵害上訴人之系爭專利權，從而上訴人請求被上訴人連帶給付一百五十八萬零四千元本息，為無理由，應予駁回等詞，為其判斷之基礎。

查上訴人主張其於原審已提出訴外人即展盛發公司之業務負責人陳運進，於九十年間曾檢附七張機器照片委託中興大學鑑定有無侵害上訴人系爭專利權之鑑定報告，鑑定結果待鑑定物應屬侵害專利權行為，並提出鑑定報告影本為證（原審卷㈠一四五、一五一至一五八頁），乃屬重要攻擊防禦方法，惟原審未說明其取捨之意見，遽為不利於上訴人之認定，已有未合。次查被上訴人於原審主張公告編號第二四八一０二號「三層式隔熱浪板製造機壁紙摺編定型裝置」專利案，曾為訴外人林宗鑫援用作為舉發上訴人系爭專利之引證資料，而智慧財產局所為舉發不成立之舉發審定書明載：「系爭專利與引證一在構造組成之空間形態上均各異，難謂系爭專利不具新穎性。另引證一公開在系爭專利之後，不得作為論究進步性之依據」，且主張他件專利之抵壓桿６及壓滾輪之技術手段並非習用技術或公知事項，復提出智慧財產局專利舉發審定書影本為證（原審卷㈠三０至三五頁），亦屬重要攻擊防禦方法，原審未推闡明晰詳查審認，即認新型專利公告編號第二四八一０二號「三層式隔熱浪板製造機壁紙摺編定型裝置」

之第一圖－定型滾輪之立體構成圖所示，該專利之抵壓桿６及壓滾輪之技術手段、特徵與保全證據照片所示系爭機器導壓板之橫架框條之技術手段具等效置換性，且該專利申請日期亦早於上訴人系爭專利八十三年四月十四日之申請日期，足見系爭機器所運用之技術並非上訴人系爭專利之技術，核屬習用或公知之事項等語，進而為不利於上訴人之認定，尚嫌率斷，且有判決不備理由之違法。又原審認定依專利公告新型第二三０九二一號、新型第二六一九一四號、新型第二三九九八七號所示，支架、傳動皮帶及壁紙導輪等元件，已屬習用或公知之事項。惟上訴人於原審早已指明前揭公告第二三０九二一號專利，即本件上訴人系爭專利，並提出中華民國專利公報影本在卷可稽（一審卷㈠一一頁、原審卷㈠三０頁），然原審未察，仍以相同專利認定該等元件乃習用技術或公知事項，有認定事實不憑證據之違誤，亦有可議。

末按系爭機器業已滅失，固無法就系爭機器現狀進行勘驗，有東亞公司陳報狀一份在卷可稽（一審卷㈡一０四頁），惟原審非不得通知中興大學派人到庭陳述鑑定意見，就不明瞭之處逐一澄清以為取捨之依據，乃原審未遑詳查，遽謂製作該鑑定書之人既未經具結，所為鑑定之證據力，已滋疑問等語，自難謂當。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

最高法院民事第七庭

Ｑ