最高法院九十六年度台上字第二八五二號

最高法院民事判決　　　　　　九十六年度台上字第二八五二號

上訴人

苗佳企業有限公司

上訴人

兼 法 定

代理人

乙○○

共同訴訟代理人

蔡金保律師

被上訴人

德保有限公司

法定代理人

甲○○

上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十六年五月一日台灣高等法院台南分院第二審判決（九十五年度智上字第一號），提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

本件被上訴人主張：伊係新型第一０六二七三號「隔熱浪板結構改良」（下稱系爭專利）之專利權人，上訴人苗佳企業有限公司（下稱苗佳公司）及其負責人即上訴人乙○○自民國八十九年八月間起製造、販賣系爭專利之產品，共同侵害伊之專利權，應依專利法第一百零五條準用同法第八十八條、第八十九條及民法第一百八十四條、第一百八十五條暨公司法第二十三條之規定，連帶賠償伊損害。茲先就伊自八十九年八月起至九十二年十月止，所受損害額新台幣（下同）六千六百九十二萬四千元中之一百六十七萬三千一百元為一部請求等情。爰求為命上訴人連帶如數給付，及加計法定遲延利息之判決。

上訴人則以：伊之產品無法緊密接貼而達成扣接效果，且伊之隔熱浪板左右搭接完成後所形成之單側導引槽結構，與系爭專利之兩側導水用導引槽不同，不具有系爭專利之任一構成要件，並未落入系爭專利案之申請專利全要件限制之內，僅係單純利用先前習知之技術，構成禁反言之實質不相同，亦即並無構成侵害。被上訴人回復主張其被撤銷前之申請案，違反禁反言原則。至國立雲林科技大學（下稱雲科大）及國立台灣科技大學（下稱台科大）之專利侵害鑑定報告，僅供法院審判之參考，並無拘束法院之效力，且前者之鑑定報告僅以一塊鋼板作成鑑定，顯然誤將上述之習知技術作為系爭專利案之申請專利範圍等語，資為抗辯。

原審以：被上訴人為系爭專利之專利權人，系爭專利範圍於更正前主要特徵為：「鋼板設有多處高起緣之左右兩側導引槽即搭接方便之預留置留空間及搭接部，可使本創作之搭接為一體，可防止水份滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工期間及減少材料浪費及防止水份滲透產生滴水之功效」，嗣經被上訴人申請更正並增加：「而該搭接部之兩側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」文字，為兩造所不爭，堪信為真實。

查被上訴人之系爭專利，於專利期間雖曾遭人舉發成立，然經被上訴人提起行政救濟後，於八十八年五月二十日經最高行政法院判決撤銷原處分、訴願決定及再訴願決定，經濟部智慧財產局（下稱智財局）並於八十九年五月一日就系爭專利之「說明書及圖式或圖說」為更正公告，則被上訴人就系爭專利應自最高行政法院判決撤銷原處分、訴願決定及再訴願決定時起，確實回復其專利權。至於智財局為更正說明書、圖說、圖式之更正公告，並不變更其專利權之實質性，應無所謂禁反言之問題。系爭專利權爭議，先後經送台科大及雲科大鑑定，其中台科大鑑定結果，認「苗佳公司之隔熱浪板（甲組）侵害被上訴人所有系爭專利。該甲組隔熱浪板搭接部分能產生扣接效果，乙組（被上訴人所生產）兩片隔熱浪板實質結構與甲組相同，但是乙組兩片浪板大小不同；小片浪板搭接於大片浪板之上時可產生扣接效果，但大片浪板搭接於小片浪板之上時不能產生扣接效果；且依卷內資料研析，被上訴人並未放棄系爭專利之專利技術，因此，本件專利侵害鑑定案不適用禁反言原則，本件待鑑定物落入系爭專利之專利權範圍」。而雲科大鑑定結果，認為待鑑定對象乃依據系爭專利隔熱浪板之結構改良，其構成元件及技術特徵與登載於八十九年五月一日之中華民國專利公報的「說明書及圖式或圖說更正公告」上所列之申請專利範圍相同，係依系爭專利範圍製造，故判定其落入系爭專利之申請專利範圍內。復函稱上訴人之上層與下層鋼板二塊鋼板重疊形成雙側導引槽結構，已落入被上訴人之申請專利範圍內；上訴人之上層與下層鋼板二塊鋼板重疊後可形成扣接結構，已落入被上訴人之申請專利範圍內，並經鑑定人詹炳耀證稱上訴人產品有落入被上訴人的專利範圍內，上訴人的產品有侵害被上訴人專利等語在卷可稽。足認上訴人所有隔熱浪板上層與下層鋼板二塊鋼板重疊形成雙側導引槽，係利用二圓弧凹槽所形成之扣接結構，可加強該搭接端之強度，實質與系爭專利要件之技術手段與功能相同，屬被上訴人之申請專利之範圍，係侵害被上訴人所有之系爭專利，要可認定。上訴人辯稱伊產品僅有單側導引槽，無扣接結構，未侵害被上訴人之系爭專利云云，洵不足採。再依被上訴人研發系爭專利前所印製之「德保彩色絕緣板施工說明及注意事項」所載施工方法及屋頂組立示意圖，已清楚載明裝設浪板時，須佐以螺絲鎖固，始能搭接穩固而達扣接之效果，上訴人辯稱伊生產之浪板產品，需以螺絲鎖固，此與被上訴人之系爭專利內容有異諸語，亦不足採。又系爭專利於更正後之申請專利範圍主要特徵為：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，而「搭接部之兩側頂緣分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」，顯無兩側圓弧凹槽須對稱（邊長相同）之文字。故鋼板搭接部之二側頂緣之兩側圓弧凹槽有無對稱、邊長是否相同，應非屬申請專利範圍甚明。

另系爭專利主要內容為利用「ＰＵ發泡劑發泡」將「鋼板」及「裝飾紙」黏為一體，主要特徵為「鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部（２１），而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽（２１１），俾形成浪板搭接處之扣接結構，可使本創作之搭接為一體，可防止水份滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工時間及減少材料浪費及防止水份滲透產生滴水之功效」，有上開鑑定報告及中華民國專利公報在卷可憑。上訴人辯稱「發泡棉層」、「鋼板」、「裝飾紙」等係習知之技術，非屬專利範圍，委無足取。至上訴人提出財團法人金屬工業研究發展中心鑑定結果，認定上訴人之隔熱浪板與系爭專利範圍實質不相同，惟此與台科大及雲科大所鑑定結論不同，上訴人復自承上開金屬中心之鑑定樣品係由其自行提供，是否確屬上訴人所生產，非無疑問，所為鑑定結論自難認客觀、公平，尚不足採。查上訴人不法侵害系爭專利，對於被上訴人因而所受之損害，自應負賠償責任。依苗佳公司八十九年至九十二年間自行申報之各年度營利事業所得稅結算申報資料所示，該公司於上開年度均有依系爭專利所製產品「ＰＵ防熱烤漆鋼板（即系爭隔熱浪板之品名規格）」之銷售所得收益紀錄。準此，被上訴人主張八十九年八月間起至九十二年十月止，為上訴人侵害其系爭專利之侵權行為期間，依上訴人八十九、九十年度之營利事業所得稅申報資料為本件損害賠償計算基準，尚無不合。再依上訴人八十九年度製成品產銷存明細表（銷額）所示，其因銷售系爭隔熱浪板所得利益為二百六十萬九千八百六十元，九十年度所得收益為三百五十一萬零七百四十五元，顯逾被上訴人主張請求之金額。則被上訴人依上揭規定請求上訴人連帶給付一百六十七萬三千一百元，及加計法定遲延利息，尚屬有據，應予准許。因而將第一審所為被上訴人敗訴之判決廢棄，改判如其聲明，經核於法洵無違誤。上訴論旨，仍執陳詞，就原審證據取捨、認定事實之職權行使，指摘原判決不當，聲明廢棄，非有理由。又當事人在第三審不得提出新攻擊防禦方法，上訴論旨，略謂被上訴人於他案中自陳業已縮小系爭專利案之申請專利範圍，惟本案中主張未改變申請專利範圍，已失誠信等語，核係新攻擊防禦方法，依民事訴訟法第四百七十六條第一項規定，本院不得斟酌，附此敘明。

據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第四百八十一條、第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。

最高法院民事第五庭

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