最高法院九十七年度台上字第一五三七號

最高法院民事判決　　　　　　九十七年度台上字第一五三七號

上訴人

成功座墊企業有限公司

法定代理人

乙○○

訴訟代理人

張益隆律師

被上訴人

祥力金屬工業股份有限公司

兼法定代理人

甲○○

共同訴訟代理人

楊祺雄律師

　　　　　　　賴麗春律師

上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十六年三月二十八日台灣高等法院台中分院第二審判決（九十五年度智上字第一號），提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

本件上訴人主張：被上訴人甲○○為被上訴人祥力金屬工業股份有限公司（下稱祥力公司）之負責人，明知如第一審判決附表編號一所示「Pure Gel」及編號二所示勾形商標，均經伊註冊取得商標專用權（專用期間各如該附表所載），指定使用於修正前商標法施行細則第四十九條第十二類之自行車座墊等商品，竟未得伊同意或授權，自民國八十九年間起至九十三年四月三十日止，於自行車座墊上使用近似之商標圖樣，致伊受有損害；甲○○因違反商標法，並經法院判處徒刑在案，祥力公司就其行為應負連帶賠償責任等情，爰依商標法第六十三條第一項第一款、第二款、民法第二十八條、公司法第二十三條第二項規定，求為命被上訴人連帶給付新台幣（以下同）一千零一萬五千元並加計法定遲延利息之判決（其中一萬五千元及自九十二年八月八日起、八十五萬六千九百九十八元及自九十三年十一月十九日起，均按法定利率計算遲延利息部分，分別經第一、二審法院判命被上訴人連帶給付，此部分因不得上訴第三審，已告確定。另上訴人超過上開部分之請求，亦因其自行減縮或經第一審判決駁回而告確定）。

被上訴人則以：伊僅於九十二年元月間因凱辰企業有限公司（下稱凱辰公司）訂購，依其指示製造載有「Pure Gel」字樣之自行車座墊乙批，共計三百個，每只單價一百八十元，此外即未使用該圖樣。而「Pure Gel」係材料名稱，不得申請商標註冊，祥力公司已提起行政爭訟；另伊附加於商品圖片之三色勾形圖樣，僅作為裝飾用，此乃業界慣用，且祥力公司事後以相同三色勾形圖樣獲准商標註冊，顯見三色勾形圖與上訴人註冊之墨色勾形商標並非近似。況伊另於商品上附加「VAPOR 」商標，足與上訴人之勾形商標辨識，自未侵害上訴人之商標。且上訴人使用「 PureGel 」文字，足使人誤信其僅係「材質說明」，甲○○顯欠缺侵害商標權之故意、過失；縱有過失，上訴人就損害之發生亦與有過失等語，資為抗辯。

原審維持第一審所為駁回上訴人請求被上訴人連帶給付九百十四萬三千零二元並加計自九十三年十一月十九日起按法定利率計算遲延利息之判決，駁回其該部分之上訴，係以：上訴人為系爭「Pure Gel」及「勾形」商標專用權人，該商標經指定使用於自行車座墊等商品，被上訴人祥力公司之負責人甲○○未得上訴人之同意或授權，自九十二年年初至同年五月五日止，連續委託雜誌社，於自行車座墊廣告上印製使用近似於「Pure Gel」及勾形商標圖樣，復於祥力公司之自行車座墊網頁上，登載使用近似於「Pure　Gel 」商標之圖樣，並出售印製上開商標圖樣之自行車座墊三百個；又於九十二年五月六日至九十三年四月二十二日間，於祥力公司自行車座墊廣告目錄上使用「Pure　Gel 」商標圖樣，經警於九十三年四月二十二日於祥力公司查扣使用近似於「Pure　Gel 」商標之座墊二個、近似於勾形商標之座墊膠皮三十個，甲○○因違反商標法，並經原法院刑事庭以九十三年度上易字第一八四號判決判處徒刑確定在案。而被上訴人所生產之自行車座墊上印製「Pure　Gel」圖樣，其英文字母與上訴人之「 PureGel 」商標圖樣完全相同，且開頭之Ｐ及Ｇ字母均為大寫，其餘字母為小寫，二者文字、讀音、觀念、名稱均完全相同，二者在外觀上極為近似，一般消費者在購買時施以普通之注意，在外觀上殊難辨識，極易產生混同誤認，應屬近似之商標無訛。又被上訴人於廣告目錄編號所登載之勾形圖樣、在祥力公司處查扣之自行車座墊膠皮上所印製之勾形圖樣與上訴人之勾形商標相較，二者圖樣均為四條長弧形線條勾勒成勾形狀，雖被上訴人於勾形內塗以綠、白、紅三色，然就整體觀之，其與上訴人商標之構圖意匠及外觀上均屬近似，且使用於相同商品，應有使相關消費者發生混淆誤認之虞。至於祥力公司前申請註冊之「鉤圖」商標已於九十五年四月十一日經經濟部智慧財產局認定與上訴人之勾形商標構成高度近似，而撤銷其註冊；另中華民國全國工業總會認為「Pure　Gel 」非為生產自行車座墊等產品之業者習用名稱，被上訴人使用「Pure　Gel 」圖樣之位置為自行車座墊平面最明顯易見之處，該圖樣顯係作為表彰商品所使用，而非做為材質表示；雖其另將祥力公司所有之「VAPOR 」商標印製於自行車座墊側面，但相較於前開圖樣之位置顯係在不明顯之處，且字體明顯較小，足見被上訴人使用「Pure Gel」圖樣，係為表彰商品，該使用方式足使一般消費者造成混淆誤認。是被上訴人辯稱未侵害上訴人之商標權云云，自非可採。其次，上訴人雖主張被上訴人自八十九年間起至九十三年四月三十日止侵害其商標專用權，惟其原主張被上訴人自九十年迄今仿冒其商標之商品數量三百七十七萬一千一百五十八個，依商標法第六十三條第一項第二款規定而為請求，惟除被上訴人承認之三百個座墊可信為真外，其餘數量未舉證證明之，尚難憑採。另上訴人雖提出該公司「營業人銷售額與稅額申報書」（下稱稅額申報書），主張九十一年度祥力公司尚未侵害其商標權時之營業額為八百六十七萬七千九百四十八元，而九十二年度開始侵害其商標權後，九十二、九十三、九十四年度之營業額分別降至四百零六萬五千八百七十四元、五百零八萬四千三百十元、二百三十一萬九千四百七十六元，與九十一年度營業額比較，九十二至九十四年度之營業損失高達一千四百五十六萬四千一百八十四元，再加上其廣告費每年一百十三萬七千二百七十五元，該三年度伊損失高達一千七百餘萬元，得依商標法第六十三條第一項第一款後段規定請求被上訴人賠償，其損害額顯高於請求之金額云云。然上訴人提出之稅額申報書，僅係申報每期應繳稅額概算情形，尚非正確數額，須經稅捐機關審核計算後，始得認為通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，其差額為實際之損害，被上訴人既否認上訴人受有該損害額，上訴人亦未再舉證證明或請求調查，該項損失之計算，自不可採。又上訴人請求被上訴人提出祥力公司八十九年七月一日起至九十三年四月二十二日止之進出貨商業帳簿、進項及銷項統一發票等供查證，參酌另案即台灣台中地方法院九十三年度自字第七四號刑事判決認定被告游振宗（即凱辰公司負責人）與甲○○共同侵害系爭商標之時間係自九十一年十一月二十九日起，被告李政祐（即祥力公司總經理）侵害系爭商標權之時間係九十二年五月六日至九十三年四月二十二日，足認上訴人主張被上訴人自九十年一月起至九十三年四月止侵害其商標權部分為真實。而除八十九年度祥力公司帳冊等已超過五年保存期限，無法提出外，兩造就祥力公司提出之九十年一月至九十三年四月之帳冊、發票等進行查閱，就兩造無爭議部分，上訴人陳明侵害其商標之商品總金額合計八十七萬一千九百九十八元，被上訴人既不能就其成本或必要費用為舉證，則上訴人主張以祥力公司銷售該項商品全部收入為其所得利益，依商標法第六十三條第一項第二款規定，請求被上訴人連帶給付八十七萬一千九百九十八元，自屬有據；至其餘有爭議之發票部分，因其型號與系爭商標無涉，上訴人自不得據以請求。末按法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任，民法第二十八條定有明文。甲○○為祥力公司董事長，其因執行公司業務而為加害行為，依上開規定，祥力公司自應與甲○○負連帶賠償責任。扣除第一審判命被上訴人連帶給付之一萬五千元外，上訴人請求被上訴人再連帶給付八十五萬六千九百九十八元及加計自準備書狀繕本送達翌日即九十三年十一月十九日起按法定利率計算之遲延利息部分，尚無不合，逾此部分之請求為無理由，應予駁回等詞，為其判斷之基礎。

惟按法院不能依當事人聲明之證據而得心證，為發現真實認為必要時，得依職權調查證據，民事訴訟法第二百八十八條第一項定有明文。查上訴人依商標法第六十三條第一項第一款、第二款規定，擇一請求被上訴人賠償；其中依第一款規定請求部分，係提出稅額申報書以證明其原使用該註冊商標通常所可獲得之利益與受侵害後使用同一商標所得利益之差額；而原審謂「該申報書僅係申報每期應繳稅額概算情形，尚非正確數額，須經稅捐機關審核計算後，始得認為通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，其差額為實際之損害」云云，似認該申報書如經稅捐機關核定，即得證明上訴人之實際損害額，果爾，就上訴人已聲明之證據即上開年度之稅額申報書，是否業經稅捐機關核定乙節，非不得依職權調查。原審未予調查審認，即認上訴人該項損失之計算不可採，自有可議。又刑事訴訟判決所認定之事實，非當然有拘束民事訴訟之效力，民事法院仍應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證，認定事實之真偽。上訴人主張被上訴人侵害其商標專用權之時間為八十九年間至九十三年四月三十日，原審竟依刑事判決認定游振宗與甲○○共同侵害及李政祐侵害上訴人系爭商標專用權之時間，謂被上訴人係於九十年一月至九十三年四月為侵害行為云云，於法已有未合；且被上訴人何時開始侵害上訴人之商標專用權，與認定上訴人受侵害前及受侵害後使用該註冊商標所得利益之差額，所關至切，原審未予釐清即行判決，亦有違誤（上訴人主張被上訴人侵害其商標之時間為八十九年間至九十三年四月三十日，惟又稱九十二年度被上訴人開始侵害其商標權後，營業額逐年下降，而以九十二年至九十四年度之營業額與九十一年度營業額為比較云云，前後主張不一，應併予闡明）。上訴論旨，指摘原判決關於其敗訴部分為不當，求予廢棄，非無理由。又智慧財產案件審理法自九十七年七月一日施行，爰依同法施行細則第五條第一項規定，將本件發交智慧財產法院。

據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

最高法院民事第一庭

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