最高法院九十七年度台上字第二四二九號

最高法院民事判決　　　　　　九十七年度台上字第二四二九號

上訴人

柏杉國際有限公司

法定代理人

甲○○

訴訟代理人

高奕驤律師

訴訟代理人

林小燕律師

被上訴人

大宇雅品實業股份有限公司

法定代理人

乙○○○

訴訟代理人

李旦律師

　　　　　　江俊賢律師

上列當事人間請求給付違約金等事件，上訴人對於中華民國九十七年四月二十九日台灣高等法院第二審更審判決（九十六年度重上更㈠字第一八六號），提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

本件上訴人主張：伊於民國八十八年十月二十二日與訴外人日商有限會社小峰製作所（即 S. Feng Co.，下稱小峰製作所）簽訂「contraire 」之商標授權合約。嗣於八十九年六月五日再與被上訴人締結「contraire 」商標授權合約書（下稱系爭合約），就「男性襯衫」授予被上訴人系爭商標使用權。伊於授權之時，即對被上訴人表示伊係受小峰製作所之授權而使用該外國商標，及該外國商標並未在我國註冊。然被上訴人竟以系爭商標未於我國註冊為藉口，拒不依系爭合約第三條第一項第三款之約定，於九十三年七月一日前交付新台幣（下同）一百五十萬元之支票作為系爭合約第五年度之權利金，伊自得請求該一百五十萬元之權利金。又因被上訴人未經伊事前書面同意，自行於市面上之百貨公司發行宣傳廣告，違反系爭合約第五條第一項之約定，伊亦得依系爭合約第十二條第一項約定，請求被上訴人給付相當於第四年度權利金數額一百十萬元中之五十萬元作為違約金。而伊已支出律師費六萬元，得依系爭合約第十二條第三項約定，一併請求被上訴人如數給付等情。爰依系爭合約之法律關係，求為命被上訴人給付伊二百零六萬元及自起訴狀繕本送達翌日起算法定遲延利息之判決（上訴人之請求超過上開本息部分，已於原審更審前受敗訴判決確定）。就被上訴人之反訴則以其反訴為無理由，資為抗辯。

被上訴人則以：伊於九十三年五月間發現市場上另有儂特國際服飾開發有限公司亦使用系爭商標販售衣服類商品，始知訴外人永誼股份有限公司（下稱永誼公司）於八十四年間，與其有其他商標授權業務往來之法商斐洛德公司擁有「contraire LOUIS FERAUD」商標，因而搶先向經濟部中央標準局申請註冊系爭商標，經該局准列為註冊第00000000號商標。經斐洛德公司知悉後，即向經濟部中央標準局提出評定之申請，嗣經濟部智慧財產局認為系爭商標應屬斐洛德公司所有，永誼公司之商標註冊無效，是上訴人即無權授權伊於男性襯衫上合法使用並予保護。上訴人既為給付不能，伊乃委由律師於九十三年六月八日以存證信函通知上訴人，因系爭合約以不能之給付為標的，應為無效；並以伊意思表示錯誤、被詐欺為由，撤銷訂約之意思表示；並以可歸責於上訴人之事由致給付不能，表示解除契約，上訴人自不得為任何請求等語，資為抗辯。並提起反訴主張：系爭合約既有上述無效原因，或經撤銷、解除而失其效力，伊自得依不當得利或回復原狀之法律關係，求為命上訴人返還歷年來已收取之權利金三百三十二萬七千一百二十四元及加計法定遲延利息之判決（被上訴人原反訴請求三百四十萬元本息，其中六萬六千三百零一元本息部分，經原審更審前為上訴人敗訴之判決，未據其聲明不服；六千五百七十五元本息部分，經原審判決駁回確定）。

原審維持第一審所為上訴人本訴請求給付二百零六萬元本息及命其給付三百三十二萬七千一百二十四元本息之反訴部分敗訴之判決，駁回其該部分上訴，係以：系爭合約大部分均屬規範被上訴人單方所負義務之約定，前言所稱「contraire 」應指具有排他支配權性質之商標權。被上訴人抗辯上訴人依約應提供在國內已完成商標註冊之「contraire 」商標授權，使其享有排他之支配權，在國內獨家販售附有系爭商標之商品，為上訴人之主要給付內容一節，應屬可取。上訴人於系爭合約簽訂時確為系爭商標在我國註冊之權利人，其於訂約時應無不表明其為系爭商標之註冊權人之理。上訴人主張其於訂約時已向被上訴人明白表示系爭商標未在我國註冊，並告知其係受小峰製作所之授權而使用系爭商標，要與常理不合。又於上訴人舉證證明其於簽訂系爭合約時，曾提供與小峰製作所間商標授權合約作為附件之前，尚難逕以所提出其與小峰製作所間商標授權合約，即認其明知自己為系爭商標之我國註冊人，卻隱瞞此情，故意以並未在我國取得系爭商標註冊之小峰製作所授權合約，為其授權被上訴人獨家使用系爭商標之權利來源。第按須經註冊之商標，在我國境內始得享有損害賠償、侵害排除、侵害防止之權利。參諸系爭合約前言及第十一條之約定暨系爭合約多係規範被上訴人義務之不對等內容，被上訴人所稱其以系爭合約所欲取得者，乃受我國法律保護、享有專用權之經註冊商標權，應屬可採，否則無庸承諾至少支付五年高額權利金。堪認系爭合約約定之上訴人給付義務內容，為經我國註冊之系爭商標。系爭商標在我國並非未經註冊之商標，而其註冊過程，係由永誼公司於八十五年十月十四日申請註冊，於同年九月一日取得註冊號數00000000號之商標註冊證，期限至九十六年八月三十一日；永誼公司於八十六年十一月間將系爭商標之註冊人移轉予上訴人，並於八十七年五月一日公告；上訴人再於八十八年八月三十日將系爭商標之註冊人移轉予小峰製作所在台代理人石犀，並於八十九年九月十六日公告；八十八年十月二十二日小峰製作所與上訴人訂立商標授權合約。是兩造於八十九年六月五日簽訂系爭合約時，系爭商標在我國之註冊權利人為上訴人。至法商斐洛德公司於八十六年十一月四日申請就系爭商標之註冊評定為無效，經濟部智慧財產局於八十九年七月四日評定永誼公司已移轉與上訴人之系爭商標註冊無效，則上訴人之系爭商標註冊，應認自八十九年七月四日起失效，已在系爭合約簽訂之後，不影響系爭合約之有效成立。而系爭合約應屬繼續性契約，系爭商標註冊既於八十九年七月四日遭評定為無效，上訴人即喪失在我國之系爭商標專用權，無從再授權被上訴人使用，因而陷於給付不能狀態。系爭合約經被上訴人於九十三年六月八日委請律師合法解除，自已失其效力，尚不因被上訴人於解除契約前是否因使用未經註冊、不受保護之系爭商標於商品獲致利益，而有不同。系爭合約既經解除，上訴人依系爭合約第三條請求被上訴人給付自九十三年七月一日起至九十四年六月三十日止之第五年度權利金一百五十萬元，即非有據。至中興百貨信義店因全館改裝清倉或封館拍賣而由該店所製發之廣告紙，無非商品目錄，並非被上訴人擅自發出之宣傳廣告，核與系爭合約第五條約定本旨有間，上訴人不得據此請求第四年度權利金數額中之五十萬元賠償。另系爭合約因上訴人給付不能而遭被上訴人解除在先，上訴人無從再為終止，自不得依系爭合約第十二條第三項請求賠償律師費六萬元。上訴人請求被上訴人給付合計二百零六萬元本息，即非有據。其次，按契約解除時，當事人雙方均有回復原狀之義務，惟繼續性契約倘於中途發生當事人給付不能時，民法雖無明文得排除解除契約後回復原狀義務規定之適用，但為使過去之給付保持效力，避免法律關係趨於複雜，並兼顧當事人間之公平，倘債務人已為一部給付，而該部分之履行於債權人有利益時，債權人即不得拒絕該部之給付，當亦不得於已為給付後，再依回復原狀之法律關係請求返還。系爭合約所約定之上訴人主要給付義務，乃在我國境內受我國商標法保護之「contraire 」商標授權；而該商標於合約授權期間，自八十九年七月一日起至失效前之同年月四日止，仍屬註冊於上訴人名下之商標權，則被上訴人已給付該四日之授權權利金共六千五百七十五元，既屬給付可能，上訴人且已給付，被上訴人復受有利益，被上訴人自不得請求返還。至其餘給付之權利金三百三十二萬七千一百二十四元，應加付自上訴人受領給付時起之利息。從而上訴人本訴請求，不應准許。被上訴人依民法第二百二十六條、第二百五十六條、第二百五十九條第一、二款規定，反訴請求上訴人給付上開金額及自反訴起訴狀繕本送達翌日即九十三年十二月八日起算之法定遲延利息，應予准許等詞，為其判斷之基礎。

惟查原審先謂：「契約解除時，當事人雙方均有回復原狀之義務」，卻又謂：「繼續性契約倘於中途發生當事人給付不能時，民法雖無明文得排除解除契約後回復原狀義務規定之適用，但為使過去之給付保持效力，避免法律關係趨於複雜，並兼顧當事人間之公平，……倘債務人已為一部給付，……債權人即不得拒絕該部之給付，當亦不得於已為給付後，再依回復原狀之法律關係請求返還」（見原判決一四頁二一、二四列至一五頁二列），原審就回復原狀前後認定不一，難謂無判決理由矛盾之違法。次按解除契約，係指當事人之一方，行使其本於法律或契約所定之解除權，使契約自始歸於消滅之一方的意思表示而言。已開始履行之租賃契約、商標授權契約或其他類似之繼續性契約一經合法成立，除有終止之原因外，不能以解除之意思表示使之消滅。本件商標授權契約係繼續性契約且有效成立，為原審確定之事實，參以上訴人迭稱被上訴人於訂約後迄九十三年六月間已確實使用系爭商標在襯衫商品上銷售全國各大百貨公司，被上訴人亦始終未舉證說明受何第三人主張致其權利遭受減損等語，被上訴人亦自承伊於九十三年五月間查證方發現系爭商標之註冊無效乙節，足認被上訴人確已使用系爭商標於襯衫商品；稽諸系爭合約第十二條、第十三條（被上訴人提前終止合約）、第十四條、第十九條均為終止合約之條款（見一審卷一二至一三頁），別無意定解除權之約定，而商標授權契約非屬民法所定典型契約，自無特殊之法定解除權。本件商標授權契約顯已開始履行，依上說明，除有終止之原因外，不能以解除之意思表示使之消滅。乃原審見未及此，遽以系爭合約經被上訴人於九十三年六月八日合法解除為由，而為不利上訴人之論斷，自有可議。又上訴人抗辯：兩造所簽訂之商標授權契約並無明確約定「系爭商標應受商標法合法保護為契約之主要內容」、「（不爭點附表編號一）雙方簽訂系爭商標授權合約時，被告（指被上訴人）並無表示系爭商標必須在我國註冊，被告始願簽訂合約，有證人黃常智九十三年十月二十六日證詞可證」、「綜觀系爭授權合約全文，並未明定『 contraire』商標圖樣必須在國內註冊登記之商標，亦未記載該商標之註冊證號，顯然兩造未將授權商標應屬註冊商標列為契約必要之點」

等情，證人即任職被上訴人公司總經理並簽訂系爭合約之吳明智僅證及『contraire 』品牌之授權而已；觀諸系爭商標授權合約書前言載明被上訴人了解上訴人所取得contraire 之授權範圍，並願遵守該授權合約等字樣，及經濟部智慧財產局九十四年十一月十七日智商○三五○字第○九四八○四七八七一○號函記載：「現行商標法尚無明文規定，實際使用之商標，應以獲准註冊為前提要件。易言之，未經核准註冊之商標，若無先權利衝突商標存在，尚非不得使用。... 未在台灣註冊之商標，得否作為商標授權乙節。依民事契約自由原則，於契約當事人雙方意思表示合致，即生契約效力」（見原審重上字一卷三七及七三頁、一審二卷一六七頁背面及五五頁、原審更卷一二頁），凡此均與系爭合約所約定之商標是否為需經我國註冊之商標致其嗣後給付不能之判斷攸關。原審未遑詳查究明，遽謂系爭合約約定之上訴人給付義務內容為經我國註冊之系爭商標云云，即為上訴人不利之認定，未免速斷。本件此部分事實尚未臻明瞭，本院無從為法律上之論斷。上訴論旨，指摘原判決其本訴及反訴敗訴部分不當，求予廢棄，非無理由。至被上訴人得否終止系爭合約，其所憑之依據是否非僅給付不能，案經發回，宜併斟酌注意，附此敘明。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

最高法院民事第七庭

v