最高法院九十八年度台上字第一六五五號｜法律人

最高法院民事判決　　　　　　九十八年度台上字第一六五五號上　訴　人　德保有限公司法定代理人　甲○○ 訴訟代理人　林世祿律師被上訴人　洪其修即吉興企業社訴訟代理人　林玲珠律師上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十八年五月五日台灣高等法院台中分院第二審更審判決（九十六年度智上更㈠字第二號），提起上訴，本院判決如下：主文原判決除假執行部分外廢棄，發交智慧財產法院。理由本件上訴人主張：伊所創之「隔熱浪板結構改良」產品，業經向經濟部中央標準局（下稱中央標準局）申請獲核准取得第一○六二七三號新型專利（下稱系爭專利），專利期間自民國八十三年九月一日起至九十四年六月二十八日為止，依法伊專有該產品之製造、販賣及使用權。詎被上訴人未經伊之同意，自八十六年五月間起大量製造、販賣上述專利產品，嚴重侵害伊之專利權。系爭專利權雖曾於八十六年四月二十二日遭人檢舉，經中央標準局認舉發成立，惟業由最高行政法院於八十八年五月二十日判決撤銷原處分、訴願決定及再訴願決定，經濟部智慧財產局（下稱智財局）已於八十九年五月一日就系爭專利權之「說明書及圖式或圖說」更正公告，並於同年七月十日核發專利舉發審定書，判定舉發不成立。又被上訴人裝設之隔熱浪板製造機器，係向訴外人陳嘉欽為負責人之嘉宏機械有限公司購買，其所製造隔熱浪板（下稱訟爭隔熱浪板）之構成要件即發泡棉層、鋼板、裝飾紙等，核與系爭專利之要件相同。訟爭隔熱浪板迭經法院囑託台灣科技大學鑑定結果，亦認定確有侵害系爭專利權。而台灣南投地方法院於八十九年三月七日前往被上訴人吉興企業社保全證據，現場查扣之隔熱浪板有三千二百二十九點五尺，換算一天八小時之產量為一萬二千九百十八尺，是被上訴人自八十六年五月起至八十九年四月止共計三十五個月侵害系爭專利權，獲有不當利益之總額為新台幣（下同）五千九百三十四萬二千零六十二點五元，依修正前專利法第八十九條規定，伊得請求賠償二倍之損害額即一億一千八百六十八萬四千一百二十五元等情，爰依民法第一百八十四條第一項及修正前專利法第八十八條、第八十九條與不當得利法律關係，求為命被上訴人給付一百六十六萬二千三百元並加計法定遲延利息之判決（上訴人逾此之請求，業受敗訴判決確定）。被上訴人則以：訟爭隔熱浪板並未具備系爭新型專利「扣接結構」等必要構成要件，自無侵害上訴人專利權可言。且系爭專利遭訴外人李山林等提出舉發，業經智財局審定舉發成立，應撤銷專利權，該審定書之理由，即係認系爭專利特徵確實為熟習該項技術者所能輕易完成，未能功效增進，足證系爭專利不具進步性，違反核准審定時所適用之專利法第九十八條第二項之規定，依智慧財產案件審理法第十六條第二項規定，上訴人自不得對伊主張權利等語，資為抗辯。原審將第一審所為命被上訴人給付部分廢棄，改判駁回上訴人在第一審之訴，無非以：系爭專利於鋼板高起緣之左右兩側均設有導引槽之構造特徵已揭露於第00000000號專利中，而系爭專利於搭接端利用二圓弧凹槽所形成之扣接結構亦已具諸於第00000000號專利案中，系爭專利等長度之二短肩部，可形成二導引槽，與第00000000號專利案中肩部長度不同，當接合端與接合座相互接合後僅形成一防滲槽所產生之變化，僅係相同結構作數量上之調整，熟習該項技術領域之人依第00 000000號、第00000000號二件專利案之揭露，應可輕易完成系爭專利之技術內容，且未能有功效之增進。又訴外人李山林等舉發系爭專利事件，原經智財局處分「舉發不成立」，但經濟部訴願決定書則為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」，嗣經最高行政法院維持，而回復至舉發階段，嗣又經李山林撤回舉發。但訴外人李山林等復提出舉發，業經智財局審定：舉發成立，應撤銷專利權，足證系爭專利不具進步性，而有得撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第十六條第二項規定，上訴人於民事訴訟事件中自不得對被上訴人主張權利。從而，上訴人請求被上訴人給付一百六十六萬二千三百元本息，為無理由等詞，為其判斷之基礎。按本件係依專利法所保護之智慧財產權益所生之民事訴訟事件，根據智慧財產案件審理法第三十七條第一項第一款、第十六條第一項規定，普通法院就當事人抗辯智慧財產權有應撤銷之原因者，雖應就其抗辯有無理由自為判斷。惟揆諸智慧財產案件審理法第十六條第一項之立法理由，係以智慧財產法院之民事法官，已具備判斷智慧財產權有效性之專業能力，其就終結訴訟所必須認定之權利有效性爭點，自無另行等待行政爭訟結果之必要。倘由普通法院審理時，因普通法院之法官就關於智慧財產案件所涉之技術問題之判斷能力容有不足，如有必要應借助技術審查官之參與，以輔助法官專業之不足，此觀智慧財產案件審理細則第十二條規定甚明。且智慧財產案件審理法第八條，復規定法院對於已知之特殊專業知識應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明法律見解及適度開示心證。本件上訴人主張系爭專利於有效期間遭受被上訴人之侵權，而被上訴人抗辯系爭專利經訴外人李山林等舉發，由智財局審定舉發成立，而有應撤銷之原因，則原審固應依智慧財產案件審理法第十六條第一項規定，就被上訴人之抗辯有無理由自為判斷。然系爭專利雖經智財局審定舉發成立，應撤銷專利權，惟上訴人已提起行政救濟，乃上訴人所陳明（見原審卷㈡九頁），並為被上訴人所不爭執，則系爭專利是否因不具備「進步性」（即對已揭露之技術是否有功效之增進），而應予撤銷，仍待審理行政爭訟之機關加以終局認定。原審審判長或受命法官就此技術問題及其已知之特殊專業知識，既未借助技術審查官之參與，亦未向當事人曉諭爭點或適度開示心證，賦予上訴人有辯論之機會，即逕將上開舉發案之理由，採為裁判之基礎，而認定系爭專利有得撤銷之原因，不啻剝奪上訴人聽審之機會，造成事實認定之突襲，有違上開條文平衡保護當事人實體利益及程序利益之立法宗旨，其所踐行之訴訟程序，自有重大瑕疵。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。又智慧財產案件審理法自九十七年七月一日施行，爰依同法施行細則第五條第一項規定，將本件發交智慧財產法院。據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。中　　華　　民　　國　九十八　年　　九　　月　　十　　日最高法院民事第五庭審判長法官朱　建　男法官顏　南　全法官林　大　洋法官陳　淑　敏法官阮　富　枝本件正本證明與原本無異書記官中　　華　　民　　國　九十八　年　　九　　月　二十三　日K

最高法院九十八年度台上字第一六五五號

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