最高法院九十八年度台上字第五七０號

最高法院民事判決　　　　　　　九十八年度台上字第五七０號

上訴人

甲○○

訴訟代理人

周金城律師

被上訴人

乙○○

上列當事人間請求專利權權利歸屬事件，上訴人對於中華民國九十七年十二月十一日智慧財產法院第二審判決（九十七年度民專上字第一號），提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

本件上訴人主張：伊為「波動能量產生器」之創作人，並自行研發波動能量導引技術，內含波動能量矯正儀一台、能量接受板二片及附件各一套，進而製作販售多年，被上訴人係伊所教導波動能量導引技術學員之一，雙方於民國九十三年七月二十五日簽訂「天龍門技術傳授契約書」，約定由伊借予被上訴人波動能量矯正儀及能量接受板，被上訴人不得將該儀板等私自拆封、複製。

詎被上訴人未經伊授權，竟剽竊伊第五代產品之創作，搶先於同年十一月二十二日以其為「保健美容儀器」創作人，交由訴外人龍億美容儀器貿易有限公司向經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請新型專利獲准（專利證書號：Ｍ二六九○八一，下稱系爭專利）。伊係系爭專利之創作人，實為專利申請權人，被上訴人並非創作人或權利受讓人，自無權申請系爭專利等情，求為確認伊為智財局所公告系爭專利之創作人之判決。

被上訴人則以：伊向上訴人購買之機器會漏電，曾擺在專利事務所，因擱置久未使用而被清理丟掉，伊嗣向訴外人許君鳳購買機器，並請工程師幫忙研發，加入創新元素，符合新型專利要件，伊始為系爭專利之創作人，且伊申請專利之機器與上訴人之機器不僅型式不同，電路及所產生之波動亦迥異，況上訴人機器之操作方式需透過美容師傳達電流，此與伊之機器得個人自行操作，自己保養美容不同。上訴人請求確認其為系爭專利之創作人，顯無理由等語，資為抗辯。

原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非以：兩造於九十三年七月二十五日簽訂「天龍門技術傳授契約書」，約定由上訴人借予被上訴人波動能量矯正儀及能量接受板，為期三年，以利教授該技術，且約定被上訴人除不得私自教授他人技術及招收學員外，亦不得將所借用之上開儀板等機器私自拆封、複製；被上訴人於同年十一月二十二日以「保健美容儀器」申請系爭新型專利；上訴人於九十四年四月間以「波動能量產生器」

向智財局申請新型專利，經該局審查後發給Ｍ二八一六四五號專利證書。嗣被上訴人以系爭專利為引證，認上訴人此號專利不符新型專利要件，對之提出舉發，案經該局審查而為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分確定，為兩造所不爭。上訴人雖主張系爭專利抄襲其所有之「波動能量產生器」（第五代，下稱系爭波動能量產生器），伊始為系爭專利之真正創作人，惟首應證明系爭專利與系爭波動能量產生器係同一創作。所謂同一創作，係指二者之技術內容完全相同而言，若僅有部分技術內容相同，部分不相同，即難謂為同一創作。本件系爭專利，依其申請專利範圍所載，有二獨立項（第一、六項），第一項：一種保健美容儀器，包括有：一超波能量機、至少二導電片體，使用時將其一導電片體與超波能量機之導電線中一插接頭插接，並讓與受按摩者赤足放置在導電片體上，而另一導電片體則與超波能量機之另一插接頭連接，並讓按摩師赤足踩踏於導電片體上，藉由按摩師為導電介質，以雙手觸及受按摩者身體，不需費力推拿、按摩即可產生類按摩之功效。第六項：一種保健美容儀器，包括有：一超波能量機、至少一導電片體、一導電套，該導電套連接有電線，電線另端設插接端與超波能量機之導電線另一端插接頭插接，該導電套正面設有一導電片體，而導電套內環設成手套部；使用時將其一導電片體與超波能量機之導電線中一插接頭插接，並讓受按摩者赤足放置在導電片體上，而導電套則與另一插接頭連接，且供手部插套以便直接接觸按摩護理。上訴人之系爭波動能量產生器，依其所陳技術內容為：主要包括有一超波能量機及二導電片體。其中超波能量機上設有電源開關、旋鈕開關、插接孔與多個顯示使用狀態之 LED。電源開關用以啟閉超波能量機之電源，插接孔用以輸出能量波，所輸出能量波之大小則經由旋鈕開關為控制、調整。二導電片體係以導電線之插接端分別插接於超波能量機之插接孔，以將插接孔輸出之能量波導引至二導電片體。二導電片體下方並分別設置有防止能量波洩漏之絕緣墊。使用時可讓受按摩者赤足放置在導電片體上，且讓按摩師赤足踩踏於導電片體上，藉由按摩師為導電介質，以雙手觸及受按摩者身體，不需費力推拿、按壓，即可產生類按摩之功效。基上比對分析，可知系爭專利申請專利範圍第六項，較之上訴人所稱系爭波動能量產生器，顯然增加一個「導電套」，使受按摩者可自己進行按摩，無須借助按摩師之力。即上訴人亦於原審自承二者確有導電套有無之不同及前者可自行按摩使用。雖上訴人謂此僅為些微變動，技術內容實質相同，惟構件不同、功能相異，技術內容要非相同。

是系爭專利與系爭波動能量產生器，其技術內容並非全然相同，顯非同一創作。上訴人所有之系爭波動能量產生器縱曾借給（或賣給）被上訴人使用，致其申請獲准之系爭專利有採用上訴人該儀器與技術，亦因系爭專利之技術內容範圍大於系爭波動能量生產器，二者技術內容並非全然相同，即難謂上訴人為系爭專利之創作人，其請求確認為系爭專利之創作人，為無理由等詞，為其判斷之基礎。

惟按新型，係指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，專利法第九十三條定有明文。又新型專利申請專利範圍涵蓋實施其創作所需之各個組件，應視為整體無法逐一分割單獨成立，亦即比較新型創作之同一性，應就其目的、形狀、構造、功效等整體觀察比較，依實質原則審定之。雖其外觀或構造部分不同，惟依社會一般通念，倘其目的及效果相同，形狀、構造或裝置之創新技術內容亦無不同，即難謂非同一創作。乃原審見未及此，遽認：「所謂同一創作，係指二者之技術內容完全相同而言，若僅有部分技術內容相同，部分不相同，即難謂為同一創作」云云，所持法律上之見解，非無可議。又本件兩造於九十三年七月二十五日簽訂「天龍門技術傳授契約書」，約定由上訴人借予被上訴人波動能量矯正儀及能量接受板，被上訴人於同年十一月二十二日以「保健美容儀器」申請系爭新型專利，為原審所確定。參以原審行準備程序筆錄就兩造不爭執事項首載：「原來雙方契約將系爭儀器交付被上訴人」（見原審卷三○頁）；上訴人並迭稱：依伊所提出研發波動能量產生器之發展年表、組成構件差異說明及各年代之儀器外觀相片等可知，伊研發之各代波動能量產生器，均已具備超波能量機及二導電片體等波動能量產生器之主要構件，第三代至第八代波動能量產生器之超波能量機，亦均已設置有如系爭專利之插接孔及旋鈕開關等構成，基本技術內容相同等語；卷附九十五年一月間專利舉發申請書即以被上訴人所創作系爭專利為引證案舉發上訴人創作之Ｍ二八一六四五號新型專利，舉發理由書亦載稱：新型專利「兩案之主要結構特徵完全相同」、「兩案之使用操作方式一致：被舉發案．．所欲達之目的亦與引證案相同」（見一審卷三三至三四頁），則上訴人執以指稱：被上訴人所舉兩者既為相同之新型專利，顯係被上訴人與伊簽約成為學員後，將伊使用系爭波動能量產生器所傳授之技術與教學內容複製，並將該儀器交由專利商標事務所，搶先為專利之申請等情，攸關系爭專利與系爭波動能量產生器之結構及操作方式實質上是否相同、應否視作相同之技術內容，暨上訴人是否為系爭專利創作人之判斷。原審未遑詳查究明，遽以上開情詞為上訴人不利之認定，亦嫌速斷。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。末按上訴人就本事件獲勝訴判決後，得否以之為經濟部智慧財產局重新審查系爭新型專利創作人之依據，以取得該專利權或舉發撤銷被上訴人該新型專利權？上訴人就該新型專利權利歸屬之爭執，得否提起其他訴訟謀求救濟？

上訴人是否係請求確認該新型專利申請權之歸屬？案經發回，應併予查明或闡明。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

最高法院民事第七庭

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