最高法院九十八年度台上字第五八六號

最高法院民事判決　　　　　　　九十八年度台上字第五八六號

上訴人

崴隆科技股份有限公司

兼法定代理人

甲○○

共同訴訟代理人

郭宏義律師

共同訴訟代理人

蔡子琪律師

共同訴訟代理人

楊偉聖律師

被上訴人

騰普科技有限公司

法定代理人

乙 ○

上列當事人間請求給付違約金等事件，上訴人對於中華民國九十七年十月十四日台灣高等法院第二審判決（九十七年度智上字第一九號），提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

本件被上訴人起訴主張：伊與上訴人崴隆科技股份有限公司（下稱崴隆公司）於民國九十五年一月一日簽訂協議書，委託崴隆公司代工製造辦公椅、休閒椅等，嗣並交付德國GRAHL 公司（下稱德國原廠）雙背網椅乙張為樣品（下稱樣品椅），由崴隆公司依據樣品椅修改設計、開發模具，以製造成品。依系爭協議書約定，由伊支付費用而由崴隆公司開發之模具及有關該雙背椅之設計，屬營業秘密，崴隆公司不得為製造代工產品以外之目的而加以利用。乃崴隆公司竟自九十五年十月間起自行製造相同之雙背椅展售，上訴人甲○○（即崴隆公司負責人）之姪即訴外人楊柏炫甚至取得「座椅之可活動靠背構造」、「坐椅之可調高度構造」

之新型專利，俱違反系爭協議書約定。依系爭協議書第八條，崴隆公司、甲○○應連帶給付伊二百萬元之懲罰性違約金及十萬元之律師費，崴隆公司亦不得再為製造、販賣或其他之利用行為等情，爰求為命上訴人連帶給付二百十萬元及其法定遲延利息，暨禁止崴隆公司製造、販賣如原判決附圖（正面、背面及側面）所示之雙背椅，或為其他之利用行為之判決（被上訴人超過上開部分之請求，業受敗訴判決確定）。

上訴人則以：被上訴人前交付樣品椅乙張，委由崴隆公司按原樣式尺寸生產，崴隆公司發現該樣品椅係德國原廠享有專利權之產品．被上訴人復無法提出授權書或設計圖，崴隆公司乃自行研發、開模，並搭配原已在市場行銷多年之椅腳、扶手、椅輪、底盤及氣壓桿等零件製造成品；關於椅背部分，則由崴隆公司受僱人楊柏炫自行研發設計，並取得專利權。故代工雙背椅係由崴隆公司自行研發、生產，並非使用被上訴人提供設計圖或創意所完成。崴隆公司與被上訴人於九十六年一月五日訂立切結書，終止系爭協議書後，崴隆公司即將被上訴人付費開發之模具歸還被上訴人，被上訴人既未提供任何技術資訊或營業秘密，則崴隆公司嗣後自行製造、販售雙背椅，自無違約可言等語，資為抗辯。

原審將第一審所為被上訴人敗訴之判決，予以一部廢棄，改判命上訴人連帶給付二百十萬元本息，及禁止崴隆公司製造、販賣雙背椅，或為其他之利用行為，無非以：被上訴人與崴隆公司於九十五年一月一日簽訂系爭協議書，委由崴隆公司代工製造辦公椅、休閒椅等產品，嗣並交付樣品椅乙張予崴隆公司，委託崴隆公司依據樣品椅為修改設計、開發模具，以製造成品。崴隆公司為生產該雙背椅所使用之「ㄇ型管本體塑膠模一付」、「鈕鈕蓋模每付四小片」、「ㄇ型管調整上下按鈕塑膠模（上、下）左右各一付」、「Logo商標模一付」及「鈕鈕支撐模（中小）各二付」

等模具（下稱系爭模具），係由被上訴人支付開模費用，被上訴人與崴隆公司於九十六年一月五日終止系爭協議後，崴隆公司已將之交付被上訴人。另崴隆公司負責人甲○○之姪楊柏炫，於九十五年十月二十一日、九十五年十月十一日分別經公告取得「座椅之可活動靠背構造」、「坐椅之可調高度構造」之專利。被上訴人與崴隆公司終止協議後，崴隆公司自行製造、販賣雙背椅，並於大陸地區參展等情，為兩造不爭之事實。上訴人雖否認有違約情事，惟查系爭協議書第一條「營業秘密」約定「本協議書所定之營業秘密，係指任何由甲方（即被上訴人，以下同）提供予乙方（即崴隆公司，以下同）或乙方因代工關係而知悉或持有，有關設計產品之設計圖、模具、製程、技術、規格需求、包裝方式、採購價格等資訊，以及其他任何涉及甲方之生產銷售、企業經營之資訊。」，雖僅稱「有關設計產品之設計圖、模具、製程、技術、規格需求、包裝方式、採購價格等資訊」，惟從樣品實物即可得知產品之設計、製程、技術、規格等資訊，被上訴人當時既交付樣品椅乙張予崴隆公司，嗣並支付費用而由崴隆公司開發模具，，則該條所稱之「營業秘密」，自包括被上訴人交付之樣品椅實物在內。又系爭協議書第二條「保密義務」第二項約定「所有甲方提供予乙方之營業秘密及其相關文件（包括電子傳送的檔案資料），其所有權及各項智慧財產權均屬於甲方或甲方之授權人所有，除經甲方事前書面同意外，乙方不得任意加以重製，且乙方亦無權改作、授權他人使用或為製作代工產品以外之目的而加以利用。乙方之代理人、使用人或受僱人亦同。」，其中所謂之營業秘密，其範圍應與第一條內容相同，即被上訴人交付之樣品椅，及按照被上訴人指示所開發之模具，均屬之。又協議書第九條約定「甲、乙雙方間之代工關係，得經甲方以事前書面通知後終止之。除經甲方書面同意或以書面通知乙方終止本協議書外，本協議於甲乙雙方間之代工關係解除或終止後依然有效，對雙方均有拘束力」，是於終止系爭協議後，崴隆公司自仍負有保密義務。而被上訴人提出崴隆公司於終止協議後自行製造、販售之雙背椅，不僅外觀與崴隆公司為其代工之雙背椅大致相同，且證人遲克敏證稱「二者所有零件，除頭枕、椅腳外，餘均相同；且在ㄇ型管同一處亦有被上訴人公司之防偽標記TWINBACK」，上訴人甲○○亦承認崴隆公司製造販賣之雙背椅ㄇ型管大小形狀與被上訴人在台中市新光三越百貨公司買到的雙背椅ㄇ型管完全相同，並表示模具均係伊公司製造，只有防偽標記有差異，崴隆公司販售之雙背椅使用與被上訴人相同之模具，多係九十五年之後才開模製造等語；足見被上訴人主張崴隆公司於系爭協議書終止後，依據伊所委託製造之設計圖、模具等製成雙背椅販售，即非無據。至於上訴人辯稱被上訴人購自新光三越百貨公司之雙背椅ㄇ型管上有防偽標記，係被上訴人自行改裝云云，並未舉證證明，自難憑採。再協議書第六條約定「乙方僅有權於履行代工義務範圍內，使用甲方提供之各項智慧財產權。前開智慧財產權仍屬甲方或其授權人所有，乙方並未因受託製造代工產品而取得任何著作權、商標權、專利權或其他任何權利。乙方或其關係企業亦不得利用前開智慧財產權，為任何專利、商標、商號之登記或為著作權之登記……：，乙方應確保其受僱人、代理人或使用人不致違反前項所定限制。前開人士違反前項所定限制者，視為乙方違約」。上訴人自認楊柏炫取得之上述專利係崴隆公司所有，而以楊柏炫名義登記，堪認崴隆公司確已違反協議書第六條約定。上訴人雖辯稱該項專利係由楊柏炫所自行研發云云，然未舉證證明，且其既抗辯雙背椅為德國專利產品，何以又自行申請專利登記，所辯自無可取。查系爭協議書第八條約定「倘乙方或其代理人、、使用人或受僱人因故意或過失違反本協議書之規定時，甲方有權終止與乙方之代工關係，而乙方應與其代理人、使用人或受僱人連帶給付甲方二百萬元之懲罰性違約金，並應賠償甲方所受之實際損害，包括甲方因此支付之律師費」，被上訴人依該約定，請求崴隆公司給付違約金二百萬元及律師費十萬元並其遲延利息，自非無據；而甲○○為崴隆公司之法定代理人，被上訴人依協議書約定，請求其與崴隆公司連帶給付，亦屬有理由。而本件契約當事人已約明該違約金屬懲罰性質，衡以一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，堪認其約定之金額，尚屬相當。末按關於假處分之規定，於爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者，準用之，民事訴訟法第五百三十八條定有明文。

所謂法律關係，指金錢請求以外凡適於為民事訴訟之標的，有繼續性者，皆屬之，如所有權、通行權、占有狀態、扶養義務、專利權等被侵害或有爭執時均是。如以專利權被侵害而聲請假處分時，非不得禁止債務人發賣與專利權有關之貨物或其他類似行為，最高法院著有六十一年台抗字第五○六號判例。被上訴人自得就其爭執之法律關係，請求為本案之判決。另協議書第八條第三項約定「除前項而定之賠償外，甲方尚得依法追究乙方或其代理人、使用人或受僱人之一切民刑事責任，並得依法採取假處分等保全措施，以避免甲方所受損害之擴大」，崴隆公司違反協議書約定情形，既如前述，則被上訴人依上開約定，請求禁止崴隆公司繼續製造、販賣雙背椅，或為其他之利用行為，亦非無據，應予准許等詞，為其判斷之基礎。

惟查被上訴人向崴隆公司訂購雙背椅，僅交付樣品椅乙張，委由上訴人自行設計、開發模具，並未交付其他有關產品之設計圖、模具、製程、技術、規格需求、包裝方式、採購價格等資訊等情，似為兩造所不爭。原審雖以從樣品實物可得知產品之設計、製程、技術、規格等，且被上訴人交付樣品椅乙張予崴隆公司開發模具，並支付開發模具費用等情為據，謂系爭協議書第一條、第二條所稱之「營業秘密」，應包括被上訴人交付之該樣品椅實物云云，惟上訴人陳稱兩造爭執之雙背椅，至遲於八十四年間即於市面上銷售，無秘密可言，並提出型錄佐證（見原審卷九一頁以下、二○五頁）；倘所述屬實，則被上訴人交付之樣品椅實物，得否認係「營業秘密」或系爭協議書第六條所稱「被上訴人提供之智慧財產權」，即非無斟酌之餘地。又訴外人楊柏炫取得之上述專利，與被上訴人交付之樣品椅是否相同，原審並未調查審認，徒以楊柏炫認取得該專利為由，即認崴隆公司違反協議書第六條約定云云，亦嫌速斷。而關於禁止崴隆公司製造、販賣雙背椅即原判決主文第三項部分，原審既援引本院六十一年台抗字第五○六號關於定暫時狀態處分之判例，及協議書第八條第三項「被上訴人得依法採取假處分等保全措施」之記載為理由，復稱被上訴人得就爭執之法律關係為「本案」之請求云云，則該部分究屬定暫時狀態處分之裁判抑屬本案請求之判決，自滋疑義。末按債權債務之主體，應以締結契約之當事人為準。被上訴人本於協議書之契約關係為請求，而上訴人甲○○雖為崴隆公司之負責人，惟如非該契約（協議書）之當事人，自不負契約責任。原審未說明甲○○應依協議書約定給付違約金及律師費之理由，並有理由不備之違法。上訴論旨，指摘原判決關於其敗訴部分為不當，求予廢棄，非無理由。又本件屬智慧財產權益所生之訴訟，爰依智慧財產案件審理法施行細則第五條第一項規定，發交智慧財產法院審理。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

最高法院民事第一庭

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