最高法院九十九年度台上字第六０號

最高法院民事判決　　　　　　　　九十九年度台上字第六０號

上訴人

民安瓦斯實業股份有限公司

法定代理人

乙○○

訴訟代理人

楊盤江律師

被上訴人

甲○○

上列當事人間請求給付違約金事件，上訴人對於中華民國九十八年九月十六日台灣高等法院台中分院第二審更審判決（九十六年度智上更㈢字第五號），提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

本件上訴人主張：伊於民國七十五年九月三十日、同年十二月二十六日與被上訴人簽訂專利契約書及專利租與契約書（下稱系爭契約），約定被上訴人將其所有新型專利第一三三九五號及其追加專利「瓦斯定時自動關閉總開關連體調整器」、第一七一０三號及其追加專利「瓦斯定時安全自動控制器」、第二八五０二號「管路通道超流量自動控制裝置」與新型專利第00000000號，及同一發明美國專利第0000000號、英國專利第0000000號等專利權暨世界各國之專利實施權利，租與伊獨家實施。詎被上訴人於八十年十月間竟無端向法院聲請假處分，禁止伊就系爭專利標的為製造、仿造、販賣或意圖販賣而陳列其產品之行為，並在報刊雜誌刊登不實廣告，惡意攻擊伊之產品為仿冒品，違反系爭契約第一條約定。又被上訴人未經伊書面同意，於八十一年間擅將系爭專利權售予訴外人新品瓦斯安全設備股份有限公司（下稱新品公司）及保你家國際事業股份有限公司（下稱保你家公司）實施，被上訴人並擔任新品公司副董事長及保你家公司之發起人，違反競業禁止之約定。再系爭產品在菲律賓之專利權，係被上訴人與訴外人紀懷義所共有，伊無法取得在菲律賓地區之獨家專利權，違反系爭契約第一、三條之約定。另被上訴人與聯海工業股份有限公司（下稱聯海公司）之契約糾紛未能解決，亦違反系爭契約第二十二條之約定，被上訴人依系爭契約第二十二條、二十八條、二十九條、三十一條之約定，應給付伊新台幣（下同）五千萬元之賠償等情。爰先為一部請求，求為命被上訴人給付五百萬元，及加計法定遲延利息之判決。

被上訴人則以：上訴人公司設立時，未依約實收資本額五千萬元，全額發行股票，亦未依約給付伊權利金，已屬違約。且系爭契約業經伊於八十年四月二十日終止，伊聲請假處分有正當理由，且上訴人受假處分後，仍繼續生產，並未因而受有損害。縱認伊應給付違約金予上訴人，惟上訴人積欠伊權利金、技術酬金未付，伊得以之與系爭違約金債務抵銷等語，資為抗辯。

原審廢棄第一審所為命被上訴人給付之判決，改判駁回上訴人之訴，無非以：系爭契約係以被上訴人所有專利權為內容，對於契約簽立前已與紀懷義在菲律賓共有之「紀懷義部分」，並非系爭專利契約之內容，上訴人執此主張被上訴人違反系爭契約第一條規定之獨家實施權，殊無足採。又上訴人未能證明其因聯海公司具有系爭專利之實施權而有無法營運之情事，且自兩造簽立系爭契約後，迄被上訴人聲請實施假處分時，上訴人仍在產銷及營業，難以認定被上訴人有違反系爭契約第二十二條之情形。再者，被上訴人於八十年四月二十日發函終止系爭契約，雖附有「台端等自解除日起三十日後不得再使用上述契約專利權外，並請給付違約金五千萬元，將經營權及整廠生產設備歸還，若有違反，將追究侵害專利民刑責任，另請求賠償五千萬元」，然僅在主張被上訴人違約後之權利行使，並非終止意思表示之附加條件。而上訴人於接獲該意思表示後，亦已表達終止系爭契約之意。至其所附加「要求賠償五千萬圓，且台端有百分之二十乾股作為專利租金報酬之權利因而喪失，並應無條件協同辦理讓與專利契約書中所載明標的設計等案之專利權」，仍屬對被上訴人上開通知附加要求之回覆，非其終止意思表示之附加條件。則系爭契約，已因雙方合意而終止，上訴人本件所主張之事由，均係在系爭契約合意終止之後，其據以請求賠償與處罰，自屬無據等詞，為其判斷之基礎。

按契約合意終止，係契約雙方當事人，依合意訂立契約，使原有契約之效力向後歸於無效，亦即以第二次之契約終止原有之契約（第一次之契約）。依契約自由原則，契約之雙方當事人雖得再訂契約，使原屬有效之契約向將來歸於無效，惟其成立要件仍應依民法第一百五十三條之規定定之。而依該條規定，當事人對於契約必要之點必須意思一致，契約始能立。所謂必要之點通常固指契約之要素，但對於契約之常素或偶素，當事人之意思如特別注重時，該常素或偶素亦可成為必要之點。本件被上訴人於八十年四月二十日之通知，除表示終止系爭契約外，尚載有上訴人日後不得再使用系爭專利權，並應給付違約金五千萬元，及將經營權及整廠生產設備歸還等語。而上訴人嗣所為之通知，除為終止契約之意思表示外，亦同時載明要求被上訴人賠償五千萬元，及被上訴人所有百分之二十乾股作為專利租金報酬之權利因而喪失，並應無條件協同辦理讓與專利契約書中所載明標的設計等案之專利權及履行其他義務等語，乃原審所認定之事實，並有律師函及存證信函可稽（原審上更㈠字卷㈢二十七頁、一審卷㈠三十二頁）。則兩造就上述系爭契約於終止後所主張之權利或要求對方履行之義務事項，於通知函中既特別強調，應已成為必要之點，而兩造對於該必要之點並未達成合致之意思表示，其契約自屬尚未成立。原審未遑詳予推求，即遽以前揭理由認兩造已合意終止系爭契約，並進而為上訴人不利之論斷，自有可議。又上訴人於原審前審曾表明捨棄關於聯海公司違約及被上訴人與菲律賓紀懷義共有專利權違約部分之主張（原審智上更㈡卷㈡三十六頁），其法律上之效果為何，案經發回，宜併注意研酌之。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。末查本件係不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件，而智慧財產案件審理法自九十七年七月一日施行，爰依同法施行細則第五條第一項規定，將本件發交智慧財產法院。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

最高法院民事第五庭

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