臺灣桃園地方法院96年度智字第11號

臺灣桃園地方法院民事判決　　　　　　　　96年度智字第11號

原告

元鐙金屬股份有限公司

法定代理人

乙○○

訴訟代理人

李金澤 律師

複代理人

甲○○

被告

丙○○

訴訟代理人

廖正多 律師

上列當事人間請求確認專利權事件，於民國96年10月8 日辯論終結，本院判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序方面

一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款定有明文。本件原告原起訴聲明以確認被告所有專利權屬於原告事，嗣以民國96年8 月27民事準備狀變更訴之聲明為：被告應將中華民國新型專利第Ｍ282969號及中華人民共和國實用新型專利第0000000 號移轉登記予原告，經核請求之基礎事實同一，且被告訴訟代理人於本院96年8 月27日言詞辯論期日對原告訴之變更當庭表示沒有意見，依上開規定，應予准許，合先敘明。

貳、實體方面：

一、本件原告起訴主張：

㈠、緣被告於94年6、8月間，以「ＳＭＴ料帶構造改良」（下稱系爭料帶）分別向我國經濟部智慧財產局（簡稱智財局）及大陸專利局申請新型、實用新型專利，並分別取得我國新型第Ｍ282969號和大陸實用新型第838240號專利證書，而享有我國新型專利權和大陸實用專利權（下稱系爭專利）在案，合先敘明。

㈡、被告受僱於原告公司將屆20年，迨至96年1月1日前擔任原告位於大陸昆山分公司執行副總一職，總掌該分公司之全部事務，且領有高薪、高獎金加給，而『ＳＭＴ料帶』為原告及位於大陸昆山分公司經常使用之物料，用途在避免生產過程中造成零件耗損，依被告未離職前之職務自包括就公司物料之使用有監督維護、並針對需求而有改進並發明新式產品之職責，惟其竟利用職務之便加以改良後自行申請而分別取得我國及大陸之專利，被告就此料帶之改良與原告之產品有直接關連，應屬職務上之發明，依我國現行專利法第7 條規定，系爭專利應屬原告，無庸置疑，又該法固然明定「僱用人應支付受雇人適當之報酬」，然被告受雇於原告幾達20年之久，領有高薪且為負責一整個分公司之「一級主管」，該分公司包括「ＳＭＴ料帶」物料缺失之改良或再申請專利等大小事務均有責任全權負責，因此被告取得之系爭專利，自應無償提供、歸還原告等語，並聲明：被告應將中華民國新型專利第Ｍ282969號及中華人民共和國實用新型專利第0000000 號移轉登記予原告。

二、被告則以：

㈠、原告係一通訊、電腦金屬零件之製造商其所登記之營業項目為五金零件、金屬零件之製造加工買賣業務等，並未從事塑膠料帶之製造、研發等項目，被告至96年1 月停職前，已於原告公司任職近20年，雖曾擔任原告大陸昆山分公司之副總職位，然當時主要係管理營業處關於市場行銷之業務，至於制品處、研發處、資材處等則非被告管理之職務範圍，因此原告之製造研發等工作與被告無關，被告亦不為原告從事設計研發等工作。而由於原告對外交付金屬框架產品時，須使用塑膠料帶包裝產品，而原告並未生產包裝用料帶，因此都向第三人購買塑膠料帶後予以包裝，原告起訴狀之證物五中亦有提供發票證明係向第三人購買，但市面上傳統塑膠料帶有體積過大或鐵件容易變形等缺失，被告於是私下提出變更料帶之設計消除應（硬）力等構想，請協力廠商製樣且亦發現變更後之設計使得包裝效果大為改善，對於產品保護效果極佳，於是被告乃向智慧財產局申請取得系爭專利，是被告申請系爭專利當與原告無關。

㈡、依專利法第7 條第1 、2 項規定，倘若被告於任職原告公司期間，依原告指示，且為被告職務範圍內必須完成系爭專利之創作者，又被告可因此取得報酬者，即屬被告職務上完成之新型，反之則否，而原告本身並非從事、亦未要求被告為塑膠料帶之製造、研發，已如前述，是系爭專利並非屬被告職務上完成之新型專利，該專利權為被告所有。再者，原告並未就該塑膠料帶之研發有任何改進加工，原告用以捆裝之利用被告所有系爭專利改良後之料帶，是被告授權第三人即訴外人瑜傑企業有限公司及蘇州碩茂電子材料有限公司生產，原告再向該第三人購買，並非原告購得類似料帶後，再由被告基於職務加以改良後供原告利用，其依法不得主張此為職務上之發明。且兩造間為委任關係，並非僱傭，被告所任之執行副總經理一職就工作內容有獨立判斷能力，而非接受指令之僱傭關係，與勞動基準法規定內容不合，並不適用專利法第七條之法律關係等語資為抗辯。並聲明：駁回原告之訴

三、本件兩造不爭執之點：

㈠、系爭ＳＭＴ料帶構造改良之新型第Ｍ282969號專利及大陸實用新型838240號專利由被告在任職原告公司期間分別向智財局及大陸專利局取得專利。

㈡、被告於96年1 月前任職原告公司約20年，職稱為大陸昆山分公司副總，任職期間被告所轄並不包括原告公司研發部門，研發並非被告職務內容。

㈢、原告公司主要生產物品為五金零件、金屬零件之製造加工買賣；電子電機沖製零件配件；汽車材料鋼模等製造加工買賣及前述有關原料之買賣進口與代理國內外有關廠商產品之投標報價經銷及買賣，並不包括系爭料帶及相關產品之生產。

㈣、兩造關於被告任職原告公司期間就職務上發明的專利權歸屬並沒有契約特別約定。

四、按受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人或創作人。但出資人得實施其發明、新型或新式樣。依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權。專利法第7 條定有明文。是本件應予審究者乃系爭ＳＭＴ料帶是否為被告任職於原告公司職務上之創作？其專利權之歸屬為何？經查：

㈠、本件原告主張被告受雇於原告公司期間就系爭ＳＭＴ料帶構造改良之新型第Ｍ282969號專利及大陸實用新型838240號專利係被告職務上之創作等情為被告所否認，按雇用人主張受雇人取得之專利權，係因其職務上之創作者，即應就該項事實負舉證之責。本件原告主張至96年1 月1 日止，伊雇用被告長達20年，被告擔任原告位於大陸昆山分公司執行副總，被告任職期間申請就系爭ＳＭＴ料帶構造改良之新型第Ｍ282969號專利及大陸實用新型838240號專利，分別向智財局及大陸專利局取得專利權之事實，為兩造所不爭執。原告主張前開新型專利及大陸實用新型專利係被告職務上之創作，固據原告提出前開專利之專利證書、被告任職於原告公司之薪資扣繳憑單及勞工保險卡、原告購買系爭ＳＭＴ料帶之發票及明細、組織架構表、被告個人簡歷各1 紙、產銷會議紀錄8 紙為憑。然原告所提前開組織架構表雖將原告昆山分公司之研發部門列於被告所任副總經理管轄之廠務處之下，然系爭專利於94年6 月14日即向智財局提出申請之事實為兩造所不爭執，且有原告所提財團法人工業發展研究所鑑定研究報告可憑，而原告所提前開組織架構表係94年8 月17日製作，亦為兩造所不爭執，且有該組織架構表上所蓋戳章可憑，是被告抗辯前開專利申請之時，原告昆山分公司之組織架構不得以前開組織架構表為斷，應以被告所提94年2 月23日原告昆山分公司組織架構表為據，堪予採信。據被告所提原告昆山分公司組織架構表，被告於系爭ＳＭＴ料帶新型專利申請之時係擔任原告公司副總經理，所轄範圍僅營業處，並不包括研發部門，而研發並非被告工作範圍之事實，又為兩造所不爭執，是難認被告任職原告公司期間之職務內容與研發有關，原告所提前開證據，僅能證明被告曾任職原告公司，並不能確實證明其工作內容與系爭ＳＭＴ料帶新型專利有何關聯，要難以之認定被告所取得之系爭新型專利權，係其任職於原告公司職務上之創作。

㈡、再者，所謂「受雇人職務上之發明」，係指受雇人於雇用人權利與義務之約定下所參與或執行雇用人產品開發、生產而言。雇用人常專以發明為目的或為改良生產技術，雇用受雇人從事研究發明或改良，受雇人受委託去完成發明工作，並使用雇用人之設備、費用等，故專利法規定，受雇人關於職務上之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人。公司副總經理，依民法第553 條之規定，係有為商號管理事務及為其簽名之權利之人，而非專門從事研究發展人員，其所為之創作，並非履行其工作契約上之義務，當非所謂職務上之發明。縱被告原任職該原告公司為副總經理，於職務上均完全知悉公司各開發研究產品之內容及功能，充其量僅屬「職務有關之發明」，要非專利法第7 條所稱之職務上發明，其專利權非當然由雇用人所有。（台灣高等法院82年6 月1 日臺灣高等法院法院刑事法律專題研究（六）第150-152 頁可參），原告依據專利法第7 條之規定，主張系爭專利之專利權屬於原告，並無理由。

㈢、綜上，被告於系爭以系爭專利向智財局申請專利時擔任原告公司副總，兩造間之法律關係既非民法之雇傭關係，且原告並未證明系爭專利係被告任職於原告公司職務上之創作，則原告依據專利法第7 條請求被告將系爭專利之專利權移轉予原告，即屬無據，故其請求應予駁回。

五、本件判決基礎已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決不生影響，無一一論述之必要，併予敘明。

六、據上論結，原告之訴為有無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。