臺灣雲林地方法院94年度智字第2號

臺灣雲林地方法院民事判決　　　　　　　　 94年度智字第2號

原告

德保有限公司

法定代理人

甲○○

被告

乙○○○○○○○○

訴訟代理人

莊安田律師

上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國九十五年八月三日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、原告起訴主張：其係新型第一○六二七三號「隔熱浪板結構改良」之專利權人。被告未經其同意，即擅自生產侵害原告前述專利權之隔熱浪板產品，爰依專利法、民法侵權行為等規定提起本訴。並聲明：①被告應給付原告新台幣（下同）五十五萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，②願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告則以：原告專利權之搭接部必須限縮於圓弧凹槽，但被控侵權之浪板為凸字型，且有折線。又原告專利權之搭接部，必須以兩塊相同之浪板互相搭接後鎖緊或是壓緊，以形成二等高之搭接部及二導引槽，但被告所有被控侵權之浪板，並不具有此一特徵。原告專利權前經撤銷後，乃再向經濟部智慧財產局申請專利說明書、圖示及申請專利範圍之更正，並於更正後之申請專利範圍加入「‧‧而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」。原告之專利權既已自我限縮於上述更正後之專利範圍，嗣後於專利侵害鑑定中，均等論原則應禁止適用，否則即有重行擴張原告專利權範圍之虞等語，資違抗辯。並聲明：①原告之訴及假執行之聲請均駁回，②如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、原告主張其為新型第一○六二七三號「隔熱浪板結構改良」之專利權人，業據其提出專利證書、專利公報為證，並為被告所不爭執，自屬真實。

四、按要確定是否侵害專利權，首先應確定申請專利範圍，並解析被控侵權物品之構成元件。其次，將申請專利範圍與被控侵權物品之構成元件逐一比對。倘若被控侵權物品具有申請專利範圍之所有元件，則構成文義侵害，此時進一步以逆均等理論檢驗之，若被控侵權物品係以實質上不同的方法表現出同一或類似機能者，仍不構成專利侵害；反之，若被控侵權物品欠缺任何申請專利範圍之任一必要元件時，即不構成文義侵害，此時專利權人可主張均等理論下之侵權，但必須進一步探討被控侵權物品所欠缺而用以替代之元件是否與該專利元件具有均等效果，亦即該替代元件是否以實質上同一方法表現出實質上同一之功能，並獲致實質上同一之結果，如確是如此，則構成均等侵害。此時，除非有阻卻均等理論適用之事由，例如先前技術之限制、申請過程禁反言等，否則專利權侵害之判斷乃告成立。經查：

（一）本件經本院送請國立雲林科技大學鑑定，雖認為被告所有被控侵權浪板成品構成文義侵害，然：原告所有新型第一○六二七三號專利，其浪板搭接部高起緣之左有兩側凹陷對稱相同，搭接後並形成雙側導引槽；而被控侵權之浪板搭接後，高起緣之左右兩側凹陷明顯不同，且搭接後僅形成單側導引槽，此有被告所提照片附卷可稽（見卷宗第94頁）。按在文義侵害之判斷上，申請專利範圍之每一元件均被假定為重要且必要的。本件原告所有新型第一○六二七三號申請專利範圍與被控侵權之浪板相較，既有上述之差異，則被控侵權之浪板製造機對原告所有新型專利自不構成文義侵害。

（二）均等論在判斷專利侵權之過程中，扮演與文義侵權相反之功能，認為系爭申請專利範圍之每一元件並不需要完全一致地出現在被控侵權物品內，僅需達到實質等同之程度即可。又所謂實質等同，指熟習技術者均得以知悉被控裝置與系爭專利之元件具有可替換性者而言。如果被控侵權之物以實質上相同的方法，執行實質上相同的功能，俾得到相同的結果，則可判定為侵害他人之專利權。本件被控侵權之浪板，就全要件原則分析，雖與原告新型第一○六二七三號專利有前述之差異，但二者均是使用搭接部凹陷之技術手段，形成導水用之導引槽，以達防止水分滲透之功能，因認構成均等論之實質相同。

五、關於本件有無申請過程禁反言原則之適用，而得阻卻均等論侵害之爭點，本院判斷如下：

（一）所謂申請過程禁反言原則，係指專利權人於申請專利過程中，為避免受理機關之駁回，而對專利申請範圍作出修正或限制時，嗣後於專利侵害訴訟中，即不得再將專利範圍擴張至先前已排除之範圍或任何均等物上，亦不能刪除先前對專利範圍所作之限制。本件原告所有系爭新型專利於八十三年九月一日公告，申請專利範圍為「‧‧其主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，可使本創作之搭接為一體‧‧」，嗣於八十九年五月一日更正公告，申請專利範圍限縮為「‧‧其主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，『而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構』，可使本創作之搭接為一體‧‧」，有專利公報、說明書及圖式或圖說更正公告在卷可稽（見卷宗11～17頁）。而就系爭新型專利申請、更正之歷史文件為觀察，可知原告係為規避先前技術而對系爭新型專利之範圍為上述之更正。詳言之：

１、系爭新型專利於八十三年七月二十八日經審定准予專利權，其範圍為「‧‧其主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，可使本創作之搭接為一體‧‧」。八十五年十一月二十八日經第三人奇遠實業有限公司提出舉發，智慧財產局以前述專利範圍進行審查後，於八十八年四月十七日以系爭新型專利不具新穎性、進步性而為撤銷專利之處分（但未確定）。於系爭新型專利經人舉發後，原告於八十六年五月十五日提出說明書、圖式及申請專利範圍更正本，經多次行政訴訟後，智慧財產局於八十九年三月三十一日准予更正，同年五月一日公告，更正後之專利範圍為「‧其主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，『而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構』，可使本創作之搭接為一體‧‧」。嗣智慧財產局以更正後之專利範圍為基準，於九十一年五月二十七日為奇遠實業有限公司舉發不成立之處分。此有智慧財產局舉發審定書為憑（見本院九十三年度智字第三號卷宗①第54～57頁）。

２、智慧財產局以系爭新型專利更正前之專利範圍為基準，審查後認定該專利範圍與八十二年九月十一日公告之第00000000號「底層為鋁箔之三層式浪板」專利中之烤漆金屬板、凸槽、兩側設有導槽及金屬板、一側凸槽、內端或金屬板之前後端內面係設置為搭接面等專利範圍，在構造及技術手段上實質相同（見本院九十三年度智字第三號卷宗①第92頁專利舉發審定書理由欄第五點）；又與八十年九月一日公告之第00000000追加「防滲隔熱浪板之結構追加」專利中之浪板高起緣、兩側設有導水凹槽、浪板左端設搭接部之預留空間及浪板高起緣、兩側設有導水凹槽，浪板前端設搭接部之預留空間等專利範圍，在構造及技術手段上實質相同（見本院九十三年度智字第三號卷宗①第92頁專利舉發審定書理由欄第六點）。嗣以更正後之專利範圍為審查基準，則認為第00000000號「底層為鋁箔之三層式浪板」專利因「未見搭接部頂緣分別設有圓弧凹槽所形成之扣接結構」，故結構上與更正後之系爭新型專利並不相同；又第00000000追加「防滲隔熱浪板之結構追加」專利因「無圓弧凹槽之設計」，故與更正後之系爭新型專利在構造特徵、功效有所不同等理由（見卷宗第54～55頁專利舉發審定書理由欄第

四、五點），認定奇遠實業有限公司之舉發案不成立。觀此舉發案由最初之成立，至最終不成立之演變過程，智慧財產局係因原告更正後之系爭新型專利增加了「圓弧凹槽」及「扣接結構」等元件，規避了先前第00000000號「底層為鋁箔之三層式浪板」及第00000000追加「防滲隔熱浪板之結構追加」專利中之技術，方與核發專利並進而為舉發不成立之處分，應可認定。

（二）本件被告生產之被控侵權浪板成品，在無泡棉端搭接部並無圓弧凹槽之扣接結構，有被告所提照片為憑（見卷宗93～94頁），依前述關於申請過程禁反言原則之說明，原告自不得再以更正前之「‧‧‧其主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，可使本創作之搭接為一體‧‧」專利範圍，而主張被告所產製之浪板成品構成均等論侵害。

（三）原告稱系爭新型專利之更正係因專利範圍及圖式有不明瞭之記載，乃再描述清楚，並無變更實質內容，自無申請過程禁反言原則之適用等語，固有經濟部智慧財產局九十四年四月二十二日函暨檢附之相關行政訴訟資料為憑（見本院九十三年度智字第三號卷宗①第221 ～258 頁）。然查：

１、專利法第六十四條關於專利說明書或圖式之更正，係就「專利審查」所為之規定，性質上則為一行政處分。詳言之，係由專利審查官就申請人之專利，依據專利審查基準判斷之，審查之結果如認為申請人符合產業上利用性、新穎性、進步性等要件，則其將獲得一個由文字或符號所撰寫，並有一個以上專利獨立項與附屬項所構成的抽象專利範圍。反觀「申請過程禁反言原則」則為「專利侵害判斷」之規定，性質上為法律問題，法院對此原則適用與否之判斷，享有優越於行政機關或鑑定機關之地位，並不受各該機關見解之拘束。

２、任何為符合專利法要求（例如新穎性、產業利用性、進步性）所為專利範圍之限縮修正，不限於為規避先前技術所作之修正，均有申請過程禁反言原則之適用。如相關證據不足以判認專利權人對其權利要求設限之原因時，法院即應推定該限制係為避免牴觸先前技術而設，從而適用申請過程禁反言原則，除非專利權人可以舉證證明該修正與可專利性無關。本件原告係為規避先前技術而對系爭新型專利之範圍為限縮修正，業如前述，揆諸前述說明，自有申請過程禁反言原則之適用甚明。

六、綜上所述，本件被告抗辯因申請過程禁反言原則之適用，而得阻卻其產製浪板成品對原告所有系爭新型專利之均等論侵害，應屬真實可信。從而，原告以被告侵害其新型專利為由，請求被告負連帶損害賠償責任，即無所據，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請，當失所附麗，應併予駁回。

七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第七十八條，判決如主文。