要旨
㈠智慧財產案件審理法第十六條第一項規定當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷。故於專利民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因時，除非該當事人主張之同一事實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發不成立確定，或有其他依法不得於行政爭訟程序中主張之事由，基於訴訟上之誠信原則，當事人於民事訴訟程序中不得再行主張外，法院應就其主張或抗辯認定之，不得逕以專利權尚未撤銷，作為不採其主張或抗辯之理由。 ㈡舊專利法第一百零三條第二項規定「新型專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式」，專利權範圍雖以申請專利範圍為準，惟為合理界定專利權範圍，解釋申請專利範圍之文義時，自得審酌說明書及圖式（現行法亦應為相同之解釋）。待鑑定物之技術內容與申請專利範圍技術特徵之文義完全一致者，原則上可判定構成侵權；於文義不一致之情形，如其不一致僅因待鑑定物就申請專利範圍之技術特徵為「非重大差異」之修改，實質並無不同時，為公平及適切保護專利權，應許專利權人主張該部分為其專利範圍，認構成侵害，此即學說及實務上所稱之均等侵害。至於是否屬「非重大差異」之修改，得以二者之技術手段、功能及結果，是否實質相同，以為判斷；其差異如為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依其專業知識能輕易置換者，應認實質相同。
案由
最高法院民事判決 一○二年度台上字第一九八六號上 訴 人 建準電機工業股份有限公司 法定代理人 洪銀樹 訴訟代理人 蔡東賢 律師 吳文淑 律師 上 訴 人 協禧電機股份有限公司 法定代理人 許榮傑 上 訴 人 謝新茂 被 上訴 人 吳宗隆 劉金陣 黃正義 梁進丁 共 同 訴訟代理人 黃福雄 律師 林怡芳 律師 李貞儀 律師 上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國一○一年九月四日台灣高等法院高雄分院第二審判決（九十五年度智上字第五號），各自提起上訴，本院判決如下：
主文
原判決廢棄，發交智慧財產法院。
理由
本件上訴人建準電機工業股份有限公司（下稱建準公司）主張：伊為新型第九五六一五號「小型散熱扇之定子結合構造」專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國八十三年十二月十一日起至九十五年一月十七日止。對造上訴人協禧電機股份有限公司（下稱協禧公司）未經伊同意，擅自製造、銷售侵害伊系爭專利權之風扇產品（下稱系爭產品），致伊受有損害；對造上訴人謝新茂為該公司負責人，所為利用伊系爭專利製造系爭產品之行為，屬執行公司業務之行為，依當時公司法第二十三條規定，應與協禧公司負連帶賠償責任。又被上訴人吳宗隆、劉金陣、梁進丁、黃正義（下稱吳宗隆等四人），原分別任職於伊公司，竟於離職後擔任協禧公司總經理等職，共同侵害伊之專利權，彼等均屬當時公司法第八條第二項所定之負責人，依該公司法第二十三條規定，亦應各自與協禧公司負連帶賠償責任。伊因系爭專利權受侵害，受有至少新台幣（下同）四千三百萬元之損害，另伊業務上信譽亦受損，得請求賠償二百萬元等情，爰依起訴時專利法第一百零五條準用第八十八條、第八十九條、民法第一百八十四條、第一百八十五條、第一百八十八條、公司法第八條第二項、第二十三條規定，求為命協禧公司給付四千五百萬元及自八十九年十二月十六日起按法定利率計算之遲延利息，謝新茂、吳宗隆等四人各與協禧公司為連帶賠償之判決。 上訴人協禧公司、謝新茂及被上訴人吳宗隆等四人（以下合稱協禧公司等人）則以：系爭專利於申請前已公開使用，且不具進步性，復違反專利法第九十七條規定，依法不應給予專利。協禧公司係依自有之新型第一○○九八○號專利施作系爭產品，建準公司係以一次迫壓之手段達到貫穿已結合之上極片、定子線圈、下極片之功能，完成省時省工之效果，系爭產品無法一次迫壓貫穿，而係採「依次迫壓」方式，顯不屬於系爭專利之技術範圍。又協禧公司於八十七年十月八日遭搜索後，即停止生產系爭產品，且該產品於八十六年、八十七年間之營業淨利亦僅五萬四千一百六十元。系爭產品於吳宗隆等四人任職協禧公司前，即已研發完成，彼等自無共同侵權可言。況建準公司於八十七年九月一日取得系爭產品，即知悉有侵權行為情事，其遲至八十九年九月六日始提起訴訟，請求權業已罹於時效消滅等語，資為抗辯。 原審維持第一審所為命協禧公司、謝新茂連帶給付建準公司一百八十萬九千五百六十一元本息，駁回建準公司其餘之訴之判決，分別駁回建準公司、協禧公司與謝新茂之上訴，無非以：建準公司為系爭專利之專利權人，專利權期間自八十三年十二月十一日起至九十五年一月十七日止。雖協禧公司就系爭專利曾對建準公司提出二次舉發，但經訴願及行政訴訟程序後，系爭專利迄今仍未遭撤銷，建準公司為合法之專利權人，自得行使專利權。查系爭專利之申請專利範圍為「一種小型散熱扇之定子結合構造，其係包括有定子線圈、上、下磁極片、電路板及殼座，其特徵在於：金屬軸管頂端設有一個較大外徑之環唇位，管身成單一外徑，環唇位之徑位大於上、下極片、電路板之中心孔內徑，而略小於定子線圈之中心孔內徑，以金屬軸管底端一次迫壓貫穿已結合之上極片、定子線圈、下極片成一體，使定子線圈被上、下極片緊夾固定位於金屬軸管之環唇位下管身外徑，然後再藉電路板之中心孔壓合電路板成整個定子在殼外組合完成，最後再移入殼座內，藉由金屬軸管管身外徑略大於殼座中心孔內徑，而以強力壓迫方式直接壓入殼座之中心柱孔內徑，使整個定子穩固的被固定在殼座內」。第一審法院於九十二年十二月二十二日會同鑑定機關即中國生產力中心派員至協禧公司勘驗，指示協禧公司現場人員自前保全證據程序所保全之證物內取樣分解實品及重新組裝，鑑定機關亦自行取樣分解該公司之風扇成品，可知其結構、構成要件及特徵為「包括有定子線圈、上、下磁極片、二絕緣片、電路板及殼座，要點在於：金屬軸管頂端設有一個較大外徑之環唇位，管身成單一外徑，環唇位之徑位大於上、下極片、定子線圈之中心孔內徑，金屬軸管管身外徑則略大於上、下極片、電路板之中心孔內徑，而略小於定子線圈之中心孔內徑，首先以金屬軸管底端迫壓貫穿上極片結合成半成品，再依序將已結合上極片之金屬軸管半成品軸管底端部套入一治具中，再將已結合上極片之金屬軸管半成品軸管底端部套入治具貫穿迫壓結合，使定子線圈被上、下極片緊夾固定位於金屬軸管之環唇位下管身外徑，然後再藉電路板之中心孔壓合電路板成整個定子在殼外組合完成，最後再移入殼座內，藉由金屬軸管管身外徑略大於殼座中心孔內徑，而以外力壓迫方式直接壓入殼座之中心柱孔內徑，使整個定子穩固的被固定在殼座內」。中國生產力中心依全要件原則分析，系爭產品與申請專利範圍比對結果，除系爭產品係「金屬軸管底端迫壓貫穿上極片結合成半成品，再依序將下極片、絕緣片、定子線圈、絕緣片套置入一治具中，再將已結合上極片之金屬軸管半成品軸管底端部套入治具貫穿迫壓結合，使定子線圈被上、下極片緊夾固定位於金屬軸管之環唇位下管身外徑」，與申請專利範圍係「金屬軸管一次迫壓貫穿已結合之各構件」，二者不相同外，餘均相同。建準公司雖稱系爭產品亦屬一次迫壓貫穿方式，惟未能提出證據佐證，且現場勘驗時，協禧公司之工程師宋雲階實地拆解線圈成品並還原組設，亦以依次迫壓方式結合，建準公司所稱尚無足取。再就均等論分析，中國生產力中心鑑定結果，認系爭產品與系爭專利就結合方式雖有一次完成與依次完成之差異，但此差異之產生並非導因於金屬軸管之結構，而是其組配之其他構件是否事先組合造成，因其他構件是否事先組合並不會造成系爭金屬軸管無法組配之結果，故認待鑑定物品之使用方式、功能、達到之結果與系爭專利實質相同，而認均等成立。協禧公司自行送台灣省機械技師公會鑑定之意見雖認為二者在技術手段、功能及效果上均實質不相同，惟依系爭專利之專利說明書中創作摘要及說明觀之，系爭專利主要係藉由金屬軸管利用軸、孔配差配合迫壓貫穿方式，利用迫壓貫穿具使軸、孔成緊密結合之功能，達到讓定子線圈被上、下極片緊夾固定位於金屬軸管之環唇位下管身外徑之結果；此與待鑑定物品金屬軸管利用軸、孔配差配合迫壓貫穿方式，利用迫壓貫穿具使軸、孔成緊密結合之功能，達到讓定子線圈被上、下極片緊夾固定位於金屬軸管之環唇位下管身外徑之結果相同，並不會因上下極片與定子線圈是否事先組合，而造成系爭專利金屬軸管無法組配之結果，堪認待鑑定物亦是經由金屬軸管與定子組件間之內外徑位差及迫壓貫穿方式，達到牢固之結合及定位且不易鬆落之效果，而該迫壓方式並不因一次迫壓或依次迫壓而異其功能、效果。是二者之結構雖非完全相同，但此差異處之技術手段、作用及效果，在實質上均屬相同。另建準公司於組裝時，雖就部分構件在殼座外側進行組合，使加工及組裝更為簡便，待鑑定物品所需結合工次稍多，但此方式之置換為熟習該作業人士容易推知，無礙於均等相符之認定。按新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權，現行專利法第一百零六條第一項定有明文。又依同法第一百零八條準用第八十四條規定，新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害。建準公司早於八十三年十二月十一日即取得系爭專利，協禧公司從事散熱風扇產製等業務，與建準公司處於競爭關係，對於系爭專利難諉為不知，其產銷侵害系爭專利之產品，建準公司自得請求損害賠償。建準公司雖稱協禧公司自八十六年初起至九十二年十二月二十二日第一審法院會同鑑定機關至協禧公司勘驗時，均持續產銷系爭產品云云，惟勘驗現場時，並無零件，而係自保全證據之證物中挑選適合現場治具尺寸之型號產品拆解並重新組設，供鑑定機關參考，審酌協禧公司除系爭產品外，尚生產其他不同結構之風扇，倘其持續產銷系爭產品至九十二年十二月二十二日，建準公司當可輕易自市場取得，其既無法提出任何憑據，所述即非可採。按協禧公司於八十七年十月接獲建準公司之存證信函後即於次日召開臨時會議，決議立即停產有爭議之T 型軸套，另行設計新軸套因應，可認系爭產品之產製期間係自八十六年初起至八十七年十月八日止。又建準公司雖提出台灣經濟發展研究院之鑑定報告證明其損害，但該項鑑定所依據之資料依建準公司單方面提供之財報資料，就其如何根據建準公司之財務報表計算出「系爭專利」於各該年度之銷售額，及推算出權利金率之過程均付諸闕如，尚難憑採。另財團法人中華工商研究院鑑定結果雖認建準公司於八十七年至九十一年間因協禧公司侵害專利，所受損害（指扣除成本稅賦後之淨收益）為六千一百三十八萬零四百五十六元至八千八百六十三萬四千四百三十元間，惟其損害額之計算，將台灣高等法院高雄分院九十五年度重上更㈠字第二八號民事判決就建準公司因協禧公司「散發系爭專利不實消息」致商譽受損，損害額為八十九年至九十一年度預估盈餘損失，協禧公司應賠償三千萬元部分，重複計算；且對於作為計算損害基準之系爭專利產品之型號、歷年銷售量、銷售值等未核對實際銷售憑證，僅以建準公司主張之專利產品歷年銷售數量、金額為損害賠償鑑定基礎，亦難憑採。建準公司因協禧公司侵害其系爭專利而受有損害，惟難以證明其損害之數額，爰依建準公司起訴時之專利法（即九十二年二月六日總統公布，九十三年七月一日施行之專利法）第八十九條第一項第二款規定計算之。依該款規定，專利權人請求損害賠償時，得依「侵害人因侵害行為所得之利益」計算其損害；於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益之規定。職是，專利權人得逕以侵害人「銷售該項物品全部收入」作為計算標準；至於其銷售之成本或必要費用，係以與製造、銷售侵權產品有關者為限，且應由侵害人負舉證責任。審酌協禧公司自承其於八十六年至八十七年十月間合計銷售系爭產品之全部收入為二千零十萬六千二百三十三元，協禧公司未能就其產製系爭產品之必要成本及費用負舉證責任，爰依八十六年度及八十七年度營利事業各業所得額及同業利潤標準表中「製造業之電扇、通風機及零件」之淨利率為銷售額之百分之九計算，協禧公司自八十六年初至八十七年十月八日止，就系爭產品所獲得之純利應為一百八十萬九千五百六十一元（ 20,106,233元×9％=1,809,561元，元以下四捨五入），以此作為建準公司在此段期間內所受之損害額，應屬允當。另建準公司未舉證證明其因協禧公司產銷系爭產品致信譽受有損害，其請求賠償二百萬元，自不應准許。建準公司雖於八十七年九月一日取得協禧公司之產品，但係於中國機械工程學會、台大慶齡工業研究中心於八十七年九月十五日、同年月三十日作成鑑定，始知部分產品侵害其專利，其於八十九年九月六日起訴請求賠償，自未逾二年之時效期間。再按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第二十三條第二項定有明文。協禧公司侵害建準公司系爭專利，當時之法定代理人為謝新茂，對外代表公司，對內總攬公司一切事務，其未經建準公司同意即擅自使用系爭專利，應屬執行業務之行為，自應與協禧公司連帶負損害賠償責任。另被上訴人吳宗隆、梁進丁，雖侵占建準公司之資料文件並跳槽至協禧公司，分別擔任該公司總經理及研發部經理職務，所犯侵占罪並經法院判處徒刑確定，惟就其侵占之文件何者與系爭專利有關，建準公司未能具體指陳，且協禧公司早於八十六年初即完成系爭產品之研發設計，吳宗隆、梁進丁則分別於八十六年四月二十八日、七月一日至協禧公司任職，被上訴人黃正義、劉金陣亦於八十七年九月三日始至協禧公司任職，上開產品之設計、產製均於彼等到職前即已進行，尚難認屬其處理之公司事務，建準公司認吳宗隆等四人亦為公司負責人，應依公司法第二十三條規定，與協禧公司負連帶賠償責任，尚乏依據。從而，建準公司依起訴時專利法第一百零五條準用第八十八條（即修正後專利法第一百零八條準用第八十四條）、公司法第八條、第二十三條第二項之規定，請求協禧公司及謝新茂連帶賠償一百八十萬九千五百六十一元及自起訴狀繕本送達翌日即八十九年十二月十六日起至清償日止，按法定利率計算遲延利息部分，尚非無據，應予准許；超過部分之請求為無理由，應予駁回等詞，為其判斷之基礎。 惟按：㈠九十七年七月一日施行之智慧財產案件審理法第十六條第一項規定當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷。故於專利民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因時，除非該當事人主張之同一事實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發不成立確定，或有其他依法不得於行政爭訟程序中主張之事由，基於訴訟上之誠信原則，當事人於民事訴訟程序中不得再行主張外，法院應就其主張或抗辯認定之，不得逕以專利權尚未撤銷，作為不採其主張或抗辯之理由（司法院訂定發布之智慧財產案件審理細則第二十八條參見）。協禧公司抗辯系爭專利不具進步性，且違反專利法第九十七條規定，不應給予專利；而其前雖曾就系爭專利對建準公司提出二次舉發，經訴願及行政訴訟程序，系爭專利仍未遭撤銷，但其於本件抗辯系爭專利權有應撤銷之原因，與上述行政爭訟程序是否基於同一事實及證據，或屬已不得於行政爭訟程序中主張之事由，原審俱未斟酌審認，即逕以系爭專利未經撤銷，建準公司為合法之專利權人，得行使專利權為由，否採協禧公司之抗辯，自有可議。㈡除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或事實發生時法律之規定。原審既認定協禧公司於八十六年初至八十七年十月八日侵害系爭專利，致建準公司受有損害，當時協禧公司之負責人為謝新茂，吳宗隆等四人係於八十六年四月間至八十七年九月間分別至該公司任職，則關於侵權行為之成立及其損害額之計算，即應適用行為時法即八十三年一月二十一日修正公布之專利法（下稱舊專利法）；關於公司負責人對於公司業務之執行致他人受有損害，應否與公司負連帶賠償責任，則應適用八十六年六月二十五日修正前及修正公布後之公司法第八條第一項、第二項及第二十三條規定。乃原審或適用現行專利法，或適用建準公司起訴時專利法及公司法規定（見原判決第一五頁倒數第三行至次頁第二行、第二○頁第十二、十三行、第二四頁第二行以下及第二六頁理由八），於法亦有未合。㈢被控侵權物有無侵害新型專利，應就被控侵權物之技術內容與該專利權範圍比對。舊專利法第一百零三條第二項規定「新型專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式」，專利權範圍雖以申請專利範圍為準，惟為合理界定專利權範圍，解釋申請專利範圍之文義時，自得審酌說明書及圖式（現行法亦應為相同之解釋）。待鑑定物之技術內容與申請專利範圍技術特徵之文義完全一致者，原則上可判定構成侵權；於文義不一致之情形，如其不一致僅因待鑑定物就申請專利範圍之技術特徵為「非重大差異」之修改，實質並無不同時，為公平及適切保護專利權，應許專利權人主張該部分為其專利範圍，認構成侵害，此即學說及實務上所稱之均等侵害。至於是否屬「非重大差異」之修改，得以二者之技術手段、功能及結果，是否實質相同，以為判斷；其差異如為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依其專業知識能輕易置換者，應認實質相同。就系爭產品之技術內容與申請專利範圍之技術特徵比對，原審認文義不一致部分為：申請專利範圍係「以金屬軸管一次迫壓貫穿已結合之各構件」，系爭產品係「以金屬軸管底端迫壓貫穿上極片結合成半成品，再依序將下極片、絕緣片、定子線圈、絕緣片套置入一治具中，再將已結合上極片之金屬軸管半成品軸管底端部套入治具貫穿迫壓結合」，並以：系爭專利主要係藉由金屬軸管利用軸、孔配差配合迫壓貫穿方式，利用迫壓貫穿具使軸、孔成緊密結合之功能，達到讓定子線圈被上、下極片緊夾固定位於金屬軸管之環唇位下管身外徑之結果；與待鑑定物金屬軸管利用軸、孔配差配合迫壓貫穿方式，利用迫壓貫穿具使軸、孔成緊密結合之功能，達到讓定子線圈被上、下極片緊夾固定位於金屬軸管之環唇位下管身外徑之結果相同，並不會因上下極片與定子線圈是否事先組合，而造成系爭專利金屬軸管無法組配之結果為由，而判定實質相同，成立均等侵害。惟專利申請範圍載明「以金屬軸管底端『一次』迫壓貫穿『已結合』之上極片、定子線圈、下極片成一體，使定子線圈被上、下極片緊夾固定位於金屬軸管之環唇位下管身外徑」，創作說明及圖示亦揭露上極片、定子線圈、下極片結合成一體，可見上極片、定子線圈、下極片先結合成一體，應屬申請專利範圍之技術特徵。原審認其特徵僅為「利用軸、孔配差配合迫壓貫穿方式，利用迫壓貫穿具使軸、孔成緊密結合，達到定子線圈被上、下極片緊夾固定位於金屬軸管之環唇位下管身外徑之結果」，非無可議。系爭產品之技術內容與申請專利範圍不一致之處，是否屬非重大差異之修改，而實質相同，自有進一步分析審認之必要。㈣原審依建準公司起訴時專利法第八十九條第一項第二款（舊專利法規定亦同）計算損害額，並指依該款規定請求賠償，專利權人得逕以侵害人「銷售該項物品全部收入」作為計算標準，至於銷售之成本或必要費用，應由侵害人負舉證責任；乃竟於認協禧公司未能就其產製系爭產品之必要成本及費用負舉證責任時，復依營利事業各業所得額及同業利潤標準表所載「製造業之電扇、通風機及零件」之淨利率計算損害額，前後理由自有矛盾，並違背該款之規定。㈤經理人在執行職務範圍內，亦為公司負責人。公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。舊公司法第八條第二項、第二十三條定有明文。原審既認定協禧公司製造、銷售侵害系爭專利之產品之期間為八十六年初至八十七年十月間，可見於該期間內，建準公司之專利權持續受侵害，非系爭產品研發、設計完成，侵害行為即終了。吳宗隆等四人既均於此期間內任職協禧公司，則其是否應與協禧公司負連帶賠償責任，自應以彼等是否為該公司法所稱之負責人、有無執行協禧公司「產銷系爭產品」之行為、對於侵害系爭專利權有無故意過失等情判斷之。原審徒以彼等任職協禧公司前，系爭產品已研發、設計完成為由，即認其無須負賠償責任，未免率斷。兩造上訴論旨，各自指摘原判決關於其敗訴部分違背法令，求予廢棄，均非無理由。爰依智慧財產案件審理法施行細則第五條第一項規定，將本件發交智慧財產法院。 據上論結，本件上訴均為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。 中 華 民 國 一○二 年 十 月 二十三 日最高法院民事第一庭 審判長法官 劉 福 來 法官 邱 瑞 祥 法官 李 文 賢 法官 盧 彥 如 法官 高 孟 焄 本件正本證明與原本無異 書 記 官 中 華 民 國 一○二 年 十一 月 六 日Ｖ
