要旨
查商標法第六十二條第一款所謂：「於同一商品或同類商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者」。其中所謂之使用，依同法第六條規定，係指將商標用於商品或其包裝或容器之上，行銷市面而言，上訴人主張：「伊係接受美商指示而製作，該美商在美有商標專用權之牛仔褲，並未在台灣行銷市面倘屬非虛，自與行銷市面之情形有異。
案由
上訴文 承昱製衣股份有限公司 法定代理人 楊立 訟訟代理人 李慶鶴律師 劉叔範律師 古嘉諄律師 被上訴人 香港商莎登有限公司台灣分公司 法定代理人 艾根瑞勒 訴訟代理人 華詒孫律師 右當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國七十二年三月九日台灣高等法院第二審判決（七十一年上字第二三七三號）提起上訴，本院判決如左：
主文
原判決除確定部分外廢棄，發回台灣高等法院
理由
本件被上訴人主張：伊為註冊商標一四○九八八號「ＧＲＡＦＦＩＴＩ及圖」之專用權人，專用於現行商標法施行細則第二十七條第四十四款衣服及不屬於別類之衣著，上訴人未經伊授權或委託製造，竟大量仿製載有上開商標之牛仔褲，經查獲仿冒之商品二百打（二千四百條），剽竊伊通常在市場可獲之利益，姑以每條新台幣（以下同）六百元計算，共為一百四十四萬元，依商標法第六十二條，民法第一百八十四條之規定，應由上訴人賠償，又依商標法第六十五條之規定，應由上訴人負擔費用將判決書登載新聞紙公告等情，求為命上訴人給付一百四十四萬元及自七十年十二月三十一日起支付遲延利息並命上訴人給付登報費用五萬三千六百六十三元之判決。除開於七十一年一月九日以前之利息部分，經原審維持第一審所為被上訴人敗訴之判決駁回其上訴確定外，其餘部分原審廢棄第一審判決，改判如被上訴人之聲明，無非以被上訴人主張之事實，已據提出外國公司申請認許卡、中央標準局註冊證，上訴人出具之保管條、訂單、發票等件為證，上訴人亦承認有製作該「ＧＲＡＦＦＩＴＩ」商標牛仔褲二百打每條成本不超過一百本十三元之事實，參互以觀，應可憑信，上訴人雖以係由外國客戶美商世界貿易公司出示取得該商標註冊登記文件，向其訂製，並非仿冒為辯，惟查該公司尚未以訟爭商標向我國主管機關註冊，所辯自無足採。上訴人所製成二百打牛仔褲係於七十年十月三日被查獲，嗣於同月間即已交貨，有另案訊問筆錄可稽，被上訴人主張受有二百打減少利益之損害，亦屬可信，被上訴人雖自承尚未在台灣及美國製造銷售，但既可隨時在台灣委託或授權製造銷售，上訴人製造二百打牛仔褲，即使被上訴人可得以該商標製造出售之利益因而減少，依商標法第六十四條第一項第二款規定，推定為侵害商標專用權所生之損害，依香港羅兵咸會計師簽證書記載，被上訴人在香港製造該牛仔褲成本每條折合四百零二云，而被上訴人出售於委內瑞拉價格每條折合為一四一二元，被上訴人以每條減少利益六百元計算，尚非過高，其依商標法第六十五條請求上訴人支付登報費用亦無不合，為其判斷之論據。第查商標法第六十二條第一款所謂：「於同一商品或同類商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者」。其中所謂之使用，依同法第六條規定，係指將商標用於商品或其包裝或容器之上，行銷市面而言，依前開證據，固可認定上訴人有將被上訴人註冊之商標用於製造商品之情形，惟是否已行銷市面，原審則疏未調查審認，已有未合。據被上訴人陳明其所製造之牛仔褲外銷東南亞不外銷美國，亦未在台灣製造云云（見原審卷宗第九二頁），上訴人主張：「伊係接受美商指示而製作，該美商在美有商標專用權之牛仔褲，並未在台灣行銷市面。雖該商標在國內業經他人註冊，若同一商標在國外亦經外國人登記註冊者，國內其他製造廠經該外國人之委託，仍可以該商標製作成品出售與該外國人，經濟部已有所明示」云云（見原審卷字第一一七頁、第一三四頁），倘屬非虛，自與行銷市面之情形有異，原審就上訴人此項重要防禦方法，竟恝置不論，亦有判決不備理由之違誤。又被上訴人於原審追加請求命上訴人給付登報費用五萬三千六百六十三元，並未依法預繳該部分之裁判費，原審未限期命為補正，遽就此部分為實體上之裁判，尤有違誤。上訴論旨，執是指摘，求予廢棄對其不利部分之原判決，非無理由。 據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項，第四百七十八條第一項，判決如主文。 中 華 民 國 七十二 年 六 月 十七 日
