申請專利之設計,與申請在先而在其申請後始公告之設計專利申請案所附說明書或圖式之內容相同或近似者,不得取得設計專利。但其申請人與申請在先之設計專利申請案之申請人相同者,不在此限。
重點摘要專利法第 123 條為設計專利擬制喪失新穎性規定,他人較早申請但在後公告之設計,內容相同或近似者,本案不得取得設計專利,同一申請人例外。
Q · 申請設計專利後,被更早的未公告申請擋下來怎麼辦?
確認申請日先後與是否同一申請人
依專利法第 123 條,申請設計專利時,若有另一件申請日早於本案、且在本案申請後才公告之設計專利申請案,其說明書或圖式內容與本案相同或近似,本案無法取得設計專利。例外:兩案申請人在申請書上記載為同一法律主體者不適用。集團內不同子公司不算同一人。收到核駁通知 30 日內可申請再審查(專利法第 48 條)。
專利公告是有時差的。你今天送件申請設計專利,可能根本不知道兩個月前有別家公司送了極為相似的設計,因為對方的申請還沒被公告,整個世界只有對方和智財局兩邊看得到那份文件。問題來了:等到對方的申請日後被公告,回頭比對你的申請日,法律會說,你來晚了。這條規定填補了一個漏洞:如果只看「申請當下公開的資料」,你的設計確實是新穎的;但加上「申請後才公告的更早申請」這層擬制(法律假裝對方在你申請時就已經公開),你就被擋下了。同一申請人有但書例外:你自己公司前後送的相似設計,不會被自己擋。但兩家不同公司,或集團內不同子公司分開送,就會互相打架。
專利法第 123 條規範設計專利之擬制喪失新穎性(準新穎性),指設計專利申請案,若有他人較早申請、但於本案申請後才公告之設計專利申請案所附說明書或圖式內容相同或近似者,視為已喪失新穎性而不得取得設計專利,惟兩案申請人為同一法律主體者不在此限。
不算。法律上「同一申請人」嚴格指申請書上記載的同一法律主體(同一公司、同一人)。母公司和子公司是兩個獨立法人,A 子公司送的申請會擋 B 子公司後送的近似設計。內行人提示:如果預期集團內會有多個近似設計要送件,可考慮在集團內設立統一的 IP 控股公司來掛名所有設計專利,避免內部互相阻擋。
原則上查不到。設計專利從申請到公告通常 6 到 12 個月,這段期間別人的申請對外是不公開的,查新檢索無法覆蓋這個盲區。實務上的對應:持續關注競爭對手的公告趨勢推測其布局方向;縮短自己的設計提案到送件的時間;重要設計多送幾件變化版增加防禦面積。內行人提示:當發現某競爭對手最近密集送件,這通常是你也該加速送件的信號。
進入專利法第 128 條的同日申請協議或抽籤程序。智財局會通知雙方協議由誰取得專利權,協議不成則由智財局指定方式(如抽籤)決定。本條的「申請在先」嚴格按申請時間順序判斷,但同日就要走 128 條的特殊程序。內行人提示:申請日的時分秒在實務上很少作為區分依據,所以同日申請大多直接進入協議,協議能不能成往往決定了誰拿到專利。
規範設計專利擬制喪失新穎性,較早申請但晚公告的相同近似設計會回頭擋你後送的申請。
本案申請當下還沒有公開的先前技術,但因更早申請、在後公告之同類申請案存在,被視為已喪失新穎性。
申請書上記載的同一法律主體(同一公司、同一人),集團概念不算,母公司與子公司是兩個獨立法人。
本條(123)適用設計專利,發明專利的平行規定在專利法第 23 條,結構相同但客體不同。
比對對方申請日先後、確認圖式覆蓋範圍、檢查兩案申請人是否相同,30 日內申請再審查。
預先在集團內設立統一 IP 控股公司,掛名所有設計專利申請;或集中審視避免內部撞型。
縮短設計提案到送件時程、多送變化版增加防禦面、監測競爭對手公告趨勢推測布局方向。
收到核駁審定書 30 日內向智財局申請再審查(專利法第 48 條),再審查不服可提訴願。
一般新穎性以申請時已公開資料為準(第 122 條規定),擬制新穎性把未公開的更早申請也算進去。
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| 設計專利 vs 發明專利擬制喪失新穎性 |
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有左列情事之一者,應撤銷其新式新專利權並追繳證書: 一、違反本法第一百十一條至第一百十三條之規定者。 二、新式樣專利權人,為非新式樣專利呈請權人者。
有左列情事之一者,應撤銷其新式樣專利權,並追繳證書: 一、違反本法第一百十一條至第一百十三條之規定者。 二、新式樣專利權人,為非新式樣專利申請權人者。
未經物品發明專利權人同意製造該物品,致侵害其專利權者,科新臺幣六十萬元以下罰金。
(刪除)
立法理由一、本條刪除。 二、現行條文所定刑罰,雖只有罰金刑,惟實務運作上常見權利人透過檢察官發動偵查權,對嫌疑人或被告進行搜索、扣押,最後縱經火起訴處分或判決無罪確定,惟對嫌疑人或被告名譽及財產權之損害已然造成,對於產業展反而不利。爰將本條刪除。
新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品,除本法另有規定者外,專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權。 新式樣專利權範圍,以圖面為準,並得審酌創作說明。
立法理由一、條次變更,本條為原條文第一百十七條移列。 二、第一項修正。參照TRIPs第二十八條規定,物品專利權人得禁止第三人未經其同意製造、使用、為販賣之要約(offering for sale)、販賣、或為上述目的而進口其專利物品。故國際上已將『為販賣之要約』列為專利權之效力範圍,爰參酌國際法例增列之,以符合國際規範。 三、修正第二項。按新式樣專利權範圍以圖面所載之範圍為準,即所載之圖面是界定專利權保護的直接依據。因此,創作說明係屬於從屬地位。未揭露於圖面者,固不在保護範圍之內;惟單就圖面而言,有時因圖面所揭露之物品材料或尺寸等,而無法完全瞭解其保護範圍時,可參考其創作說明,以瞭解其圖面所欲請求保護之範圍,此種參考並非如原條文所定「必要時」始得為之,爰予以修正,以資周延。
申請專利之設計,與申請在先而在其申請後始公告之設計專利申請案所附說明書或圖式之內容相同或近似者,不得取得設計專利。但其申請人與申請在先之設計專利申請案之申請人相同者,不在此限。
立法理由一、條次變更,由原條文第一百十一條條文移列修正。 二、將「新式樣」一詞修正為「設計」。理由同修正條文第二條說明二。 三、按申請人所提出之新式樣專利之圖說與發明或新型專利之說明書或圖式,均在充分揭露創作內容,並無使用不同用語之必要。復依原條文,圖說係包含「圖面」,惟國際立法例上多將「圖式」獨立於說明書之外,如美國專利法施行細則1.154 條(37CFR1.154)、日本意匠法第六條等規定,爰參照國際立法例,將「圖面」自圖說分離,並修正其名稱為「圖式」,俾與發明專利及新型專利之用語一致。
有左列情事之一者,應撤銷其新式新專利權並追繳證書: 一、違反本法第一百十一條至第一百十三條之規定者。 二、新式樣專利權人,為非新式樣專利呈請權人者。
有左列情事之一者,應撤銷其新式樣專利權,並追繳證書: 一、違反本法第一百十一條至第一百十三條之規定者。 二、新式樣專利權人,為非新式樣專利申請權人者。
未經物品發明專利權人同意製造該物品,致侵害其專利權者,科新臺幣六十萬元以下罰金。
一、本條刪除。 二、現行條文所定刑罰,雖只有罰金刑,惟實務運作上常見權利人透過檢察官發動偵查權,對嫌疑人或被告進行搜索、扣押,最後縱經火起訴處分或判決無罪確定,惟對嫌疑人或被告名譽及財產權之損害已然造成,對於產業展反而不利。爰將本條刪除。
一、條次變更,本條為原條文第一百十七條移列。 二、第一項修正。參照TRIPs第二十八條規定,物品專利權人得禁止第三人未經其同意製造、使用、為販賣之要約(offering for sale)、販賣、或為上述目的而進口其專利物品。故國際上已將『為販賣之要約』列為專利權之效力範圍,爰參酌國際法例增列之,以符合國際規範。 三、修正第二項。按新式樣專利權範圍以圖面所載之範圍為準,即所載之圖面是界定專利權保護的直接依據。因此,創作說明係屬於從屬地位。未揭露於圖面者,固不在保護範圍之內;惟單就圖面而言,有時因圖面所揭露之物品材料或尺寸等,而無法完全瞭解其保護範圍時,可參考其創作說明,以瞭解其圖面所欲請求保護之範圍,此種參考並非如原條文所定「必要時」始得為之,爰予以修正,以資周延。
一、條次變更,由原條文第一百十一條條文移列修正。 二、將「新式樣」一詞修正為「設計」。理由同修正條文第二條說明二。 三、按申請人所提出之新式樣專利之圖說與發明或新型專利之說明書或圖式,均在充分揭露創作內容,並無使用不同用語之必要。復依原條文,圖說係包含「圖面」,惟國際立法例上多將「圖式」獨立於說明書之外,如美國專利法施行細則1.154 條(37CFR1.154)、日本意匠法第六條等規定,爰參照國際立法例,將「圖面」自圖說分離,並修正其名稱為「圖式」,俾與發明專利及新型專利之用語一致。
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