特許法 第50条の2（既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知）

解説

特許出願を分割すれば審査をやり直せる、これは知財実務の常識だ。だがその常識には、平成18年（2006年）に仕掛けられた落とし穴がある。第50条の2である。親出願で既に「進歩性なし」と拒絶理由を通知されているのに、同じ中身で分割出願を出して審査をリセットしようとすると、審査官は分割出願への拒絶理由通知に「これは親と同じ理由だ」という一文を併せて通知する。この一文が付いた瞬間、あなたの分割出願は最初の拒絶理由通知であるにもかかわらず、補正できる範囲が第17条の2第5項により厳しく制限される。請求項の削除、限定的減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、この四つしか許されない。分割を繰り返して時間を稼ぐ戦法は、この条文で封じられている。ただし、出願審査請求の前に親出願の拒絶理由を知り得る状態になかった場合は適用除外だ。

法的な位置づけ

特許法50条の2は、分割出願について審査官が拒絶理由を通知する際、それが親出願等で既に通知した拒絶理由と同一であるときに、その旨を併せて通知すべきことを定める規定である。この通知により、当該拒絶理由通知は最初のものであっても第17条の2第5項の補正制限が適用され、分割出願を利用した審査の蒸し返しが抑制される。

こんなときに使う

• 親出願で進歩性なしの拒絶理由が来た。あと数日で応答期限、そこで広い請求項のまま分割出願に逃がそうと考えたとき、その分割に50条の2が付いたら何が起きる? 補正は四類型に制限され、用意していた広い請求項はそのまま出せない。逃げ場だと思った分割が、最初から最後の拒絶理由通知と同じ縛りの中にある
• あなたの会社が競合の特許網を回避するため分割出願を連発してきた。今回の子出願に初めて50条の2通知が付いた。審査をリセットする戦法が、ここで止まる
• 製薬企業の知財部が基本特許から派生発明を切り出し、分割出願を重ねてライフサイクルを設計していた。ところが分割の出願審査請求を親の拒絶理由通知より後にしてしまい、出願人は内容を知り得る状態だったと認定され、50条の2が適用された。許される補正が激減し、特許の藪を維持する戦略の一角が崩れた

取るべき行動

被害を受けた側：1. 通知書を精読し、第50条の2の要件、つまり親出願との同一拒絶理由かつ出願審査請求前に親の理由を知り得る状態だったか、を検証する2. 出願審査請求日と親出願の拒絶理由通知の発送日を突き合わせ、適用除外（知り得る状態になかった）を主張できないか確認3. 補正は第17条の2第5項の四類型、請求項の削除、限定的減縮、誤記の訂正、釈明に限られるので、その枠内で進歩性を回復できる減縮案を組む4. 通知が要件を満たさず違法と判断できれば、意見書でその旨を反論し補正制限の解除を求める

訴えられた側：1. 分割出願を起案する前に、親出願でどの拒絶理由がどの請求項に付いているかを棚卸しし、子では重複しない発明特定事項に絞る2. 分割の出願審査請求のタイミングを、親の拒絶理由が出願人に知り得る状態になる前に置けないか検討する3. 重複が避けられない場合は、最初から限定的減縮の枠で勝負できる請求項構成を準備しておく4. 連続分割で時間を稼ぐ旧来の戦法に依存せず、各分割を独立した発明として設計し直す

時効（請求できる期限）：第50条の2の通知に固有の時効はない。ただし通知に対する意見書・補正書の提出は審査官が指定した応答期間内、通常は国内居住者60日、在外者3か月であり、起算点は拒絶理由通知書の発送日。この期間を徒過すると補正の機会を失い拒絶査定に至る（最新の改正状況をご確認ください）

学説

通説：50条の2は分割出願による審査の蒸し返しを抑制する趣旨の手続規定であり、同一の拒絶理由要件と、出願審査請求前に親出願の拒絶理由を知り得る状態だったという要件の双方を満たす場合にのみ適用される。要件を欠く通知は違法となり得ると解されている。

改正の年表

1. 1.平成18年（2006年） 新設：分割出願を利用した審査の蒸し返しを防ぐため、親出願と同一の拒絶理由が子出願で生じた場合に審査官がその旨を併せて通知する義務を新設。当該通知が付された拒絶理由通知では補正が第17条の2第5項により限定的減縮等の四類型に制限されることとなった。