商標法 第52条の2

解説

1997年まで、日本では似た商標は同じ会社がまとめて持つしかなかった。連合商標制度があったからだ。それが廃止され、似た商標を別々の会社が持てるようになった。便利になった反面、危険な穴が開く。似た商標を持つ二社の一方が、わざと相手と紛らわしい使い方をして客を奪う事態が起こりうるからだ。商標法52条の2は、その穴を塞ぐ非常装置だ。商標権の移転や会社分割で類似の登録商標が別々の権利者に分かれた後、一方が不正競争の目的で他方と混同を生じさせる使い方をしたとき、何人もその商標登録の取消審判を請求できる。注目すべきは何人もの三文字。被害を受けた相手方だけでなく、競合でも無関係な第三者でも引き金を引ける。事業譲渡で商標を引き継ぐとき、自分がこの条文の射程に立っていると知らない経営者は驚くほど多い。

法的な位置づけ

商標法52条の2は、移転混同取消審判を定める規定である。24条の4各号の事由により類似の登録商標が異なる商標権者に帰属した後、その一方が不正競争の目的で他方の業務に係る商品・役務と混同を生ずる使用をした場合に、何人もその商標登録の取消しを審判で請求できる旨を規律し、51条2項および52条を準用する。

こんなときに使う

• あなたが老舗和菓子店から似た商標を事業譲渡で買い取った。元の店も別ブランドで営業を続けている。売上を伸ばそうと、わざと元の店のパッケージに寄せたデザインで売り出したら、それは不正競争の目的による混同惹起と認定され、せっかく買った商標が取り消されるリスクを負う。買った権利が、使い方次第で消える
• もし会社分割で似た商標がグループ会社 A と B に振り分けられ、数年後に A が B の顧客を狙って紛らわしい広告を打ち始めたら、B は何ができるのか。52条の2の取消審判で、A の商標登録そのものを消しにいける。混同を仕掛けた側だけが市場から退場させられる
• 競合が買収で手に入れた商標を、あなたの商品とそっくりに使い始めた。あなたは取消審判を請求できる。相手の登録が消えれば、市場の混乱は一掃される
• あなたが取消審判を起こされる側だとして、不正使用をやめてから時間が経っていれば守られる場合がある。準用される51条2項により、使用をやめた日から5年を過ぎた行為は審判請求の対象外。相手が動く前にその5年の壁を意識しておかないと、過ぎた瞬間に攻守が逆転する

取るべき行動

被害を受けた側：1. 相手の使用態様を証拠化：紛らわしいパッケージ、広告、店頭表示を日付入りで撮影し、混同を示す顧客の声や誤配送の記録も集める2. 相手の不正競争の目的を裏づける事情を整理：移転の経緯、相手の認識、こちらの先行使用3. 使用停止から5年の除斥にかかる前に、特許庁に取消審判を請求（52条の2、準用51条2項） 4. 並行して不正競争防止法2条1項1号での差止・損害賠償も検討し、審判と訴訟を二正面で進める

訴えられた側：1. まず不正競争の目的があったかを冷静に検証、純粋に自社ブランドを展開しただけなら目的の不存在を主張2. 混同のおそれが実際にあるか、商品・役務の実態と需要者層から反論3. 不正使用をやめてから5年経過していれば除斥（準用51条2項）を主張し、審判請求自体を退ける4. 取消を避けられない見込みなら、使用態様の変更や別商標への切り替えで損失を最小化し、ブランド移行に早期着手する

時効（請求できる期限）：商標権者が他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずる使用をした事実がなくなつた日から5年を経過した後は、取消審判を請求できない（52条の2第2項による51条2項の準用）。起算点は不正使用が止んだ日であり、使用が継続している間は時計が回り始めない（最新の改正状況をご確認ください）

学説

通説：52条の2は、連合商標制度の廃止により類似商標の自由な分割移転が可能になったことの裏面として生じる出所混同を防ぐ規定であり、適用には24条の4の事由による分属、不正競争の目的、混同を生ずる使用の三要件を要すると解されている。

改正の年表

1. 1.平成8年（1996年） 新設：連合商標制度の廃止に伴い新設（平成9年〔1997年〕施行）。類似商標を別々の権利者に自由に移転できるようにした反面、分属した権利者の一方による不正競争目的の混同惹起への歯止めとして、何人もによる取消審判請求権を創設した。