商標法 第68条の18（補正後の商標についての新出願の特例）

解説

商標を一度の手続きで複数の国にまとめて出願できる、それがマドリッドプロトコル、通称マドプロの強みだ。だがその利便性の裏で、日本国内の出願なら当然使える救済が一つ、静かに外されている。国内出願では、補正が要旨変更（出願内容の本質を変えてしまう補正）と判断されて却下されても、意匠法17条の3を準用して、補正後の商標を新しい出願に切り替え、出願日を補正の時点まで巻き戻せる。やり直しの安全網だ。ところが68条の18は、国際商標登録出願についてこの新出願の特例と、それに伴う期間の規定を適用しないと明言する。理由は、マドプロの出願がWIPOの国際登録日に紐づいており、日本国内で勝手に出願日を作り直す国内型の救済とは構造が噛み合わないからだ。あなたが国内案件の感覚でマドプロ案件をさばくと、この一条の存在を見落として致命傷を負う。

法的な位置づけ

商標法68条の18は、国際商標登録出願に関する手続的特例を定める除外規定である。国内の商標出願で認められる、補正却下後に補正内容を新出願へ切り替えて出願日を繰り上げる意匠法17条の3・17条の4準用の救済について、本条は国際商標登録出願への適用を排除する。WIPOの国際登録日を基準とする制度との整合を図る趣旨による。

こんなときに使う

• 海外展開を狙って日本を本国官庁にマドプロで商標を国際出願した。日本の審査段階で補正を求められ、応答に追われるなかで要旨変更にあたる補正を出してしまったら、どうなる？ 国内出願なら意匠法17条の3の準用で補正後の商標を新出願に切り替えて救えるが、68条の18がその逃げ道を国際出願では閉じている。
• 拒絶理由通知が届き、指定された応答期間まで残り数日。国内出願の癖で「補正が通らなくても新出願でリカバリーできる」と構えていた担当者が、この案件はマドプロ経由だと気づいて青ざめる。残り時間で、要旨変更にならない補正へ組み直さなければならない。
• 弁理士が国内出願とマドプロ出願を並行で抱えている。同じ補正の判断でも、国内案件には新出願の救済があり、国際案件にはない。この一線を引き忘れた瞬間、依頼者の権利が消える。

取るべき行動

被害を受けた側：1. その商標案件が国内出願かマドプロ経由の国際商標登録出願かを真っ先に確定する。後者なら68条の18で新出願の救済は使えない。2. 出してしまった補正が要旨変更にあたるかを、特許庁の審査基準に照らして冷静に検証する。3. 要旨変更と判断される恐れがあるなら、却下を待たず、要旨変更にならない範囲へ補正を組み直す。4. 国際登録自体は生きているので、最悪でも日本指定を立て直す道がないか弁理士と詰める。

訴えられた側：1. 補正が要旨変更にあたるという審査官の認定に対しては、補正の前後で商標の要旨（識別の核となる部分）が変わっていないことを具体的に主張する。2. 国際出願では新出願による救済がない以上、ここでの反論が事実上の最終防衛線になると認識する。3. 審査基準や類似の審査例を引いて要旨の同一性を立証する。4. 反論が通らない見込みなら、傷を広げる前に補正を撤回し登録可能な範囲に絞り込む判断も選択肢に入れる。

時効（請求できる期限）：本条自体に固有の期限はない。ただし補正は拒絶理由通知で指定された応答期間内に行う必要があり、国際出願では補正後の新出願による救済（意匠法17条の3準用）が使えないため、その応答期間内に要旨変更を避けた補正へ組み直せるかが勝負を分ける。最新の運用は特許庁の審査基準で確認のこと。

学説

通説：国際商標登録出願に意匠法17条の3準用の新出願特例を適用しないのは、出願人個人の手続的救済よりも、WIPOの国際登録日を基準とする国際登録制度全体の整合性を優先した制度設計上の必然と解されている。

改正の年表

1. 1.平成11年（1999年）改正・平成12年（2000年）施行 新設：日本のマドリッドプロトコル加入に伴い、国際商標登録出願等に係る特例の章（第7章の2）が新設され、本条もその一部として新設された。国際出願に意匠法準用の新出願特例を適用しない旨を定めた。