智慧財產法院行政判決

民國100年9月1日辯論終結

原告

張佳玲

訴訟代理人

桂齊恆律師（兼送達代收人）

訴訟代理人

蔣文正律師

複代理人

江郁仁律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）住同上

訴訟代理人

王惠慈

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國100 年5 月12日經訴字第10006099360 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下︰

主文

事實及理由

一、事實概要：原告前於民國99年4 月21日以「海浪設計圖㈠」商標（下稱本件商標，如附圖一所示），指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第25類之「衣服、Ｔ恤、褲子、外套、運動服、休閒服、夾克、拖鞋、布鞋、運動鞋、休閒鞋、鞋子、童鞋、頭巾、冠帽、運動帽、帽子、襪子、禦寒用手套、服飾用皮帶」商品，向被告申請註冊，案經被告審查，認本件商標圖樣為一簡單之曲線線條設計圖，其予人直接寓目觀感僅為裝飾圖案，以之作為商標，指定使用於衣服、鞋子、頭巾、帽子、襪子、禦寒用手套、服飾用皮帶等商品，尚不足以使商品相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，應不具識別性等理由，以100 年1 月10日商標核駁第328945號審定書為應予核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部100 年5 月12日經訴字第10006099360 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，被告應就申請第099018189 號「海浪設計圖㈠」商標為准予註冊之處分。並主張：

㈠本件商標整體具先天識別性：

⒈原告係以海浪為圖案設計之主題申請註冊本件商標，此一海浪設計圖案由於黑白對比之鮮明，凸顯白浪之細緻、柔美，且圖案本身明顯經過特殊之設計，絕非隨性揮灑而來，亦即以白色海浪揚起、正要撲向右邊為設計意匠，為凸顯浪花即將形成之剎那，原告刻意以黑色之粗黑線條為波浪鑲邊，使此一圖案在黑白對比之下，予消費者更深刻之觀感，因此欲將此一商標使用於商品上，必須刻意裁剪線條之彎度、角度，經過明確計算、製作才能顯現商標之特色，並非一般僅具功能性之裝飾圖案可比擬，況由於商標本身之獨特外觀，在製作時必然增加成本，亦非一般同業可能採用之美化或裝飾圖案，原處分竟率斷本件商標為「簡單的曲線線條設計圖」或「僅為裝飾圖案」，顯完全未斟酌原告商標之設計主題及呈現之獨特意與構圖，難謂允洽。

⒉原告以衝浪運動為發想，將海浪圖案融入於企業標誌中，因而設計出一系列海浪圖形商標，首先在95年獲准列為註冊第1241789 號商標，97年間原告將海浪標誌予以變化，以黑白對比線條展現設計意念，取得註冊第1374513 號商標權，嗣於99年間，原告將商標再簡化，而以圖案中之白色線條吸引消費者之注意，亦獲准列為註冊第1444210 號商標，本件商標為系列商標之演化圖案，源自註冊多年之標誌，僅方向略作調整，顯非單純線條而已，實難謂不具先天識別性。

㈡被告早已核准多件簡單線條商標之註冊，此檢索商標註冊資料可知，亦即以簡單之幾何線條構成商標者，縱未包含任何文字或記號等，且未提供任何已實際使用之證據，仍經被告認具有識別性而准予註冊，則系爭原告商標不僅出自獨特意匠，且有實際使用之事實，更非不得作為商標申准註冊，例如：註冊第1387793 、926166、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、00000000000000等號商標圖樣，其中註冊第926166、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號等商標，其設計形態固與本件商標有別，然均係以簡單之一筆劃線條構成圖案，被告並未認其不具識別性，則本件商標藉黑色線條凸顯海浪形狀，具體呈現設計意念，更具有識別性，難謂不足以使相關消費者認識其為原告用以表彰商品來源之標誌，而應准予註冊。

㈢又原告在實際使用上係將本件商標及另申請之第099018190號「海浪設計圖㈡」商標分別標示於休閒鞋之兩側，並因左、右兩雙腳係以對稱之方式使用，乃申請圖案方向相反之兩件商標。由商標標示之方式可知，原告係將本件商標以迥異於商品本身之顏色，顯著使用於商品上，足以使消費者特別加以注意，並留下深刻之印象，而由於商標設計本身之獨特性，非以簡單之布條、色塊貼附即可，須精準表現商標之曲線、角度，是當使用於商品時，確具有特殊之顯著性，就相關消費者之認知而言，更可清楚認知本件商標確為原告產品之代表標誌之一，不致誤認僅係補強之邊飾。從而，原告以本件商標使用於鞋幫兩側，既足以使消費者認識其為「商標」，並輕易據以與他人之商品相區別，自非「裝飾圖案」，更難謂不具識別性。

㈣原告確已在2007年5 月、8 月；2008年1 月、2 月、5 月、10月、12月；2010年2 月、3 月、4 月、8 月、12月及2011年1 月等月份出版之COOL雜誌；2008、2009年之潮流牌年鑑刊登本件商標商品之廣告，原告也以本件商標商品參與公益活動，邀請音樂團體為代言人，更在2007年11月14日獲電視綜藝節目「女人我最大」選為潮人必備商品之一。又原告已將本件商標之商品廣泛提供予全臺各地之連鎖運動用品店、一般運動用品店、流行商品專門店，供其在各縣市、鄉鎮零售，更以在百貨公司設櫃及開設直營店之方式，積極行銷商品。有鑑於網路行銷及購物已是今日主流消費管道之一，原告除架設官網www.bluewaveshoes.com 藉以宣傳及介紹所產製之商品外，更透過YAHOO 購物中心銷售商品，而「街頭霸王」為原告專網站購物商城所創用之品牌，www.street-fighter.com .tw則為網址，原告將本件商標之商品在網頁上顯著陳列，供消費者選購，並加深消費者對此一品牌之印象，則本件商標既已經原告使用且在交易上成為原告商品之識別標識之一，實難謂有不具識別性。被告雖在處分書中以「申請人均未檢送本件商標已單獨於我國市場交易上經過多年長期廣泛使用於『衣服、鞋子、頭巾……』商品之具體有利事證」為由，認未取得後天識別性。況由商標法第23條第4 項之規定可知，後天識別性之認定應就實際商標使用態樣判斷，只要能證明在交易上確已成為商標申請人商品之識別標識，即可准予註冊，既不要求商標應達到著名之程度，更毋須舉證已有多年、長期、廣泛使用之事實。況原告已提出2007年至今之宣傳資料，更難謂無長期使用之事實，而本件商標既經特殊設計，本身已具有識別性，復已經原告實際使用並積極宣傳，為相關消費者所知悉，並可據以辨知商品之來源，自不宜僅以其係由線條構成為由，未立於消費者之立場觀察，即率稱有不得註冊之情事。

三、被告聲明求為判決駁回原告之訴，並抗辯：

㈠本件商標圖樣係以簡單的黑色粗體線條所構成，整體予人寓目印象僅是單純幾何圖形所構成之圖案；而現今市面上常見之衣服、鞋子、手套等諸多商品，其表面上除本身材質所特有之紋路外，多有以文字、圖案、花紋或其結合等之設計，則依相關消費者之認知，本件商標以簡單曲線線條之設計圖，極易被視為所指定使用之「衣服、Ｔ恤、褲子、外套、運動服、休閒服、夾克、拖鞋、布鞋、運動鞋、休閒鞋、鞋子、頭巾、帽子、襪子、禦寒用手套、服飾用皮帶」等商品外觀裝飾花樣之設計款式，實不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，自不具識別性，依首揭商標法第23條第1 項第1 款規定，應不准註冊。原告固訴稱本件商標係源自其另案業經被告核准註冊之第1241789 號「BLUE HAVEN及圖」、第1374513 號「BLUEWAVE及圖」、第1444210 號「標章圖」等商標之海浪概念的文字及圖形設計，故本件商標應具先天識別性等語。惟查，原告所稱本件商標圖樣設計之創意如何縱屬實在，然客觀上允非消費者得由其商標圖樣表現於外部之形式知悉，故判斷商標是否具有識別性，應依相關消費者一般生活經驗加以衡酌，其外觀、讀音、觀念與指定使用商品之關係，是否足以使相關消費者認識其為區別商品或服務來源之標識為依據，並不涉及所有人主觀之心理因素，亦難據為本件商標即具有識別性之論據。

㈡至於原告指出其從事於運動服飾、靴鞋之產銷已有多年歷史，且在被告已取得註冊第1241789 號「BLUE HAVEN及圖」、註冊第1374513 號「BLUE WAVE 及圖」及註冊第1444210 號「標章圖」商標，而本件商標係使用於休閒鞋的兩側，並於網路上架構網址介紹產品，是本件商標已經實際使用於指定商品，就相關消費者而言已留下深刻印象，在市場上得以使人據以判斷商品之產製來源，並得藉以與他人之商品或服務相區別，而有商標法第23條第4 項規定之適用一節。

⒈經查原告檢附雜誌廣告型錄影本等資料固可證明本件商標有實際使用於「鞋子」商品之事實，惟觀本件「海浪設計圖」商標圖樣均與註冊第1241789 號「BLUE HAVEN及圖」、註冊第1374513 號「BLUE WAVE及圖」及註冊第1444210 號「標章圖」商標分別或合併搭配使用，客觀上消費者通常傾向於將注意力集中於產品上之「BLUE WAVE 」或「BLUE WAVE 及圖」或「BLUE HAVEN及圖」標識，且在市場交易時消費者直接唱呼的品牌名稱亦是以「BLUEWAVE」或「bluehaven 」作為區辨商品來源之主要識別標識，而本件圖樣易被視為鞋幫上裝飾性線條，不具商標識別性；又當商標不是單獨使用，而是與其他商標合併使用時，合併使用的資料亦得作為申請商標的使用證據，但申請商標必須在排除與其合併使用的商標，仍單獨具有識別性者，始得註冊。在申請商標經常與其他商標合併使用的情形下，要證明申請商標取得識別性，通常需要較多的使用證據（識別性審查基準5.1 參照），是本件商標指定使用商品的範圍極廣，而原告均未檢送其已單獨於我國市場交易上廣泛使用於「衣服、鞋子、頭巾、帽子、襪子、禦寒用手套、服飾用皮帶…」等商品之具體有利事證（如：使用該商標於指定商品之實際營業額、廣告數量、市場分布、銷售網路、販賣陳列之處所，廣告業者、傳播業者出具之證明等）以之參酌，實難謂已足使我國相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，而取得商標後天識別性，自無商標法法第23條第4 項之規定之適用。

⒉另原告舉出被告業已核准諸多單純線條設計的商標案例，作為本件商標亦應得予核准註冊一節，查所舉諸多商標案例，其設計形態與所檢附判斷的相關證據資料各有其差異性，核與本件案情迥然有別，尚難以彼執為本件商標亦具有商標識別性而應准予註冊之論據；再查以類似單純簡單線條圖形申請註冊於第25類商品之諸多商標案例，其因無法檢具長期廣泛大量實際使用證據作為足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，而缺乏商標識別性，業經被告核駁審定公告確定在案的核駁案例有核駁第309406、309664、309666、309735、309957、310183、310471、310473、310474、310475、310483、310486、311547、312149…等商標，其中核駁第310183號「張佳玲標章」商標之圖形設計與本件商標構圖意匠、外觀極相彷彿，併予敘明，是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合。

四、本院得心證之理由：

㈠按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」、「商標有下列情形之一者，不得註冊：一、不符合第5條規定者。…」，商標法第5條、第23條第1項第1款分別定有明文。又同法第23條第4項規定：「有第1項第2款規定之情形或有不符合第5條第2項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」。

㈡原告雖主張本件商標係源自其另案業經被告核准註冊之第1241789 號「BLUE HAVEN及圖」、第1374513 號「BLUE WAVE及圖」、第1444210 號「標章圖」等商標之海浪概念的文字及圖形設計，故本件商標應具先天識別性等語，並提出證據7 之本件商標設計說明圖表為證。惟查，原告於主觀上縱係出於海浪之意象而設計上開系列商標，然消費者僅得感知上開各商標於客觀上所顯示之文字、圖形或其組合，是以各該商標應以相關消費者之一般生活經驗分別加以衡酌是否足以引起其注意而認知其為商品來源之標識，尚無從僅依原告主觀之設計理念而判斷是否具有先天識別性。查原告於95年至99年間雖先後獲准註冊第1241789 號「BLUE HAVEN及圖」、第1374513 號「BLUE WAVE 及圖」、第1444210 號「標章圖」等商標（見本院卷第16頁），惟上開註冊第1241789 號商標並非單純圖形而係結合外文「blue haven」，註冊第1374513 號商標亦係結合外文「BLUE WAVE 」及圖形，是以上開兩商標均有引起消費者注意而足以識別商品來源之外文。至於註冊第1444210 號商標雖僅有圖形，惟上開圖形亦非單純之曲線線條，是原告所有之上開各商標與本件商標相較，其整體設計繁簡有別，自應分別判斷各該圖形或與文字之組合是否足以引起消費者之注意而認知其係指示商品之來源。

㈢次查，本件商標圖樣係以簡單的黑色粗體線條，整體予人寓目印象僅是單純曲線線條所構成之圖案，而依原告庭呈及卷附之各式運動鞋及運動服之型錄所示，運動鞋之側邊多有裝飾性線條，而運動服亦多有以文字、圖案、花紋或其結合等之裝飾性設計，則依相關消費者之認知，本件商標僅係簡單曲線線條之設計圖，極易被視為所指定使用之「衣服、Ｔ恤、褲子、外套、運動服、休閒服、夾克、拖鞋、布鞋、運動鞋、休閒鞋、鞋子、…、頭巾、…、襪子、禦寒用手套、服飾用皮帶」等商品外觀裝飾圖形，實不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，自不具先天識別性。

㈣原告雖主張本件商標業經其大量使用，已取得後天識別性云云。惟查：

⒈原告於申請註冊及訴願階段所檢附之證據資料觀之，其申請意見書附件3及訴願附件3之型錄、雜誌廣告及網路購物平台拍賣資料影本，雖有標示本件商標圖樣，然均係與「BLUEWAVE」或「BLUE WAVE 及圖」商標合併使用，較引起消費者注意而於第一印象上即將之作為商品來源標識之部分應為「BLUE WAVE 」或「BLUE WAVE 及圖」，至於本件商標僅為鞋類商品外觀之裝飾性設計。

⒉原告於起訴後雖補呈證物3至證物11作為使用證據，然查：

⑴證物3為原告於2010年春季行銷其鞋類商品之型錄，其商品雖多數有標示本件商標圖樣，惟該圖樣或係與其他花紋組合，或係該海浪條紋以音符呈現，或係該海浪條紋以格子紋呈現（見本院卷第30至38頁），消費者實無從辨別上述鞋類商品上之線條或圖形究係單純裝飾性圖案，抑或用以區分原告商品與他人商品之標識。

⑵證物4：

①其中2007年5 月、2007年8 月、2008年1 月、2 月、5月、8 月、10月、12月、2010年2 月、3 月、4 月、8月、12月、2011年1 月「潮流品牌年鑑」雜誌之影本，其內容固均有行銷原告之鞋類商品，且上開商品上亦有標示本件商標圖樣，惟其鞋類商品或係僅有本件商標，或係本件商標組合格子紋路，或係本件商標組合獸紋紋路，消費者實無從辨別本件商標圖樣、格子紋路或獸紋紋路究係鞋類商品之單純裝飾性圖案，抑或用以區分原告商品與他人商品之標識。況上開雜誌廣告及鞋舌亦有合併使用較引起消費者認知商品來源之註冊第1241789號「BLUE HAVEN及圖」商標或「BLUE WAVE 」商標之情事（見本院卷第39至45頁）。

②其中贊助公益活動及邀請樂團代言照片並未標示日期（見本院卷第46頁），且其內容部分僅係參與公益活動之民眾、樂團成員穿著標示本件商標之運動鞋，惟現場並無行銷本件商標之任何廣告，實難謂原告有何基於行銷之目的而使用本件商標之行為。

③至於2007年11月14日「女人我最大」節目之畫面截圖（見本院卷第47頁），其內容固有藝人穿著標示本件商標之鞋子，惟該集節目主題為「潮人必學－彩色球鞋怎麼搭配」，是以上開畫面內容僅係教導消費者之穿著如何搭配球鞋，而非原告基於行銷之目的而使用本件商標之行為，亦不足以作為原告使用本件商標之證據。

⑶證物5 為「BLUE HAVEN」雜誌封面影本，其上雖有標示本件商標之鞋類商品，惟於鞋舌上均可見合併使用註冊第1241789 號商標，且上開雜誌影本並未記載日期（見本院卷第51頁）。

⑷證物6其一為2011年5月25日「街頭王」網站顯示bluewave各式鞋款之網頁資料（見本院卷第52至53頁），其二為2010年10月14日之BLUEWAVE網站資料（見本院卷第54至55頁），其中雖有於鞋側標示本件商標之鞋類商品，惟其鞋類商品之側面亦有單純係格子花紋之圖形，消費者是否得以認識本件商標係用以指示商品之來源，即非無疑。此外，其網頁亦有合併使用較引起消費者認知商品來源之註冊第1241789 號「BLUE HAVEN及圖」商標或註冊第1241789號商標之海浪圖或註冊第1446854 號「BLUEWAVE」商標。

⑸證物7 為原告品牌設計說明圖表（見本院卷第100 頁），但非本件商標之使用證據，且為原告自行臨訟製作之私文書，無法作為本件商標已取得後天識別性之證。

⑹證物8 、9 、10分別為原告擔任代表人之科爾公司與經銷商簽訂之合約書影本及各區經銷商之店面照片及全省經銷商分布圖（見本院卷第101 至118 頁），惟此部分並非本件商標之使用證據，況原告縱已於全臺設有多家經銷據點，而較有廣泛行銷本件商標商品之能力，惟原告之商品並非均係使用本件商標，尚難僅憑其經銷據點眾多，即謂本件商標已取得後天識別性。

⑺證物11為科爾公司商品銷售統計資料（見本院卷第119 至123 頁），其上雖記載自2006年10月4 日至2010年6 月9日止各式使用本件商標之鞋款累計銷量為131,337 雙，惟此為原告自行臨訟製作之私文書，並未有任何銷售單據之可資佐證，實難單憑此私文書，即認定使用本件商標之商品已有鉅額之銷售量。

⒊雖商標之使用證據並不以單獨使用為必要，惟倘申請註冊之本件商標本身不具先天識別性，其實際使用時復多係與消費者一望即知其為指示商品來源之其他商標合併使用，則申請人即須提出較長期間或較多之廣告行銷資料用以證明消費者已改變其認知，並將本件商標與特定之商品提供者產生聯想而具有指示商品之功能，方可取得後天識別性。經綜合審酌原告所呈上開使用證據，其多係合併使用其他商標，且其商標復常與其他裝飾性花紋混用組合等客觀情形，尚難認本件商標業經原告使用且在交易上已為相關消費者認識其為表彰原告商品之識別標識而取得後天識別性，核無商標法第23條第4 項規定之適用。

㈤至原告雖主張註冊第1387793 、926166、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0 000000、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 等商標亦係單純幾何線條，且上開部分商標亦係以簡單之一筆劃線條構成圖案，被告亦認為其具識別性而准予註冊，故本件商標亦應具先天識別性乙節。經查，依原告所呈上開商標檢索資料（見本院卷第7 頁反面至第8頁反面），各式單純之曲線線條自88年起業經諸多第三人核准註冊使用於衣服或靴鞋商品，足見各式單純曲線之線條業經同業廣泛使用於相同或類似之商品，其先天識別性已甚弱，況上開各商標於申請註冊前所呈使用證據亦未必與本案相同，是原告所舉諸商標與本件商標案情未盡相同，且為另案核准註冊是否妥適問題，尚不得比附援引，執為本件商標亦應核准註冊之論據，併此敘明。

五、從而，被告以本件商標不具識別性，有違商標法第23條第1項第1 款規定，不得註冊，所為核駁之處分，核無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告就本件商標申請註冊應作成核准之審定，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭