智慧財產法院行政判決

100年9月8日辯論終結

原告

民生行股份有限公司

代表人

李碧容

訴訟代理人

胡峰賓律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

陳嬿棻

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國100 年3 月16日經訴字第10006097120 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下︰

主文

事實及理由

一、事實概要：原告於民國93年5 月21日以「Valentino Coupeau 」商標圖樣（下稱系爭商標），指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第9 類之眼鏡、太陽眼鏡、隱形眼鏡、手機、音響、音響喇叭、擴音機、耳機、電池、麥克風、電話、傳真機、手機電池、手機電池充電器、手機套、照相機、數位相機、呼叫器、錄放影機及多功能數位影音光碟機等商品，向被告申請註冊。經被告審查，認系爭商標與據以核駁之「VALENTINO 」（訴願決定書誤載為「VALENTION 」）商標圖樣（下稱據以核駁商標）均有引人注意之「VALENTINO 」，應屬構成近似，且據以核駁商標於所表彰之衣服、冠帽及眼鏡等商品為我國相關事業或消費者所普遍認知之著名程度，系爭商標申請並註冊於眼鏡、太陽眼鏡及隱形眼鏡等商品，客觀上即有致相關公眾對其表彰商品之來源或產製主體產生混淆誤認之虞，應不准註冊，於99年10月20日以商標核駁第326813號審定書為予以核駁之處分。原告不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、本件原告主張：

㈠就原告申請系爭商標屬善意部分：系爭商標之申請日為93年5 月21日，被告於審查系爭商標時認為本案應於中華民國註冊第1117650 號「Valentino Coupeau 」商標異議案確定後再行審理，然上開註冊第1117650 號商標案之商標申請日係89年12月14日，當日申請商標案共有9 件，除上開註冊第1117650 號商標案被積壓3 年9 個月，其他申請案於91年5 月1 日後陸續註冊公告，於註冊公告期間，多數遭據以核駁商標權人以同一理由及同批據以核駁商標提出異議。而被告當時認定「Valentino 」為義大利常見姓氏，二商標比對固均有相同之外文「VALENTINO 」，然系爭商標係由外文「Valentino Coupeau 」所構成，除外文「VALENTINO 」外，另有迥然不同之「Coupeau 」足資區辨，二商標於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，尚無使人產生混同誤認之虞，應非屬構成近似。又原告信賴被告之審查標準，提出系爭商標之申請，足見系爭商標之申請實屬善意。至惡意與善意之區別，乃針對正確之著名商標資格人而言，惟被告於78年6 月21日認定訴外人Mario Valentino 為「VALENTINO 」係唯一著名商標權利人，而撤銷據以核駁商標權人指定使用於第25類及第18類之「VALENTINO 」商標，足見據以核駁商標即非善意申請，自不得認為系爭商標為惡意申請。再者，原告就上開註冊第1117650 號商標案，已向最高行政法院提出聲請再審，兩案之案情不同，自不得比附援引。又被告既於上開異議審定認為「Valentino 屬於義大利常見姓氏，本身識別性薄弱，於後附加其他文字，實足以致相關消費者分辨二者之來源，故應非屬近似商標。」，依行政程序法第6 條規定，系爭商標亦應以相同之審理標準審查之。

㈡就據以核駁商標非屬著名商標部分：據以核駁商標權人於媒體雜誌公關稿中承認因其經營困難，已於87年將ValentinoS.P.A.公司第三度轉售給義大利公司，並自86年底暫時離開臺灣，嗣於92年在臺灣台中、台北設店及設櫃，惟均因來客數過少而結束營業，嗣更結束於台北101 之第二批旗艦店櫃位之營業，足見據以核駁商標之「台灣屬地」著名性仍有待商榷。被告雖認定據以核駁商標為著名商標，然依商標法施行細則第16條規定，據以核駁商標權人於92年3 月重返台灣後，於台中、台北各開設一家旗鑑店，皆因營運不良而結束，日後之設櫃設點僅集中於臺北與高雄兩地，於台灣其他縣市並未設立櫃點。而系爭商標之申請日為93年5 月21日，乃於據以核駁商標權人離開台灣之已滿三年未使用商標之第二輪期間，實難認定原告明知據以核駁商標為著名而惡意申請系爭商標之註冊。

㈢就系爭商標無商標法第23條第1 項第12款規定之適用部分：

⒈據以核駁商標認定為著名商標之時點為96年5 月5 日，其認定之時間乃於系爭商標申請日之後，依商標法第23條第2 項規定，系爭商標並無商標法第23條第1 項第12款規定之適用。又原告於93年5 月21日提出系爭商標之申請，縱認據以核駁商標被認定為著名商標，但其時間點仍在系爭商標申請日之後，訴願機關以最高行政法院98年度判字第967 號判決、臺北高等行政法院95年度訴字851 號判決、鈞院99年度行商訴字139 號判決及98年度行商更㈠字第9 號判決意旨，認定據以核駁商標為著名商標，惟上開判決之判決日均晚於系爭商標之申請日，足見系爭商標有商標法第23條第2 項規定之適用。

⒉系爭商標於申請時，由當時最高行政法院與臺北高等行政法院所為之判決意旨可知，「Valentino 」為一義大利普通習見姓、名，以之作為商標圖樣，其保護性本較薄弱，有加註其他文字，且指定之商品，性能、價錢、行銷管道顯有差異，則一般消費者並不會產生混同誤認，足見「Valentino 」為姓名公共財，同時為商標中識別性、保護性較為薄弱之部分，倘有其他部分可供識別，則應認定兩造之商標不近似。又系爭商標指定之商品與據以核駁商標著名之服飾及其相關配件等商品，兩者於行銷管道、通路均有不同，自無構成近似之嫌。復以原告信任被告之審理標準而提出系爭商標之申請，卻遭被告認定系爭商標之申請屬於惡意。惟系爭商標與據以核駁商標是否近似，被告已作出多件不近似之處分，依商標法第45條、第48條及第55條規定之一事不再理原則，系爭商標申請註冊，應無商標法第23條第1 項第12款規定之適用。

㈣從而，系爭商標申請註冊，並無商標法第23條第1 項第12款規定之適用。並聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。

三、被告則以：

㈠就據以核駁商標是否為著名之商標或標章部分：由最高行政法院80年度判字第2428號判決、98年度判字第967 號判決、經濟部智慧財產局中台異字第G00000000 號、第G00000000號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00930918 號及第G00921490 號商標異議審定書內容可知，據以核駁商標「VALENTINO 」經商標權利人意大利商法倫提諾公司長久使用於衣服、冠帽、領帶、皮件、鐘錶、眼鏡等商品，並陸續於世界各國獲准商標註冊。又據以核駁商標之商品係出自義大利名設計師ValentinoGaravani之手，其設計產品頗受世界知名人仕所喜愛，並為報章雜誌所廣泛報導，且據以核駁商標之商標權利人為廣泛促銷其商品，除在世界各大城市設置直屬商店或經銷商外，並大量製作精美型錄及於著名雜誌刊登廣告，且進口我國市場於各大百貨公司及名品商店陳列銷售，足見據以核駁商標之信譽已為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。

㈡就商標是否近似暨其近似之程度及商標識別性之強弱部分：商標近似之判斷得就二商標之外觀、觀念及讀音為觀察。本件系爭商標「Valentino Coupeau 」與據以核駁商標「VALENTINO 」相較，系爭商標雖於外文「Valentino 」後再結合外文「Coupeau 」組合而成，然其首字外文「Valentino 」與據以核駁商標「VALENTINO 」完全相同，予消費者寓目印象明顯，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，可能會誤認二商標之商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標且近似程度高。又據以核駁商標雖為義大利之一普通姓氏，然其經權利人長期使用，已為國內相關事業或消費者所熟知，而為一著名商標具有較強之識別力。

㈢衡酌據以核駁商標於服飾及其配件、皮包等商品上，經據以核駁商標之商標權利人長期廣泛銷售而具高知名度及識別性，且二商標圖樣又高度近似等因素加以判斷，是原告申請系爭商標之註冊，並指定使用於「眼鏡、太陽眼鏡、隱形眼鏡、手機、音響、音響喇叭、擴音機、耳機、電池、麥克風、電話、傳真機、手機電池、手機電池充電器、手機套、照相機、數位相機、呼叫器、錄放影機、多功能數位影音光碟機。」等商品，客觀上有使相關事業及消費者對其所表彰商品之來源或產製主體產生混淆誤認之情事，應有商標法第23條第1 項第12款規定之適用，則被告依法核駁其註冊之申請，並無不合，茲為抗辯。並聲明駁回原告之訴。

四、兩造之爭點為：系爭商標「Valentino Coupeau 」是否有商標法第23條第1 項12款規定之適用？茲分述如下：

㈠按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，為商標法第23條第1 項第12款所明定。而該款前段所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章所表彰之商品或服務與著名商標權人間產生聯想，有使相關公眾對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞者而言。

㈡經查，本件原告前於93年5 月21日以「Valentino Coupeau」商標圖樣，指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第9 類之眼鏡、太陽眼鏡、隱形眼鏡、手機、音響、音響喇叭、擴音機、耳機、電池、麥克風、電話、傳真機、手機電池、手機電池充電器、手機套、照相機、數位相機、呼叫器、錄放影機及多功能數位影音光碟機等商品，向被告申請註冊。系爭商標係以未經特殊設計之外文字組成（參附表附圖一所示），而據以核駁商標亦係以未經特殊設計之外文字「VALENTINO 」構成（參附表附圖二所示），除大小寫之差異外，系爭商標與據以核駁商標兩者就「VALENTINO 」一字之拼法可謂完全相同，是以就近似度而言，兩者近似程度仍屬非低。另據以核駁商標指定使用在衣服、冠帽及眼鏡等商品，與系爭商標指定使用之前揭商品亦構成類似，當無疑議。

㈢按所謂著名商標係指商標所表彰之識別性與信譽為消費者所熟知，如商標所表彰之識別性與信譽已廣為「一般消費者」所普遍認知，則該商標具有較高著名之程度，如商標所表彰之識別性與信譽，在特定相關商品市場上，廣為「相關消費者」所熟知，但未證明為「一般消費者」所普遍認知，則該商標著名之程度較低。然而，無論商標著名程度高低為何，只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為「相關消費者」所普遍認知，便足以認定該商標為著名商標。是以，商標法施行細則第16條規定，本法所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，其與WIPO關於著名商標保護規定聯合備忘錄相同，均認為只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為「相關」事業或消費者所普遍認知，便足以認定該商標為著名，而得依商標法保護著名商標之相關規定獲得保護。至商標是否為著名商標之參酌因素，除審酌商標識別性之強弱、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用期間、範圍及地域、商標宣傳之期間、範圍及地域、商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、商標之價值、其他足以認定著名商標之因素等之外，亦可考量商標成功執行其權利之紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形，例如曾經異議審定書、評定書、訴願決定書或法院判決書等認定為著名之情形。又考量此項因素時，需注意其成功執行其權利的時間點，因著名商標之著名性會隨時間之經過而有所變動，若其成功執行其權利的時間點，距離處分時過為久遠，例如曾經行政或司法機關認定為著名商標的時間點，距離處分時已超過3年，此時，是否仍屬著名商標，就須參酌其他相關證據加以判斷（商標法第23條第1 項第12款著名商標保護審查基準2.1.2.1 參照）。

㈣查本件原告系爭商標係在93年5 月21日申請註冊，而據以核駁商標曾分別經最高行政法院80年度判字第2428號判決、98年度判字第967 號判決、經濟部智慧財產局中台異字第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00000000 號、第G00930918 號及第G00921490 號商標異議審定書等行政或司法文書認定為著名商標。雖原告系爭商標提出註冊申請時，時間上介於最高行政法院80年度判字第2428號判決、98年度判字第967 號判決兩者之間，在此期間內並無其他司法文書為相同認定，而此期間內，據以核駁商標權人數次進出臺灣市場，於92年3 月重返臺灣後，將重心集中於臺北與高雄兩地，於台灣其他縣市則未設立櫃點，然據以核駁商標並未完全離開臺灣，且因據以核駁商標「VALENTINO 」經商標權利人意大利商法倫提諾公司長久使用於衣服、冠帽、領帶、皮件、鐘錶、眼鏡等商品，並陸續於世界各國獲准商標註冊，其商品頗受世界知名人仕所喜愛，並為報章雜誌所廣泛報導，且據以核駁商標之商標權利人為廣泛促銷其商品，除在世界各大城市設置直屬商店或經銷商外，並大量製作精美型錄及於著名雜誌刊登廣告，且進口我國市場於各大百貨公司及名品商店陳列銷售，足見據以核駁商標之信譽已為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度，此所以最高行政法院於98年度判字第967 號判決中仍為相同之認定。是本件據以核駁商標應屬著名商標，殆無疑義。原告僅以據以核駁商標於我國經營不佳，先後多次進出我國市場，即主張據以核駁商標非著名商標云云，顯與事實不符。據以核駁商標既屬著名商標，原告以系爭近似於據以核駁商標之商標，指定使用類似於據以核駁商標指定使用之商品，就兩者之消費者及銷售場所而言，乃屬高度重疊，相關公眾於相同場所目睹系爭商標與據以核駁商標所各自銷售之類似商品，實難避免對原告系爭商標所表彰之商品或服務與據以核駁之著名商標權人間產生聯想，有使相關公眾對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，參酌首開說明，自不應准許系爭商標註冊。

㈤原告另主張據以核駁商標乃義大利習見之姓氏，自不具有顯著識別性，而系爭商標在該習見之文字之後，另加「Coupeau 」字樣，自屬較具識別性云云。惟查，以習見姓氏作為商標而達著名程度者不在少數，例如「McDonald」亦為英美習見之姓氏，其因速食店之成功而為著名商標，另「Anna Sui」、「Giorgio Armani」等亦均為人名，於時尚界亦均屬於極負盛名之商標，是以，以姓氏為名者，並非不能成為著名商標，倘其符合前述之審酌因素，仍得成為著名商標，是原告此部分主張，自非可採，附此敘明。

五、綜上所述，被告依首揭規定，為應不准註冊之處分，並無不合。訴願決定予駁回，亦無違誤，均應予以維持。本件原告請求撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第一庭