智慧財產法院行政判決

民國100年12月1日辯論終結

原告

巴西商聖保羅帕格達斯股份有限公司

代表人

馬修˙珍奎拉˙雷伊緹（Marcio JunqueriaLeite)（授權代表人 Attorney-in-Fact）

訴訟代理人

陳長文律師

訴訟代理人

蔡瑞森律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

林政憓

訴訟代理人

林淑如

參加人

葡萄牙商拜特時尚處理貿易工業雕刻皮革有限公司 （BUT FASHIN SOLUTIONS -COMERCIO E INDUSTRIADE ARTIGOS EM PELE, LDA ）

代表人

安東尼˙曼努埃爾˙阿雷格里˙馬克斯（AntonioManuel Alegre Marques ）（經理MANAGER）

訴訟代理人

陳定邦

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國100 年4月29 日經訴字第10006098830 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：

主文

事實及理由

一、程序事項：

㈠參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為聲明或答辯。

㈡查原告原起訴聲明為：「訴願決定及原處分均撤銷，並判命被告就民國98年10月16日註冊第1382963 號『CUBANAS ANDDEVICE』商標異議事件，作成撤銷註冊之處分。」（見本院卷第8 頁），嗣於100 年10月3 日當庭分列為2 項並略為文字之修正：「一、訴願決定及原處分均撤銷。二、被告應為撤銷第1382963 號『CUBANAS AND DEVICE』商標註冊之審定。」經被告表示同意（見本院卷第70頁），原告係本於同一請求基礎為請求，使聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，自無前揭規定之適用，合先敘明。

二、事實概要：參加人前於97年11月12日以「CUBANAS AND DEVICE」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第18類之「皮革、人造皮革、獸皮、行李箱、旅行箱、雨傘、陽傘、手杖、馬具、馬鞍、子彈帶、皮製家具套、皮製帽帶、皮閥門、家具用皮緣飾、溜冰鞋皮帶、彈簧用皮套、皮製行李吊牌、嬰兒揹袋、嬰兒揹帶」、第25類之「鞋子、運動鞋、海灘涼鞋、拖鞋、衣服、帽子、腰帶」商品及第35類之「廣告、企業管理和組織諮詢、人事管理諮詢、工商管理協助、籌備商業性或廣告目的性的展銷會、商品示範、樣品分發、電腦網路線上廣告、市場調查、代理進出口服務、為他人提供促銷活動、代理國內外廠商各種產品之報價、代理國內外廠商各種產品之投標、代理國內外廠商各種產品之經銷、商情提供、企業管理顧問、提供商業資訊、行銷研究諮詢顧問、建立電腦資訊系統資料庫、工商廣告之企劃、櫥窗設計、擺設設計、拍賣、網路拍賣、公關、產品包裝、百貨公司、超級市場、便利商店、超級商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物（電子購物）、布疋及衣服及服飾配件零售、皮件零售、靴鞋零售」服務，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第1382963 號商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示）。嗣原告以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第12款、第13款及第14款規定，對之提起異議。經被告審查，以99年12月28日中台異字第990038號商標異議審定書為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部100 年4 月29日經訴字第10006098830 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

三、原告聲明求為判決：㈠訴願決定及原處分均撤銷。㈡被告應為撤銷第1382963 號「CUBANAS AND DEVICE」商標註冊之審定。並主張：

㈠系爭商標與據以異議商標構成近似：

⒈系爭商標之主要部份之一為外文「cubanas 」，該外文部分與據以異議之「havaianas 」商標（下稱據以異議諸商標，如附圖2-1 至2-5 所示）相較，前者第4 、5 、6 、7 個英文字母「a 、n 、a 、s 」與後者第6 、7 、8 、9 個英文字母「a 、n、a、s」及排序完全相同。

⒉系爭商標指定於第18類及第25類內之多數商品復與據以異議諸商標使用及註冊之商品相同或類似，而揆諸被告就此等商品組群所核准之註冊資料，以「anas」為字尾之英文商標，極為罕見。甚至於第25類商品組群，除了系爭商標與據以異議諸商標外，並無任何第三人以含有「anas」為字尾之外文之商標，向被告呈准註冊而與系爭商標及據以異議諸商標併存。從而，依被告公告並於93年5 月1 日施行之「混淆誤認之虞」審查基準之5.2.10，使用系爭商標之商品與據以異議諸商標之商品即有可能形成一種系列商品的形象，而使得系爭商標及據以異議諸商標成為類型上近似之商標。

㈡系爭商標97年11月12日申請註冊前，據以異議諸商標所表彰之識別性與信譽應已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知而為著名商標:揆諸原告於異議階段呈送之證據資料中，不乏國內銷售發票及國內外雜誌廣告，且原告亦向被告呈送商標國外註冊資料，包括其於全球百餘國以及歐盟、非洲智慧財產組織取得多項包含國際分類第18類及25類（指定商品分別為皮包與靴鞋等商品）在內之商標註冊資料。綜觀原告呈送被告之所有商標使用及註冊之證據資料，應可作為據以異議商標之知名度已達我國之證明。

㈢系爭商標之註冊，至少已違反商標法第23條第1 項第13款規定:

⒈據以異議諸商標在我國已取得多項註冊，包括註冊第1223646 、0000000 及0000000 號「havaianas 設計體」商標，迄今仍繼續有效。

⒉系爭商標所指定使用之商品及服務與據以異議商標之指定商品／服務構成同一或類似商品或服務，此為被告及訴願機關所肯認，且系爭商標及據以異議商標為類型上近似之商標，則因其商品／服務之行銷管道相同，消費者同時接觸之機會較大，引起混淆誤認之可能性自然較高，系爭商標顯已違反商標法第23條第1 項第13款規定。

四、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：

㈠商標法第23條第1 項第12款規定部分：

⒈系爭商標與據以異議諸商標，二者外文之字尾「anas」雖相同，惟除各自尚結合迥然不同之起首外文「cub 」與「havai 」，組合成一整體概念之外文「cubanas 」與「havaianas 」外，且前者復結合佔整體商標三分之二篇幅之頭部側面人形圖可資區辨，二者相較，一為單純文字與圖形之聯合式商標，一為文字商標，整體文字外觀及讀音差別明顯，構圖繁簡有別，設計意匠亦有差異，應屬近似程度極低之商標。

⒉據原告檢送之證據資料尚難謂據以異議諸商標於系爭商標申請註冊時（97年11月12日），已為國內相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。

⒊兩造商標固有相同之字尾外文「anas」，惟字首各自佐以不同之文字或不同之設計組合後，已成另一整體概念之「cubanas 及圖」與「havaianas 」，而各具識別性，且如前述兩造商標近似程度極低，則消費者自不致對兩造商標產生混淆誤認。

⒋衡酌兩造商標近似程度極低及各具有識別性，以及考量據以異議諸「商標於系爭商標申請註冊日前，未達到已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知之著名程度，自與前揭法條規定須他人商標或標章已達「著名」之要件不符。故綜合該等因素加以判斷，本件系爭商標之註冊，應無致相關公眾發生混淆誤認之虞，亦無減損據以異議諸商標之識別性或信譽之虞，自無前揭商標法第23條第1項第12款規定之適用。

㈡商標法第23條第1 項第13款規定部分：

⒈系爭商標，與據以異議諸商標相較，已如前述屬近似程度極低之商標。且系爭商標與據以異議商標指定使用之商品、服務，二者或係產製衣服、靴鞋及帽子等人體服飾造型之相關用品，或係藉由電腦網路提供商業資訊、廣告宣傳及促銷產品之服務，布疋、衣著、服飾品、鞋、襪、皮包零售等零售，網路購物（電子購物）及代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供服務，性質及用途相同，產製主體及購買族群亦極為相近，如果標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品／服務消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成類似（商標審查基準5.3.1 參照），且二造商品／服務間存在高程度類似關係。

⒊系爭商標「cubanas 及圖」與據以異議諸商標「havaianas 」各自具有識別性，且近似程度極低，消費者應不致產生混淆誤認。

⒋衡酌兩造商標雖指定使用於類似程度極高之商品／服務，惟兩造商標近似程度極低及各具有識別性，則消費者不會對兩造商標所表彰商品/ 服務來源發生誤認之虞，再考量原告所檢送之證據資料尚嫌薄弱，不足以認定在系爭商標註冊時（98年10月16日），據以異議諸商標已因廣泛使用而較為消費者所熟悉。此外，原告復無其他實際產生混淆誤認之具體事證得以佐參，是系爭商標之註冊客觀上應不致使相關消費者將二商標所表彰之商品／服務誤以為係來自同一來源之商品／服務，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而發生混淆誤認之虞。

五、得心證之理由：

㈠查系爭商標係於97年11月12日申請註冊，於98年7 月23日核准註冊，是系爭商標之申請應否准許註冊，應以92年5 月28日修正公布之商標法為斷。查原告前以系爭商標之註冊有違同法第23條第1 項第12款、第13款及第14款規定而提起異議（見異議卷第21頁），經被告逐款審查後認定異議不成立（即原處分。見本院卷第14至19頁），原告所提之訴願理由僅針對同條項第12款、第13款規定（見訴願卷第4 至7 頁），訴願決定除就第12款、第13款之訴願理由予以實體審查外，並認原處分應就第14款部分為異議駁回之處分，卻予以實體審理，固有未洽，惟並不影響本件應駁回訴願之結果，併予敘明（見本院卷第31至35頁）。嗣原告提起本件行政訴訟，亦僅主張系爭商標有違第12款、第13款規定，並未提及第14款規定（見本院卷第8 至12頁），並經兩造當庭確認本件爭點為系爭商標有無違反同法第23條第1 項第12款前、後段、第13款規定？（見本院卷第71頁）故本件無庸再審酌關於第14款之爭點。

㈡92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第12款前段、後段部分：

⒈按92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第12款規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」本款所稱「著名」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，同年12月10日修正施行之商標法施行細則第16條定有明文。著名商標之認定時點，同年5 月28日修正公布之商標法第23條第2 項明定以申請時為準，亦即據以評定商標是否著名，應以系爭商標申請時點作為判斷基準。至著名之區域，係指於中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知（司法院釋字第104 號解釋參照）。

⒉所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞」，係指商標有使相關公眾對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言（最高行政法院98年度判字第455 號判決參照）。而所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。又判斷二商標有無混淆誤認之虞，應參酌：⒈商標識別性之強弱；⒉商標是否近似暨其近似之程度；⒊商品／服務是否類似暨其類似之程度；⒋先權利人多角化經營之情形；⒌實際混淆誤認之情事；⒍相關消費者對各商標熟悉之程度；⒎系爭商標之申請人是否善意；⒏其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關公眾、消費者產生混淆誤認之虞。

⒊所謂有減損著名商標或標章之識別性之虞，係指使用相同或近似於他人著名之商標或標章於不同之商品或服務，導致著名商標使用於特定之商品或服務來源之聯想減弱或分散，而降低著名商標獨特性之可能而言；所謂減損著名商標信譽之虞，係指使用相同或近似於他人著名之商標或標章之行為，使著名商標所表彰之品質或形像產生貶抑或負面之聯想，致其信譽受有污損之可能而言（最高行政法院100 年度判字第920 號判決參照）。

⒋原告於異議階段所提之證據資料未能證明據以異議商標屬於著名商標：

⑴證5 號為據以異議商標於加拿大、香港地區、馬來西亞、澳大利亞及歐盟等多國獲准註冊之資料（見異議卷第92至152 頁）；證3 號為西元2007年國外SURFPORTUGAL雜誌所刊登之廣告（見異議卷第38至64頁）；部分證4號之資料為據以異議商標之商品於2005年間在澳洲雪梨及布利斯班、日本大阪等商店中展示或專櫃櫥窗照片（見異議卷第65至82、87至91頁）；證8 號為2006年12月27日由巴西輸出商品至日本之出口發票（見異議卷第184 頁）。以上證據固可證明據以異議商標有於世界多國註冊及在國外發行、交易往來、設櫃銷售等事實，尚不足以推論據以異議商標於系爭商標在97年11月12日申請註冊前在我國已為著名商標，仍須有其他實際使用據以異議商標致我國相關消費者得以知悉據以異議商標之資料佐證。

⑵證1 號「havaianas 」商標商品之我國總代理商網站資料（見異議卷第30至33頁），其中「Havaianas 2009形象」網頁為98年度之拖鞋商品型錄（見異議卷第31頁），晚於系爭商標申請註冊日（97年11月12日）；「品牌故事」、「聯絡我們」網頁僅描述「Havaianas 」品牌之歷史沿革及聯絡方式（見異議卷第30、33頁）；「全省經銷通路」網頁雖列載該品牌商品之經銷商（見異議卷第32頁），卻無從得知該等通路之銷售金額、廣告額或營業狀況等。

⑶證10號為國內「havaianas summer cool 嘉年華」活動照片及由藝人代言之照片（見異議卷第202 至211 頁），並無拍攝日期以認定使用據以異議商標之時間。又證2 號為2005年7 月7 日壹周刊雜誌報導據以異議商標之商品（見異議卷第34至37頁）；部分證4 號之資料及證9 號為據以異議商標之商品在我國之商店中展示或專櫃櫥窗照片（見異議卷第83至86、199 至201 頁）；證7號為2007年10月26日、2008年3 月29日輸入我國之進口發票（見異議卷第181 至183 頁）；以上證據至多僅能證明據以異議商標商品有在我國行銷之事實，然其商品交易及廣告刊登的數量不多，不足以認定據以異議商標之商品於我國之銷售額及營業狀況，而使我國相關消費者廣泛知悉據以異議商標。

⑷綜上，原告未能證明據以異議商標早於系爭商標97年11月12日申請註冊時已為著名商標，而廣為國內公眾所熟知。

⒌系爭商標圖樣本身識別性高，而與據以異議商標圖樣近似程度低：系爭商標圖樣係由人類頭、頸及手部側面圖形及下置外文「cubanas 」所組成（如附圖1 所示），其圖樣本身識別性高。而據以異議商標係由單純印刷字體之外文「havaianas 」、「HAVAIANAS 」所構成（如附圖2-1 至2-4 所示）、單純印刷字體之外文「havaianas 」置於墨色橢圓形內所構成（如附圖2-5 所示）；另參加人實際使用之商標圖樣，除據以異議商標外，尚有「havaianas 設計體」及「havaianas 及圖」（如異議卷第35、42、44頁）。固然系爭商標之外文「cubanas 」與據以異議商標之外文「havaianas 」，其字尾字母均為「anas」，惟其起首字母「cub 」與「havai 」全然不同，且系爭商標另有人類頭、頸及手部側面之圖形足資區別。故系爭商標與據以意義商標整體之圖樣及其讀音、外觀與設計意匠仍有所別，相關消費者於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，足以自上開差異處區辨原告與參加人之商品、服務，其近似程度不高。

⒍系爭商標之指定使用商品與據以異議商標之指定使用商品、服務同一、類似：系爭商標指定使用之第18類「皮革、人造皮革、獸皮、行李箱、旅行箱、雨傘、陽傘、手杖、馬具、馬鞍......皮製家具套、皮製帽帶、皮閥門... 彈簧用皮套、皮製行李吊牌......」、第25類之「鞋子、運動鞋、海灘涼鞋、拖鞋、衣服、帽子、腰帶」等商品及第35類之「廣告......電腦網路線上廣告、代理國內外廠商各種產品之報價、代理國內外廠商各種產品之投標、代理國內外廠商各種產品之經銷、商情提供... 工商廣告之企劃......網路購物（電子購物）、布疋及衣服及服飾配件零售......靴鞋零售」等服務，與據以異議商標所指定使用於「皮革與仿皮革、旅行箱......雨傘、陽傘、手杖、鞭及馬具......皮革製帶、皮包肩帶、皮製帽盒、皮革或皮板製盒、彈簧用皮套......皮製帽帶、皮革製傢俱套......皮製傢俱套、人造皮革、皮製細帶、皮製繩索、皮鞭、人造皮......馬具用皮帶......皮閥門」、「鞋子、女鞋、男鞋、涼鞋、衣服、布帽、腰帶」、「衣服、運動服......布帽......腰帶、服飾用皮帶......」等商品，及「報章、雜誌、電視、電台之廣告、工商廣告之企劃及宣傳......藉由電腦網路提供商業資訊、廣告宣傳及促銷產品之服務、布疋、衣著、服飾品、鞋、襪、皮包零售、五金及家庭日常用品零售，首飾及貴金屬零售、網路購物（電子購物）、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供」等服務相較，二者或係皮革製用品或原料，或係產製衣服、靴鞋及帽子等人體服飾造型之相關用品，或係藉由電腦網路提供商業資訊及購物、或廣告宣傳或促銷產品之服務，或布疋、衣著、服飾品、鞋、襪、皮包零售之服務，或係代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供等服務，性質及用途相同，產製主體及購買族群亦極為相近，依一般社會通念及市場交易情形，二者在原料、用途、產製者、行銷管道與銷售場所等因素上具有共同或相關聯之處，且經常置於同一或相近處所販售，消費者復常彼此搭配使用，應屬同一、類似之商品、服務。

⒎相較於系爭商標係於97年11月12日始申請註冊，據以異議商標較早申請註冊，且據以異議商標之申請、獲准註冊均早於系爭商標，本於我國所採取之商標註冊主義及先申請主義，應賦予據以異議商標較大之保護。

⒏衡酌系爭商標與據以異議商標之指定使用商品、服務同一、類似，據以異議商標均早於系爭商標申請並獲准註冊，惟原告無法證明我國相關公眾對據以異議商標較為熟悉，且系爭商標圖樣本身識別性高，另有設計意匠及所結合文字之差異，相關公眾應可相區別系爭商標與據以異議商標，其近似程度不高，足以區辨原告與參加人之商品、服務。綜合前開商標圖樣之識別性、近似程度、相關公眾並未對據以異議商標較為熟悉等相關因素特別符合，而降低對其他因素之要求，足可認定客觀上系爭商標無使相關公眾誤認系爭商標之商品與據以異議商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認其使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。

⒐綜上，原告未證明據以異議商標業經其長期廣泛使用於所指定之商品、服務上，已為我國相關公眾所認識，而屬著名商標。系爭商標與據以異議商標固均有外文的字尾字母「anas」，惟系爭商標本身之識別性高，且另有設計意匠及所結合文字之差異，相關公眾應可相區別系爭商標與據以異議商標，其近似程度不高，且系爭商標無致相關公眾產生混淆誤認之情事。此外，因系爭商標足以與據以異議商標相區辨為不同來源，即無減損據以異議商標之識別性或信譽之虞。故系爭商標之註冊無違92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第12款前段、後段規定。

㈢92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第13款部分：

⒈按92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第13款規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。」

⒉系爭商標與據以異議商標固均有外文的字尾字母「anas」，系爭商標之指定使用商品與據以異議商標之指定使用商品、服務，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一、類似，且據以異議商標均早於系爭商標申請並獲准註冊，然因系爭商標本身之識別性高，系爭商標與據以異議商標之圖樣近似程度不高，且另有設計意匠及所結合文字之差異，相關消費者應可相區別系爭商標與據以異議商標，足以區辨原告與參加人之商品、服務，原告亦無法證明相關消費者對據以異議商標較為熟悉，而無致相關消費者混淆誤認之虞，已於前述。因此，系爭商標之註冊無違92年5月28日修正公布之商標法第23條第1 項第13款規定。

六、綜上所述，系爭商標並無92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第12款前段、後段、第13款所定情形。從而，被告以原處分所為異議不成立之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第一庭