智慧財產法院行政判決

民國102年5月29日辯論終結

原告

呂淑謙

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

代表人

訴訴代理人 王德博

參加人

張文豪

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國101 年10月23日經訴字第10106113150 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要：原告於民國97年11月28日以「喜得及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第30類之「糖果、餅乾、糕餅、酥餅、煎餅、脆餅、烤餅、捲餅、麻糬、土司、蛋糕、麵包、漢堡、三明治、派餅、甜甜圈、銅鑼燒、饅頭、發粿、鬆餅」商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第1374796 號商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示）。嗣參加人於98年9 月9 日以系爭商標有違核准註冊時商標法第23條第1 項第12款、第13款及第14款規定，對之提起異議。經被告審查，以99年12月30日中台異字第G00980729 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。參加人不服，僅針對前揭第13款規定部分，提起訴願，經經濟部以100 年5 月10日經訴字第10006099250 號訴願決定書撤銷原處分，並責由被告另為適法之處分。原告不服，提起行政訴訟，經本院以同年12月1 日100 年度行商訴字第99號行政判決駁回，原告仍不服，提起上訴，經最高行政法院以101 年3 月29日101 年度裁字第657 號裁定駁回上訴確定在案。被告乃依前揭訴願決定意旨重為審查，以同年5 月29日中台異字第G01000437 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願。經經濟部同年10月23日經訴字第10106113150 號決定駁回，原告遂向本院提起行政訴訟。

二、原告聲明求為判決：訴願決定、原處分均撤銷。並主張：

㈠系爭商標與據以異議商標（如附圖2 所示），雖皆有中文「喜得」2 字，惟據以異議商標之文字係自行設計之類黑體字，為單純文字商標，系爭商標則由黃色圓形漩渦圖上書左上右下排列之棗紅色古印體字，為醒目文字與圖形組合之彩色商標，兩者商標整體意匠差異頗鉅，予人視覺印象，仍有差異，可資相關消費者區別。

㈡「喜得」為普通祝賀辭彙（與喜獲同義），乃獲得某物（有形或無形）而高興（喜悅）之意，於一般消費者印象中，「喜得」於商標識別性為弱，且「喜得」在使用於營業名稱上也大有人在（參附件4 至6 ）。

㈢由原告實際訪查參加人經營形態得知，其係以消費者至店內用餐之餐飲服務為主，原告則為無實體店面之網路團購、合購、宅配之營業模式，實際營業狀態完全不同，消費者之消費過程與對該兩種消費模式之認知、觀念亦完全不同。

㈣就參加人之異議申請書附件一至七，被告及決定機關有諸多未詳查之處。原告先前僅以攤位行銷一段時日，於97年6 月正式推上網路，因團購開立發票因素，方於97年9 月設立喜得食品行，因不諳商標法令，遲至當年11月28日才經告知提出註冊申請，如非商標使用日久已為消費者所熟知信賴，怎可能有98年1 、2 月單補申報高達近583 萬元的銷售額（參附件7 ）？另由異議理由附件七內容所示，98年1 月當時原告之「喜得餐包」即已榮登全國最大合購網站ihergo愛合購前十大排名第1 名，當（98）年又二度蟬聯不分類人氣商店（商品）第1 名的優良商家，及獲選2010年8 月20日「自由時報」票選人氣商品入圍獎，可證「喜得餐包」之超人氣及受歡迎搶購之程度。

㈤於Yahoo 選擇「喜得碳烤三明治」時，搜尋到2,510 筆，而選擇「喜得餐包」搜尋時，出現5,340 筆。另於Google搜尋時，選擇「喜得碳烤三明治」找到38,500筆，而「喜得餐包」卻能搜尋出677,000 筆（參附件8 、9 ），兩者之差距相當可觀，由此印證前述營業模式及經營形態不同之差異，而消費者藉此區辨與認知，已無侵蝕據以異議商標權價值之可能。

三、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：

㈠系爭商標於外觀上為文字與圖形之組合之彩色商標，而較為醒目，後者僅為單純文字商標，然兩造商標均有引人注意且字體相似之中文「喜得」2 字，讀音及觀念均完全相同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品/ 服務來自同一來源，或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標。

㈡據以異議商標之「喜得」2 字非一般固有之習見詞彙，雖早於65年起即有廠商以之作為商標或商標之一部分申准註冊，並非參加人所首創使用作為商標，惟該等註冊商標大部分均因未延展或被撤銷而不存在，目前於第030 類商品與第043類服務仍有效存在者，僅系爭商標與據以異議商標，是以中文「喜得」作為商標或商標之一部分指定使用於上揭商品或服務，仍具有一定程度之識別性。

㈢系爭商標指定之商品常為據以異議商標表彰之服務所提供販賣之商品，二者所提供商品或服務之內容、性質相同或相近，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，或有使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源。又經營網路購物之虛擬商家並未限制其不得經營實體店面，而實體店面之經營者隨其經營規模之變動，亦可能因應消費者之需求，而提供網路訂購之服務，況參加人已有架設網站行銷其服務之內容，並提供外送服務，是二者之行銷通路並無不能替代或變動之情形，自難憑此而謂兩造商品/ 服務之消費族群不同，是兩造商品/ 服務之類似程度甚高。

㈣依參加人所提之證據資料，堪認據以異議商標於系爭商標申請日（即97年11月28日）前即已為參加人大量行銷使用。而依原告所提之證據資料，系爭商標使用資料之最早日期為97年11、12月間，且原告係以購買行銷點數之方式於網路大量行銷廣告其商品，因此提高系爭商標之商品於網路搜尋結果之數量，是以原告主張系爭商標商品於網路搜尋之筆數遠遠超過據以異議商標之商品，而認消費者對系爭商標較為熟悉，而足以區辨兩造商標為不同來源云云，即非可採。迄系爭商標於98年8 月16日核准註冊公告時止，兩造商標並存之期間僅短短數月，而我國商標法係採註冊主義，亦即應由最先申請註冊者取得商標權。

㈤綜上，衡酌兩造商標構成高度近似，復均指定使用於高度類似之商品或服務，再參酌中文「喜得」2 字仍具有一定程度之識別性，且兩造商標雖均有積極使用之事實，惟並存期間非長，尚不足以認定相關消費者已可區辨為完全無關聯性之來源。故綜合該等相關因素判斷，相關消費者極有可能誤認二商標之商品/ 服務來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事。

四、參加人求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：

㈠系爭商標與據以異議商標均有引人注意且字體相似之中文「喜得」2 字，讀音及觀念均相同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能誤認二商品/ 服務來自同一來源，或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標。參加人既為據以異議商標專用權者，即不得任由他人取其相同之文字將之微作改變、或結合圖形作為商標申請註冊於同一或類似商品/ 服務，否則如何保障及維護註冊在先商標權人之權益？

㈡喜得字串連接其他語詞雖屬常見之生活普通用語，然單獨僅「喜得」2 字使用實非屬常見之一般固有詞彙，參加人由申請註冊使用至今，對於消費者而言，早已產生特定來源之指示標識而有其第二層特殊意義。

㈢現今經營模式通路及銷售方式管道必隨著時間及市場變化有所調整因應，商標並不以其經營型態不同而有所限制。又參加人目前雖尚未提供網路銷售餐飲之服務，然其已有架設網站行銷其服務之內容，並提供外送服務，二者之行銷通路並無不能替代或變動之情形，自難憑此而謂兩造商品/ 服務之消費族群不同，忽視本案兩造商標名稱相同及商品/ 服務類似等主要構成商標近似之必備因素。

㈣參加人早於95年即開始營業，並於96年正式提出據以異議商標之註冊申請使用至今已6 年之久，並為TTNews大台灣旅遊網推薦優良店家（推薦期間：97/1/29 至102/1/29），並非如原告所言晚於系爭商標使用。又參加人成立專屬網站http://www.my-hito.com.tw/（附件一），已具備有相當完善之加盟體系，定時舉辦加盟說明會、參與加盟展，於全台各地佈有直營店及加盟店（附件二），並陸續托播節目及廣告，受平面報章及電子媒體不斷採訪報導（附件三）。

五、得心證之理由：

㈠查系爭商標係於97年11月28日申請註冊，於98年6 月29日核准註冊，是系爭商標之申請應否准許註冊，應以92年5 月28日修正公布之商標法為斷。故本件爭點為系爭商標是否違反同法第23條第1 項第13款規定（本院卷第145 頁）。

㈡原告於本件行政訴訟不得為相反之主張：

⒈按訴訟標的於確定終局判決中經裁判者，有確定力，行政訴訟法第213 條定有明文。又為訴訟標的之法律關係，於確定之終局判決中已經裁判者，就該法律關係有既判力，當事人不得以該確定判決事件終結前所提出或得提出而未提出之其他攻擊防禦方法，於新訴訟為與該確定判決意旨相反之主張，法院亦不得為反於該確定判決意旨之裁判（改制前行政法院72年判字第336 號判例參照）。次按原行政處分經撤銷後，原行政處分機關須重為處分者，應依訴願決定意旨為之，訴願法第96條前段定有明文。準此，訴願機關撤銷或變更原處分，就其事件自有拘束原處分機關之效力，於重為處分時，應依訴願決定意旨為之。

⒉查參加人以系爭商標有違核准註冊時商標法第23條第1 項第12款、第13款及第14款規定，對之提起異議，雖經被告以99年12月30日中台異字第G00980729 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分，參加人針對前揭第13款規定部分提起訴願，經經濟部以100 年5 月10日經訴字第10006099250 號訴願決定書撤銷原處分，並責由被告另為適法之處分（下稱第1 次訴願決定），嗣經本院100 年度行商訴字第99號行政判決駁回原告所為撤銷第1 次訴願決定之請求，經最高行政法院101 年度裁字第657 號裁定駁回上訴確定在案（下稱前案訴訟）。被告因此就本件異議案，依訴願法第96條前段規定，按第1 次訴願決定及行政法院判決意旨重為審查，以101 年5 月29日中台異字第G01000437 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（即原處分），復經經濟部決定駁回原告之訴願（即原訴願決定），原告因此提起本件行政訴訟，請求撤銷原處分及訴願決定（下稱本案訴訟）。是以關於系爭商標有違核准註冊時商標法第23條第1 項第13款規定之部分屬前案訴訟原確定判決意旨範圍，已生拘束力，在未有新事實或法律變動之情形下，原告自不得為相反主張，而於本案訴訟主張系爭商標未違前揭規定，請求撤銷原處分及原訴願決定。

㈢原告於起訴書第2 至7 頁第二至六項指摘原處分及訴願決定之認定，並質疑參加人於異議時所提之證據部分（本院卷第8 頁反面至11頁），乃被告依循前案訴願決定及行政判決意旨所為之認定，無由允許原告再為相反之主張。茲就原告於前案判決確定後所提之證據資料，分述如下：

⒈訴願附件3 「喜得」商標註冊號數表列（訴願卷第2 冊第29頁。此與其於本院審理時所提之原告附件3 《本院卷第27頁》相同）、原告附件4 至6 坊間「喜得」店招照片、商業及公司資料查詢（本院卷第28至32頁），主張「喜得」2 字於商標識別性為弱等語。惟有關系爭商標圖樣與據以異議商標圖樣之中文「喜得」2 字，業經本院前案判決第9 至10頁第五㈡項認定其單一來源之指示性較弱，兩商標識別性之強弱並無差異。是原告此部分主張及新提證據，與前案訴訟並無何不同。

⒉訴願附件4 之98年1-2 月高雄市營業人銷售額與稅額申報書（訴願卷第2 冊第30頁，同原告附件7 《本院卷第33頁》），乃原告所經營之喜得食品行所申報之當月份銷售額資料，惟其日期晚於系爭商標申請註冊日（97年11月28日），無法作為認定系爭商標申請時是否已為相關消費者所熟知之證據。

⒊訴願附件6 、7 （訴願卷第2 冊第32、33頁，同原告附件8 、9 《本院卷第34、35頁》）係各以「喜得碳烤三明治」、「喜得餐包」為檢索條件之GOOGLE檢索結果網頁，惟並未標示其檢索日期，是否於系爭商標申請註冊日（97年11月28日）進行檢索，並不明確，無法作為認定於系爭商標申請時，相關消費者對於系爭商標與據以異議商標熟知程度之證據。

⒋訴願附件5 命名表（訴願卷第2 冊第31頁），乃原告為其食品行之名稱委請他人命名之資料，與系爭商標是否不得註冊乙節無關。又訴願附件8 系爭商標商品與仿襲商品照片、附件8 起訴書、附件10被告書函、附件11註冊指定商品檢索申請書（訴願卷第2 冊第34至44頁），核與應否准許系爭商標註冊無涉。

⒌綜上，本件並無任何新事實或法律之變動，原告自不得為與前案訴願決定及行政判決意旨相反之主張，而於本案訴訟主張系爭商標無違92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第13款規定。

六、綜上所述，系爭商標有92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第13款所定不准註冊之情形。從而，被告依前案訴願決定及行政判決意旨，以原處分所為系爭商標註冊應予撤銷之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第三庭