智慧財產法院行政判決

民國102年12月18日辯論終結

原告

美商麥當勞國際資產公司(McDonald's International Property Company, Ltd.)

代表人

希拉．萊爾(Sheila Lehr)

訴訟代理人

陳長文律師

訴訟代理人

蔡瑞森律師

複代理人

廖孟意律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）住同上

訴訟代理人

王德博

參加人

緯富科技工業股份有限公司

代表人

周春進

訴訟代理人

陳俊雄律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國102 年5 月17日經訴字第10206101910 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下︰

主文

理由

壹、事實概要：緣參加人緯富科技工業股份有限公司前於99年9月29日以「McJET 」商標（如附圖一所示，下稱系爭商標），指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第16類之「噴墨印表機用相紙、海報紙」商品，向被告申請註冊，經該局核准列為註冊第1462879 號商標。嗣原告以該商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1 項第12款及第14 款 規定，對之提起異議。被告審查期間，適商標法於101 年7 月1 日修正施行，依現行商標法第106 條第1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之異議案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本件商標異議案經被告審查，核認系爭商標之註冊，並無違反註冊時商標法第23條第1項第12款及第14款規定商標法第30條第1 項第11款及第12款規定，以101 年12月13日中台異字第1000656 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部102 年5 月17日經訴字第10206101910 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

貳、原告主張：

一、原告美商麥當勞國際資產公司(MCDONALD'S INTERNATIONALPROPERTY COMPANY, LTD.) 係世界著名之快速餐飲服務公司，首創以「McDonald's」、「(Golden Arched Design)」、「(MC Design) 」作為公司標章，並以「Mc」為主軸發展一系列之商標，陸續在世界各國取得註冊保護，旗下餐飲服務於全世界廣泛拓點銷售，並於國際業界享有盛譽。本件商標異議案中原告所據以異議之「Mc」系列諸商標為國際著名商標，並已於系爭商標註冊時廣為國內一般消費者知悉之高度著名性。

二、系爭商標與據爭商標相近似已足使公眾混淆誤認之虞，應有註冊時商標法第23條第1 項第12款（即現行商標法第30條第1 項第11款) 前段規定不准註冊事由：

（一）原告據爭之諸商標為著名商標，具有高度識別性商標之識別性與混淆誤認成反比，識別性越強之商標，相關消費者就商品或服務之印象越深，他人稍有攀附，極可能引起相關消費者之混淆誤認。原告據爭諸商標經原告長期且廣泛之使用，已成為國人心中之著名商標，具有高度之識別性。

（二）系爭商標係以相同於原告著名「(Mc Design) 」及「Mc」系列商標之一大一小英文字母「Mc」字樣起首，後加一全大寫普通英文單字「JET 」組合而成。由於系爭商標圖樣中之「Mc」部分，字母「c 」特地採小寫設計，而「JET」又採用全大寫設計，因此系爭商標與一般消費者之寓目印象即分為「Mc」與「JET 」兩部分。而該商標圖樣中之「JET 」已經聲明不專用，因此，系爭商標之主要識別部份無疑是與原告據爭著名「(Mc Design) 」及「Mc」系列商標相同之「Mc」部分。由於原告經久慣常之使用，更加強化其「(Mc Design) 」及「Mc」系列商標等商標之識別作用，被告諸多判決先例亦肯認原告之「(MC Design )」及「Mc」系列商標在經原告長期廣泛使用，於我國市場已為相關消費者所熟知，因此只要他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認，兩造商標為近似商標無誤。台北高等行政法院95年度訴字第1494號行政判決（證19號) 於其判決意旨亦肯認，若首兩字「Mc」與後外文字明顯可區別為前後兩部分，則兩造商標均含有引人注意之外文「Mc」，已具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有混淆而誤認二者來自同依來源或雖不相同來源但有關連之來源，應屬構成近似商標。

（三）如前所述，由於原告經久慣常之使用，原告據以異議商標「Mc」系列商標已為相關消費者所熟知為一著名商標，因而原告據以異議商標具有強烈之識別作用。反觀系爭商標所有人，並未提出任何證據資料證明系爭商標有實際使用情事，並已為相關消費者所認識。因此，自應賦予原告之據爭諸商標較大之保護。

（四）原告之商標除原本即為人熟知的餐飲食品業，早已因其長久且成功的多角化經營，成為國人心目中著名品牌，因此其所有著名商標所得保護之商品自不應如被告及經濟部所述，僅限於餐飲服務，應得跨及其他類別之商品。

（五）系爭商標指定使用之商品「噴墨印表機用相紙、海報紙」為原告所推出的" 有氧早餐卡（或甜心卡）" 以及球卡、海報等商品之原料，且可能來自相同的產製業者，實為相同或類似之商品。原告所販售之" 有氧早餐卡（或甜心卡）" 除有行銷其所提供之餐飲商品／服務目的外，該"有氧早餐卡（或甜心卡）" 本身，亦為一般消費者所收藏，應已足以被視為紙卡類商品（證21）。又原告所推出之「王建民一品王牌卡」棒球卡以及一套四款的限量海報等商品，雖可透過購買原告所提供之餐飲商品而獲得贈送，但其本身亦為可單獨購買之商品（證23）。許多消費者在前往原告全台門市購買「王建民一品王牌卡」棒球卡以及一套四款的限量海報時，就是針對棒球卡及海報等商品本身進行消費，而非附隨於原告所提供之餐飲相關商品／服務之下所進行的消費行為。是以，系爭商標所指定使用之商品與原告有實際提供販售之「球卡」、「海報」等商品自應被認定是相同或近似商品。被告及經濟部刻意忽略原告有多角化經營，提供多樣不同類別商品之事實，其著名商標應受較廣之保護，並且有實際販售「球卡」、「海報」等商品之事實，認定兩造商標無致相關公眾混淆誤認之虞，顯有違誤。

（六）系爭商標所有人曾於93年間以「McSign」為商標圖樣向被告提出註冊申請，經原告提出異議，案經台北高等行政法院於95年訴字第1494號判決（證19) 認定兩造商標均有引人注意之外文「Mc」，構成近似商標，而發還原處分機關重審，該商標後經被告於97年5 月1 日公告撤銷。系爭商標所有人明知法院已判決認定「Mc」起首之商標設計縱使加上另一普通單字，然不足以撼動一般消費者之寓目印象，最引人注目之部分即為「Mc」部分，卻仍以「Mc」為起首搭配一不具識別性之「JET 」字樣申請註冊系爭商標並指定使用於與原告標有據以異議之著名商標且使用在先相同或類似之商品上，上開行為明顯是出自於惡意。該等案件中之商標近似性判斷標準，應得於本案援引並審酌。

三、系爭商標之註冊有減損原告據爭著名商標之識別性或信譽之虞，應有註冊時商標法第23條第1 項第12款（即現行商標法第30條第1 項第11款) 後段規定不准註冊事由：

（一）原處分及訴願決定雖以歐美人士中不乏以「Mc」為起首之姓氏，並援引註冊於其他類別之「McCORMICK 」、「McGREGOR」或「McGRAW-HILL 」等商標註冊案為例，認定系爭商標之註冊非必使人與原告之著名商標產生聯想或削弱據爭商標於社會大眾心中之獨特印象。惟上開諸商標本身皆為外文姓氏，與本件商標乃以「Mc」起首附加一普通英文單字之案件事實完全不同，無從比附援引。系爭商標刻意使用與原告著名諸商標相同之設計方式，即以大小寫「Mc」字樣結合另一常用單字「JET 」構成系爭商標，其給予一般消費者之寓目印象仍以「Mc」為主，顯有攀附消費者對於原告著名商標「Mc」系列商標之印象（即該商標之識別力），吸引消費者注意其所提供之商品及服務，為利用著名商標之信譽而搭便車不勞而獲之行為，亦以不公平方式或不正利用著名商標之識別性，勢將減損原告著名商標之識別性或信譽。因此，依現行商標法第30條第1 項第11款（修正前商標法第23條第1 項第12款) 之規定，系爭商標應予撤銷。

四、參加人明知據爭商標且先使用於同一或類似商品或服務，竟意圖仿襲而申請註冊，應有註冊時商標法第23條第1 項第14款（即現行商標法第30條第1 項第12款) 規定不准註冊事由：系爭商標所有人明知原告據爭之「(MC Design) 」及「Mc」系列商標被認定為著名商標，且其於93年間以「McSign」為商標圖樣提出註冊申請，經台北高等行政法院於95年訴字第1494號判決（證19) 認定兩造商標均有引人注意之外文「Mc」，構成近似商標，竟仍以相同或近似於原告據爭商標圖樣之大小寫「Mc」字樣結合另一常用單字「JET 」，其申請明顯係出自於惡意，依現行商標法第30條第1 項第12款（修正前第23條第1 項第14款) 之規定，系爭商標註冊應予撤銷。

五、綜上，系爭商標與原告據以異議著名商標近似，有使人產生混淆誤認並且減損原告據以異議系列商標識別性之虞，且原告有實際將據爭商標使用於與系爭商標指定使用商品相同或近似之紙卡、球卡、海報等商品上，原處分及訴願決定所為「異議不成立」處分及「訴願駁回」決定，自屬違誤，應予撤銷。並聲明：訴願決定及原處分均撤銷，被告應就原告100 年9 月30日所提起之註冊第01462879號「McJET 」商標異議事件，作成撤銷註冊（異議成立) 之處分。

參、被告答辯：

一、系爭商標註冊時無商標法第23條第1 項第12款前段及商標法第30條第1 項第11款前段規定之適用：

（一）原告關係企業麥當勞公司為生產販賣各種快速服務之漢堡、薯條、可樂、果汁等產品之國際性企業集團，自創設以來即以「M 」標誌作為其商標，用以表彰其商品及服務，近年來，並以「McDonald's」之起首字母「Mc」為主軸，發展一系列與餐飲食品有關之商標，如「Mc (MCDesign)」、「McMUFFIN」、「McDIGI」、「McKIDS」、「McDIPPERS 」、「McCRUNCH」、「McTREAT 」、「McSNACK 」、「McFLURRY」、「McCRISPY」、「McCAFE」、「McEXPRESS 」、「McRib 」、「McHAPPY 」、「McBURGER」等商標，且長期廣泛行銷及使用於各種餐飲食品上，據爭商標（如附圖二所示) 「Mc (MCDesign )」及「Mc」等系列商標（下稱據爭商標），於餐飲相關商品與服務方面，於93年間為著名商標之事實，前經被告中台異字第G00940481號商標異議審定書認定在案。復有原告提出全球餐廳數量表、2009年全球百大品牌排行及相關商品網頁等資料，足認麥當勞公司迄2009年已於世界各國設有超過30,000家餐廳，每年並投入鉅額廣告費用行銷，其所有之「M 」標誌於2009年為全球百大品牌第6 名，據爭「McKIDS」、「McFLURRY」、「McCAFE」等商標係標示於麥當勞公司所販售之玩具、冰淇淋、咖啡等商品上，又我國2005年開始販售之「有氧早餐卡」、「甜心卡」上，亦印有標示「McFLURRY」、「Mc CAFE 」商標之冰淇淋、咖啡商品圖片，顯見據爭商標「Mc (MC Design)」及「McKIDS」、「McFLURRY」、「McCAFE」等於系爭商標申請註冊日(99 年9 月29日) 前仍有持續使用之事實，堪認上開據爭商標之著名性，在餐飲相關商品與服務上已廣為國內相關事業或消費者普遍知悉。

（二）本件系爭商標係由「Mc」、「JET 」組成，與原告之據爭「Mc (MC Design)」及「Mc KIDS 」、「McFLURRY」、「McCAFE」商標（詳如異議申請書及證據資料（見原處分卷第15頁至第21頁) ）相較，二者雖皆有相同之外文「Mc」，且系爭商標之「JET 」經參加人聲明不在專用之列，惟在判斷近似時，仍應包括聲明不專用之部分為整體比對（「混淆誤認之虞」審查基準5.2.12參照），系爭商標外文「JET 」，尚屬習見，為國人所熟知，二商標之讀音有別，近似程度不高。

（三）據爭「Mc (MC Design)」及「McKIDS」、「McFLURRY」、「McCAFE」等商標，經麥當勞公司長期廣泛使用於餐飲相關商品及服務，迄系爭商標申請註冊時已臻著名已如前述，是據爭商標自具有相當識別性；惟系爭商標外文「McJET 」，並非既有語詞，非指定使用之噴墨印表機用相紙、海報紙商品之本身或相關說明，消費者仍會將之作為識別指示及區別來源之標識，亦具相當識別性。

（四）原告雖檢送其販售及贈送之「有氧早餐卡」、「暢飲卡」、「甜心卡」、「球卡」、「海報」等（見原處分卷第167 頁至第185 頁) ，主張其有多角化經營之事實，惟原告係從事與餐飲食品有關之業者，依其檢送證13至17號（見原處分卷第167 頁至第185 頁) 證據內容所示，其所販售及贈送之「有氧早餐卡」、「暢飲卡」、「甜心卡」、「球卡」、「海報」，係作為推廣銷售其餐飲服務之用，本身尚難謂屬商品，是以現有證據資料而言，尚難謂原告有多角化經營之情形，而將其經營觸角伸展至或跨足於與系爭商標指定使用之「噴墨印表機用相紙、海報紙」商品相關聯領域之情形。

（五）系爭商標係指定使用於「噴墨印表機用相紙、海報紙」商品，與據爭商標著名之速食餐飲、漢堡等商品或服務，及原告販售及贈送以推廣銷售其餐飲服務之「有氧早餐卡」、「暢飲卡」、「甜心卡」、「球卡」、「海報」等相較，商品及服務之性質迥異，行銷管道及提供者亦顯然不同，市場區隔明顯，本件兩造商標指定或使用之商品與服務間應不具有關聯性，不具任何競爭關係。

（六）綜上，據爭「Mc (MC Design)」及「McKIDS」、「McFLURRY」、「McCAFE」商標固然已達著名商標程度，並具相當識別性，然衡酌二商標近似程度不高，據爭商標為相關消費者所熟知者僅在餐飲相關商品與服務，與系爭商標指定使用之「噴墨印表機用相紙、海報紙」商品，差異極大亦無關聯性，原告復無跨足經營與系爭商標類似商品之營業情形或跡象，且原告販售及贈送「球卡」、「海報」等商品，其目的亦在推廣行銷據爭商標所使用之餐飲相關商品與服務，與系爭商標指定使用之噴墨印表機用相紙、海報紙商品性質迥異，行銷管道及提供者亦顯然不同，市場區隔明顯，消費者選購系爭商標商品時亦不致因麥當勞公司有販售及贈送「球卡」、「海報」等，即誤以為其係來自相同或相關聯之來源，尚難謂有致相關公眾混淆誤認之虞，系爭商標之註冊自無註冊時商標法第23條第1 項第12款前段及商標法第30條第1 項第11款前段規定之適用。

二、系爭商標註冊時無商標法第23條第1 項第12款後段及商標法第30條第1 項第11款後段規定之適用：

（一）本件系爭商標係指定使用於「噴墨印表機用相紙、海報紙」商品，對據爭商標著名之速食餐飲、漢堡等商品或服務而言，並非以有害身心或毀損名譽的方式使用商標，使人對著名商標之信譽產生負面的聯想，且原告並未檢附關係人以有害身心或毀損名譽的方式使用商標，並使人對據爭商標之信譽產生負面的聯想之虞之相關事證，無從認為系爭專利使用有對於據爭商標之信譽造成減損。

（二）本件系爭註冊第1462879 號「McJET 」商標係由「Mc」、「JET 」組成，與原告之據爭「Mc (MC Design)」及「McKIDS」、「McFLURRY」、「McCAFE 」 等商標相較，二者雖皆有相同之外文「Mc」，且系爭商標之「JET 」經參加人聲明不在專用之列，惟在判斷近似時，仍應包括聲明不專用之部分為整體比對，兩造商標外觀、讀音有別，近似程度不高，則兩造商標之近似程度難符合本條款後段高度近似程度之要求。

（三）本件據我國商標檢索資料，早於57年即有馬可考蜜克公司，獲准註冊第30184 號「馬可馬可考蜜克Mc McCORM ICK」商標，指定使用於調味品、調味品用香料商品；62 年亦有雙日英飛寧股份有限公司獲准註冊第66941 號「McGREGOR」商標，指定使用於各種男女衣服商品；麥哥希爾集團公司亦於74年5 月起陸續獲准註冊第283653 、283654、283915、283916、17902 、17903 、17921 、17922 號「McGRAW-HILL 」、「McGRAW-HILL( LOGO)」等多件商標，於電腦操作手冊、報表、各種電腦；錄有電腦程式之磁碟等商品，及各種書刊之發行、訂閱，新聞發行及廣播通訊等服務，另亦有不乏眾多以「Mc」作為商標起首，歐美人士中亦不乏以「Mc」為起首之姓氏，可見「Mc」商標並非強烈指示單一來源的特徵，該商標在社會大眾的心中並不會留下單一聯想或獨特性的印象，於據爭商標註冊前後獲准註冊且現仍有效之商標註冊資料不乏其例，是系爭商標之註冊，非必使人與據爭商標著名之餐飲相關商品與服務產生聯想，或削弱據爭商標於社會大眾心中之獨特印象及單一來源之聯想，故而該據爭商標的識別性自無被稀釋或弱化之虞。

（四）綜上，本件據原告所提資料，固可證明據爭「Mc (MCDesign) 」及「McKIDS」、「McFLURRY」、「McCAFE」商標於餐飲相關商品與服務之相關事業或消費者間為著名商標。然本件系爭商標主要識別部分除「Mc」外，尚有具設計意匠之「JET 」字圖形，識別性難謂為低，與據爭商標「Mc(MC Design)」及「McKIDS」、「McFLURRY」、「McCAFE」等商標相較相較，其近似程度不高，二商標之近似程度難符合本條款後段近似程度較高之要求，況外文「Mc」起首之商標尚有其他訴外人註冊在案，「Mc」商標並非強烈指示單一來源的特徵，系爭商標之註冊，非必然使據爭商標於所提供之商品或服務產生減損識別性之虞。從而，系爭商標之註冊並未違反註冊時商標法第23條第1 項第12款及商標法第30條第1 項第11款後段規定。

三、系爭商標無註冊時商標法第23條第1 項第14款及商標法第30條第1 項第12款規定之適用：本件據原告所送證2 號（見原處分卷第46頁至第52頁) 、證13 號(見原處分卷第167 頁至第169 頁) 、證15號( 見原處分卷第174 頁至第178 頁) 、證16號( 見原處分卷第179 頁至第181 頁) ，可認定據爭「McKIDS」、「McFLURRY」、「McCAFE」商標有先使用於影碟、玩具、冰淇淋、咖啡商品與餐飲服務上，惟據爭商標與系爭商標讀音有別，兩商標雖有近似之處，其近似程度低，且據爭商標著名之餐飲相關商品與服務，與系爭商標指定使用之「噴墨印表機用相紙、海報紙」商品，兩者除性質及功能迥不相同外，系爭商標商品亦非藉由據爭商標使用之餐飲服務來銷售（審查基準5.3.11參照），兩造商標商品與服務間難謂構成類似關係，從而，系爭商標之註冊，自無註冊時商標法第23條第1 項第14款及商標法第30條第1 項第12款規定之適用。

四、原告主張依台北高等行政法院95年度訴字第1494號行政判決意旨，本件系爭商標之註冊有違行政自我拘束原則一節。查所舉案件商標與本件系爭商標不同，所指定使用之商品亦屬有別，依商標審查個案拘束原則，尚不得比附援引執為有利論據。準此，原告之起訴為無理由，並聲明：請求駁回原告之訴。

肆、參加人之陳述：

一、按本件系爭註冊之第1462879 號「McJET 」商標係由「Mc」「JET 」所組成，與原告之據爭「Mc（Mc Design ）」及「McKIDS 」 、「McFLURRY」、「McCAFE」商標相較，二者雖有相同之外文「Mc」，且系爭商標之「JET 」經參加人聲明不在專用之列，惟在判斷近似時，仍應包括聲明不專用之部分為整體比對，系爭商標外文「JET 」係屬習見，為國人所熟知，系爭商標與據爭商標讀音有別，兩商標雖有近似之處，但其近似程度甚低。

二、原告之據爭商標為相關消費者所熟知者，僅在餐飲相關商品與服務，而麥當勞所販售及贈送之「有氧早餐卡」、「暢飲卡」、「甜心卡」、「球卡」、「海報」、其目的亦在推廣行銷據爭商標所使用之餐飲相關商品與服務，與參加人之系爭商標，指定使用之噴墨印表機用相紙、海報紙商品性質迥異，兩者之行銷管道及提供者亦顯然不同，市場區隔明顯，消費者選購系爭商品時亦不致因麥當勞公司有販售「球卡」、「海報」等即誤以為其係來自相同或相關聯之來源，自難謂有致相關公眾混淆誤認之虞，是以參加人所註冊之系爭商標，自無註冊時商標法第23條第1 項第12款前段及商標法第30 條 第1 項第11款前段規定之適用。

三、依據被告於102 年11月21日準備程序時所提出以「Mc」為首之註冊資料，可以明顯看出「Mc」並非麥當勞公司所獨創之商標，而是一個習見習知之外國人姓氏「Mc」，因此在註冊簿資料內己存在數十件之並存註冊簿料，所以指向不是單一來源，而是指向多個來源，因此無所謂減損著名商標或標章之識別性之虞，而與現行商標法第30條第1 項第11款後段之規定不合，無該款後段之適用。

四、據爭商標與參加人所註冊之系爭商標，兩者商標之近似程度不高，一者使用於促銷之「早餐卡」、「暢飲卡」、「甜心卡」、「球卡」、而參加人係指定使用於原料紙、噴墨印表機之海報紙或相紙、故兩者商品不類似，類似程度極低，何況「Mc」之商標已註冊於甚多不同之商標權人，此商標已為多數人所熟知使用，參加人亦予以註冊使用，要無任何惡意可言，亦與原告所指現行商標法第30條第1 項第12款之規定不合。準此，原告之起訴為無理由，並聲明：請求駁回原告之訴。

伍、本院之判斷：

一、系爭商標係99年9 月29日申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第1462879 號商標。嗣原告於100 年9 月30日以系爭商標有違修正前商標法第23條第1 項第12款、第14款規定，對之提出異議。經被告審查，認為系爭商標之註冊並無違反修正前商標法第23條第1 項第12款、第14款及現行商標法第30條第1 項第11款、第12款之規定，於101 年12月13日作成異議不成立之處分。因被告審查期間，商標法於101 年7 月1日修正施行。依現行商標法第106 條第1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之異議案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。故本件兩造間之爭點為：系爭商標之註冊有無違反修正前商標法第23條第1 項第12款、第14款及現行商標法第30條第1 項第11款、第12款之規定？

二、系爭商標之註冊有無違反註冊時商標法第23條第1 項第12款前段及現行商標法第30條第1 項第11款前段規定？

（一）按相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者，不得註冊，修正前商標法第23條第1 項第12款前段、現行商標法第30條第1 項第11款前段定有明文。所謂著名者，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知而言。所謂有致相關消費者混淆誤認之虞，係指商標給予消費者的印象，可能致使相關消費者混淆而誤認商品或服務之來源，包括將來自不同來源的商品或服務誤以為來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。修正前商標法第23條第1 項第12款前段及第13款均有「混淆誤認之虞」之規定，基於同一用語同一內涵之法理，此二款規定在「混淆誤認之虞」的判斷上，應具一致性，故第23條第1 項第12款前段混淆誤認之虞的判斷，得援用第13款「混淆誤認之虞」之審查基準所列相關參酌因素，如商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品／服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、相關消費者對各商標熟悉之程度等綜合認定之。

（二）玆就相關因素審酌如下：

⑴商標是否著名暨其著名之程度原告關係企業麥當勞公司為生產販賣各種快速服務之漢堡、薯條、可樂、果汁等產品之國際性企業集團，自創設以來即以「M 」標誌作為其商標，用以表彰其商品及服務，近年來，並以「McDonald's」之起首字母「Mc」為主軸，發展一系列與餐飲食品有關之商標，如「Mc (MC Design)」、「McMUFFIN」、「McDIGI」、「McKIDS」、「McDIPPERS 」、「McCRUNCH」、「McTREAT 」、「McSNAC K」、「McFLURRY」、「McCRISPY」、「McCAFE」、「McEXPRESS 」、「McRib 」、「McHAPPY 」、「McBURGER 」 等商標，且長期廣泛行銷及使用於各種餐飲食品上，據爭「Mc (MC Design)」及「Mc」等系列商標於餐飲相關商品與服務上已成為著名商標，除經被告中台異字第G00940 481號商標異議審定書認定在案，復有原告提出全球餐廳數量表、2009年全球百大品牌排行及相關商品網頁等資料，可知麥當勞公司迄2009年已於世界各國設有超過30,000 家餐廳，每年並投入鉅額廣告費用行銷，其所有之「M 」標誌於2009年為全球百大品牌第6 名，據爭「McKIDS」、「McFLURRY」、「McCAFE」等商標係標示於麥當勞公司所販售之玩具、冰淇淋、咖啡等商品上，又我國自20 05年開始販售之「有氧早餐卡」、「甜心卡」上，亦印有標示「McFLURRY」、「McCAFE」商標之冰淇淋、咖啡商品圖片，顯見據爭「Mc (MC Design)」及「McKIDS」、「McFLURRY」、「McCAFE」商標於系爭商標申請註冊日(99 年9月29日) 前仍有持續使用，堪認據爭商標在餐飲相關商品與服務上廣為國內相關事業或消費者普遍知悉，為著名商標。

⑵系爭商標與據爭商標識別性之強弱：據爭「Mc (MC Design)」及「McKIDS」、「McFLURRY」、「McCAFE」商標，經麥當勞公司長期廣泛使用於餐飲相關商品及服務，迄系爭商標申請註冊時已臻著名已如前述，是據爭商標自具有相當識別性；惟系爭商標外文「McJET」，亦非既有語詞，非指定使用之噴墨印表機用相紙、海報紙商品之本身或相關說明，消費者仍會將之作為識別指示及區別來源之標識，亦具相當識別性。

⑶商標是否近似暨其近似之程度：系爭商標係由「Mc」、「JET 」組成，與據爭商標「Mc(MC Design) 」及「McKIDS」、「McFLURRY」、「McCAFE」等相較，二者雖皆有相同之外文「Mc」，惟系爭商標尚有「JET 」外文字，「JET 」雖經參加人聲明不在專用之列，惟在判斷近似時，仍應包括聲明不專用之部分為整體比對（混淆誤認之虞審查基準5.2.12參照），查系爭商標每個字母連貫書寫，且字體藝術化，整體觀之，為一組外文字而不能區分為二，系爭商標與據爭商標外觀及讀音均有差異，近似程度不高。

⑷據爭商標與系爭商標之商品或服務是否具有關聯性：系爭商標係指定使用於「噴墨印表機用相紙、海報紙」商品，與據爭商標著名之速食餐飲、漢堡等商品或服務相較，商品及服務之性質迥異，行銷管道及提供者亦顯然不同，市場區隔明顯，原告麥當勞公司所販售及贈送之「有氧早餐卡」、「暢飲卡」、「甜心卡」、「球卡」、「海報」，依原告所檢送證13至17號所示（見原處分卷第167 頁至第185 頁) ，其目的亦在推廣行銷據爭商標所使用之餐飲相關商品與服務，該等球卡並非原告行銷之標的，本件兩造商標指定或使用之商品與服務間非屬同一或類似，且不具有關聯性。原告雖主張系爭商標指定使用之商品「噴墨印表機用相紙、海報紙」為原告所推出的" 有氧早餐卡（或甜心卡）" 以及球卡、海報等商品之原料，且可能來自相同的產製業者，實為相同或類似之商品云云，惟查，商品類似之判斷，應綜合商品之各相關因素，以一般社會通念及市場交易情形為依據，系爭商標所指定使用之「噴墨印表機用相紙、海報紙」商品為紙類原料，可廣泛地使用在所有商業廣告、標貼、海報、型錄等，與實際印製完成之商業文宣等成品，依一般社會通念及市場交易情形，顯非相同或類似之商品，原告主張二者構成類似商品，過於擴張解釋類似商品之概念，實屬牽強，不足採信。

⑸先權利人多角化經營之情形：按先權利人如有多角化經營，而將其商標使用或註冊在多類商品／服務者，在考量與系爭商標間有無混淆誤認之虞時，不應僅就各類商品／服務分別比對，而應將該多角化經營情形總括的納入考量。尤其如有事證顯示可能跨入同一商品／服務市埸經營者，更應予以考量。反之，若先權利人長期以來僅經營特定商品／服務，無任何跨越其他行業之跡象者，則其保護範圍應可較為限縮。原告雖主張其所推出之「有氧早餐卡」、「暢飲卡」、「甜心卡」、「球卡」、「海報」等，除可隨餐飲商品贈送外，消費者亦得單獨購買，故其已將經營觸角伸展至或跨足於與系爭商標指定使用之「噴墨印表機用相紙、海報紙」商品相關聯領域，而有多角化經營之情形云云。惟查，依原告所檢送證13至17號所示（見原處分卷第167 頁至第185 頁) ，麥當勞公司所販售及贈送之「有氧早餐卡」、「暢飲卡」、「甜心卡」、「球卡」、「海報」，仍係以推廣行銷其相關餐飲商品或服務為主要目的，尚難以此認定原告有跨足系爭商標指定使用之「噴墨印表機用相紙、海報紙」商品相關連領域而有多角化經營之情形，原告主張不足採信。

⑹綜上，本件據爭「Mc (MC Design)」及「McKIDS」、「McFLURRY」、「McCAFE」商標固為著名商標，並具相當識別性，惟系爭商標與據爭商標近似程度不高，且衡酌據爭商標為相關消費者所熟知之範圍僅在餐飲相關商品與服務，與系爭商標指定使用之「噴墨印表機用相紙、海報紙」商品，差異極大亦無關聯性，原告復無跨足經營與系爭商標類似商品或服務之情形，消費者選購系爭商標商品時不致誤以為二商標係來自相同或相關聯之來源，尚難謂有致相關公眾混淆誤認之虞，系爭商標之註冊，並無修正前商標法第23條第1 項第12款前段及商標法第30條第1 項第11款前段規定之適用。

三、系爭商標之註冊有無違反修正前商標法第23條第1 項第12款後段及現行商標法第30條第1 項第11款後段規定？

（一）按相同或近似於他人著名商標或標章，有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊，修正前商標法第23條第1 項第12款後段及現行商標法第30條第1 項第11款後段定有明文，此為有關商標淡化之保護。當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。商標淡化保護係用來解決在傳統混淆之虞理論的保護範圍下，仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽遭受損害的情況。當二造商標之商品／服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯，消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，但如允許系爭商標之註冊，可能會使著名商標之識別性或信譽遭受損害時，即為商標淡化保護所要解決的問題。惟著名商標隨其著名之程度及多角化經營之程度不同，其保護之範圍亦應有所差異，倘該著名商標長期僅使用於特定商品或服務，且僅於特定之市場或特定之消費族群始有其著名性，亦即僅為相關消費者所熟知，則其保護範圍即限於該特定之商品或服務，反之，倘該著名商標之商標權人多角化經營之程度愈高，則其保護範圍即不限於相同或類似之商品或服務，而可跨入關連性較低之商品或服務。判斷有無減損商標識別性之虞，應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/ 服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度等相關因素綜合認定（參見「商標法第23條第1 項第12款著名商標保護審查基準」）。

（二）玆就相關因素審酌如下：

⑴商標近似之程度：由於商標淡化之保護，著重於對著名商標本身識別商品或服務來源之能力或其表彰之信譽，與傳統混淆誤認之虞之理論著重於防止消費者對商品服務來源之混淆並不相同，已跨越到營業利益衝突不明顯的市場，對自由競爭影響較大，並造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，為降低此種傷害與危險，故在商標著名程度及近似程度方面之要求，應較混淆誤認之虞為高。此係依立法目的所為之合理解釋，並非增加法律所無之限制。系爭商標係由「Mc」、「JET 」組成，與據爭商標「Mc(MC Design)」及「McKIDS」、「McFLURRY」、「McCAFE 」 （見原處分卷第15頁至第21頁）相較，二者雖皆有相同之外文「Mc」，惟系爭商標尚有「JET 」外文字，「JET 」雖經參加人聲明不在專用之列，惟在判斷近似時，仍應包括聲明不專用之部分為整體比對（混淆誤認之虞審查基準5.2.12參照），查系爭商標每個字母係連貫書寫，且字體藝術化，整體觀之，為一組外文字而不能區分為二，系爭商標與據爭商標商標外觀及讀音均有差異，近似程度不高，難認系爭商標使用於「噴墨印表機用相紙、海報紙」等商品，有減損據爭商標識別性之虞。

⑵商標被普遍使用於其他商品或服務之程度：商標若已為第三人廣泛使用於不同之商品或服務，則該商標排他使用之程度較低，其識別性或信譽較不可能遭受減損。依原告提出我國商標檢索資料，在系爭商標申請註冊之前，已有甚多以「Mc」為起首之商標，由第三人申請註冊獲准在案，例如：馬可考蜜克公司於57年獲准註冊第30184 號「馬可馬可考蜜克「Mc McCORMICK」商標，指定使用於調味品、調味品用香料商品；日英飛寧股份有限公司於62年獲准註冊第66941 號「McGREGOR」商標，指定使用於各種男女衣服商品；麥哥希爾集團公司於74年5 月起陸續獲准註冊第283653、283654、283915、283916、1790 2、17903 、17921 、17922 號「McGRAW-HILL 」、「McGRAW-HILL(LOGO) 」商標，指定使用於電腦操作手冊、報表、各種電腦；錄有電腦程式之磁碟等商品，及各種書刊之發行、訂閱，新聞發行及廣播通訊等服務；麥肯食品有限公司於73年申請註冊287991、287992號「McCain」商標，指定使用於各種新鮮乾製、醃漬、冷凍果蔬及其罐裝製品；麥克林許可股份有限公司於90年申請註冊第164346號「McClean 」商標，指定使用於公共廁所、淋浴、衛生及嬰兒換尿片設備之提供及服務等，麥肯錫控股公司於90年申請註冊「McKinsey」等商標，指定使用於教育服務、舉辦商業研討會、進修會及有關商業經營之討論會、電腦硬體及軟體諮詢、設計有關經營諮詢之電腦硬體及軟體，財務分析及諮詢等。麥克藍公司自86年起申請註冊多件「MCLANE」商標，指定使用於食品雜貨之代理經銷服務、貨物之海陸空運服務、菸酒之零售服務、超級市場、便利商店，食品及飲料之零售服務等（詳見本院卷二第21-32 頁、54-56 頁），足見「Mc」商標並非強烈指示單一來源的特徵，該商標在社會大眾的心中並不會留下單一聯想或獨特性的印象，是系爭商標之註冊，非必使人與據爭商標著名之餐飲相關商品與服務產生聯想，或削弱據爭商標於社會大眾心中之獨特印象及單一來源之聯想，據爭商標的識別性自無被稀釋或弱化之虞。原告雖主張被告所引用之其他「Mc」起首之商標均為外文姓氏，與系爭商標係以「Mc」起首結合另一常用單字「JET 」不同，其給予一般消費者之印象仍以「Mc」為主，顯有攀附據爭商標之意圖云云，惟查，上開第三人註冊之外文商標，均以「Mc」起首加上其他外文字，非英語系國家之我國消費者未必能清楚分辨何者為外國人之姓氏，何者為一般通用文字，且縱屬外文姓氏亦可能有其固有字義，由商標文字外觀而言，與本件商標並無重大差異，難認以「Mc」為起首之商標，在相關消費者心中必然指向單一來源之原告提供之餐飲商品及服務。

⑶著名商標先天或後天識別性之程度：原告之據爭「Mc (MC Design)」及「McKIDS」、「McFLURRY」、「McCAFE」商標於餐飲相關商品與服務之相關事業或消費者間固為著名商標，惟其著名範圍在於餐飲相關商品與服務，且歐美人士中不乏以「Mc」為起首之姓氏，以「Mc」為起首者尚有多件現存有效商標，已如前述，而系爭商標主要識別部分除「Mc」外，尚有具設計意匠之「JET 」文字，亦具有相當之識別性。

⑷綜上，本件據爭「Mc (MC Design)」及「McKIDS」、「McFLURRY」、「McCAFE」商標於餐飲相關商品與服務之相關事業或消費者間為著名商標，然本件系爭商標主要識別部分除「Mc」外，尚有具設計意匠之「JET 」字圖形，與據爭商標相較，近似程度不高，且以「Mc」為起首之商標尚有其他第三人註冊在案，「Mc」商標並非強烈指示單一來源的特徵，系爭商標之註冊，並無減損據爭商標識別性之虞。又本件系爭商標指定使用於「噴墨印表機用相紙、海報紙」商品，對據爭商標著名之速食餐飲、漢堡等商品或服務而言，並非以有害身心或毀損名譽的方式使用商標，不致使人對系爭商標之信譽產生負面的聯想，無從認定系爭商標之註冊有減損據爭商標之信譽之虞。從而，系爭商標之註冊並未違反註冊時商標法第23條第1 項第12 款後段及商標法第30條第1 項第11款後段規定。

四、系爭商標之註冊有無違反修正前商標法第23條第1 項第14款及現行商標法第30條第1 項第12款之規定？

（一）按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊，修正前商標法第23條第1 項第14款定有明文。又現行商標法第30條第1 項第12款亦規定：相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。本款之規定旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的權利救濟機會。惟前揭條款之適用，須兩造商標使用於同一或類似商品或服務為必備要件。

（二）經查：據爭商標與系爭商標外觀、讀音有別，兩商標近似程度不高，已如前述，且據爭商標使用於餐飲相關之商品或服務，與系爭商標指定使用之「噴墨印表機用相紙、海報紙」商品，二者商品及服務之性質迥異，功能、行銷管道及提供者亦顯然不同，市場區隔明顯且不具有關聯性，，二商標指定或使用之商品與服務間難謂同一或類似，且以「Mc」為起首之商標，在相關消費者心中既然並非必然指向單一來源之原告提供之餐飲商品及服務，亦難認參加人以系爭商標申請註冊有仿襲之意圖。從而，本院認系爭商標之註冊，並無違反修正前商標法第23條第1 項第14款及現行商標法第30條第1 項第12規定。

五、原告又主張，參加人於93年間，以「McSign」商標申請註冊，指定使用於膠紙、膠帶、自黏性膠帶、廣告用塑膠貼紙等商品，經台北高等行政法院95年度訴字第1494號行政判決，認定上開「McSign」商標，由外文「Mc」及「Sign」構成，予人印象明顯可分為前後二部分，在後之外文「Sign」並不影響其首二字「Mc」引人注意之印象，與原告據爭之「Mc」、「Mc Design 」等商標之圖樣相較，均有引人注意之外文「Mc」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有混淆誤認之虞，應構成近似商標，參加人竟以類似之系爭商標再度申請註冊，顯有仿襲意圖，被告為與前案不同之認定，亦有違行政自我拘束原則云云。惟查，上開台北高等行政法院95年度訴字第1494號行政判決，該案系爭之商標圖樣「McSign」，每一字母依序以紅、橙、黃、綠、藍、紫色呈現，除「M 」、「S 」為大寫，其餘字母均為小寫，因「S 」為黃色且已圖形化故不醒目，前二字「M」「c 」分別為紅色、橙色，設色相近且甚為顯目，予人寓目印象深刻，顯可將該商標分為前後二部分，即首2 字外文「Mc」與後3 外文字「ign 」造成區隔，因認該商標係由紅、橙色外文「Mc」為主要構圖，有上開判決附卷可稽（見本院卷一第195-198 頁），與本件系爭商標「McJET 」文字為墨色，除「c 」字體較小外，其餘英文均為大寫，且「JET」字體等於或稍大於「M 」，尚難認系爭商標係以「Mc」為主要構圖部分，有所不同，且前案被告並未提出第三人已就「Mc」起首之多件商標註冊獲准之事證，以證明「Mc」為起首之商標，在相關消費者心中，並非必然指向單一來源之事實，因前案之商標圖樣與本件系爭商標圖樣不同，當事人提出之事證資料亦有差異，被告所為與前案不同認定之處分，並無違反行政自我拘束原則，本院亦不受前案判決理由所示見解之拘束，附此敘明。

六、綜上所述，系爭商標之註冊，並無違反修正前商標法第23條第1 項第12款前、後段、第14款及現行商標法第30條第1 項第11款、第12款規定，被告所為異議不成立之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，並作成撤銷系爭商標註冊之處分，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，經本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不予一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第一庭