智慧財產法院行政判決

民國103年4月16日辯論終結

原告

三井日本料理餐廳有限公司

代表人

黃奕瑞

訴訟代理人

劉宗欣律師

訴訟代理人

邵瓊慧律師

訴訟代理人

施汝憬律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

洪文彬

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國102 年11月12日經訴字第10206108350 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要：原告於民國99年11月19日以「MITSUI」商標（如附圖1 ，下稱系爭商標），指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第35類之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」服務，向被告申請註冊，經被告審查，認系爭商標與據以核駁之著名「三井」、「三井○○」、「MITSUI」「MITSUI及圖」等商標構成近似，復所指定或使用之服務間存有關聯性，系爭商標之申請註冊有致相關公眾混淆誤認之虞，應不准註冊，以102 年6 月18日商標核駁第347600號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告主張：

㈠原處分稱本件係以日商‧三井○○股份有限公司（下稱日商三井公司）於我國獲准註冊之20餘件商標核駁系爭商標之註冊，卻僅列明其中9 件商標，至於其他11餘件商標所指為何則未加以敘明，已違反行政程序法第5 條規定之明確性原則。被告於103 年3 月24日庭訊時提呈之被告103 年3 月11日（103 ）智商20430 字第10380125330 號函及附件2 、附件3 之表列，竟又改稱以日商三井公司於我國獲准註冊且有效存續之26餘件商標及其集團關係企業於我國取得註冊之12件商標核駁系爭商標之註冊，被告於審理程序中復行追加14件據以核駁商標，更可證明，原處分確實違反行政程序法第5條所要求之明確性原則。

㈡系爭商標與據以核駁商標非近似商標：系爭商標係原告以其公司名稱之特取部分「三井」之日文發音「MITSUI」所設計而成之商標，其識別性極強，予消費者之印象極深。據以核駁註冊第785530號、第789117號、第795891號、第797442號、第800442號、第806750號、第97461號、第98640 號雖以外文「MITSUI」作為其商標圖樣之一部分，但因其係將外文「MITSUI」與圖相結合，且字體與系爭商標截然不同，如以商標圖樣整體來觀察，二者之外觀差異極大。註冊第166087號之據以核駁商標，雖以中文「三井」作為商標圖樣之一部分，但因我國一般消費者習以中文發音，熟諳日文者甚少，且「三井○○」之商標圖樣另結合中文「○○」之文字，如以商標圖樣整體來觀察，則與系爭商標之外觀、觀念及讀音均不相同。註冊第1024330 號及註冊第1024477 號、第1056481 號之據以核駁商標，雖以外文「Mitsui」作為其商標圖樣之一部分，但因其商標圖樣另含中文之「三井農林」或「三井銘茶」，且商標中之外文「Mitsui」旁更附有外文「Norin 」「GreenTea」等文字，故以商標圖樣整體來觀察，則與系爭商標不論外觀、觀念及讀音均不相同。就原處分所列據以核駁商標中未於我國獲准註冊者，「三井」及「三井○○」商標雖亦以中文「三井」作為商標圖樣之一部分，但因我國一般消費者習以中文發音，熟諳日文者甚少，且「三井○○」之商標圖樣另結合中文「○○」之文字，如以商標圖樣整體來觀察，亦與系爭商標不論外觀、觀念及讀音均不相同。是以，具有普通知識經驗之相關消費者，於購買實施以普通之注意，絕不會有所混淆而誤認系爭商標與據以核駁商標來自同一來源或誤認不同來源之間有所關連，故系爭商標與據以核駁商標非近似商標。

㈢據以核駁商標於系爭商標註冊申請時，在我國已非著名商標：

⒈依商標法第30條之規定，判斷據以核駁商標是否為著名商標，應以系爭商標提出申請之日期（即99年11月19日）為準。又參照「著名商標審查基準」第2.1.2.1 項規定，認定著名商標之參酌因素，固包括「商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形」。惟「考量此項因素時，需注意其成功執行其權利的時間點，因著名商標之著名性會隨時間之經過而有所變動，若其成功執行其權利的時間點，距離處分時過為久遠，例如曾經行政或司法機關認定為著名商標的時間點，距離處分時已超過3 年，此時，是否仍屬著名商標，就須參酌其他相關證據加以判斷。」原處分及訴願決定之所以認定據以核駁之「三井」、「三井○○」、「MITSUI」等商標為著名商標，係援引經濟部之訴願決定書、臺北高等行政法院判決及鈞院判決等行政及司法機關決定作為佐證。惟原處分及訴願決定所援引之行政及司法機關決定，認定據以核駁商標為著名商標之時間點，均為96年8 月31日以前，系爭商標申請註冊之日期為99年11月19日，距離96年8 月31日已逾3 年。參諸上述「著名商標審查基準」第2.1.2.1 項規定，在此情形下，就據以核駁商標於系爭商標註冊申請時是否仍為著名商標，被告必須參酌其他相關證據加以判斷。然而，原處分及訴願決定忽略著名商標之著名性會隨時間之經過而有所變動，竟單純援引早已過時之行政及司法機關決定，在完全未參酌其他相關證據之情形下，即認定據以核駁商標為著名商標，進而核駁系爭商標之註冊申請，顯然與被告自行訂定之「著名商標審查基準」有違，並違反行政法上之「平等原則」、「行政自我拘束原則」及「信賴保護原則」。

⒉姑且不論訴願決定所援引日商三井公司之網頁資料內容是否可信，在未見日商三井公司將據以核駁商標實際使用於其網頁上所宣稱之服務之情形下，實不得單憑該網頁資料，即遽認日商三井公司在我國仍持續使用據以核駁商標。更何況日商三井公司之據以核駁「MITSUI及圖」商標在我國於第29類、第30類及第32類等商品以及第35類之服務，皆已於94年至96年間被撤銷而失效，而且日商三井公司並無任何商標註冊於系爭商標指定使用之第35類等服務，足證系爭商標99年11月19日申請註冊時，日商三井公司在我國並未將據以核駁商標使用於與系爭商標所指定之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」等服務相類似之商品或服務。由此可知，系爭商標99年11月19日申請註冊時，據以核駁商標在我國之知名度絕不及於系爭商標所指定使用之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」等服務。

⒊被告所援引日商三井公司之網頁資料均為「日本」之網頁，無法證明日商三井公司在我國曾經使用據以核駁商標。而且，觀諸日商三井公司之網頁上有關「食糧本部」及「食品事業本部」之「主要關聯企業」列表即可知，日商三井公司之「食糧本部」及「食品事業本部」之「主要關聯企業」無一設於我國，足證日商三井公司在我國根本未經營其網頁上所稱之「食糧本部」及「食品事業本部」相關業務。因此，在未見日商三井公司將據以核駁商標在我國實際使用於其網頁上所宣稱之服務之情形下，實不得單憑該等網頁資料，即遽認日商三井公司於系爭商標99年11月19日申請註冊時在我國仍持續使用據以核駁商標，更無法證明系爭商標99年11月19日註冊申請時，據以核駁商標在我國仍為著名商標。

㈣系爭商標之註冊，並無致相關公眾混淆誤認之虞：

⒈系爭商標與據以核駁商標所使用之商品或服務並不類似，系爭商標係指定使用於申請時之商標法施行細則第13條第35類之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」等服務申請註冊。據以核駁商標於我國獲准註冊者，所指定使用之商品／服務包括「煤炭、汽油、重油、天然氣」（第4類）、「降血壓劑、解熱鎮痛劑、維他命」（第5類）、「園藝用剪刀、餐刀、匙、餐叉」（第8類）、「手提包、錢包、洋傘」（第18類）、「棉、紡織用合成纖維、露營用帳篷」（第22類）、「茶葉」（第30類）、「茶葉；茶葉製成之飲料」（第30類）、「麥、混合飼料、香蕉」（第31類）、「電信加值網路傳輸、電視傳播」（第38類）、「提供貨物之海運、船舶運送、倉儲」（第39類）等。系爭商標所指定使用之服務，與據以核駁商標所指定使用之商品／服務相較，無論類別或性質均不同，市場有所區隔而不具利益競爭關係，依一般社會通念及市場交易情形，不會使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，故系爭商標所指定使用之服務，與據以核駁商標所指定使用之商品／服務並不類似。不論原處分及訴願決定均未具體說明「代理食料等各種商品進出口服務」，與系爭商標所指定使用之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」等服務之間究竟有何關聯？實有不備理由之嫌，明顯違反行政法上之「明確性原則」。更何況，如前所述，日商三井公司之據以核駁「MITSUI及圖」商標在我國於第35類之「代理進出口服務」服務，已於96年間被撤銷而失效，足證系爭商標99年11月19日提出申請時，日商三井公司在我國早已未將據以核駁商標使用於「代理進出口服務」服務。從而，原處分及訴願決定竟認定系爭商標指定使用於「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」等服務，與據以核駁商標所使用於代理食料等各種商品進出口服務具相當程度之關聯性云云，自有違誤。

⒉原告早已於96年5 月16日就以與系爭商標相同之外文「MITSUI」於第35類之「代理各種食品、飲料、生鮮食品、海產之進出口服務」取得註冊第1263397 號在案，由此可知，被告並不認為原告以外文「MITSUI」指定使用於第35類之「代理各種食品、飲料、生鮮食品、海產之進出口服務」申請註冊，有導致相關公眾混淆誤認之虞。因此，系爭商標指定使用於「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」等服務，縱若與「代理食料等各種商品進出口服務」具有關聯性，亦無致相關公眾混淆誤認之虞。然而，原處分卻以系爭商標指定使用於「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」等服務，與據以核駁商標所使用於「代理食料等各種商品進出口服務」具相當程度之關聯性為由，核駁系爭商標之註冊，不僅與商標法第30條第1 項第11款之規定不符，更與被告當初審查原告註冊第1263397 號「MITSUI」商標時所持之意見相互矛盾，顯然違反行政法上之「平等原則」。

㈤系爭商標已成為著名商標而為相關消費者所熟知，故無致相關公眾混淆誤認之虞：

⒈原告以日本料理聞名於我國，其創立之「三井」系列日本料理餐廳，包括「三井」本店、「三井○○」、「○○三井」、「○○三井」、「三井料理美術館」、「三井○○○」等，均廣受消費者所喜愛，並自96年起開始使用於附設在餐廳之零售服務店面，提供「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場」等服務。原告第一家零售門市地址位於○○市○○路○○號0 樓，消費者可購買喜歡之日式生鮮食材、飲料、農產品、水產品回家，亦可交師傅當場依消費者之喜好為烹煮並直接享用。而同地址2 樓，為原告另一關係企業○○三井餐廳有限公司之「○○三井」日本料理餐廳，消費者在「○○三井」享用日本料理之餘，也可就近下樓購買與在餐廳用餐同一等級之食材，回家自行烹煮。挾著「三井」系列日本料理餐廳之知名度，系爭商標使用於餐廳附設之零售服務店面，以表彰三井系列日本料理餐廳所具有之優良、高品質產品及嚴格把關新鮮食材之精神，提供消費者在到餐廳用餐之餘，亦能享有零購與在餐廳用餐同一等級之食材或材料之便利。隨著「三井」餐飲集團於相關消費者間與日俱增之知名度，系爭商標使用於「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場」等服務，亦廣為消費者所知悉。而且，由於零售服務店面之裝潢及販售之商品與「三井」系列日本料理餐廳相仿，且地點同一，相關消費者就系爭商標所表彰之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場」等服務之來源係原告，均知之甚明。

⒉「三井」雖為日商三井公司之法人名稱，惟日商三井公司提供之商品及服務以石化、金屬等業務為主，且基於商標屬地主義，其於國情風俗相去甚遠之臺灣並未具有高知名度；更甚者，根據原告之訪查，日商三井公司於我國並未開設有餐廳或經營「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」等業務，更沒有任何有關日商三井公司從事「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」之證據資料。從而，據以核駁商標在我國之知名度顯然並不及於「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」等服務，故系爭商標於99年11月19日提起申請時，於「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場」等服務之知名度，遠高於據以核駁商標。

⒊系爭商標於99年11月19日向被告提出申請時，已因原告持續大量使用於餐飲服務及其相關之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場」等服務，而於相關消費者間極富盛名。反之，據以核駁商標除了94年間之非關「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」等服務之使用證據外，多年來於「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」等服務並無任何一個可徵援引之使用證據或資料，於「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」毫無知名度可言。因系爭商標於99年11月19日提起申請時，已成為著名商標，於「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場」等服務之知名度，更是遠高於據以核駁商標，相關公眾自得區辨為不同來源，故雙方商標併存無致相關消費者混淆誤認之虞。

⒋原告就「三井」及「MITSUI」商標，自92年起與據以核駁商標併存多年，從未發生消費者混淆誤認之情形，且據以核駁商標中，「三井」為日本常見之姓氏，「MITSUI」則為其日文發音，並非日商三井公司所獨創，其識別性較弱，亦不應由日商三井公司獨占使用，故不致相關公眾與系爭商標發生混淆誤認。又原告已在中國大陸及澳門等地取得「三井」及「MITSUI」商標於第35類之註冊，足證在中國大陸及澳門之商標主管機關認定就「食品及飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場」等服務，非日商三井公司之商標知名度所能擴大保護之範圍。

㈥爰聲明：

⒈原處分及訴願決定均撤銷。

⒉被告應就申請第099057972 號「MITSUI」商標申請案，為准予註冊之處分。

三、被告則抗辯以：

㈠系爭商標與據以核駁商標有混淆誤認之虞：

⒈查據以核駁商標之商標權人日商三井公司，係日本知名企業集團，該集團旗下公司即以「三井」及日文中「三井」讀音之羅馬拼音「MITSUI」為其集團標識，其事業領域包含鋼鐵、冶金、有色金屬、機電設備、化工、能源、建材、輕工、糧油食品、服裝及纖維、運輸及資訊產業等投資及進出口服務，於世界多個國家和地區設有據點，除以其公司名稱之特取部分中、外文「三井」、「MITSUI」或「MITSUI及圖」在其本國日本獲准註冊，列為著名商標受到保護外，並以其公司名稱之特取部分中、外文「三井」、「MITSUI」或單獨或結合「化學」、「石化」、「○○」、「金屬」、「建設」、「造船」等不具識別性之文字或圖形於各類別商品／服務廣泛申准註冊，於我國亦獲准註冊第785530、789117、795891、797442、800442、806750、97461 、98640 號等20餘件商標，其集團關係企業亦以「三井」、「MITSUI」作為商標圖樣之一部分，申准取得註冊第166087號「三井○○」、第1024330 、1024477 號「三井農林Mitsui Norin」、第1056481 號「三井銘茶Mitsui Green Tea」等商標。又日商三井公司所產製之商品除廣泛行銷國際市場外，於西元1952年亦在我國設立分店，設有金屬、機械、化學、食料、生活產業等部門，主要從事各種投資及化學、石化、金屬、建設、造船、食料等各項產品進出口服務，營業迄今已有逾50年之歷史；亦即，日商三井公司廣泛於全球及我國從事各項投資及代理食料等商品進出口服務。此外日商三井公司其企業於「財富」雜誌所列世界500 強排名前20名，2003、2004年為「天下雜誌」服務業- 進出口貿易排名分別為第24名、15名，2005年「中華徵信所」進出口貿易排名為第26名，年營業收入超過50億元，並榮獲94年度出口成長率第9 名績優廠商，且經查詢日商三井公司網頁（http://www.mitsui.com/jp/en/index.html）之News Releases （新聞發布）可知，西元2008年至今該公司仍有持續經營發展其農產品、肉品及食品產銷、電視購物、便利商店等事業。據此足堪認定於系爭商標99年11月19日申請註冊時，該據以核駁之「三井」、「三井○○」、「MITSUI」等商標所表彰之信譽及品質已廣為相關業者及消費者所普遍認知，而為一著名商標（相關證據業經經濟部經訴字第099060 54220號決定書、經訴字第09906054180 號決定書、經訴字第09906055140 號決定書、經訴字第09906053390 號決定書，臺北高等行政法院94年度訴字第2015號判決及智慧財產法院100 年度行商訴字第141 號判決、100 年度行商訴字第145 號判決、100 年度行商訴字第146 號判決認定在案）。原告雖訴稱日商三井公司在我國註冊之第806322、796862、801528、102267號等商標於94年至96年間，已被撤銷而失其效力云云。惟本件核駁審定書及訴願決定書係在說明所引證之「三井」、「MITSUI」或「MITSUI及圖」曾在我國獲准註冊且綜合其他事證核駁商標已臻著名之事實，即便該等商標經撤銷而失效，亦不影響其為著名商標以及該據以核駁商標權人有多角化經營等事實，況本件核駁處分書除有列舉第796862號商標外，並未引證第806322、801528、102267號等商標，故原告所稱應屬誤會。另原告固訴稱前揭經濟部訴願會及法院之決定、判決，認定據以核駁商標為著名商標之時間點，均為96年8 月31日以前，與系爭商標99年11月19日申請註冊時相較，兩者差距已逾3 年，因此據以核駁商標於系爭商標註冊時，在我國已非著名商標，且檢送原證3 至原證9 主張本件商標之知名度遠高於據以核駁商標云云。惟按著名商標著名程度，在未持續使用之情形下，仍須經相當期間，並因市場商品之推陳出新，始漸漸由相關消費者印象中消褪，而非短期內即可論斷商標可由著名變成非屬著名（參照最高行政法院100 年度判字第1140號判決意旨）。又查日商三井公司自1896年即於我國開設臺北支店，於1990年在臺100%出資設立現地法人，並持續經營至今。又該公司自2008年至今仍有持續經營發展其農產品、肉品及食品產銷、電視購物、便利商店等事業，已如前述。而原告既未能舉證證明日商三井公司之企業規模已變小，且已無於全球為多角化經營之事實，難謂上開行政處分、訴願決定、行政訴訟判決已經相當時日而不足採，故原告此部分之主張應不足採。

⒉商標最主要之功能在於識別商品／服務來源，以維護自由競爭市場正常運作秩序，混淆誤認的禁止是確保商標識別功能的必要手段，也是維護競爭市場正常秩序的必要限制。商標近似程度，既為判斷是否混淆誤認之虞之必要因素，自應就影響識別商品／服務來源與否，判斷近似商標是否已達致相關消費者產生混淆誤認之虞之程度，其判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。原告申請註冊之未經設計之外文「MITSUI」，與日商三井公司之據以核駁「三井」、「MITSUI及圖」、「三井○○」等商標相較，二者均有相同之外文「MITSUI」，或據駁商標上之「三井」之日文羅馬拼音與本案之外文「MITSUI」相同，二者予消費者之外觀、觀念相同，以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標且近似程度高。

⒊本件據以核駁之「三井」、「MITSUI及圖」、「三井○○」等商標經日商三井公司長期廣泛使用於多項商品買賣或進出口服務，而在全球市場建立相當之知名度，已為相關事業或消費者而普遍認知所為著名商標，已如前述。又觀諸原告檢附原證3 至原證9 之雜誌報導、網頁及照片等證據資料，雖可見有三井餐飲集團之相關報導及三井日本料理之搜尋結果及消費者網友討論內容，惟除其大部分為三井日本料理相關資料，而該使用於餐點、飲料及設座等餐廳型態之服務，與系爭商標指定使用於食品零售、超級市場等服務有別外，且多未見有系爭「MITSUI」商標，或部分為「三井○○」等商標之使用資料，與系爭商標圖樣有別；另有關食品零售店面之實際展售資料亦屬稀少，復無相關行銷地域、營業額、市場占有率等事項資料可資參酌。是依原告所提現有證據資料，尚難遽認本件商標業經原告廣泛行銷使用，已為相關消費者所熟悉，相關消費者並可區辨其與據以核駁商標之異同，原告所訴非屬可採。復查詢三井○○株式會社官方網站（http://www.mitsui.com/jp/zh/index.html），並檢視其首頁之內容，其「事業介紹」頁籤中業務本部介紹之部分即有「鋼鐵製品本部」、「金屬資源本部」、「基礎設施項目本部」、「機械與運輸事業本部」、「基礎化學本部」、「基能化學本部」、「能源第一本部」、「能源第二本部」、「食糧本部」、「食品事業本部」、「消費者服務事業本部」、「新一代職能推進本部」等，顯見日商三井公司之多角化經營之程度，已涵蓋各領域，其中亦包含與系爭商標所指定使用類別近似之「食糧本部」、「食品事業本部」。而點選該首頁「食糧本部」之連結後，該網頁之內容顯示其所經營業務範圍，包括「糧食穀物領域：糧食業務、油脂業務、飼料業務、畜產業務以及小麥、大麥、大豆、菜籽、玉米、飼料原料、棕櫚油、芝麻等的進出口、內銷和轉口貿易。糖類發酵領域：制糖業務、功能性食料業務以及粗糖、砂糖、糖蜜、酒精的進出口、內銷和轉口貿易」。點選「食品事業本部」其所經營業務範圍，包括「食品原料領域：果汁、咖啡、茶葉等飲料原料事業及乳製品事業。食品流通領域：綜合食品批發業務以及所有加工食品、冷凍食品、點心、寵物食品等的進出口、內銷和轉口貿易。零售援助領域：零售援助業務（與零售企業合作提供先進功能、利用DCM 的物流管理功能、可追蹤管理功能、商品策劃開發功能等）以及食品材料和包裝材料的進出口、內銷和轉口貿易。農業領域：以IT、流通、行銷、農業生產等為切入口，在農業領域進行業務開發」等語，觀諸上開網頁之內容可知，日商三井公司在多角化經營下，其「食糧本部」、「食品事業本部」之業務實已涵蓋系爭註冊商標指定使用於「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、便利商店、網路購物（電子購物）」服務，縱認網頁不足以具體證明日商三井公司已為此業務，然至少證明日商三井公司確有積極於此領域多角化經營之計劃。縱系爭商標與據以核駁商標其指定商品服務類別雖有不同，惟本件據以核駁商標既屬著名程度相當高之商標，以其著名程度對其保護之商品範圍自應較為廣泛，而不應以其申請指定使用之商品類別為限。是以，據以核駁商標較諸系爭商標而言係消費者較為熟悉一節，足堪認定，自應給予較大之保護。

㈡衡酌系爭商標與據以核駁「三井」、「MITSUI及圖」、「三井○○」等商標構成近似程度高，又據以核駁之「三井」、「MITSUI」、「三井○○」等商標係日商三井公司早先使用於從事各項投資及代理食料等商品進出口服務上之標誌，且經商標權人長期廣泛使用而達著名之程度，復較諸系爭商標而言係消費者較為熟悉者，又系爭商標申請案指定使用於食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、便利商店、網路購物（電子購物）等服務，與據以核駁商標權人長期所從事代理食料等各種商品進出口服務，依一般社會通念及市場交易情形，易誤認其所提供之服務或商品為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者，二者性質相關聯，故綜合上述因素加以判斷，相關消費者極有可能誤認二商標來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，揆諸前開說明，自有前揭法條規定之適用。

㈢至原告稱系爭商標於99年11月19日提出申請時日商三井公司是否仍持續使用一節，經查，該等據駁商標專用權於本件商標申請至今仍有效存在，且表彰之信譽及品質已廣為相關業者及消費者所普遍認知，自有拘束他人以相同或近似之商標申請註冊。另原告稱已在中國大陸及澳門等地取得「三井」、「MITSUI」商標註冊一節，惟因各國或地區法制及審查實務有別，尚難比附援引執為本件商標應予核准註冊之論據，併予陳明。是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合。

㈣爰聲明：原告之訴駁回。

四、得心證之理由：

㈠原告於99年11月19日以「MITSUI」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第35類之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」服務，向被告申請註冊，經被告審查，認本件商標與據以核駁之著名「三井」、「三井○○」、「MITSUI」、「MITSUI及圖」等商標構成近似，兩者所指定或使用之服務間復存有關聯性，本件商標之申請註冊有致相關公眾混淆誤認之虞，違反商標法第30條第1 項第11款之規定，應不准註冊，而為核駁之處分。原告不服，提起訴願，亦經訴願機關以相同之理由駁回其訴願，原告仍不服，提起本件訴訟，並執前詞主張據以核駁諸商標非著名商標，其與系爭商標相較，亦非屬近似之商標，而無商標法第30條第1 項第11款之情形，被告則認據以核駁諸商標為著名商標，系爭商標已該當商標法第30條第1 項第11款所規定之情形。故本件主要爭點仍為系爭商標與據以核駁商標是否構成相同或近似，據以核駁商標是否為著名商標，且二商標之使用是否會有致相關公眾混淆誤認，而有商標法第30條第1項第11款規定不得註冊之事由。

㈡按相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊，商標法第30條第1 項第11款定有明文。所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞」，係指商標有使相關公眾對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言（最高行政法院98年度判字第455 號判決參照）。本款所稱「著名」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第31條已有明定。著名商標之認定時點，商標法第30條第2 項明定以申請時為準，亦即據以核駁商標是否著名，應以系爭商標申請時點作為判斷基準。至著名之區域，係指於中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知（司法院釋字第104 號解釋參照）。另所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。又判斷二商標有無混淆誤認之虞，應參酌：⒈商標識別性之強弱；⒉商標是否近似暨其近似之程度；⒊商品／服務是否類似暨其類似之程度；⒋先權利人多角化經營之情形；⒌實際混淆誤認之情事；⒍相關消費者對各商標熟悉之程度；⒎系爭商標之申請人是否善意；⒏其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關公眾、消費者產生混淆誤認之虞。

㈢我國相關公眾對據以核駁商標之熟悉程度高，屬於著名商標：

⒈著名商標或標章之認定，固應以國內消費者之認知為準，但並不以在我國註冊、申請註冊或使用為前提要件，該商標或標章之使用證據，應有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料，且不以國內為限。據以核駁商標權人日商三井公司係日本知名企業集團之一，該集團旗下公司即以「MITSUI」為其集團標識，其事業領域包含鋼鐵、冶金、有色金屬、機電設備、化工、能源、建材、輕工、糧油食品、服裝及纖維、運輸及資訊產業等投資及進出口服務，於世界多個國家和地區設有據點，除以其公司名稱之特取部分外文「MITSUI」或「MITSUI及圖」在其本國日本獲准註冊，列為著名商標受到保護外，並以其公司名稱之特取部分外文「MITSUI」作為商標圖樣之一部分，於我國獲准註冊第785530、789117、795891、797442、800442、806750、97461 、98640 號等多件「MITSUI及圖」商標，其集團之關係企業亦以「MITSUI」作為商標圖樣一部分，申准取得註冊第1024330 、1024477 號「三井農林Mitsui Norin」、第1056481 號「三井銘茶Mitsui Green Tea」等商標。又據以核駁商標權人所產製之商品除廣泛行銷國際市場外，亦在我國設立分店，包括金屬、機械、化學、食料、生活產業等部門，主要從事各種投資及化學、石化、金屬、建設、造船、食料等各項產品進出口服務，營業迄今已有50年以上之歷史；亦即，據以核駁商標權人廣泛於全球及我國從事各項投資及代理食料等商品進出口服務。此外，據以核駁商標權人其企業於「財富」雜誌所列世界500 強排名前20名，西元2003、2004年為「天下雜誌」服務業- 進出口貿易排名分別為第24名、15名，西元2005年「中華徵信所」進出口貿易排名為第26名，年營業收入超過50億元，並榮獲94年度出口成長率第9 名績優廠商，足堪認定該據以核駁之「MITSUI」、「MITSUI及圖」等商標所表彰之信譽及品質已廣為相關業者及消費者所普遍認知，而為一著名商標，凡此業經經濟部以經訴字第09906054220 號決定書、經訴字第09906054180號決定書、經訴字第09906055140 號決定書、經訴字第09906053390 號決定書，臺北高等行政法院94年度訴字第2015號判決及智慧財產法院100 年度行商訴字第145 號行政判決認定確為著名商標在案（審定卷第72至94頁）。

⒉原告雖稱：原處分及訴願決定所援引之行政及司法機關決定，認定據以核駁商標為著名商標之時間點，均為96年8月31日以前，而系爭商標申請註冊之日期為99年11月19日，距離96年8 月31日已逾3 年，原處分及訴願決定忽略著名商標之著名性會隨時間之經過而有所變動，竟單純援引早已過時之行政及司法機關決定，在完全未參酌其他相關證據之情形下，即認定據以核駁商標為著名商標，自有違誤等語，惟著名商標著名程度，在未持續使用之情形下，仍須經相當期間，並因市場商品之推陳出新，始漸漸由相關消費者印象中消褪，而非短期內即可論斷商標可由著名變成非屬著名（最高行政法院100 年度判字第1140號判決意旨參照）。本件據以核駁商標權人日商三井公司自西元1896年即於我國開設台北支店，於西元1990年在臺100%出資設立現地法人，並持續經營至今，已如前述，復參酌自西元2008年至今，該公司仍有持續經營發展其農產品、肉品及食品產銷、電視購物、便利商店等事業，在臺公司亦有「食料部」，凡此亦有據以核駁商標權人公司網頁資料附卷可稽（訴願卷第188 至198 頁、本院卷第179 至182頁），原告謂日商三井公司在我國根本未經營食品相關業務云云，已難遽信，而原告既未能舉證證明日商三井公司之企業規模已變小或已無於全球為多角化經營之事實，尚難謂上開行政處分、訴願決定、行政訴訟判決已經相當時日而不足採，原告上開所指，自難憑信。據此，堪認於系爭商標99年11月19日申請註冊時，據以核駁之「MITSUI」、「MITSUI及圖」商標所表彰之信譽及品質已廣為相關業者及消費者所普遍認知，而為著名商標。

㈣系爭商標圖樣與據以核駁商標圖樣近似程度高：系爭商標單純由「MITSUI」大寫英文文字構成，與據以核駁之「MITSUI」、「MITSUI及圖」（如附圖2 ）等商標圖樣相較，二者均有相同之「MITSUI」大寫英文文字，雖據以核駁商標另結合有圖形，但以所佔商標圖案比例及消費者唱呼可能性及便利性而言，應認「MITSUI」外文部分方為主要部分，是於異時異地隔離整體觀察系爭商標與據以核准商標，其外觀相近，觀念或讀音則均相同，以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度甚高。

㈤相較於系爭商標係於始99年11月19日申請註冊，據以核駁之「MITSUI」、「MITSUI及圖」等商標最早於86年間即註冊公告（訴願卷第89至101 頁），其獲准註冊早於系爭商標，本於我國所採取之商標註冊主義，應賦予據以核駁商標較大之保護。

㈥先權利人多角化經營之情形：日商三井公司係日本知名企業集團之一，該集團旗下公司即以「MITSUI」為其集團標識，其事業領域包含鋼鐵、冶金、有色金屬、機電設備、化工、能源、建材、輕工、糧油食品、服裝及纖維、運輸及資訊產業等投資及進出口服務，於世界多個國家和地區設有據點，亦在我國設立分店，包括金屬、機械、化學、食料、生活產業等部門，主要從事各種投資及化學、石化、金屬、建設、造船、食料等各項產品進出口服務，於西元1990年在台100%出資設立現地法人，並持續經營發展包括農產品、肉品及食品產銷、電視購物、便利商店等在內之諸多事業，皆如前述，足見日商三井公司於包括我國在內之多個國家和地區從事極為廣泛之多角化經營。

㈦相關消費者對各商標熟悉之程度：據以核駁之「MITSUI」、「MITSUI及圖」等商標經據以核駁商標權人長期廣泛使用於多項商品買賣或進出口服務，而在全球市場建立相當之知名度，已為相關事業或消費者而普遍認知所為著名商標，已如前述。至原告檢附證據資料，主張三井餐飲集團不僅是成為臺灣高級日本料理名稱，並打造頂級魚貨（水產）市場、超級市場，還經營水產批發零售服務。且近年各家分店（餐廳）每月估計超過8 萬8 千人，用餐客人必須經過其餐廳旁之超市，消費者不僅知悉「三井」系列日本料理餐廳，且其超市同為原告經營，其著名程度已高過日商三井公司，無致消費者產生混淆誤認之虞等語，惟據其檢送使用證據以觀，雖可見有三井餐飲集團之相關報導及三井日本料理之搜尋結果及網友討論內容，惟除其大部分為三井日本料理相關資料，而該使用於餐點、飲料及設座等餐廳型態之服務，與本件商標指定使用於食品零售、超級市場等服務有別外，部分亦為「三井○○」等商標之使用資料，而非單獨使用本件「MITSUI」商標。另有關食品零售店面之實際展售資料亦屬稀少，復無相關行銷地域、營業額、市場占有率等事項資料可資參酌。是依原告所提證據資料，尚難遽認本件商標業經原告廣泛行銷使用，已為相關消費者所熟悉，而足以使相關消費者區辨其與據以核駁商標之異同。是以，據以核駁商標較諸本件商標而言係消費者較為熟悉一節，足堪認定，自應給予較大之保護。

㈧原告雖主張：系爭商標申請註冊時，日商三井公司在我國並未將據以核駁商標註冊或使用於第35類「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」等服務相類似之商品或服務，且據以核駁商標指定使用之商品、服務與系爭商標所指定使用之服務並不類似，可知據以核駁商標在我國之知名度絕不及於該類服務，反之，系爭商標就此之知名度實高於據以核駁商標，絕無致相關公眾混淆誤認之虞等語，惟查，系爭註冊商標指定使用之服務，與據以核駁商標指定使用商品類別雖有不同，但日商三井公司之多角化經營之程度，已涵蓋各領域，其中亦包含與系爭商標所指定使用類別近似之「食品、零售本部」，已如前述，縱日商三井公司在我國並未將據以核駁商標註冊或使用於第35類「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」之服務，然至少堪認日商三井公司確有積極於此領域多角化經營之計劃。且就相衝突商標所表彰之各種商品或服務是否構成混淆誤認之虞之判斷，與商標之著名程度及識別性關係密切係相互消長，商標越具有識別性且越著名，其所能跨類保護之商品範圍就越大，即越易判斷為構成混淆誤認之虞；反之，若商標係習見之商標或著名性較低，則其跨類保護之範圍就較小。本件原告系爭商標與據以核駁商標其指定商品服務類別雖有不同，惟本件據以核駁商標既屬著名程度相當高之商標，以其著名程度對其保護之商品範圍自應較為廣泛，而不應以其申請指定使用之商品類別為限。系爭商標若准使用於「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」之服務，衡酌據以核駁商標之著名程度及日商三井公司多角化經營之程度，確有可能使公眾或消費者混淆誤認此二商標之來源同一，或誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。原告稱系爭商標指定使用之服務與據以核駁商標所指定使用之商品服務類別不同云云，刻意忽略據以核駁商標乃著名商標，且其著名之高度已使其保護範圍不以其所指定使用商品類別為限，自非可採。

㈨原告另主張「三井」為日本一常見之姓氏，「MITSUI」則為其日文發音，其識別性較弱，亦不應由日商三井公司所得獨佔云云，惟原告所述乃僅關於據以核駁商標之先天識別性問題，而據以核駁商標之「MITSUI」、「MITSUI及圖」為著名商標，已如前述，則其自具有高度之後天識別性。至原告雖又稱：其就「三井」及「MITSUI」商標，自92年起已在我國於本件指定使用之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」之服務類似或相關聯之商品或服務取得註冊在案，與據以核駁商標併存多年，從未發生消費者混淆誤認之情形，足證本件商標無致相關公眾混淆誤認之虞等語，惟姑不論事實上是否確如原告所述從未發生消費者混淆誤認情事，系爭商標所指定使用之服務類別，既仍與原告前已取得註冊之商標所指定之商品或服務類別不同，且屬另案妥適與否問題，要難比附援引，自無法引用其他註冊個案，推論系爭商標無致混淆誤認之虞。原告末又以：其已在中國大陸及澳門等地取得「三井」及「MITSUI」商標於「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」之註冊等語，然商標有屬地性，各國法制、市場交易習性及審查基準未盡相同，故商標申請或撤銷，事涉據以比對之商標、指定商品或服務是否與本案相同、各國法令及混淆誤認之審查基準、使用語言、市場狀況、消費者認知、使用證據等複雜因素，自不能片面援引大陸地區或外國審查結果，作為有利原告之依據，是原告此一主張，洵不足採。

㈩綜上，衡酌系爭商標與據以核駁之「MITSUI」、「MITSUI及圖」等商標構成近似，且其整體外觀或予人觀念印象均有相同之外文「MITSUI」，近似程度高；據以核駁之「MITSUI」、「MITSUI及圖」等商標於本件商標申請註冊前，已為相關事業及消費者所普遍認知之著名商標，且為在我國已先註冊之商標，應給予較大之保護；日商三井公司已將據以核駁商標註冊於多種商品、服務並且多角化經營程度高，經營範圍亦有與系爭商標指定使用服務具相當關聯性者；以及相關公眾仍較熟悉據以核駁商標等因素綜合判斷，原告以「MITSUI」作為商標圖樣，指定使用於「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、超級市場、便利商店、網路購物（電子購物）」服務申請註冊，實極有可能使相關公眾誤認二者商標所表彰之服務為同一來源之系列服務，或誤認其使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞，自有商標法第30條第1 項第11款前段規定之適用。至原告所指原處分以已失效之商標核駁系爭商標註冊，且未列明所有據以核准商標部分，因據以核駁之「MITSUI」、「MITSUI及圖」等商標已足以證明系爭商標有違前揭商標法規定，是原處分縱有上揭瑕疵，亦不影響本件應為核駁處分之結果，併此敘明。

五、綜上所述，系爭商標有商標法第30條第1 項第11款前段所定情形。從而，被告所為系爭商標不得註冊，應予核駁之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第一庭