智慧財產法院行政判決

原告

信實數碼股份有限公司

代表人

劉素岑（董事長）

訴訟代理人

王志哲律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

洪淑敏（局長）住同上

訴訟代理人

孫重銘

參加人

中華電信股份有限公司

代表人

鄭優（董事長）住同上

訴訟代理人

王尊民律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國105 年8 月24日經訴字第10506309490 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，並於106 年4 月26日以105年度行商訴字第136 號判決後，原告不服，提起上訴，經最高行政法院於106 年11月9 日以106 年度判字第607 號判決廢棄發回本院，本院更為判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要：原告前於民國101 年12月22日以「中華防偽雲SENSE DIGITAL 及圖」商標（圖樣中之「防偽雲」聲明不專用），指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第9類之「電子佈告牌、基因晶片（DNA 晶片）」商品（按於102 年11月5 日減縮指定使用於前揭商品），向被告申請註冊。經被告審查，准列為註冊第1621323 號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣參加人於103 年4 月11日以系爭商標有違商標法第30條第1 項第10款及第11款之規定，以附圖二至二十所示之商標為據以異議商標（下稱據以異議諸商標，另據以異議諸商標與系爭商標進行比對時，簡稱「兩商標」），對之提起異議。案經被告審查，認系爭商標之註冊有違商標法第30條第1 項第11款後段「減損著名商標識別性之虞」規定，以105 年3 月25日中台異字第1030245 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，至於其餘異議事由則未論。原告不服，提起訴願，經經濟部以105 年8 月24日經訴字第10506309490 號決定駁回，原告仍為不服，遂向本院提起行政訴訟，本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟，並以105 年度行商訴字第136號行政判決駁回原告之訴，原告不服提起上訴，經最高行政法院以106 年度判字第607 號判決廢棄前開判決，並發回本院更為審理。

二、原告主張：

㈠據以異議諸商標非高度著名商標：據以異議諸商標中之「中華」2 字為習知文字，且以「中華」作為商標一部分註冊者高達1,400 筆以上，故「中華」2字不具創意性亦無識別性可言。又以「雲」字作雲端運算之簡稱，早為國內外習知通用，因此據以異議諸商標之識別性顯然極弱。又參加人所提之報導或獲獎事蹟均著墨在中華電信本身，與據以異議諸商標無關，而中華雲市集記者會之報導時間甚短，且中華雲市集網站因推展不順已於105 年3 月1 日關閉，實難認據以異議諸商標已廣為一般消費者所普遍認知之著名程度。

㈡兩商標並不近似：兩商標雖均有「中華」2 字，但系爭商標「防偽」2 字用於「防偽」類商品，自與據以異議諸商標特定於「市集」類之服務類別或僅有單純中文「雲」字產生之觀念不同，兩商標無論在字數上、文字編排順序上有差異，讀音亦有不同，且系爭商標英文「SENSE DIGITAL 」及圖，與據以異議諸商標英文「hicloud Mall」及圖，亦有很大的差異，因此，兩商標並不構成近似。

㈢系爭商標無減損據以異議諸商標識別性之虞：系爭商標指定使用於「電子佈告牌、基因晶片（DNA 晶片）」商品，重於商品包裝上的防偽功能，而據以異議諸商標係提供企業雲端應用軟體與讓軟體供應商提供軟體服務之交易平台，與商品包裝防偽相關業務完全無涉，兩商標之市場區隔甚遠，因此原告使用系爭商標於防偽標籤領域，不致使據以異議諸商標之識別性受減損之危險。再者，原告之相關消費者皆為相當規模且具高度專業知識經驗之大型企業，其識別能力較一般消費者為高，而能輕易辨識兩商標之差異，允許系爭商標之註冊，絕無可能減弱相關公眾對據以異議諸商標於其原指定或實際使用之服務之著名性或其識別來源之關聯之虞。

㈣並聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷。

三、被告則以下列等語抗辯：

㈠依參加人檢送之「中華雲市集」開市記者會之邀請記者統計表、報紙、網路、電視報導、記者會現場照片等資料，顯示參加人於電信市場之長久經營、據以異議諸商標雲端應用交易平台具話題性及廣泛密集廣告宣傳，成功跨足政府部門及不同產業領域，堪認於系爭商標申請註冊前，據以異議諸商標表彰於前述服務之信譽，應已廣為一般公眾所普遍認知之程度。

㈡兩商標同以「中華」2 字作為起首引人注意之部分，且皆由較大之中文文字與較小之外文文字上下並列，於文字前方之圖形亦均含有雲朵線條之設計，整體構圖意匠有相仿之處，應構成近似之商標。

㈢在我國現有註冊商標資料中，以結合「中華」與「雲」字組合而獲准註冊之商標，僅有原告註冊之「中華防偽雲SENSEDIGI TAL及圖」商標及參加人註冊之「中華雲市集hicloudMall及圖」、「中華雲」、「中華電信雲核」、「中華電信雲寶」等商標，另第三人註冊第1505707 號「八方雲集及設計圖」商標之「八方雲集」、「八方中華」文字組合型態與兩商標不同，顯見「中華」與「雲」未被第三人廣泛使用於不同之商品、服務，而據以異議諸商標為著名商標、識別性強，兩商標近似程度不低，考量系爭商標來源與產製主體，其與參加人企業規模及文化、專業雲端顧問團隊、豐富先進軟硬體設備、資通信專業技術服務等，均無法相比擬，如使系爭商標得併存註冊，會使據以異議諸商標原本產生某一特定來源之聯想，逐漸減弱或分減據以異議諸商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力，而有減損據以異議諸商標識別性之虞，是系爭商標之註冊自有商標法第30條第1 項第11款後段「減損著名商標識別性之虞」之適用。

㈣並聲明求為判決：原告之訴駁回。

四、參加人除援引被告答辨外，並補充：

㈠參加人自100 年將據以異議諸商標表彰於其所建置之開放式雲端應用交易平台，提供軟體開發商網路平台使用及維護、上架產品測試、推廣行銷、客戶款項代收等服務，已經上架產品多達400 種以上銷售予中小企業或一般消費者，可見據以異議諸商標給予消費者認識知悉的知名度及熟悉感，並不限於指定使用商品或服務之所屬領域，已橫跨不同類別的企業經營者及政府部門，其他不同領域之一般消費者均已廣泛知悉該商標，已達廣為一般消費者普遍認知的高度著名程度，此不因參加人事後於105 年3 月1 日關閉「中華雲市集」網站，而可推翻據以異議諸商標於系爭商標申請註冊時已成為著名商標之事實。

㈡據以異議諸商標之「中華」為表彰參加人之營業表徵，至「雲市集」或「雲」為創新網際網路雲端運算技術之象徵，此為參加人獨創之商標，識別性極高。又兩商標中文均有「中華雲」三字，其複合詞彙為五個字組成的字詞結構，字數相同、讀音雷同，所傳達雲端運算之應用技術之觀念及構圖設計為高度神似，自為高度近似之商標，又兩商標指定使用商品或服務，均同為標榜及以雲端應用技術為招徠吸引消費者之焦點，雲端應用技術領域為新興商業及消費交易模式，依目前一般社會通念及市場交易情形，具有普通知識經驗之消費者施以普通之注意並不易清楚區辨、明確切割雲端運算其運用技術領域的不同，應為高度類似商品或服務。又商品縱不類似，但著名商標之保護不限於同一或類似之商品或服務，兩商標圖樣既高度近似，則系爭商標若併同存在，將會造成消費者對據以異議諸商標指示單一來源及獨特性的印象遭稀釋。

㈢並聲明求為判決：原告之訴駁回。

五、本院得心證之理由：

㈠查系爭商標之註冊公告日為103 年1 月16日，嗣參加人於103 年4 月11日對系爭商標申請異議，經被告於105 年3 月25日作成異議審定書，則系爭商標之註冊及異議，均在100 年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日施行之現行商標法後，無現行商標法第106 條第1 項及第3 項規定之適用，是系爭商標是否具有異議事由，應依系爭商標註冊公告時之現行商標法為斷（本件無新舊法適用問題，故以下均簡稱為商標法）。又本件商標異議事件，參加人以商標法第30條第1 項第10、11款規定對系爭商標申請異議，經被告審查，認系爭商標相較於據以異議諸商標有前揭條文第11款後段「減損著名商標識別性之虞」規定之適用，其餘部分已不影響結果之判斷，而未予論究。原處分及訴願決定既僅就商標法第30條第1 項第11款後段「減損著名商標識別性之虞」規定為審酌，本院亦僅能就此部分為判斷，至於系爭商標是否尚違反同條項第10款、第11條前段「致相關公眾混淆誤認之虞」及後段「減損著名商標信譽之虞」規定，自非本院審理範圍。準此，本件爭點為：系爭商標指定使用於「電子佈告牌、基因晶片（DNA 晶片）」商品之註冊是否違反商標法第30條第1 項第11款後段「減損著名商標識別性之虞」規定。

㈡按商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊，商標法第30條第1 項第11款定有明文。本款有關「著名」之認定，於92年修法前原於第37條第7 款規定「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致『公眾』混淆誤認之虞者. . . 」，嗣於92年5 月28日移列為第23條第12款並修正為「相同或近似於他人著名商標或標章，有致『相關公眾』混淆誤認之虞. . . 」，其立法理由謂「第十二款為現行條文第七款修正後移列。說明如下：世界智慧財產權組織（WIPO）於一九九九年九月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，該決議明確指明對著名商標之認定，應考量以商品或服務之『相關』公眾之認識，而非以『一般』公眾之認知判斷之. . . 爰將『公眾』修正為『相關公眾』. .. 」足見立法者已明示我國商標法有關著名商標之認定，係採WIPO「相關公眾」之認知，而明文將本款「著名商標」之「著名」標準由「一般公眾」下修為「相關公眾」，該款之後僅變更條號，然內容沿用至今。又商標法施行細則第31條亦規定，商標法所稱之「著名」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。由此可知，商標著名程度雖可區分為廣為一般公眾熟知之高度著名商標，及僅為相關公眾或消費者熟知之低度著名商標，然無論其著名高或低，依我國商標法或商標法施行細則規定，僅符合相關公眾或消費者所普遍認知之低著名程度，即得被認定為著名商標，而受我國商標法有關著名商標之保護，惟商標法第11條前段「著名商標混淆誤認之虞」與後段「減損著名商標識別性或信譽之虞」之保護對象及範圍並不相同，故最高行政法院105 年11月份第1 次庭長法官聯席會議以目的性限縮解釋認本款後段之著名商標其著名性須達「一般消費者均知悉」之程度，謂：「按商標法第30條第1 項第11款（下稱本規定）前段規定之目的在於避免相關公眾對於商品或服務之來源產生混淆誤認之虞，保護之對象為相關消費者，而所稱之相關消費者，則指該商標所使用之商品或服務之消費者而言（商標法施行細則第31條參照）；至本規定後段之規範目的則在於避免著名商標之識別性或信譽於一般消費者主觀認知中遭受減損之虞，保護之對象為該著名商標，不以該商標所使用之同一或類似商品或服務類別為限，兩者保護之對象及範圍並不相同。又商標之保護具有使其壟斷並排除他人使用某一文字、圖形、記號或其聯合式之效果。是以，倘商標僅在某一類商品或服務之相關消費者間具有著名性，對於不同類別商品或服務之其他消費者不具著名性者，自不宜使其在不同類別之商品或服務取得壟斷或排他使用之權利，否則將造成市場不公平競爭之結果，明顯與商標法第1 條規定有違。準此，本規定後段所述之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之程度，始有本規定後段規定之適用，與本規定前段規定僅限於相關消費者不同。質言之，本規定前、後段就著名商標之著名程度，應為不同之解釋，前段應解釋為僅在相關消費者著名之商標，後段則應解釋為不僅止於相關消費者，而須達一般消費者均知悉之商標，始符立法目的，同時平衡保護消費者及商標權人，維護市場公平競爭。故商標法施行細則第31條針對『著名』之定義規定，應為目的性之限縮解釋，而不適用於本規定後段所稱之『著名商標』。」準此，本件爭點有關系爭商標之註冊是否有商標法第30條第1 項第11款後段「減損識別性之虞」之適用，揆諸上開最高行政法院見解，前提即須審酌據以異議諸商標是否已達「一般消費者普遍知悉」之著名程度，而此事實，須由主張著名商標之權利人即參加人提出相關證據證明之。

㈢據以異議諸商標未達「一般消費者普遍知悉」之著名程度：參加人主張據以異議諸商標已廣為一般消費者所普遍認知而臻高度著名乙節，固提出相關資料為據，然：⑴參加人於105 年11月16日獲得經濟部工業局「雲端新興潛力獎」獎項之國內財經媒體報導雖記載「依據iThome 2016 CIO 大調查報導，中華電信hicloud 是近幾來台灣企業公有雲採用率第一名，已有3000家以上各類型企業及個人用戶客戶數」（見更審前卷第132 至135 頁、本院卷第53至背面頁），參加人官方網站雖登載中華電信獲獎事蹟（見更審前卷第158 頁），然上開內容並未提及據以異議諸商標「中華雲」、「中華雲市集」，其所載事績乃「中華電信hicloud 全方位雲端服務」之服務績效，與據以異議諸商標無關，而網頁記載之獲獎事蹟亦著墨於參加人中華電信本身，而非據以異議諸商標。

⑵參加人所提電視、平面、網路媒體有關中華雲市集開市記者會相關報導及現場照片（見異議卷第24至63頁），報導時間僅在101 年10月初，報導時間甚短；⑶中華雲市集商品網頁（見異議卷第64至84頁），乃參加人為推展「中華雲市集」雲端平台而架設之網站，僅能證明參加人有行銷據以異議諸商標之事實，但無從知悉消費者接觸該網頁之人次；⑷中華雲市集之廣告DVD （見異議卷第85頁）、廣告費統一發票、廣告費統計表、雜誌、週刊之廣告等（見異議卷第86至207 頁），其行銷時間不長，且不算密集，再觀之其所刊登之平面廣告，所刊登之據以異議諸商標版面甚小（見異議卷第137 至138 頁、第152 至160 頁、第202 至207 頁），消費者能否注意到據以異議諸商標顯屬有疑，且其所刊登的天下雜誌、管理雜誌、i Thome 電腦報、Gamer 首頁、Gamebase首頁、壹週刊、商業週刊、UDN 首頁、apple 動新聞首頁、數位時代雜誌、Apple Daily 首頁及Chinatime 首頁，除Apple Daily 及Chinatime 外，其餘多為商業或電腦、網路遊戲領域消費者始會瀏覽之平面媒體，實難認一般消費者因上開平面廣告而均知悉據以異議諸商標。⑸參加人所提Google及Yahoo 搜尋引擎頁面（見異議卷第208 至210 頁），主張於網路搜尋引擎中輸入「中華雲市集」、「中華雲」搜尋結果，多出現中華雲市集而非原告之中華防偽雲（見異議卷第208 至210 頁），然搜尋引擎之搜尋內容與搜尋者使用習慣相關，該結果實無法證明「一般消費者」均知悉「中華雲市集」、「中華雲」而曾以該等文字鍵入搜尋引擎中，自不能僅以搜尋結果有出現據以異議諸商標，即論斷其著名與否。綜上，依參加人所提證據，或可認據以異議諸商標表彰於雲端應用科技之相關服務，為我國「相關」事業及消費者所熟悉，但仍未達到「超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉」之程度。

㈣兩商標之近似程度：按商標淡化就商標近似程度之要求，較混淆誤認之虞為高，是判斷商標是否有淡化之虞，自應就商標之近似程度予以說明（最高行政法院106 年度判字第607 號發回意旨參照）。查，系爭商標係由文字與圖形所組成，其中文字部分為由左至右橫書之中文「中華防偽雲」及下方平行排列由左至右橫書之字體較小之外文「SENSE DIGITAL 」所構成，圖形部分則為一形似雲朵之弧線為主，輔以斜線為圖案之底圖，圖形並置於文字部分之左側；而據以異議「中華雲市集hicloudMall及圖」諸商標（附圖二至四、六至十四）亦係文字與圖形所組成，其中文字部分為由左至右橫書之中文「中華雲市集」，及下方平行排列由左至右橫書之字體較小之外文「hicloud Mall」所構成，圖形部分則為類似雲朵弧線上置中空「hi」所構成，另據以異議「中華雲」諸商標（附圖五、十五至二十）則為單純由左至右橫書之「中華雲」文字商標。系爭商標與據以異議「中華雲」諸商標相較，其中據以異議「中華雲」諸商標為單純三個中文字所構成，與系爭商標分別由圖形、中文、英文所構成，整體構圖意匠顯有差異，是兩者雖均有「中華」二字，然近似程度不高；而系爭商標與據以異議「中華雲市集hicloud Mall及圖」諸商標相較，雖兩商標分別結合聲明不專用之「防偽雲」或「雲市集」，但該聲明不專用部分既屬整體構圖之一部分，故於判斷商標是否近似時，仍應就上開聲明不專用之部分為整體比對，經比對兩商標，其同以「中華」二字作為起首引人注意部分，且兩商標均以上置中文、下置英文、左置類似雲朵弧線之圖形所構成，構圖意匠相仿，應構成近似程度不低之商標。

㈤綜上，系爭商標與據以異議「中華雲市集hicloud Mall及圖」諸商標近似程度不低，而與據以異議「中華雲」諸商標近似程度不高，且據以異議諸商標表彰於雲端應用科技之相關服務，並未達到「超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉」之高度著名程度，自非商標法第30條第1 項第11款後段所稱之「著名商標」，是原告稱系爭商標之註冊並無減損據以異議諸商標識別性之虞，應屬可採。

六、綜上所述，系爭商標相較於據以異議諸商標，其指定使用於「電子佈告牌、基因晶片（DNA 晶片）」商品之註冊，並未違反商標法第30條第1 項第11款後段「減損著名商標識別性之虞」規定，從而，被告認系爭商標之註冊違反上開規定，所為「系爭商標之註冊應予撤銷」之處分，於法尚有未合，訴願決定予以維持，亦有違誤，原告據此請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。至參加人於本件異議申請書中尚主張系爭商標相較於據以異議諸商標亦違反商標法第30條第1 項第10款、第11條前段「致相關公眾混淆誤認之虞」及後段「減損著名商標信譽之虞」規定，然此部分未據被告為實體審查，自不在本院審理範圍，應由被告就本件重為處分時予以審酌，附此敘明。

七、本件事證已明，兩造及參加人其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭