97年度行商訴字第109號｜智財：商標評定｜裁判日期：98 年 03 月 26 日

智慧財產法院行政判決 97年度行商訴字第109號民國98年3 月12日辯論終結原告印度商‧大達太子有限公司（TA TA SO 代表人甲○ ○○ ○○○ President 訴訟代理人李世章律師徐念懷律師被告經濟部智慧財產局代表人乙○○（局長）住同上訴訟代理人丁○○ 參加人神積國際企業股份有限公司代表人丙○○○ 上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國97年9 月11日經訴字第09706112730 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：主文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。事實及理由一、事實概要：緣參加人神積國際企業股份有限公司（以下稱神積公司）於民國95年3 月10日以「大大 TATA及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第16類之「非碳複寫紙、影印紙、製圖紙、噴墨印表機專用相紙、信封、信紙、便條紙、相片簿、名片簿、筆記簿、剪貼簿、集郵冊、集幣冊、活頁資料簿、電話地址簿、幻燈片存放冊、碟片存放冊、膠帶、膠水、印泥、筆筒、圖釘、色帶、卷宗夾、活頁夾、打孔機、訂書機、號碼機、標價機、貼標機、訂書針、迴紋針、拔釘器、橡皮筋、美工刀、護貝機、膠帶台、修正液、削鉛筆機、迴紋針盒、手動裁紙機、自粘性標籤、軟木製公佈欄、電動拆信機、電腦報表夾、辦公室用摺紙機、辦公室用封口機、冷錶機、活頁打孔裝訂機、辦公室用碎紙機、文件裝訂機（事務用）、硬幣分類用及計數用盤、支票機、口紅膠（文具用）、電動訂書機、自黏性便條、修正帶、書籍裝訂材料」商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第124419 8號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣原告以「TATA」商標（下稱據以評定商標，如附圖二所示）主張系爭商標有違商標法第23條第1 項第12款及第14款之規定，對之申請評定。案經被告審查，核認系爭商標並未違反前揭規定，於97年5 月6 日中台評字第960288號商標評定書為「申請不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。二、原告之主張：㈠原告所有之「TATA」商標為著名商標： ⒈查據以評定商標係原告於西元1868年首創使用之商標，該商標源自於原告創始人Jamsetji Tata之家族姓氏。原告自西元1868年起即以鋼鐵業為基礎，其後將觸角延伸至出口業、電子業、化學業、技術支援及金融業等七大行業，旗下公司包含Tata Quality Management Services、Tata Financia l Services、Tata Economic Consultancy Services、Tat a Economic Consultancy Services 等，並於全球各大城市成立許多分公司，統稱Tata Group。Tata Group所經營之商品種類眾多，其所跨足之商品服務領域包含有農業器具、農業化學品、書籍及書籍出版、行動電話產品及服務、陶器、包機服務、咖啡、冷卻設備、信用卡、電子業、娛樂事業、肥料、財政金融服務、食品業、服裝及家用品、度假屋、家庭設備、飯店、住宅、保險、珠寶、皮革產品、多功能汽車、小型車、電信通訊服務、鐘錶等，由此可見原告企業規模廣泛及其多角化經營之積極態度。 ⒉其次，原告為保護其著名商譽而以多角化經營方式拓展品牌，已就「TATA」、「設計圖」在印度申請144 個註冊商標，分別指定使用於第1 、2 、3 、4 、5 、6 、7 、8 、9 、11、12、13、14、17、19、21、24、25、28、29、30、31、33等類別之商品/ 服務。此外，原告就「TA TA 」亦在澳洲、荷比盧、法國、德國、希臘、匈牙利、日本、拉脫維亞、馬爾他、模里西斯、緬甸、紐西蘭、葡萄牙、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、新加坡、西班牙、瑞士、英國等國，申請註冊商標指定使用於第6 、9 、12、16、30等類別之商品/ 服務。由此可知，基於原告多角化跨領域之經營模式，據以評定商標之著名性，絕非僅侷限在「棉紡業、鋼鐵業、電力業、出口業、電子業、化學業、金融業及資訊系統暨通訊服務」等商品/ 服務類別上，而係擴及全面性之商品/ 服務。 ⒊被告亦已肯認據以評定商標之信譽在系爭商標95年3月10日申請註冊前，95年3月10日申請註冊時，已臻著名之程度，是據以評定商標既屬著名商標，其所受到之保護範圍，自應較系爭商標為廣。 ⒋依商標法第23條第1項第12款規定，並無類似同條第13款規定有「同一或類似商品或服務」之文字，依文義解釋觀之，無論一著名商標與他商標所指定使用之商品/服務是否同一或類似，只要兩者相同或近似，且有致混淆誤認或減損識別性之虞者，他商標即不得申請註冊，換言之，據以評定商標為著名商標，其保護之範圍，具有跨類別之特性。是以對據以評定商標之保護，自不得侷限於所謂「棉紡業、鋼鐵業、電力業、出口業、電子業、化學業、金融業及資訊系統暨通訊服務等」領域。以原告跨足汽車市場為例，其不但以超低之價格吸引公眾，且更於西元2008年自福特（Ford）手中收購積架（Jaguar）及路華（Land Rover）兩個高價品牌，又汽車產品所標示之知名品牌，幾乎為所有領域之消費者均會注意及認識到，例如TOYOTA或GM等品牌，無人不曉，足認據以評定商標已在一般公眾（而非相關消費者）之心目中既已建立一定之著名形象，自有跨類保護之必要，以免他人藉搭便車（free ride）之便攫取不法利益。 ⒌再者，依經濟部智慧財產局於96年11月9日訂定之「商標法第23條第12款著名商標保護審查基準」2.1.1內容，所謂著名商標，係指商標所表彰之識別性與信譽為消費者所熟知，商標如已廣為「一般消費者」所普遍認知，即具有較高之著名程度；商標如在特定相關消費市場上為「相關消費者」熟知，而非廣為「一般消費者」所普遍認識，則其具較低之著名程度。職是，據以評定商標既已為「一般消費者」〈即相關公眾〉所熟知，其保護即不侷限在特定相關之消費市場上，而擴及到其他類別之商品/服務。 ⒍查原處分及原訴願決定一方面肯認據以評定商標係著名商標；另一方面卻又以據以評定商標與系爭商標兩者在指定使用之商品/ 服務，於性質、內容、功能與行銷管道或場所、服務對象範圍及服務之提供者並不相同，關聯性亦不明顯，消費者應可區辨為由，判定本件無商標法第23條第1項第12款前段規定之適用，顯然悖於商標法第23條第1項第12款前段規定及最高行政法院93年度判字第155號判決意旨，且其論述前後矛盾，違法不當之處甚明。㈡系爭商標之註冊有致相關公眾混淆誤認或減損據以評定商標識別性之虞： ⒈系爭商標與據以評定商標確屬近似商標： ⑴系爭商標與據以評定商標中皆有「TA TA 」之字樣，系爭商標指定使用於第16類之「非碳複寫紙、影印紙、製圖紙、噴墨印表機專用相紙、信封、信紙、便條紙、相片簿、名片簿、筆記簿、剪貼簿、集郵冊、集幣冊、活頁資料簿、電話地址簿、幻燈片存放冊、磁片存放冊、膠帶、膠水、印泥、筆筒、圖釘、色帶、卷宗夾、活頁夾、打孔機、訂書機、號碼機、標價機、貼標機、訂書針、迴紋針、拔釘機、橡皮筋、美工刀、謢貝機、膠帶台、修正液、削鉛筆機、迴紋針盒、手動裁紙機、自粘性標籤、軟木製公佈欄、電動拆信機、電腦報表夾、辦公室用摺紙機、辦公室用封口機、冷錶機、活頁打孔裝訂機、辦公室用碎紙機、文件裝訂機（事務用）、硬幣分類用及計數用盤、支票機、口紅膠（文具用）、電動訂書機、自黏性便條、修正帶、書籍裝訂材料」等商品；據爭商標則同樣知名於書籍及書籍出版。因此，一般具有普通知識經驗之消費者，在選購單價甚低之書籍文具等商品時，其施以之注意程度必然較低，極可能誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。 ⑵商標圖樣整體觀察：判斷商標近似，除應以商標圖樣整體為觀察外，尚須有所謂主要部分觀察。主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品/ 服務之消費者之整體印象。系爭商標之主要顯著部分為「大大」及「TATA」字樣；據以評定商標之整體即為「TATA」字樣。亦即，兩者所給予消費者之整體印象皆為「TATA 」，確屬近似商標。 ⑶異時異地隔離觀察：一般實際購買之行為態樣，消費者均憑藉對商標未必清晰完整之印象，在不同的時間或地點，作重覆選購之行為。系爭商標及據以評定商標給予消費者之主要印象皆為「TATA」，在異時異地隔離觀察之情況下，消費者必定誤認兩者商品來自同一來源。 ⑷外觀近似、觀念近似、讀音近似：就系爭商標與據以評定商標兩者之外觀、觀念或讀音觀察，其給予消費者之印象皆為「TATA」或「大大」，而中文之「大大」即為英文「TATA」之直譯，兩者在目視之外觀及唱呼之讀音上幾近一致，確屬近似商標。 ⒉按被告機關於其商標評定書及經濟部訴願決定書內，均已肯認：「本件系爭註冊第1244198 號『大大TATA及圖』商標係由一予人寓目印象極為醒目之拱門內人形圖案及中文『大大』、外文『TATA』分置上下所組成，與據以評定之『TATA』商標是由單純之外文『TATA』所構成者相較，二者圖樣均有相同之外文『TATA』，固應屬構成近似之商標。」，是系爭商標與據以評定商標兩者既屬近似商標，若准予系爭商標註冊，其與據以評定商標併存，將有致相關公眾發生混淆誤認之虞。 ⒊系爭商標與據以評定商標皆以「TA TA 」為其吸引消費者注意之主要識別特色，參以據以評定商標係著名商標之事實，若准系爭商標註冊，無異容許參加人神積公司攀附據以評定商標之著名性，藉此銷售標示系爭商標之書籍文具等商品，而該「無謂競爭（Concurrence parasitaire ）」之行為，將嚴重減損據以評定商標在書籍文具等商品上之識別性。申言之，參加人神積公司利用原告所有著有盛譽之商標招徠不同圈內之消費者，俾從據以評定商標之聲望中獲取利益，其顯著性因此被沖淡，喪失對顧客之吸引力。㈢系爭商標有淡化據以評定商標之強烈指示單一來源之特徵：⒈按商標法第23條第1項第12款後段係屬「商標淡化」規定，其目的在保護著名商標本身之識別性或信譽遭受損害的情況。因此，當據以評定商標與系爭商標二者指定使用之商品/ 服務市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯，相關公眾雖不會誤以為其來自相同或相關聯之來源，但若允許系爭商標註冊，即可能會使據以評定商標之識別性遭受損害。職此，構成近似之據以評定商標與系爭商標，兩者縱無致相關公眾發生混淆誤認之虞，其不至於誤認兩者存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，然不表示系爭商標之存在，客觀上不會減弱或分散據以評定商標強烈指示單一來源之特徵及吸引力。申言之，構成近似之據以評定商標與系爭商標，雖不致使相關公眾產生混淆誤認之虞，惟若准予系爭商標註冊，仍可能稀釋據以評定商標在相關公眾心目中，所具有強烈指示單一來源之特徵。 ⒉其次，據以評定商標既屬著名商標，其商品/服務對相關公眾自有相當程度之吸引力；若系爭商標之存在，有稀釋據以評定商標在相關公眾心目中之獨特性印象，而將「TA TA 」指向二個以上來源之商標，足論據以評定商標之著名性已遭減損。以中國大陸知名之「小肥羊及圖」商標異議事件為例，據爭「小肥羊及圖」商標知名於餐飲、火鍋店等服務，系爭「小肥羊及圖」商標則指定使用於各種書刊編輯、室內設計、電腦動畫製作、設計、電腦程序設計及電腦資料處理等服務，兩者指定使用之服務完全不同。惟系爭「小肥羊及圖」商標之存在，確會對據爭「小肥羊及圖」商標之識別性造成減損，是不問構成近似之二商標是否會造成相關公眾混淆誤認之虞，系爭「小肥羊及圖」商標既有減弱或分散據爭「小肥羊及圖」商標單一來源之特徵及吸引力，其註冊自應予以撤銷。準此，被告機關在實務上已肯認關於著名商標之「商標淡化」保護，及於不同領域之商品/服務，具有跨類別之特性，是本件當然存在適用商標法第23條第1項第12款後段規定與否之爭議。 ⒊查被告機關逕認據以評定商標與系爭商標兩者近似程度較低，兩造商標所指定使用之商品/服務性質不同，關聯性不明顯，彼此間不具有競爭關係，客觀上尚無使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，判定准予系爭商標註冊不致減損據以評定商標之識別性云云，足認被告機關逕以據以評定商標與系爭商標二者無致相關消費者混淆誤認之虞為由，處分認定系爭商標不致減損據以評定商標之識別性，其完全混淆「識別性減損」與「混淆誤認之虞」兩者之概念，明顯誤用商標法第23條第1項第12款後段之規定，原處分違法不當。㈣系爭商標有違商標法第23條第1 項第14款規定 ⒈商標法禁止惡意搶註行為：按商標法第23條第1 項第14款規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。」其立法意旨在保障商標之原創用人，避免他人剽竊其原創商標而搶先註冊獲取利益，防止不公平競爭行為，俾符民法上之誠實信用原則。因此，本款側重保護商標原創用人之正當利益，以及制裁惡意之商標搶註人，而不以「致相關公眾混淆誤認之虞」為其適用要件。申言之，先使用商標若與後申請商標兩者構成近似，其併存縱無致相關公眾混淆誤認之虞，惟後申請商標之人主觀上明知先使用商標存在，仍以搶註方式取得後申請商標之註冊，即非法所許。 ⒉商標法第23條第1項第14款之立法意旨主要在保障商標之原創用人，避免他人剽竊其原創商標而搶先註冊獲取不當利益。茲臚列其構成要件如下： ⑴先使用：先使用商標，不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標。 ⑵因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉：先使用人得提出以下證據，證明申請人與先使用人之間，具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉先使用商標之存在之事實，如：先使用人與申請人間之來往信函、交易憑證、採購資料；先使用人與申請人間親屬關係之身分證明文件；先使用人與申請人營業地係位居同一街道或鄰街之地址位置證明文件；先使用人與申請人因具投資關係，曾為股東、代表人、經理、職員等之股東或員工任職證明文件；因商標事件涉訟關係，先使用人與申請人曾互為商標爭議案對造當事人之被告商標評定書、異議審定書或撤銷處分書等相關資料；其他可認定申請人知悉先使用商標存在之證據資料。 ⑶參加人知悉據以評定商標先使用： ①訴外人中華神龍科技有限公司（下稱神龍公司）早於91年7月12日即以「大大TA TA及圖」（其與系爭商標幾乎完全相同），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第9類之「電子黑板、晒圖機、影印機、點鈔機、捆鈔機、投影片、幻燈片、投影機、液晶投影機、防盜監視用電視攝影機及數位相機」等商品，向被告申請註冊商標，並經核准註冊公告在案（第1098714號）。嗣原告於93年7月30日對上開第9類商標提起異議，訴外人神龍公司旋於93年12月23日將其移轉登記予參加人，被告審查後，則於95年6月13日以中台異字第930939號商標異議審定書作成異議不成立處分，原告隨即提起後續相關之訴願及行政爭訟。 ②參加人竟又於95年3月10日，以本件系爭商標指定使用於商標法施行細則第16類之「非碳複寫紙、影印紙、製圖紙、噴墨印表機專用相紙、信封、信紙、便條紙、相片簿、名片簿、筆記簿、剪貼簿、集郵冊、集幣冊、活頁資料簿、電話地址簿、幻燈片存放冊、碟片存放冊、膠帶、膠水、印泥、筆筒、圖釘、色帶、卷宗夾、活頁夾、打孔機、訂書機、號碼機、標價機、貼標機、訂書針、迴紋針、拔釘器、橡皮筋、美工刀、護貝機、膠帶台、修正液、削鉛筆機、迴紋針盒、手動裁紙機、自粘性標籤、軟木製公佈欄、電動拆信機、電腦報表夾、辦公室用摺紙機、辦公室用封口機、冷錶機、活頁打孔裝訂機、辦公室用碎紙機、文件裝訂機（事務用）、硬幣分類用及計數用盤、支票機、口紅膠（文具用）、電動訂書機、自黏性便條、修正帶、書籍裝訂材料」等商品，再向被告申請註冊商標，並准列註冊。職此之故，參加人於93年12月23日即取得上開第9類商標之移轉登記，其既有參予異議程序，與原告之間確實存在「大大TATA及圖」該商標是否准予申請註冊之涉訟爭議，足認參加人在95年3月10日本件系爭商標申請註冊之前，早已知悉據以評定商標之存在。 ③準此，原處分及訴願決定均已肯認系爭商標與據以評定商標兩者構成近似，而參加人因上開第9類商標之涉訟關係，主觀上亦明知據以評定商標先於系爭商標使用，且系爭商標與據以評定商標之間確實存在「是否致相關公眾混淆誤認」之爭議；惟參加人仍執意以近似於據以評定商標之系爭商標，再向被告申請註冊，顯屬惡意搶註之行為。又據以評定商標既為著名商標，依據經驗法則，據以評定商標於註冊前即已為相關事業及消費者普遍認知，參加人確係明顯抄襲據以評定商標，意圖使消費者誤認系爭商標與據以評定商標之間存在關係企業或加盟關係等關聯，系爭商標不具可註冊性。系爭商標已足該當商標法第23條第1 項第14款規定之構成要件，若准其註冊，於法不合。 ⑷系爭商標與據以評定商標係屬近似商標已為原處分所肯認，另參酌參加人申請前已明知據以評定商標存在之事實，若准系爭商標註冊，將有違商標法第23條第1項第14款規定，於法不合。此外，被告雖陳稱：參加人之前手早於74年間即以「肯達TA TA」作為商標圖樣申准註冊，難謂參加人有剽竊他人創用商標而搶先註冊之意圖云云，然參加人主觀上是否有搶註惡意，應以其本身之行為予以判斷，被告機關逕以參加人前手之行為，論斷參加人無搶註惡意及行為，顯屬無據。㈤並聲明：⒈訴願決定及原處分均撤銷；⒉被告應撤銷註冊第1244198 號「大大 TATA及圖」商標；⒊訴訟費用由被告負擔。三、被告之抗辯：㈠商標法第23條第1 項第12款規定，商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊。又商標之著名程度亦有高低之別，如商標所表彰之識別性與信譽已廣為「一般消費者」所普遍認知，則該商標具有較高之著名程度。如商標所表彰之識別性與信譽，在特定相關商品市場上，廣為「相關消費者」所熟知，但未證明為「一般消費者」所普遍認知，則該商標著名之程度較低。另由於商標法第23條第1 項第12款後段有關商標淡化之保護，已跨越到營業利益衝突不明顯之市場，對自由競爭影響很大，並造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，為降低此種傷害與危險，商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標，是以，商標法第23條第1 項第12款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高。而商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，始較有可能適用後段之規定，先予敘明。㈡經查，系爭商標圖樣係由一予人寓目印象極為醒目之拱門內抽象人形圖案與中外文「大大TATA」上下併列組合而成，與據以評定之「TATA」商標圖樣主要係由外文「TATA」所構成者相較，二者均有相同之外文「TATA」，固屬構成近似之商標。且查，原告為印度著名之工業集團，於西元1868年以棉紡業起家，20世紀初以鋼鐵、電力等重工業為基礎延伸多角化經營至電子、化學、汽車、工程、藥品、消費品以及通信等諸多行業，旗下擁有多家子公司，統稱為「Tata Group」。原告並以其公司名稱之「TATA」作為商標圖樣，陸續於美國、阿根廷、德國、英國、葡萄牙、西班牙、紐西蘭、澳大利亞、日本、韓國及南非等世界多國申准商標之註冊。民國88年間原告來台拓展以通信科技及軟硬體服務為主之業務，嗣於91年5月間成立台灣分公司，經營「資訊軟體服務業、資訊處理服務業、電子資訊供應服務業、資訊軟體零售業、企業經營管理顧問業」等業務，而該公司及其旗下之Tata Consultancy Service（TCS）公司（為印度最大之軟體公司）自90年起即與國內新世紀資通股份有限公司、長榮航太科技股份有限公司、博訊科技股份有限公司、台灣積體電路製造股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司等多家公司簽訂相關服務契約或從事交易往來，另其旗下之TATA INTERNATIONAL LIMITED公司亦於94年間多次進口皮革等商品至國內販售，而其相關事蹟亦為工商時報、經濟日報等報紙所報導。凡此事實，有原告檢送之該公司網頁資料；與新世紀資通股份有限公司簽訂之合約、訂購單、往來書信；開立予長榮航太科技股份有限公司、博訊科技股份有限公司、台灣積體電路製造股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司等公司之交易發票等文件；經濟日報、工商時報及網路新聞報導、各國商標註冊資料；原告向本部報備指派代表在我國境內為法律行為、申請認許及設立台灣分公司之相關函件；及進口商品至國內之INVOICE、PACKING LIST與AIRWAY BILL等證據資料影本附原處分卷可稽，固亦堪認定據以評定商標所表彰之識別性與信譽，於系爭商標95年3月10日申請註冊前，已為相關事業或消費者所普遍認知，而為一著名商標。㈢惟查： ⒈依YAHOO奇摩網頁搜尋所得資料觀之，據以評定商標圖樣之外文「TATA」有作為人名、部落格名稱者，或係英國人口語常講之一句話，為再見之意，尚屬習見，且早於63 年間即有國內廠商以外文「TATA」作為商標圖樣之一部分向被告機關申准註冊第74106 號「大大牌」商標，另亦有多件以外文「TATA」作為商標圖樣之一部分指定使用於各類商品而在我國獲准註冊，且仍在商標權期間內者，故以「TATA」作為商標圖樣，其識別性相對較低。 ⒉依卷附證據資料可知，原告企業集團於國外雖泛跨足於工程、材料、能源、農用化學、醫藥、車輛、航空業、鐘錶珠寶、個人與家庭消費品、通訊業、保險業、旅館等行業從事經營，惟據以評定商標於國內主要係使用並知名於軟體開發設計、資訊系統暨通訊服務等領域，與系爭商標所指定使用之「非碳複寫紙、影印紙、信封、信紙、相片簿、名片簿、筆記簿、膠帶、膠水、印泥、筆筒、圖釘、色帶、卷宗夾、活頁夾、打孔機、訂書機、號碼機、標價機、貼標機、訂書針、迴紋針、拔釘器」等屬一般文具及辦公事務用品之商品相較，二者所（指定）使用服務或商品之性質、內容、行銷管道或場所、服務對象範圍及服務之提供者等均屬有別，營業利益尚無明顯衝突，巿場仍可區隔。而原告於訴願階段雖另提出其公司網頁資料，強調據以評定商標亦有使用於書籍及書籍出版等商品或服務，及該公司有多角化經營之事實云云。惟查，本件僅由該網頁資料實難知悉原告是否於系爭商標申請註冊時即已跨足經營書籍及書籍出版等行業之領域，及該公司是否亦將據以評定商標使用於該等領域之商品或服務；而原告於國外固跨足多種行業經營，惟並無證據資料顯示原告於國內亦有跨足多種行業領域廣泛行銷經營，並將據以評定商標使用於多個領域之商品或服務，而使國內消費者認知其多角化經營之事實，所訴自均難作為本件有利之論據。⒊況且，依原處分卷附參加人行銷廣告及商標註冊證等證據資料，並參酌臺北高等行政法院96年度訴字第184號判決內容可知，案外人川拿辦公設備股份有限公司（前身為川拿股份有限公司）早於74年間即以「肯達TATA」作為商標圖樣在國內申准註冊，其後並陸續以「TATA」作為商標圖樣之一部分，指定使用於尺、橢圓板、強力膠、黑板、筆筒、圖釘、橡皮筋、幻燈機、投影機、毛筆、鋼筆、鐘錶等商品及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情提供、辦公機器和設備租賃等服務申准註冊，另於美國、英國、義大利等多國亦申准商標之註冊在案。嗣川拿辦公設備股份有限公司將前揭國內註冊商標移轉于參加人之前手中華神龍科技有限公司（前身為豪奇多有限公司），該公司並於91年間將註冊第1098714 號「大大 TATA及圖」商標移轉登記於參加人。是以參加人及其前手長期在我國及世界各國大量廣告宣傳，經銷前述與據以評定商標近似，同樣以外文「TATA」為其主要商標圖樣之商品，與據以評定商標在市場上同時經營併存，均為各該商標所使用商品或服務之相關消費者所熟悉，相關消費者應足以區辨兩造商標為不同來源之營業主體，而無混淆誤認之虞。 ⒋是以，本件衡酌兩造商標雖均有相同外文「TATA」，屬構成近似之商標，惟該外文「TATA」之識別性較弱，且系爭商標圖樣中另有中文「大大」，以及予人寓目印象極為醒目之拱門內抽象人形圖案可資區辨，並考量兩造商標所分別（指定）使用之商品或服務性質不同，市場仍有區隔且營業利益衝突並不明顯，及兩造商標長期於巿場上併存等情綜合判斷，相關公眾應足可區辨兩造商標之異同而無混淆誤認之虞，系爭商標之註冊應無商標法第23條第1項第12 款前段規定之適用。㈣如前所述，原告在我國境內主要係經營「資訊軟體服務業、資訊處理服務業、電子資訊供應服務業、資訊軟體零售業、企業經營管理顧問業」等業務，並將據以評定商標使用於相關服務上，且依原處分卷附國內相關報紙及新聞網頁，亦多係針對原告於前揭服務領域之相關事蹟予以報導。是依卷附現有證據資料，固足堪認定據以評定商標已為該等服務領域之相關消費者所知悉，然仍乏足夠證據資料足以證明原告於國內亦有將據以評定商標跨多種領域使用且廣泛行銷之情事，而可認據以評定商標所表彰之識別性或信譽已為國內大部分地區絕大多數之一般公眾所普遍認知，具有較高之著名程度。是以，綜合衡酌兩造商標雖均有相同外文「TATA」，惟該外文並非原告所獨創使用，國內廠商以該外文作為商標圖樣申准註冊者不乏其例，其識別性相對較低，且原告之前手早於74年間即陸續申准註冊多件以「TATA」作為圖樣一部分之商標，而據以評定商標之著名程度復未達使國內一般公眾普遍知悉之著名程度等情，參加人以外文「TATA」作為商標之一部分申請系爭商標之註冊，自亦難認有以不公平方式或不正利用著名之據以評定商標之識別性，而有減損其商標識別性或信譽之虞，本件自亦無商標法第23條第1 項第12款後段規定之適用。㈤商標法第23條第1 項第14款規定，商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊。但得該他人同意申請註冊者，不在此限」。其中「商品或服務類似」，依前揭法條規定為必須具備要件之一。所謂「類似商品或服務」，係指二個不同的商品或服務，在功能/ 性質、材料/ 內容、產製者/ 提供者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品或服務消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品或服務間即存在類似的關係。又本款之立法意旨，係指申請人因某種關係知悉據以評定商標之存在，而以不正競爭行為搶先申請註冊，有礙商場秩序之事實而言。㈥查本件系爭商標與據以評定商標構成近似，固已如前述。惟查： ⒈系爭商標係指定使用於「非碳複寫紙、影印紙、信封、信紙、相片簿、名片簿、筆記簿、膠帶、膠水、印泥、筆筒、圖釘、色帶、卷宗夾、活頁夾、打孔機、訂書機、號碼機、標價機、貼標機、訂書針、迴紋針、拔釘器」等一般文具及辦公事務用品商品，與據以評定商標主要知名並使用之資訊系統暨通訊服務等服務相較，二者之性質、內容、行銷管道或場所、服務對象範圍及服務之提供者等均屬有別，已如前述，依一般社會通念及市場交易情形，應非屬同一或類似之商品或服務。 ⒉參加人之前手早於74年間即以「肯達TATA」作為商標圖樣申准註冊，並陸續以「TATA」作為圖樣之一部分申准多件商標之註冊，故參加人於繼受其前手之商標權後，以其商標圖樣主要部分之外文「TATA」作為系爭商標圖樣之一部分申請註冊，亦難謂有剽竊他人創用之商標而搶先註冊之意圖。 ⒊況且，原告亦僅稱據以評定商標為著名商標，原告為世界知名之企業，依經驗法則即得合理推論系爭商標應係抄襲據以評定商標等語。然以外文「TATA」尚屬習見之文字，識別性較弱，已如前述，且衡酌系爭商標圖樣中另有中文「大大」，以及予人寓目印象極為醒目之拱門內人形圖案等，及系爭商標圖樣中之「TATA」為原告承繼其前手之商標圖樣而來等情，則於原告未舉出具體證據以證明參加人有因具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據以評定商標之存在，復未徵得原告同意，而搶先申請註冊之事實前，即難逕予認定參加人有剽竊他人創用之商標而搶先註冊之情事。是以，本件綜合衡酌卷附現有證據資料，亦難認參加人以系爭商標圖樣申請註冊，係剽竊他人先使用之商標而搶先註冊，系爭商標之註冊自亦難謂有商標法第23條第1項第14款規定之適用。㈦並聲明：⒈駁回原告之訴；⒉訴訟費用由原告負擔。四、參加人之陳述：參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。五、本件之爭點：系爭商標是否有商標法第23條第1項第12、14 款規定不得註冊之情形？六、本院查：㈠關於系爭商標是否「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，而有商標法第23條第1項第12款不得註冊之情形： ⒈所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷，故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。經查，系爭商標圖樣係由一予人寓目印象極為醒目之拱門內抽象人形圖案與中外文「大大TATA」上下併列組合而成，與據以評定之「TATA」商標圖樣主要係由外文「TATA」所構成者相較，二者均有相同之外文「TATA」，係屬構成近似之商標。 ⒉按商標之著名程度有高低之別，如商標所表彰之識別性與信譽已廣為「一般消費者」所普遍認知，則該商標具有較高之著名程度。如商標所表彰之識別性與信譽，在特定相關商品市場上，廣為「相關消費者」所熟知，但未證明為「一般消費者」所普遍認知，則該商標著名之程度較低。著名商標隨其著名之程度及多角化經營之程度不同，其保護之範圍應有所差異，倘該著名商標長期僅使用於特定商品或服務，且僅於特定之市場或特定之消費族群始有其著名性，亦即僅為「相關消費者」所熟知，則其保護範圍即限於該特定之商品或服務，反之，倘該著名商標之商標權人多角化經營之程度愈高或該商標已廣為一般公眾所熟知，則其保護範圍即不限於相同或類似之商品或服務，亦即其保護之範圍即可跨入關連性較低之商品或服務。又商標法第23條第1項第12款所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為國內相關事業或消費者所普遍認知者而言，是以倘該商標雖已於國外廣泛使用，而為「國外一般消費者」所普遍認知，然依客觀證據顯示，該商標在國外所建立之廣泛知名度尚未到達我國，自仍應以該商標在我國之著名程度而定其保護之範圍。查： ⑴原告為印度著名之工業集團，於西元1868年以棉紡業起家，20世紀初以鋼鐵、電力等重工業為基礎延伸多角化經營至電子、化學、汽車、工程、藥品、消費品以及通信等諸多行業，旗下擁有多家子公司，統稱為「Tata Group」，原告並以其公司名稱之「TATA」作為商標圖樣，陸續於美國、阿根廷、德國、英國、葡萄牙、西班牙、紐西蘭、澳大利亞、日本、韓國及南非等世界多國申請核准商標之註冊，此有原告於申請評定時所提附件三之公司網頁資料、附件八、九之商標註冊資料附卷可參。又原告於88年間來台拓展以通信科技及軟硬體服務為主之業務，嗣於91年5 月間成立台灣分公司，經營「資訊軟體服務業、資訊處理服務業、電子資訊供應服務業、資訊軟體零售業、企業經營管理顧問業」等業務，而該公司及其旗下之Tata Consultancy Service（TCS）公司（為印度最大之軟體公司）自90年起即與國內新世紀資通股份有限公司、長榮航太科技股份有限公司、博訊科技股份有限公司、台灣積體電路製造股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司等多家公司簽訂相關服務契約或從事交易往來，亦有原告於申請評定時所提附件五臺北市政府營利事業登記證、附件六之網路資料、附件七之西元2000年、2001年與新世紀資通股份有限公司簽訂之合約、訂購單雙方往來書信，91年、92 年、93年與長榮航太科技股份有限公司、博訊科技股份有限公司、台灣積體電路製造股份有限公司、民有科技股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司交易發票、90年10月4日經濟日報影本在卷足憑，堪認定據以評定商標所表彰之識別性與信譽，於系爭商標95年3月10日申請註冊前，已為相關事業或消費者所普遍認知，而為一著名商標。⑵其次，原告於國內使用據以評定商標係經營「資訊軟體服務業、資訊處理服務業、電子資訊供應服務業、資訊軟體零售業、企業經營管理顧問業」等業務，業如前述，至原告雖於訴願階段提出附件三之公司網頁資料，主張據以評定商標亦有使用於書籍及書籍出版等商品或服務及該公司有多角化經營之事實云云。惟查，由上開網頁資料尚無從知悉原告跨足經營書籍及書籍出版等行業之時間及地域範圍，是以原告縱於國外有多角化經營業務之情事，惟並無客觀證據顯示，除上述資訊軟體等服務外，原告於我國亦有跨足多種行業領域廣泛使用據以評定商標之情事，尚難認據以評定商標為國內一般消費者所普遍認知。況系爭商標係指定使用於「非碳複寫紙、影印紙、信封、信紙、相片簿、名片簿、筆記簿、膠帶、膠水、印泥、筆筒、圖釘、色帶、卷宗夾、活頁夾、打孔機、訂書機、號碼機、標價機、貼標機、訂書針、迴紋針、拔釘器」等屬一般文具及辦公事務用品之商品，二者所（指定）使用服務或商品之性質、內容、行銷管道或場所、服務對象範圍及服務之提供者等均屬有別，營業利益尚無明顯衝突，巿場仍可區隔，依首揭說明，據以評定商標之保護範圍尚難跨及關連性甚低，且不具商業競爭關係之「非碳複寫紙、影印紙、信封、信紙、相片簿、名片簿、筆記簿、膠帶、膠水、印泥、筆筒、圖釘、色帶、卷宗夾、活頁夾、打孔機、訂書機、號碼機、標價機、貼標機、訂書針、迴紋針、拔釘器」等商品。 ⑶再者，案外人川拿辦公設備股份有限公司（前身為川拿股份有限公司）早於76年間即以「肯達TATA」作為商標圖樣在國內申准註冊（註冊第00371004號），嗣於83年至87年間陸續以「TATA大大」、「TATA川拿」、「TATA大大川拿」、「大大TATA」、「川拿TATA」、「肯達TATA」作為商標圖樣，指定使用於乳膠、脂膠、接著劑、接合劑、化合成樹脂、拖把、衣架、垃圾桶、尺、橢圓板、強力膠、黑板、筆筒、圖釘、橡皮筋、幻燈機、投影機、毛筆、鋼筆、鐘錶、電話機、電報機等商品及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情提供、辦公機器和設備租賃等服務申准註冊（註冊第00656109、00653994、00652248、00652135、00682280、00728373、00807542、00103811號商標），且該公司亦自82年起即廣泛使用「TATA」商標於一般文具及辦公事務用品，此有參加人於評定時所提附件一商標註冊證及附件四廣告影本可參。嗣川拿辦公設備股份有限公司將前揭國內註冊商標移轉于參加人之前手中華神龍科技有限公司（下稱神龍公司），神龍公司並於91年間將註冊第1098714 號「大大TA TA 及圖」商標移轉登記於參加人，此有附件三之經濟部智慧財產局93年12月23日(93)智0793字第09380563220 號函影本可按。是以參加人及其前手長期在我國大量廣告宣傳，經銷前述與系爭商標近似，同樣以外文「TATA」為其主要商標圖樣之商品，而與據以評定商標在市場上同時經營併存多年，而為各該商標所使用商品或服務之相關消費者所熟悉，相關消費者應足以區辨兩造商標為不同來源之營業主體，而無混淆誤認之虞。 ⑷綜上，兩造商標雖均有相同外文「TATA」，屬構成近似之商標，惟系爭系爭商標圖樣中另有中文「大大」，以及予人寓目印象極為醒目之拱門內抽象人形圖案可資區辨，並考量兩造商標所指定使用之商品或服務性質不同，市場仍有區隔且營業利益衝突並不明顯，而據以評定商標雖為著名商標，然其所表彰之識別性與信譽尚未為國內一般消費者所普遍認知，是以其所保護範圍即未跨及系爭商標所指定使用商品之領域，及兩造商標於巿場上併存多年等情事，尚難認有何使相關消費者混淆誤認之虞，系爭商標之註冊應無商標法第23條第1 項第12款前段規定之適用。 ⒊所謂減損著名商標識別性之虞係指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即第三人之使用行為使消費者將該商標聯想至數個商品或服務之來源，因而分散該商標原先強烈指示單一來源之特徵，則該商標之識別性即被稀釋或弱化，而所謂減損著名商標信譽之虞，係指著名商標所代表之品質或信譽可能遭受貶抑或負面之聯想。判斷有無減損商標識別性或信譽之虞，應參酌著名商標之先天識別性及著名之程度，二商標近似之程度及商標被第三人使用於不同商品或服務之程度等因素。另由於商標法第23條第1項第12款後段有關商標淡化之保護，已跨越到營業利益衝突不明顯之市場，對自由競爭影響較大，並造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，為降低此種傷害與危險，商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標，是以，商標法第23條第1項第12款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度及近似程度之要求應較同款前段規定為高，而商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，且兩造商標高度近似，始較有可能適用後段之規定。經查： ⑴兩造商標雖均有相同外文「TATA」，屬構成近似之商標，惟系爭商標圖樣中另有中文「大大」，以及予人寓目印象極為醒目之拱門內抽象人形圖案可資區辨，是以兩造商標並非高度近似。 ⑵其次，據以評定商標圖樣之外文「TATA」早於63年間即有國內廠商以外文「TATA」作為商標圖樣之一部分向原處分機關申准註冊第74106號「大大牌」商標，另亦有多件以外文「TATA」作為商標圖樣之一部分指定使用於各類商品而在我國獲准註冊，且仍在商標權期間內者（見評定卷第127至140 頁），故單純以外文「TATA」作為商標圖樣，其識別性相對較低。 ⑶如前所述，原告在我國境內主要係經營「資訊軟體服務業、資訊處理服務業、電子資訊供應服務業、資訊軟體零售業、企業經營管理顧問業」等業務，並將據以評定商標使用於相關服務上，是依卷附現有證據資料，固足堪認定據以評定商標已為該等服務領域之相關消費者所知悉，惟仍乏足夠證據資料足以證明原告於國內亦有將據以評定商標跨多種領域使用且廣泛行銷之情事，而可認據以評定商標所表彰之識別性或信譽已為國內一般消費者所普遍認知之程度。 ⑷綜合審酌兩造商標並非高度近似，雖均有相同外文「TATA 」，惟該外文並非原告所獨創使用，國內廠商以該外文作為商標圖樣申准註冊者不乏其例，其識別性相對較低，據以評定商標於我國尚難謂具有強烈指示單一來源之特徵及吸引力，且據以評定商標之著名程度復未達使國內一般公眾普遍知悉之著名程度，復無參加人有使人將其商標與據以評定商標產生聯想的具體證據可資參照等情，參加人以外文「TATA」作為商標之一部分申請系爭商標之註冊，尚難認有何減損其商標識別性或信譽之虞，本件自亦無商標法第23條第1 項第12款後段規定之適用。㈡關於系爭商標否有商標法第23條第1 項第14款不得註冊之情形： ⒈按商標法第23條第1項第14款規定：「商標相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊。」，本款之規定係以「相同或近似於他人先使用之商標」、「使用於同一或類似商品或服務」、「申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」為構成要件。 ⒉查系爭商標係指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第16類之「非碳複寫紙、影印紙、信封、信紙、相片簿、名片簿、筆記簿、膠帶、膠水、印泥、筆筒、圖釘、色帶、卷宗夾、活頁夾、打孔機、訂書機、號碼機、標價機、貼標機、訂書針、迴紋針、拔釘器」等一般文具及辦公事務用品商品，與據以評定商標主要係使用之資訊系統暨通訊服務等服務相較，二者之性質、內容、行銷管道或場所、服務對象範圍及服務之提供者等均屬有別，已如前述，依一般社會通念及市場交易情形，應非屬同一或類似之商品或服務。原告雖主張據以評定商標已於國外申請註冊商標指定使用於第16類商品，然核准註冊商標並非代表其有實際使用商標情事，是依卷附現有證據資料，尚難認據以兩造商標使用於同一或類似之商品。 ⒊此外，兩造商標雖屬近似商標，然參加人之前手早於76年間即以「肯達TATA」作為商標圖樣申准註冊，並陸續以「TATA」作為圖樣之一部分申准多件商標之註冊，業如前述，故參加人於繼受其前手之商標權後，以其商標圖樣主要部分之外文「TATA」作為系爭商標圖樣之一部分申請註冊，亦難謂有剽竊他人創用之商標而搶先註冊之意圖，故系爭商標之註冊自無商標法第23條第1 項第14款規定之適用。七、綜上所述，被告所為評定不成立之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並為命被告作成評定成立撤銷系爭商標註冊之處分，均無理由，應予駁回。八、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。中華民國 98 年 3 月 26 日智慧財產法院第一庭審判長法官李得灶法官王俊雄法官林欣蓉上為正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中華民國 98 年 3 月 26 日書記官周其祥

智慧財產及商業法院97年度行商訴字第109號

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