智慧財產法院行政判決

　　　　　　　　　　　　　　　　　民國98年9月24日辯論終結

原告

山發國際股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

陳建勳律師

訴訟代理人

張弘明律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

乙○○

訴訟代理人

丁○○

參加人

美商史塔伍德飯店世界公司

(Starwood代　表　人　丙○○○○○(Mi訴訟代理人　陳長文律師

　　　　　　蔡瑞森律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國98年5月6 日經訴字第09806111840 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰

主文

事實及理由

一、事實概要：原告前於民國96年5 月8 日以「W Whisky＆Wine」商標（圖樣中之「Whisky＆Wine」聲明不專用），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第33類之酒（啤酒除外）、威士忌酒、烈酒、蒸餾酒、加有蒸餾烈酒之飯前酒與酒精飲料（啤酒除外）等商品，以及第35類之廣告、企業管理、食品零售、飲料零售與家庭日常用品零售等服務，向被告申請註冊，經審查核准列為註冊第1299013 號商標。嗣參加人美商史塔伍德飯店世界公司以該註冊商標有違商標法第23條第1 項第12款、第13款及第14款之規定，對之提起異議。經被告審查認系爭商標有商標法第23條第1 項第13款規定之情形，而於98年2 月23日以中台異字第G00970441 號商標異議審定書為「第1299013 號『W Whisky＆Wine』商標之註冊應予撤銷」之處分。原告不服，向經濟部提起訴願，經該部訴願審議委員會於98年5 月6 日以經訴字第09806111840號訴願決定書駁回原告之訴願，原告不服，提起本件行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告起訴聲明請求訴願決定及原處分均撤銷，並主張如下：

㈠本件系爭商標為獨創之圖形，識別性強，不致有混淆誤認之虞。系爭商標之設計理念是由Whisky & Wine 二個開頭字母的W 所延伸出，利用陰陽面的設計，陰面為黑的4 條斜線，陽面為白色留白區塊；重疊式錯開展現出二個W 組合成一個，顯現出酒坊的經營理念；並在專用之圖樣下方加註Whisky& Wine，鮮明標識出經營Whisky威士忌及Wine葡萄酒的方針與時尚的品味。相較於不過為一般通用英文字母「W 」之粗黑實體字型之據以異議之「W 」、「W and Device」、「WHOTELS」及「W RETREAT& SPA」等商標（下稱據以異議商標）而言，明顯具備鮮明之獨創性。且無論就圖形「實」、「虛」之表現及「意象」之呈顯，識別度強烈。故縱純由外觀上作形式之比較觀察，不僅在W 字型之表徵上完全不同，極易區別，甚且藉由右下方加註Whisky & Wine 之文句所構成之整體圖樣與呈現之商品／服務類別，亦有顯易之區隔。且識別性越強之商標，商品／服務之消費者的印象越深，引起消費者產生混淆誤認之可能性相對較低。據以異議之「W 」商標，不過為一一般通用英字母「W 」之粗黑實體（或反白）字型，不具任何獨創性，在目前英文已成為世界多數國家（含中華民國）民眾普遍採用作為廣告、傳播、資訊文字之情形下，其識別度更形薄弱。此由目前在中華民國境內，以「W 」粗體實相字型為標識，各別使用在咖啡廳、茶酒沙龍吧、服飾、精品之不同企業主體等情，而一般消費大眾並未普遍認知各該不同企業經營者之間（含參加人）相互存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，可見一斑。系爭商標相較於據爭商標既然具有較強識別性，相關消費者當無混淆誤認二商標之虞。況遍查中華民國境內之相關及一般消費資訊，尚乏參加人或其授權人以據爭商標在中華民國境內提供相關服務之情形。即便如參加人所稱為其旗下之台灣知名飯店「六福皇宮」、「喜來登大飯店」、「福朋喜來登飯店」，其揭示於外，為相關消費者所知悉之商標，如何得謂據以異議之「W 」商標，已廣泛、普遍使用在中華民國境內之消費市場，而為相關消費者所知悉，甚且已為一般消費大眾所熟知，並足使相關消費者及一般消費大眾產生系爭商標，與據以異議之「W 」商標所提供之服務為相關主體或來源之系列服務，即滋疑義。

㈡被告固以二商標於外觀、讀音上均屬近似，予人之整體印象自有相近之處，即認消費者有混淆誤認之虞云云，而訴願機關亦以兩造商標整體圖樣相較，均有一予人寓目印象深刻且比例較大之外文字母「W 」，於異時異地隔離整體觀察或市場簡稱唱呼之際，其外觀及讀音極相彷彿，應屬構成近似之商標云云；惟查本件據以異議之「W 」商標，不過為一一般通用英字母「W 」之粗黑實體（或反白）字型，乃一單純未經設計之英文字母，本不具有任何識別性或符合商標法之第二意義原則。且上開所述目前在中華民國境內，亦有許多不同企業主體以「W 」粗體實相字型為標識，各別使用在咖啡廳、茶酒沙龍吧、服飾、精品等情，可證此一單純未經設計之英文字母「W 」，顯不足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，故不符合商標法第5 條規定之要件，而應依商標法第23條第1 項第1 款規定不得予以註冊。縱認據以異議之「W 」商標仍符合商標法第5 條規定；惟系爭商標之識別性顯較據以異議商標之識別性強，異時異地隔離觀察，自無構成近似之理。是以，被告機關及訴願機關不應無視於二商標其一為「單純未經設計」之英文字母「W 」（即識別性弱），而另一為「經過精心設計」之英文字母「W 」（即識別性強）之事實，僅以其同樣均為英文字母「W 」且讀音相同，即逕謂二者構成近似商標云云，而未就二商標之識別性孰強孰弱乙節予以詳查探究。

㈢系爭商標係登記使用在商標法施行細則第13條第33類、第35類，而據爭商標則係分別登記使用在商標法施行細則第13條第41或43類。是二商標權人，在註冊登記商標時，主觀上所擬經營（提供）之服務，原即不同且非類似。次就客觀使用情形而言：參加人前於異議程序中，亦不否認僅以經營附設餐飲服務之旅館與休閒服務為其業務範圍。且無論2006年6月始以據爭之「W 」商標在中華民國境外開業經營「公寓式『旅館』」；2006年9 月，始以據爭之「W 」商標在馬爾地夫開設經營「療養、水療中心」；抑或於韓國平壤開設在亞洲地區之首間以「W Hotel 」為商標之旅館。其所提供之服務仍不脫住宿（附設餐飲）、SPA 、水療之範圍。簡言之，參加人以據以異議之商標所提供之服務，明顯侷限在以「住宿」為主及為方便住宿所附連之餐飲、休閒服務為輔之旅館業務。反觀原告自96年5 月9 日酒坊開幕，97年1 月21日取得系爭商標註冊以來，均專以系爭商標提供販售威士忌酒(Whisky) 和葡萄酒(Wine)之服務。且原告所從事之廣告、宣傳活動內容，亦無一不與特定品牌之威士忌酒、葡萄酒販售有關。此與據爭商標所提供之旅館住宿（附含餐飲、休閒）服務，在消費市場上，有明顯之區隔，二商標所提供之商品／服務顯無相同或類似之關係。且威士忌酒（Whisky）與葡萄酒(Wine)專賣販售之消費客群，與一般餐飲之消費客群，已有不同；而以「住宿」為主，附設餐飲、休閒為輔之旅館之消費客群與一般餐飲之消費客群，更非同一。況且，購買系爭商標提供之商品/ 服務之消費客群，多為對威士忌酒（Whisky）與葡萄酒(Wine)品質具有高度要求之特定人士，故消費者就二商標所提供之商品/ 服務當無混淆誤認之虞。

三、被告答辯聲明駁回原告之訴，並抗辯如下：

㈠本件系爭註冊第1299013 號「W Whisky＆Wine」商標圖樣係由一比例較大、黑白線條之立體外文字母「W 」，與右下角比例較小之墨色外文「Whisky＆Wine」所構成，其中外文「Whisky＆Wine」，業經聲明不專用。而據以異議之註冊第1167831 號「W Design」商標圖樣係由墨色底圖上以反白外文字母「W 」及反白圓圈、直線設計圖所聯合組成；註冊第1238203 號「W RETREAT& SPA（STYLIZED）」商標圖樣（其中外文「RETREAT & SPA 」聲明不專用），係單純由一墨色粗體外文字母「W 」及比例較小之外文「RETREAT & SPA 」上下併列所構成；申請在先註冊在後之第1302145 號「W （STYLIZED ）」商標圖樣係單純由一粗體外文「W 」字母所構成。兩造商標整體圖樣相較，均有一予人寓目印象深刻且比例較大之外文字母「W 」，於異時異地隔離整體觀察或市場簡稱唱呼之際，其外觀及讀音極相彷彿，應屬構成近似之商標。至原告所稱系爭商標圖樣設計之創意來源及其意義如何縱然屬實，然一商標之創意來源及其意義則非相關消費者客觀上得由其商標圖樣之外觀形式所能知悉，故判斷商標是否近似，僅就商標客觀上所呈現予消費者之圖樣為依據，並不涉及所有人主觀之心理因素，因此，本件系爭商標圖樣縱有其設計理念，且與據以異議商標圖樣於細微部分有所差異，然在消費者印象中仍難以發揮區辨之功能，自無從僅以該等細微差異，即謂二商標不構成近似。

㈡系爭商標係指定使用於第33類之酒（啤酒除外）、威士忌酒、酒精飲料（啤酒除外）等商品，以及第35類之廣告、食品零售及飲料零售等服務；與參加人據以異議之第0000000 、0000000、0000000 號諸商標所指定使用於第43類之餐廳、酒吧等服務相較，以後者服務多伴隨提供含酒精成分之飲料商品之銷售，與系爭商標指定使用於含酒精飲料商品及飲料零售服務，二者之行銷管道、消費市場及消費對象重疊性高，應屬同一或類似之商品或服務。又據以異議之第1302145號商標亦指定使用於第35類之廣告之企劃、食品及飲料零售等服務，與系爭商標所指定使用於35類之廣告、食品零售、飲料零售等服務亦應屬同一或類似之服務。至原告訴稱據以異議諸商標係明顯侷限在以「住宿」為主及附帶之餐飲、休閒服務等旅館業務，與系爭商標指定使用之酒精飲料（啤酒除外）商品、食品零售、飲料零售等服務之市場及消費族群仍有區別云云；惟查據以異議商標固有指定使用於旅館業務，然該等業務除提供住宿服務之外，亦普遍提供餐飲、會議或活動交流、精品展售及交通旅遊等多元化服務，較之系爭商標指定使用於酒精飲料商品、食品及飲料零售等服務兩造商標之消費對象重疊性高，依一般社會通念及市場交易情形，仍具有關聯性，應屬同一或高度類似之商品或服務。

㈢本案綜合衡酌前揭兩造商標近似程度及指定使用於同一或類似商品或服務等因素，並參酌原告於異議答辯書、訴願書及行政訴訟所提出96年5 月9 日至97年7 月14日期間報章雜誌或網路所載原告之「W 酒坊」開幕、店家介紹及其他相關報導，皆為系爭商標註冊日（96年5 月8 日）後一年內之證據資料，且核無系爭商標圖樣之使用，自難據上開報導認定系爭商標於所指定使用商品或服務已為相關消費者所熟悉。是以，系爭商標之註冊客觀上難謂無使相關消費者產生兩造商標為同一系列商標，或兩造商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他關係之混淆誤認情事。從而，系爭商標之註冊，自有上開規定之適用。

四、參加人答辯聲明原告之訴駁回，其答辯理由除與被告相同者外，並抗辯如下：

㈠系爭商標與參加人所有系列商標給予消費者之印象一致，均為放大W 設計並將其置於整體商標正中央且佔整體商標比例約5 分之4 ，其構圖比例及設計意匠與據以異議商標亦如出一轍。系爭商標中「Whisky & Wine 」置於商標右下方，不只字體小易被忽略，更是註冊商品「酒、威士忌酒」的直接說明，消費者只會認為是販賣商品及提供服務的說明性文字，無法以之區別商品來源產製者及服務提供者，因此被告亦認定此等文字不具商標識別性而應聲明不專用。且原告所稱圖形虛、實之表現，該少許差異，實難為消費者所察覺且易被認為是系列商標，而有致消費者混淆誤認兩造商標商品為相關產製主體或來源之系列商品之虞。

㈡參加人據以異議商標之商品及服務廣受消費者喜愛及選用，極具市場，原告所申請之商標極其雷同參加人之著名商標，又使用於密切相關之商品及服務。且事實上大多數消費者並不會確實記憶著每一個商標，而是依照一般選購習慣，以存在心中的商標文字或圖像模糊印象，若看到同一或類似商品服務使用近似商標，具備通常知識經驗之消費者就容易認為係產自同一來源或系列商標商品。原告系爭商標近似於參加人使用於類似商品服務之商標，顯有以不公平競爭之手段，損害參加人之合法權利並殃及消費者之利益，實係商標法不應容許而欲加禁止者。

五、本院之判斷

㈠按商標有相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞之情形者，不得註冊，商標法第23條第1 項第13款本文定有明文。而所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。經查本件原告以「W Whisky＆Wine」商標（圖樣中之「Whisky＆Wine」聲明不專用），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第33類之商品及第35類之服務，向被告申請註冊，原經審查核准列為註冊第1299013 號商標，嗣參加人以其所有上揭「W 」系列商標提起異議，經被告審查後認系爭商標因而有商標法第23條第1項第13款規定之情形，而撤銷系爭商標之註冊。原告不服，向經濟部提起訴願，亦經該部訴願審議委員會以相同之理由駁回原告之訴願。故本件爭點為系爭商標與據以異議商標是否構成近似、且是否使用於同一類似商品及服務，及以系爭商標與據以異議商標之近似程度，於使用同一類似商品及服務時，是否有致相關消費者混淆誤認之虞。

㈡次按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混同誤認之虞，應本客觀事實，按下列原則判斷之：⑴以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；⑵商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；⑶商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。故判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。經查系爭商標與據以異議商標均係以「W 」字樣為其商標之主要部份，其餘字樣均聲明不專用，故在本件商標近似的判斷上，「W 」字形之表現就顯得相當重要。原告雖主張系爭商標具獨創性、識別性強等語，惟查判斷商標是否近似，與創造性之高低無絕對之關聯，系爭商標之「W 」，雖有所謂虛實線之搭配，但自外型觀之，仍能非常明顯看出即係一普通之「W 」字形，而據以異議之商標系列，雖有黑白之不同，但亦係單純之英文字母「W 」，因此，無論從二商標之外觀、觀念、讀音等，均有使一般消費者混淆誤認為同一或有加盟、授權關係之虞，而應認為係近似之商標。

㈢又按所謂同一或類似之商品或服務，應依一般社會通念、市場交易習慣、消費對象及客群來源等為綜合性判斷，只要於該等商品或服務，標以同一或近似之商標，即易使消費者誤認為其係來自於相同或有關聯之來源者，即應認為係類似之商品或服務，而不應僅以商標註冊指定類別為限。故原告主張系爭商標與參加人據以異議商標註冊指定使用之類別不同，因此非屬同一或類似之商品或服務，並不可採。且查原告系爭商標指定使用於第33類之酒（啤酒除外）、威士忌酒、烈酒、蒸餾酒、加有蒸餾烈酒之飯前酒與酒精飲料（啤酒除外）等商品，雖與參加人據以異議之註冊商標第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號所指定使用於第43類之旅館、餐廳、酒吧等服務之指定類別不同，且原告主張參加人據以異議商標主要提供旅宿業及其附設餐飲為主，並非提供酒類產品等語，然查後者於服務中亦多會販售含酒精成分之飲料，且至旅宿業之酒吧飲酒、品酒、用餐佐酒，亦非必為投宿之旅客，而依一般社會通念及交易習慣，二商標所提供之商品或服務，其消費對象及客群來源之重疊性甚高，故仍應認屬類似之商品或服務。另查原告系爭商標另指定使用於第35類之廣告、企業管理、食品零售、飲料零售與家庭日常用品零售等服務，則與參加人據以異議註冊商標第0000000號所指定使用之廣告企劃、食品及飲料零售、家庭日常用品零售等服務，復屬同一或類似。因此，系爭商標與據以異議商標係使用於同一或類似之商品或服務。

㈣末按所謂有致相關消費者混淆誤認之虞者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。經查，如前所述，本件系爭商標與據以異議商標已構成近似，並指定使用於同一或類似之商品或服務，且據以異議商標係消費者較為熟悉之商標等因素，足認系爭商標之註冊，於客觀上有可能使相關消費者誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，雖原告主張其自96年5 月9 日W 酒坊開幕，97年1 月21日取得系爭商標註冊以來，均有與其所提供之威士忌酒或葡萄酒有關之廣告或宣傳活動，應可與參加人據以異議之商標所提供之服務為明顯區隔等語，惟查依據原告所提使用證據( 見原告所提證據9 、10、11) ，多係強調W酒坊之開設或活動，而非對其所欲指定使用之商品或服務為商標之使用，是尚難以此認原告之使用系爭商標，已不致使消費者有混淆誤認其與參加人據以異議商標間存在關係企業、授權或加盟關係等情事。故系爭商標之註冊，應有商標法第23條第1 項第13款規定之適用。

六、綜上所述，系爭商標因有商標法第23條第1 項第13款規定之情形，而不應准予註冊。從而，被告所為參加人異議成立，系爭商標之註冊應予撤銷之審定，依法自無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告徒執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告就系爭商標應為異議成立撤銷註冊之處分，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

八、據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭