智慧財產法院行政判決

99年3月25日辯論終結

原告

統一超商股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

李保祿律師

訴訟代理人

鄭錦堂律師

複代理人

崔百慶律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

乙○○（局長）

訴訟代理人

丁○○

參加人

美商蘋果公司

代表人

丙○○○○（Kev訴訟代理人 黃闡億律師

林志剛律師

楊憲祖律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國98年10月1 日經訴字第09806118350 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要緣原告前於96年3 月13日以「ifoto 及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9 、16、35、40類之電子廣告板等商品、服務，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第1291586 號商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示），嗣參加人以其註冊有違商標法第23條第1 項第12、13款規定，對之提起異議，案經被告審查，認系爭商標圖樣與據以異議之註冊第1057676 、180488、187700號商標及實際使用之「IPHOTO」商標（下稱據爭商標，如附圖2 所示）圖樣構成近似，以98年6 月30日中台異字第970238號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張：

㈠系爭商標係以綠色之「i 」與藍色「f 」「o 」「t 」「o」由左而右依序排列組成。而據爭之系列商標則由未經任何設計之一般英文大寫字母「I 」「P 」「H 」「O 」「T 」「O 」組合而成。二商標雖均以「i 」為起首之字母，然系爭商標之「i 」為醒目之草綠色，且「i 」字母其上有一點，且並非單純之一點，而係經設計有連續狀之點，與據爭商標僅是單純黑色之「I 」外，「I 」字母其上並無一點，予一般消費者之寓目印象，顯有不同外；系爭商標其他字母為「f 」「o 」「t 」「o 」，而據爭商標字母為「P 」「H」「O 」「T 」「O 」，二者已然有別，且衡之台灣教育，任何人只要接受國民義務教育，即可輕易分別「f 」字母與「P 」「H 」之不同，況系爭商標之「f 」「o 」「t 」「o 」字母係以藍色設色，而據爭商標全係黑色，二者於外觀、設色顯不相同，當不構成近似。

㈡且查據爭商標字母組合而成為「PHOTO 」一字，其為相片或照片之意；而系爭商標之「foto」，係刻意設計之標章，即所謂之自創品牌，該商標字母之組合均為過去所無，不僅與商品功能、用途及品質均無關連，亦非社會大眾所知悉之普通名詞，足徵系爭商標屬所謂之創造性商標，其識別性與據爭商標有明顯之差距，亦無致消費者有混淆誤認之虞。

㈢原告公司係於民國77年4 月間由統一企業創立，於翌年（78年）引進「7-ELEVEN」便利商店，原告便積極拓展「7-ELEVEN」便利商店，迄今全國大街小巷已有超過4300家的門市，建構台灣最密集的零售通路。原告除販售商品外，更以異業結合方式於「7-ELEVEN」門市提供「繳費便」、「影印傳真便」、「數位儲值ONLINE GAME 」、「外送服務」、「宅急便」、「ICASH 」、「自助加油站」、「DVD 租賃／退貨便」、「DHL 國際快遞」、「ATM 金融便」、「線上預購便」、「ibon便利生活站」及「ifoto 數位影音服務」，便利社會一般消費者生活之所需，其中「ifoto 數位影音服務」為原告因應數位化潮流而於民國96年推出，並以系爭商標「ifoto 」作為商品及服務之表徵。而系爭「ifoto 」商標之商品及服務經由原告全台超過4300家的「7-ELEVEN」門市據點之推廣與專屬網站「http://www.ifoto.com.tw/index.asp」之傳播，系爭「ifoto 」商標已廣為消費者所知悉。易言之，於本件情形，系爭「ifoto 」商標經過長期且廣泛之使用，已具有相當之識別性，相關大眾消費者自得與據以異議之「IPHTO 」商標相區別，而無致生混淆誤認之虞。又查系爭商標所表徵之商品／服務主要透過「7-ELEVEN」門市及專屬網站作為經銷及提供服務之場所與平台，消費者於網路上下單沖洗照片，得指定任一「7-ELEVEN」門市作為取件之地點；而據爭之商標所提共之商品與服務，其消費者絕大多數為實際使用其照片剪輯軟體產品之消費者，比較而言，使用據爭商標商品／服務之消費者，顯屬對電腦較為熟悉之人，其消費者對象較為限縮，且銷售管道及商品實際銷售狀況顯與原告不同，顯見相關消費者就此二商標足以區辨為不同來源等情。

㈣並聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。

三、被告抗辯：

㈠有關系爭商標指定使用於第16類商品及第35類服務部分：1.據爭商標是否為著名之商標或標章暨其著名之程度：參加人美商．蘋果公司係以生產及銷售電腦硬體、軟體及其周邊設備以及提供各種電腦軟體之程式設計、維護等服務之世界知名電腦公司，西元1998年起陸續推出「iMac」、「iPhoto」、「iBook 」、「iTunes」、「iMovie」、「iTool」、「iDVD」、「iSchool 」、「iPod」、「iPhone」、「iLife 」等各種「i-」系列商標之電腦軟硬體和其他電子相關產品，據爭之「iPhoto」商標係參加人所設計之具有照片管理、剪輯功能的軟體產品及提供的一系列相關性數位元影像服務，消費者透過該剪輯軟體，可以相當簡單的方式輸入、整理、修改、編輯、搜索、列印照片並製作照片畫廊、日曆和卡片等功能，早於民國83年起即陸續在我國獲准註冊第635194號「愛德大師iPhoto Plus 」、第684145號「iPhotoPlus」、第771882號「iPhoto Express」、第987542號「iPhoto Tools」及第1057676 、180488、187700號「IPHOTO」商標，指定使用於前述之相關商品及服務，亦陸續在阿根廷、瑞士、澳洲、巴西、智利、哥倫比亞、印度、墨西哥、日本、秘魯、俄羅斯、南韓、泰國、土耳其、中國大陸、美國、歐盟、新加坡等世界各國獲准多件「iPhoto」系列商標之註冊，據爭之「iPhoto」商標商品／服務經由參加人推出至今已有多年，除透過國內外各大媒體報導外，並架設網站www.apple.com.tw、www.apple.com 及www.appleclub.com.hk提供消費者有關「iPhoto」商標之背景介紹及相關資訊，據此，堪認於本件系爭註冊第1291586 號「ifoto 及圖」商標在民國96年3 月13日申請註冊時，據爭商標所表彰之信譽及品質，應已廣為我國相關事業或消費者所普遍知悉並達著名商標之程度，凡此有參加人檢送之「i 」系列商標各國註冊列表及「i 」系列商標商品介紹、「iPhoto」商標於世界各國註冊之列表、參加人網站上介紹「iPhoto」商標商品之網頁資料、「iPhoto」商標商品之簡介及廣告資料、Google網站上有關「iPhoto」介紹及討論之網頁連結列表、「iPhoto」相關商標於我國之註冊資料、參加人架設網站www.apple.com.tw、www.apple.com 及www.appleclub.com.hk提供有關「iPhoto」商標之背景介紹資料、參加人於台灣線上出版品中有關「iPhoto」商標商品數個網頁連結資料及新聞報導等證據資料影本附卷可稽。

2.商標是否近似暨其近似之程度：系爭商標雖係由略有設計之「i 」字母及「foto」所組成，其字母並分別著以綠色與藍色呈現，然其外觀予人寓目印象仍清晰可見係為外文「ifoto 」，此外，並無其他足資區辨之文字圖樣，與據爭「iPhoto」及註冊第1057676 、180488、187700號「IPHOTO」等商標相較，外觀上二者起首字母「i 」及字尾3 個字母「oto 」相同，僅第2 個字母「f 」與「PH」之些微差異，其餘字母排列順序均相同，且讀音完全相同。整體觀之，二者予人寓目觀感極為相似，二商標若標示在相同或類似的商品／服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

3.綜上，本案鑑於兩造商標讀音相同，且整體予人之寓目印象構成高度近似，復考量據爭商標經由參加人於世界各國廣為註冊及廣泛使用，已予消費者印象深刻並具有相當高之著名程度及識別性，又據爭商標「iPhoto」知名使用於電腦硬體、軟體及電腦周邊相關產品等，以及透過電腦網路提供數位影像服務等，而據爭商標「iPhoto」具有製作照片、日曆和卡片等功能，且該軟體一直在蘋果商店和蘋果網上商店與「iLife 」軟體一起銷售，並在我國取得註冊第987542號「iPhoto Tools」商標，指定使用於「用於影像編輯、影像處理、影像擷取、影像檔案管理和含影像文件建立之電腦軟體，以及其與搭售之電子式使用手冊」商品，而系爭商標所指定使用於第16類之「卡片、手冊、日曆、海報、月刊、印刷出版品、刊物」等商品，以及第035 類之「網路購物（電子購物）」等服務，復與前述據爭商標商品或服務間具相關聯，故綜合該等相關因素加以判斷，相關消費者極有可能誤認二商標來自同一來源之系列商品或服務，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，從而本件系爭商標之註冊，指定使用於第16類商品及第35類服務，揆諸前開說明，自有商標法第23條第1 項第12款規定之適用。

㈡有關系爭商標指定使用於第9 類商品及第40 類服務部分：1.商標是否近似暨其近似之程度：查本件系爭註冊第1291586 號「ifoto 及圖」商標，與據爭註冊第1057676 、180488、187700號「IPHOTO」商標構成近似，詳如前述。

2.商品／服務是否類似暨其類似之程度：

⑴系爭商標指定使用於第9 類之「資料讀取機、網際網路設備、電腦用介面卡、列表機」等商品，與據爭註冊第1057676號「IPHOTO」商標指定使用於「電腦、電腦硬體及電腦軟體」商品相較，其商品性質相同或相近，均屬電腦及其周邊相關產品，其產製者、行銷管道、銷售場所及消費族群等因素上具有關聯之處，依前揭審查基準，二者應屬類似之商品。

⑵商品與服務間亦存在有類似的情形：系爭商標指定使用於第9 類之「資料讀取機、網際網路設備、電腦用介面卡」等商品，與據爭註冊第180488號「IPHOTO」商標指定使用於「從電腦資料庫或網路提供連線資料服務、提供線上申請之存取服務；資料之儲存、加強、發佈、編輯及處理資料；提供影像電子化、掃瞄、數位化服務」服務相較，雖一者為表彰商品，一者為表彰服務，然據爭商標指定之服務通常需藉由系爭商標指定之資料讀取機、網際網路設備、電腦用介面卡等商品之相互搭配使用，始能達成其所提供之服務之目的及功效，故二者商品與服務間在滿足消費者特定之需求上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則兩造商標所指定使用之商品與服務間亦存在有類似關係，二者應屬構成類似。

⑶系爭商標指定使用於第40類之「影像底片沖洗、相片放大、圖案轉印處理、數位相片列印、影像合成處理」等服務，與據爭註冊第187700號「IPHOTO」商標指定使用於「將相片及影像轉印及列印於相紙及其他材質之紙張；透過全球電腦網路提供數位影像放大、調整、修改、合成、變形處理；透過全球電腦網路提供數位相片列印服務」服務相較，其服務內容主要為影像加工之處理，即底片處理方面之服務，二者服務性質相同或相近，在滿足消費者的需求上以及服務提供者等相關因素上，具有共同或關聯之處，依審查基準5.3.1 ，二者應屬同一或類似之服務。

⑷相關消費者對商標之熟悉程度：據爭之「iPhoto」商標經參加人保護及廣泛使用而在市場上建立相當之知名度，已如前揭理由所述。然系爭商標之使用情形則據原告檢送活動期間為2007年12月5 日- 2008年1 月1 日之系爭商標使用資料1 紙、Google網頁搜尋資料1 紙等證據資料影本觀之，該等資料稀少薄弱，僅能證明原告於2007年始推出系爭商標「ifoto 」數位影像服務之事實，尚不足以證明於系爭商標96年12月1 日註冊時，系爭商標所指定之第9 類商品及第040 類服務，已經其廣泛使用而為相關相關事業或消費者知悉，且足以與據爭商標所提供之商品／服務相區辨。因此，綜觀雙方檢送之資料，據爭商標應較為消費者所知悉之商標，足堪認定。

3.綜上，本案鑑於兩造商標讀音相同，且整體予人之寓目印象構成高度近似，又系爭商標指定使用於第9 類商品及第40類服務，復與前述據爭註冊第1057676 、180488、187700號「IPHOTO」商標指定使用之商品／服務，應屬構成極高之類似程度，並考量就消費者而言，據爭商標係消費者較為熟悉之商標，自應給予較大之保護。故綜合斟酌該等相關因素加以判斷，相關消費者極有可能誤認二商標來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，自有商標法第23條第1 項第13款規定之適用。

4.至原告主張系爭「ifoto 及圖」商標，其命名之緣由係取便利沖印之各項元素，如「Image 、Fun 、Open、Trends、Offer 」（亦即影像、有趣、開放、趨勢、提供），而取其字首英文字母所組成「ifoto 」之英文字樣，其係屬原告之獨創性商標一節，查一般商標之設計概念並非消費者客觀上得由其商標圖樣之外觀形式所知悉，商標主觀上創意來源及其設計之理念如何，並不影響兩造商標圖樣近似與否之客觀判斷，是原告之主張尚難據以執為本案有利之論據；另原告所舉經被告核准之註冊第1310978 號「T.photo 」商標一節，核與本件商標圖樣不同，且屬另案問題，基於商標審查個案拘束原則，尚難比附援引執為本案有利之論據。

㈢本案系爭商標指定使用之商品類別共計4 類，即第9 、16、35及40類，其中指定使用於第16類商品及第35類服務之註冊，既有商標法第23條第1 項第12款規定之適用，依法應撤銷其註冊，則其是否尚有同條項第14款規定之情事，即無庸論究。又系爭商標指定使用於第9 類商品及第40類服務之註冊，既有商標法第23條第1 項第13款規定之適用，依法亦應撤銷其註冊，則其是否尚有同條項第12、14款規定之情事，即無庸論究。

㈣並聲明求為判決駁回原告之訴。

四、參加人主張：

㈠系爭商標應有商標法第23條第1項第13款規定之適用：

1.二造商標構成近似：按商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品／服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品／服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察（混淆誤認之虞審查基準5.2.1 及5.2.5 參照）。經查，本件系爭註冊第1291586 號「ifoto 及圖」商標（以下稱系爭商標）圖樣係由一草綠色小寫外文「i 」與藍色小寫外文「foto」併列所構成，雖在「i 」字母上略有設計，惟其外觀予人寓目印象仍清晰可見係為外文「ifoto 」；參加人據爭之註冊第1057676 、180488、187700號「IPHOTO」商標圖樣則係單純由墨色大寫外文「IPHOTO」所組成。二造商標相較，在外觀上，均有依序排列之「I 」、「O 」、「T 」與「O 」等外文字母，僅顏色、大小寫及「f 」、「PH」不同之些微變化，且二者之讀音完全相同，於實際交易連貫唱呼之際予人聽覺印象完全相同，是以，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，極可能會有所混淆而誤認二造商標商品或服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，二造商標應屬構成近似之商標，要無疑義。

2.二造商標指定使用商品或服務屬同一或類似商品或服務：

⑴按商品類似係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及巿場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係（混淆誤認之虞審查基準5.3.1 參照）。經查，系爭商標指定使用於第9 類之「資料讀取機、網際網路設備、電腦用介面卡、列表機」等商品，與據爭之註冊第1057676 號「IPHOTO」商標指定使用於第9 類之電腦、電腦硬體及電腦軟體等商品相較，其商品性質相同或相近，均屬電腦及其周邊相關產品，在功能、產製者、行銷管道及消費族群等因素上具有共同或關聯之處，依前揭審查基準，二者應屬類似之商品。

⑵又系爭商標指定使用於第9 類之「資料讀取機、網際網路設備、電腦用介面卡」等商品，與據爭之註冊第180488號「IPHOTO」商標指定使用於「從電腦資料庫或網路提供連線資料服務、提供線上申請之存取服務；資料之儲存、加強、發佈、編輯及處理資料；提供影像電子化、掃瞄、數位化服務」等服務相較，雖一者為表彰商品，一者為表彰服務，然據爭商標指定之服務通常需藉由系爭商標指定之資料讀取機、網際網路設備、電腦用介面卡等商品之相互搭配使用，始能達成其所提供之服務之目的及功效，故二者商品與服務間在滿足消費者特定之需求上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及巿場交易情形，易使消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，二者應構成類似之商品與服務。

⑶按服務類似係指服務在滿足消費者的需求上以及服務提供者或其他因素上，具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及巿場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者而言（混淆誤認之虞審查基準5.3.1 參照）。經查，系爭商標指定使用於第40類之「影像底片沖洗、相片放大、圖案轉印處理、數位相片列印、影像合成處理」等服務，與據爭之註冊第187700號「IPHOTO」商標指定使用於「將相片及影像轉印及列印於相紙及其他材質之紙張；透過全球電腦網路提供數位影像放大、調整、修改、合成、變形處理；透過全球電腦網路提供數位相片列印服務」等服務，均主要提供影像加工或底片處理之服務，二者服務性質相同或相近，在滿足消費者的需求上以及服務提供者等相關因素上，具有共同或關聯之處，依前揭審查基準，二者應屬同一或類似之服務。

3.二造商標間有使消費者產生混淆誤認之虞：本案綜合審酌二造商標讀音相同，整體圖樣予人寓目印象極為相近，屬高度近似之商標，指定使用之商品及服務具有同一或類似關係，且據爭商標較系爭商標為消費者所熟悉等因素加以判斷，相關消費者極有可能誤認二商標所表彰之商品或服務來源相同，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，應有商標法第23條第1 項第13款規定之適用。

㈡系爭商標應有商標法第23條第1項第12款規定之適用：

1.二造商標構成近似：如前所述，系爭商標與參加人所有之「IPHOTO」商標讀音相同，整體圖樣予人寓目印象極為相近，屬高度近似之商標。

2.據爭商標為著名商標：按商標法施行細則第16條規定，本法所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。經查，參加人美商．蘋果公司係以生產及銷售電腦硬體、軟體及其周邊設備以及提供各種電腦軟體之程式設計、維護等服務之世界知名電腦公司，西元1998年起陸續推出「iMac」、「iPhoto」、「iBook 」、「iTunes」、「iMovie」、「iTool 」、「iDVD」、「iSchool 」、「iPod」、「iPhone」、「iLife 」等各種「i 」系列商標之電腦軟硬體和其他電子相關產品，本件據爭之「IPHOTO」商標係參加人所首創使用於具有照片瀏覽、管理、剪輯等功能之軟體產品及相關數位影像服務之商標，消費者透過該剪輯軟體，可以相當簡單的方式輸入、整理，修改、編輯、搜索、列印照片並製作照片畫廊、日曆和卡片等，參加人早於民國（以下同）83年起即陸續在我國獲准註冊第635194號「愛德大師iPhoto Plus 」、第684145號「iPhoto Plus 」、第771882號「iPhoto Express」、第987542號「iPhoto Tools」及第1057676、180488、187700號「IPHOTO」商標，指定使用於前述之相關商品及服務，亦陸續在阿根廷、瑞士、澳洲、巴西、智利、哥倫比亞、印度、墨西哥、日本、秘魯、俄羅斯、南韓、泰國、土耳其、中國大陸、美國、歐盟、新加坡等世界各國獲准多件「IPHOTO」系列商標之註冊，據爭之「IPHOTO」商標商品／服務經由參加人推出至今已有多年，除透過國內外各大媒體報導外，參加人並架設網站www.apple.com.tw、www.apple.com 、www.appleclub.com.hk等以提供消費者有關「IPHOTO」商標之背景介紹及相關資訊，且於西元2001年至2004年間在新加坡、韓國、大陸地區、台灣地區與香港等地宣傳據爭之「IPHOTO」商標商品／服務，據此，堪認於本件系爭商標96年3 月13日申請註冊時，據以異議商標所表彰之信譽及品質，應已廣為我國相關事業或消費者所普遍知悉並達著名商標之程度，凡此有參加人檢送之「i 」系列商標各國註冊列表及「i 」系列商標商品介紹、「IPHOTO」商標世界各國註冊列表、「IPHOTO」商標商品之簡介及廣告資料、Google網站上有關「IPHOTO」介紹及討論之網頁連結列表、「IPHOTO」相關商標於我國之註冊資料、參加人架設網站www.apple.com.tw、www.apple.com 及www.appleclub.com.hk提供有關「IPHOTO」商標之背景介紹資料、參加人於台灣線上出版品中有關「IPHOTO」商標商品數個網頁連結資料及新聞報導等證據資料影本（參加人於異議階段提出之證1 號至證13號）附卷可稽。

3.二造商標商品及服務具有相當關聯性：系爭商標指定使用於第9 類之「照相複印機」商品及指定使用於第40類之「影像底片沖洗、相片放大、圖案轉印處理、數位相片列印、影像合成處理」服務，與據爭之「IPHOTO」商標實際使用之照片瀏覽、管理、剪輯功能之軟體產品及相關數位影像服務相較，二者商品及服務均與照片之處理相關；又，系爭商標指定使用於第9 類之「網際網路設備、電腦用介面卡」等商品與據爭之「IPHOTO」商標所使用之電腦軟體間在功能上具有相輔之作用；再者，據爭之「IPHOTO」商標之電腦軟體產品具有製作照片、日曆和卡片等功能，且該電腦軟體一直在蘋果商店和蘋果網上商店與「iLife 」軟體一起銷售，而系爭商標所指定使用於第16類之「卡片、手冊、日曆、海報、月刊、印刷出版品、刊物」等商品，以及第35類之「網路購物（電子購物）」等服務，與前述據爭商標商品或服務間具有相當關聯性。

4.綜上，衡酌二造商標圖樣讀音相同、外觀極相近似、據爭商標為相關消費者所熟知及二造商標商品、服務間存在高度關連性等因素加以判斷，相關公眾極有可能誤認二商標之商品及服務來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而產生混淆誤認情事，應有前揭商標法第23條第1 項第12款規定之適用。

㈢原告雖主張，系爭商標經過長期且廣泛之使用，已具有相當之識別性，相關大眾自得與據爭之「IPHOTO」商標相區別，而無致生混淆誤認之虞，且系爭商標商品及服務主要透過「7-ELEVEN」門巿及專屬網站作為經銷及提供服務之場所與平台，消費者於網路上下單沖洗照片，得指定任一「7-ELEVEN」門巿作為取件之地點；而據爭商標商品及服務之消費者多為實際使用其照片剪輯軟體產品之消費者，該等消費者顯屬對電腦較為熟悉之人，且銷售管道及商品實際銷售狀況顯與原告不同云云，惟查：

1.按商標法第23條第2 項規定，同條第1 項第12款、第14款至第16款及第18款規定之情形，以申請時為準。又被告機關94年5 月編印之「商標法逐條釋義」中關於商標法第23條第2項說明如下：「本條第2 項規定，第1 項所列各款事由，其中第12款、第14款至第16款及第18款規定之情形，包括著名商標、先使用於同一或類似商品之商標、著名自然人姓名權、著名法人名稱權、酒類地理標示等之保護規定，以申請時為準，不論其申請後事實狀態是否有所變更均以申請時為準，至於其他各款則依第1 項規定，係以審查時作為判斷的時點。」，因此，判斷有無商標法第23條第1 項第12款之適用，應以系爭商標申請註冊時為事實判斷基準時點；判斷有無商標法第23條第1 項第13款之適用，則應以系爭商標註冊審查時為事實判斷基準時點（蓋商標異議為有關商標應否註冊之爭執，因此，應以註冊審查時為事實判斷基準時點）。

2.由原告於異議階段與訴願階段所檢附系爭商標使用證據資料觀之，答辯附件一係「ifoto 數位影像服務」廣告影本，雖載有系爭商標圖樣，惟其左下角卻載有「活動時間：2007/12/5-2008/1/1」等字樣，核無該廣告之刊登日期；訴願附件三係原告公司之介紹及「ifoto 」的故事，僅說明其於西元2007年推出全方位影像專業服務網站「ifoto 」之事實，卻未指明其推出之時間是否早於系爭商標申請時（96年3 月13日）或系爭商標核准註冊時（96年12月1 日）；訴願附件四係原告之7-ELEVEN網站網頁資料，訴願附件五係原告提供DVD 租賃服務之介紹網頁，二者核無系爭商標圖樣之使用或單獨銷售系爭商標商品／服務之數據；訴願附件六係「ifoto」網站販售商品或活動資料，其下載時間為西元2009 年7月30日；答辯附件二與訴願附件八，係在Google網站上輸入「ifoto 」關鍵字所查詢之相關資料，下載日期為西元2008年7 月29日，訴願附件七係另於Yahoo 網站輸入同樣關鍵字所得之相關資料，下載日期為西元2009年7 月30日；以上證據資料皆不足以證明系爭商標於申請時（96年3 月13日）或核准註冊時（96年12月1 日）已廣為相關消費者所普遍知悉。

3.原告雖主張系爭商標商品及服務主要透過「7-ELEVEN」門巿及專屬網站作為經銷及提供服務之場所與平台，消費者於網路上下單沖洗照片，得指定任一「7-ELEVEN」門巿作為取件之地點，惟系爭商標所指定使用之商品及服務，並未限定以上述方法行銷，況且參加人「IPHOTO」商標電腦軟體亦同時透過實體店面及網際網路行銷販售，二者行銷管道並無顯著差異，且原告既透過網站提供服務，則其消費者亦屬習慣使用電腦之人，與據爭商標商品及服務之消費者間並無顯著差異，原告上述主張並不可採。

㈣綜上論述，系爭商標確有違反商標法第23條第1 項第13款及第12款之規定，該商標之註冊應予撤銷，原處分及訴願決定並無違法或不當，請依法駁回原告之訴，以維法制。

五、得心證之理由：

㈠按商標「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」不得註冊，為商標法第23條第1 項第12款所明定，其判斷時點，依同法條第2 項規定，以申請時為準。又該條款所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。復按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」不得註冊，為商標法第23條第1 項第13款本文所明定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指二商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。又二商標圖樣其主要部分之文字、圖形或記號，在外觀、觀念或讀音近似，即屬近似之商標。

㈡系爭商標指定使用於第9 、16、35與40類商品／服務，而據爭「IPHOTO」商標係指定使用於第9 、40、42類商品／服務。被告原處分係認系爭商標所指定使用之第16類商品及第35類服務，有商標法第23條第1 項第12款（前段）規定之適用；又系爭商標所指定使用之第9 類及第40類商品或服務，則有同條項第13款規定之適用，而為撤銷系爭商標註冊之處分。是本件應審究為系爭商標之註冊，有無商標法第23條第1項第12款前段及第13款規定之適用等二部分。

㈢有關商標法第23條第1 項第12款前段規定部分：

1.查系爭商標圖樣係由一草綠色小寫外文「i 」與藍色小寫外文「foto」併列所構成；據爭之第1057676 、180488、187700號及實際使用之「IPHOTO」商標圖樣係單純由墨色大寫外文「I 」與「PHOTO 」併列所構成。二者予人寓目印象深刻者為其均有依序排列之「I 」、「O 」、「T 」與「O 」等外文字母，僅顏色、大小寫及「f 」、「PH」有無之些微變化，且二者之讀音完全相同，異時異地隔離觀察及連貫唱呼之際，二者之外觀及讀音極相彷彿，應屬構成近似之商標。

2.復查，參加人以生產及銷售電腦硬體、電腦軟體、電腦周邊設備等商品及提供各種電腦軟體之程式設計、維護等服務，為世界知名之電腦公司，自西元1998年起陸續推出「iMac」、「iphoto」、「iBook 」等「i-」系列商標之電腦軟硬體和其他電子相關產品。本件「IPHOTO」系列商標係參加人所設計具有照片管理、剪輯功能的軟體產品及提供一系列相關數位元影像服務，消費者透過該剪輯軟體可簡單地輸入、整理、修改、編輯、搜索、列印照片、製作照片畫廊、日曆及卡片等功能，並於巴西、智利、印度、日本、俄羅斯、土耳其、美國、歐盟與新加坡等世界各國獲准多件「iPhoto」系列商標，並自83年起陸續在我國獲准註冊第635194號「愛德大師iPhoto Plus 」、第6784145 號「iPhoto Plus 」及本件據爭之「IPHOTO」等商標，其商品／服務業經參加人長期廣泛行銷，透過國內外媒體報導、參加人架設www.apple.com.tw、www.apple.com 及ww.appleclub.com.hk 等網站介紹其所有「i-」系列商標背景、商品／服務之其他相關訊息、參加人於西元2001年至2004年間在新加坡、韓國、大陸地區、台灣地區與香港等地宣傳據爭「IPHOTO」商標商品／服務為數頗多之文宣廣告、以及參加人在我國線上出版品中有關據爭「IPHOTO」商標商品網頁連結資料等附異議卷可稽，足堪認定據爭「IPHOTO」商標於系爭商標申請註冊時（96年3月13日），在電腦、電腦周邊產品／服務及透過電腦網路提供數位影像服務上即已廣為我國相關事業或消費者所普遍知悉，並達著名程度。

3.再者，系爭商標指定使用於第16類之「卡片、手冊、日曆、海報、月刊、印刷出版品、刊物」等商品及第35類之「網路購物（電子購物）」等服務，核與據爭諸商標使用於前述商品／服務間具有關聯性。故衡酌兩造商標近似、據爭「IPHOTO」商標已為著名商標及系爭商標指定使用第16類及第35類商品／服務部分與據爭諸商標所使用商品／服務具相當關聯性等因素綜合判斷，系爭商標所指定使用於第16類商品及第35類服務之註冊，客觀上難謂無使相關消費者產生兩造商標為同一系列商標，或兩造商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他關係之混淆誤認情事，自有商標法第23條第1 項第12款前段規定之適用。

㈣有關商標法第23條第1 項第13款規定部分：

1.如前所述，兩造商標構成近似。系爭商標指定使用於第9 類之「電子廣告板、照相複印機、彩色影印機、行動電話」等商品，與據爭之註冊第1057676 號「IPHOTO」商標指定使用於第9 類之電腦、電腦硬體及電腦軟體等商品，均屬電腦及其周邊商品，二者應屬同一或類似之商品；另系爭商標指定使用於第9 類之「資料讀取機、網際網路設備、電腦用介面卡」等商品，而據爭之註冊第180488號「IPHOTO」商標指定使用於第42類之「從電腦資料庫或網路提供連線資料服務、數位服務」等服務，二者固分別為服務及商品，惟彼此需相互搭配使用，以達成該等商品／服務所欲提供之目的及功能，二者之產製者／提供者、消費族群及行銷管道重疊性高，依一般社會通念及市場交易情形，二者應屬高度類似之商品／服務。又系爭商標指定使用於第40類之「影像底片沖洗、相片放大、圖案轉印處理、數位相片列印、影像合成處理及雷射銘刻」等服務，與據爭之第187700號「IPHOTO」商標指定使用於「將相片及影像轉印及列印於相紙及其他材質之紙張；透過全球電腦網路提供數位影像放大、調整、修改、合成、變形處理；透過全球電腦網路提供數位相片列印服務」等服務，均主要提供影像加工或底片處理之服務，二者應屬同一或類似之服務。因此，系爭商標指定使用於第9 類及第40類商品／服務與據爭之註冊第180488、187700號「IPHOTO」商標之商品／服務應屬同一或類似。

2.據爭「IPHOTO」商標經參加人長期廣泛使用，在電腦、電腦周邊產品／服務及透過電腦網路提供數位影像服務方面已達著名程度。而由原告於異議階段與訴願階段所檢附系爭商標使用證據資料觀之，答辯附件一係「ifoto 數位影像服務」廣告影本，雖載有系爭商標圖樣，惟其左下角卻載有「活動時間：2007/12/5- 2008/1/1 」等字樣，核無該廣告之刊登日期；訴願附件三係原告公司之介紹及「ifoto 」的故事，僅說明其於西元2007年推出全方位影像專業服務網站「ifoto 」之事實，卻未指明其推出之時間是否早於系爭商標申請時（96年3 月13日）；訴願附件四係原告之7-ELEVEN網站網頁資料，訴願附件五係原告提供DVD 租賃服務之介紹網頁，二者核無系爭商標圖樣之使用或單獨銷售系爭商標商品／服務之數據；訴願附件6 係「ifoto 」網站販售商品或活動資料，其下載時間為西元2009年7 月30日；答辯附件二與訴願附件八，係在Google網站上輸入「ifoto 」關鍵字所查詢之相關資料，下載日期為西元2008年7 月29日，訴願附件七係另於Yahoo 網站輸入同樣關鍵字所得之相關資料，下載日期為西元2009年7 月30日；以上證據資料皆不足以證明系爭商標於申請註冊時（96年3 月13日）已廣為相關業者或消費者所普遍知悉。

3.衡酌兩造商標近似、復均指定使用於第9 類與第40類同一或類似商品或服務、相關消費者對據爭諸商標較系爭商標有所熟悉等因素綜合判斷，系爭商標指定使用於第9 類商品及第40類服務之註冊，相關消費者客觀上尚難區辨該商品／服務係出於原告所產製／提供，抑或由參加人所產製／提供，而容易產生兩造商標為同一系列商標，或兩造商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他關係之混淆誤認情事，系爭商標之註冊應有商標法第23條第1 項第13款規定之適用。

㈤至原告主張系爭商標之緣由具有獨創性，我國以「i-」起首而獲准併存註冊之商標所在多有云云。惟查，一商標之創意來源及其意義，非相關消費者客觀上得由其商標圖樣之外觀形式所能知悉，故判斷商標是否近似，僅係就商標客觀上所呈現予消費者之圖樣為依據，並不涉及申請人主觀之心理因素，一般消費者皆憑著其對商標未必清晰完整之印象，在不同時間或地點作消費選購時，並非隨時手執二商標以併列比對之方式選購。因此，本件系爭商標圖樣縱有其設計理念，且與據爭諸商標圖樣於細微部分固有差異，然在消費者印象中仍難以發揮區辨之功能，自無從僅以該等細微差異，即謂二商標不構成近似，是原告所述自不足採。又原告所舉以「i-」起首而獲准註冊之第1152973 、1193582 號「I-cash」及註冊第1230104 號「ibond 」等諸商標圖樣，核與本件系爭商標圖樣不同，案情自屬有別，且屬另案是否妥適問題，依商標審查個案拘束原則，尚難以上揭獲准併存之註冊諸商標執為本件系爭商標亦應准予併存註冊之有利論據，併予敘明。

㈥綜上所述，本件被告認為系爭商標所指定使用之第16類及第35類商品／服務之註冊，有商標法第23條第1 項第12款前段規定之適用，又系爭商標指定使用於第9 類及第40類商品／服務之註冊，有同條項第13款規定之適用，而為系爭商標應予撤銷之處分，揆諸首揭法條規定及說明，核無違誤。訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

六、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條 ，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭