智慧財產法院行政判決

　　　　　　　　　　　　　　　　民國100年1月13日辯論終結

原告

美商W.L.戈爾有限公司（W.L. Gore & Associates,Inc）

代表人

A．賀利戴．威廉（訴訟代理人 陳長文律師蔡瑞森律師（兼送達代收人）被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）住同上訴訟代理人 鄭春萍

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國99年6月23日經訴字第09906058760號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要：原告前於民國97年10月13日以「SURROUND DESIGN」商標（下稱系爭商標，如附圖1所示），指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第25類之「鞋子、休閒鞋、運動鞋、體育訓練鞋」等商品，向被告申請註冊。案經被告審查，認系爭商標圖樣與據以核駁之註冊第1202263號「IMPELLER DEVICE」商標（下稱據以核駁商標，如附圖2所示）圖樣構成近似，且指定使用於靴鞋等類似之商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，應不准註冊，而以99年1月18日商標核駁第320238號審定書為核駁之處分，原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告之主張：

㈠緣系爭商標圖樣為一經原告特別精心設計之圖形商標，該圖形商標乃配合用於原告所研發新製鞋技術商品上之品牌標誌，除系爭圖形商標外，另有對應於該圖形商標之文字商標「SURROUND」，而該文字商標前已經原告另案申准註冊，列編註冊第1368252號商標在案，該文字商標與系爭商標均係為配合用於原告所研發新製鞋技術商品上之商標品牌標誌，系爭商標與對應之文字商標係欲表達「包圍、環繞（Surround）」之意涵概念。

㈡被告依商標行政圖形審查分類，固然將系爭商標與據以核駁「impeller device（「渦輪葉片、推進器」圖形之意）」商標兩者圖樣皆分類為「黑色線條螺旋狀設計」之「放射、漩渦」狀抽象幾何圖形，惟按就圖形設計而言，黑色線條螺旋狀設計及「放射、漩渦」狀抽象幾何圖形，其基本之構圖設計元素為呈螺旋狀之線條，而依一般之經驗法則，由呈螺旋狀之線條所設計之圖形可因其線條形狀、線條顏色、線條數目、螺旋線條彎曲角度、線條旋轉方向、線條旋轉軸心形狀等等不同變化之設計態樣，而使「放射、漩渦」狀抽象幾何圖形呈現及予人不同之寓目心理感官印象，此由被告商標檢索系統以「抽象幾何圖形」路徑組合特定之「放射狀、漩渦狀」圖形路徑（圖形分類路徑代碼：12E05），檢索關於「衣服」及「鞋類」商品（商品組群代碼：2501及2503）之查詢結果，即有多達超過500筆關於「衣服」商品及超過400筆關於「鞋類」商品之併存屬「放射、漩渦」狀抽象幾何圖形之申請/註冊商標資料。是以就屬於「放射、漩渦狀之抽象幾何圖形」之商標，若欲判斷其商標近似性，尚需進一步依該等「放射、漩渦」狀抽象幾何圖形之線條形狀、線條顏色、線條數目、線條彎曲角度、線條旋轉方向、線條旋轉軸心形狀等，不同變化之構圖意匠及佈圖設計元素予以進一步之審究分析，始能較準確判斷該等類型商標相互間之近似差異程度，及是否有致混淆誤認之虞之情形，始符一般之論理及經驗法則。竟被告以本案系爭商標與據以核駁商標間「線條數目」及「旋轉方向」之明顯差異設計意匠以「些微差異」視之，誠屬率斷而不符一般之論理及經驗法則。

㈢查系爭商標與據以核駁商標間各有不同之商標圖樣構圖意匠及佈圖設計元素，予人差別顯然之寓目心理感官印象，而不致有引人混淆誤認之虞，茲詳述及比較兩造商標各不相同之構圖意匠及設計元素，其相互差異點：

⒈系爭商標名稱為「Surround design 」有「包圍、環繞」之意涵，商標圖樣之構圖意匠及佈圖設計係以三條呈現90度彎曲之線條，相互頭尾段以平行式銜接包覆中心，其線條寬度由軸心尖細而往外推粗，線條外端為突出之箭尖凸三角形狀，而中心之包裹形狀亦為三角形，予人之寓目心理感官印象為形成一「封閉式」之「圍繞循環流」圖形，此「封閉環繞」設計意匠及概念亦由系爭商標名稱為「surround design（「包圍、環繞設計圖」）」所明顯呈現。據以核駁商標名稱為「Impeller device」有「渦輪葉片、推進器」之意涵，商標圖樣之構圖意匠及佈圖設計係以四條離心式排列之線條組成，其線條寬度外端為斜齊平之形狀，而中心之包裹形狀為方圓弧形，予人之寓目心理感官印象為一「開放式」放射狀之「渦輪葉片」圖形，或類似習見把玩之靜止「紙風車」狀圖形，此「開放渦輪葉片」設計意匠及概念由據以核駁商標圖樣之商標名稱為「impeller device（「渦輪葉片圖案、推進器圖案」）」亦極明顯使人了然於心。

⒉系爭商標圖樣之線條數目為3條、線條尾端外觀形狀係箭尖凸三角形狀、線條係呈九十度彎曲，而頭尾段相互平行式銜接包覆中心、軸心漩眼形狀為三角形，漩流態樣為封閉循環圍繞式、軸心以順時鐘方向旋繞，而線條以逆時鐘方向外推。據以核駁商標圖樣之線條數目4條、線條尾端外觀形狀為斜齊平形狀、線條斜直兩兩略成T字型，分別以離心式放射狀包覆中心、軸心漩眼形狀為方圓弧形、漩流態樣為開放渦輪放射式或靜止風車形狀、軸心以逆時鐘方向排列旋繞，而線條以順時鐘方向外推，是以兩商標之設計元素不同。

㈣原告爰依「混淆誤認之虞」審查基準所規定適用之判斷及參酌因素，析論如下：

⒈系爭商標圖樣係為配合原告研發新製鞋技術所創設使用之品牌標誌，其構圖意匠及佈圖設計係以三條呈現為90度彎曲之線條，相互頭尾段以平行式銜接包覆中心，其線條寬度由軸心尖細而往外推粗，線條外端為突出之箭尖凸三角形狀，而中心之包裹形狀亦為三角形，予人之寓目心理感官印象為形成一「封閉式」之「圍繞循環流」圖形，此亦系爭商標名稱為「surround design（「包圍、環繞設計圖」）」之緣由，系爭商標應堪稱為一具特殊創意性之商標，而足堪認具有使相關消費者認識其為表彰原告商品，並藉以與他人商品或服務相區別之標誌。

⒉再者，系爭商標並經原告於多國申請及獲准多件商標註冊，其中並包括原告及據以核駁商標商標權人國籍所屬之美國及澳洲本地國，及其他多國皆有併存註冊之情形及案例，且迄未聞有相關之商標爭議程序。按商標衝突其最終衡量標準端視相關消費者是否混淆誤認而為認定，縱各國市場交易情形、法制及商標審查標準互有差異，惟就消費者是否混淆誤認乃關乎人類寓目心理感官印象之情感及事實判定，誠若系爭商標及據以核駁商標業經多國不同商標審查官員之檢視，繼經審認非屬近似商標無引致混淆誤認之情事而得併存註冊者，則原告所舉兩造商標業於多國有併存註冊之相關資料尚非毫無參酌之價值，被告僅因各國差異國情法制為由逕以不得比附援引論處，誠屬違誤不當之舉。

⒊系爭商標與據以核駁商標間有不同之構圖意匠及佈圖設計元素，兩造商標誠然與人不同之寓目心理感官印象，應非屬構成近似之商標，此鑒於歷來經被告核准屬「放射、漩渦狀抽象幾何圖形」之商標併存註冊之雷同案例所在多有，亦可見一斑。

⒋查原告乃知名研發及應用防水透氣技術於衣服及鞋靴商品之產銷公司，於該等應用新技術之商品上，均標示有原告知名之「GORE」及「GORE-TEX」之商標品牌標誌。按鞋類商品雖係日常生活之一般必需消費商品，惟現行生活品質提昇，無論相關商品之產銷業者或消費者，對於每日必需穿著之「鞋」類商品，均已漸行注重其與足部保健之密切關係。就具有專業技術功能及品質之鞋類商品，依一般社會通念及商業交易習慣，其消費購買人自然以相當之注意及確實認明商品上之商標品牌標誌而後購買，既如是兩造商標商品亦應堪認無有引致相關消費者產生混淆誤認之虞之情事，彰彰明甚。何況，系爭商標因係使用於具有特殊技術之鞋類商品，且於原告所產銷之新製鞋技術商品上多配合有原告知名之「GORE」∕「GORE-TEX」品牌標誌之標示，及與系爭圖形商標相對應文字商標「SURROUND」之使用。據以核駁商標相關商品上亦有相關對應文字商標「ROTASOLE」之配合使用，是依該等客觀事實，應堪認相關消費大眾於商品購買時，就兩造商品所直接映入眼簾之品牌標誌一為「GORE」∕「GORE-TEX」、「SURROUND」，而另一為「ROTASOLE」，該等商標經實際使用於商品上之態樣予人完全不同之寓目心理感官印象，應不致有使相關消費者產生混淆誤認原告系爭商標商品與據以核駁商標商品係相同之產銷主體或為具關聯性商品之情事。

㈤系爭商標與被告據以核駁商標於美國（原告國籍屬國）、澳洲（據以核駁商標商標權人國籍屬國）、日本、瑞士及紐西蘭等各國有兩造商標併存註冊之情事，依上述各該國之商標申請註冊法制及審理程序，除瑞士採「登錄制」外，其中美國、澳洲、日本及紐西蘭等各國之商標註冊制度均係採「審查制」，亦即商標案經申請後，需經商標主管機關依「顯著性」及「近似性」之商標註冊性實體審理程序核准後，始得續行商標註冊程序，既然系爭商標與據以核駁商標之商標申請案於美國、澳洲、日本及紐西蘭等國均經各該國商標主管機關進行實體之近似商標前案檢索審查程序，且分別經各該國商標主管機關審認兩造商標圖樣非屬構成近似之商標而經獲准併存註冊在案，則被告逕以「各國商標法制不同」為由否定原告所舉兩造商標曾經其他國家商標主管機關審認非屬近似商標得併存註冊之事實，其論事用法顯有違誤。

㈥並聲明：⒈訴願決定及原處分均撤銷。⒉被告就原告申請案號第097047371號「Surround Design」商標註冊申請事件，作成核准審定之處分。⒊訴訟費用由被告負擔。

三、被告辯稱：

㈠本案存在之相關因素之審酌：

⒈商標是否近似暨其近似之程度商標近似之意義係指二商標予人之整體印象有其相近之處，而判斷方法得就二商標整體之外觀、觀念或讀音等來觀察。又判斷商標是否近似，得以「主要部分」觀察，即商標係以整體圖樣呈現，然商品之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分，而主要部分最終仍是影響商標給予商品之消費者的整體印象。另判斷近似之重要原則為異時異地隔離觀察，即設想相關事業或消費者於一般實際購買行為態樣予以觀察；而所謂一般實際購買行為態樣，係指一般消費者都是憑著對商標未必清晰完整的印象，在不同的時間或地點，來作重覆選購的行為，而不是拿著商標以併列比對的方式來選購，所以細微部分的差異，在消費者的印象中難以發揮區辨的功能，判斷商標是否近似時，得無庸納入考量。（審查基準5.2.1、5.2.3、5.2.4、5.2.5參照）。本件原告申請註冊之「SURROUND DESIGN」設計圖，與據以核駁商標相較，二者皆為單純無文字呈放射、漩渦狀設計之抽象幾何圖形，且其黑色線條由內向外、由細變粗呈螺旋外擴之設計主軸概念，構圖意匠極相彷彿，雖有3條與4條及旋轉方向不同之些微差異，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

⒉商品是否類似暨其類似之程度商品類似係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係（審查基準5.3.1 參照）。本件商標指定使用之「鞋子、休閒鞋、運動鞋、體育訓練鞋」商品，與據以核駁註冊第1202263 號商標所指定之「鞋、靴、男鞋、女鞋、童鞋」商品相較，二者皆為「各式各樣之靴鞋」相關商品，其原料、用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則所指定使用之商品間應屬存在相當程度之類似關係。

㈡綜合判斷商標在圖樣近似及商品類似之程度等因素，考量據駁商標識別力非低，且本件商標與據以核駁商標近似及指定商品類似之程度均高，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，仍可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應有致相關消費者混淆誤認之虞，自有前揭法條之適用，爰依商標法第23條第1項第13款及第24條第1 項之規定，應予核駁。

㈢至行政訴訟起訴理由狀中所舉註冊第1017685 號「SAMSONITEAND DESIGN」商標，與註冊第1202263號「IMPELLER DEVICE」商標相較，二者構圖意匠極相彷彿，應不准註冊云云，惟查，前者商標係由文字與圖形所構成，其主要識別部分為外文「SAMSONITE」，而圖樣之左方則佐以略小之幾何圖形，予消費者之印象較不顯著，與後者為單純無文字墨色幾何圖形之商標圖樣相較，二者細微比對下固可見其相仿之處，惟整體圖樣予人觀感仍屬有別，又另舉其他核准個案，核該等商標圖樣與申請之商品皆與本案不同，其案情自屬有別，或屬另案，非本件所能論究，依商標審查個案拘束原則，尚不得比附援引。又原告於行政訴訟起訴理由狀中提及名下知名商標「GORE」及「GORE-TEX」之技術簡介、網站宣傳、文宣及已另案獲准第1368252號「SURROUND（word mark）」商標一節，核其所檢送之國外網頁資料，雖有該商標之使用事實（將LOGO置於鞋底之一小區塊，非顯而易見），然未提供國內相關使用情形，且無相關銷售數據或廣告資料以資參酌，尚難佐證相關消費者無混淆誤認商品來源之虞。另提及雙方於多國申請商標註冊，並陸續獲准及併存註冊乙節，經查美國尚未取得正式註冊，且因商標具屬地性，各國市場交易情形非屬一致，商標法制及審查基準自互有差異，自不得比附援引執為本件商標亦應核准註冊之論據。

㈣並聲明：⒈駁回原告之訴；⒉訴訟費用由原告負擔。

四、按「商標有下列情形之一者，不得註冊：十三、商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」，商標法第23條第1項第13款定有明文。商標近似之態樣有外觀近似、觀念近似及讀音近似，而判斷有否致相關公眾或相關消費者混淆誤認之虞者，其中關於商標是否近似，分別應考量相關公眾或相關一般消費大眾施以普通注意之原則、通體觀察及比較主要部分之原則、異時異地隔離觀察之原則，另仍應考量商標之商標識別性之強弱、系爭商標與據爭商標之是否近似及近似之程度、商品或服務是否類似及其類似之程度、先權利人是否有多角化經營之情形、是否有實際混淆誤認之情事、相關公眾或消費者對系爭商標與據爭商標商標熟悉之程度、系爭商標之申請人是否善意以及是否有其他混淆誤認等判斷混淆誤認之因素存在，方能妥當認定系爭商標是否有混淆誤認之虞情形。惟在各參酌因素之斟酌上，猶如個別案件因案情之不同，在各參酌因素之強弱要求上仍有差異，又各參酌因素亦因其立法意旨之不同，所著重之參考因素亦有不同，自可依其需要而為參酌（最高行政法院99年度判字第287 號判決要旨參照）。茲本件爭點為：系爭商標是否有商標法第23條第1項第13款規定不得註冊之情形？爰分別析述如下：

㈠按商標之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，對於商品／服務之相關消費者所呈現識別商品／服務來源之功能，因其商標特徵的不同而有強弱之別，文字、圖形、記號商標或聯合式商標之一部分，在類似商品／服務中已為多數不同人使用為商標之一部分而註冊在案者，得認為該部分之識別性較弱。查系爭商標與據以核駁商標圖樣皆為單純無文字呈放射、漩渦狀設計之抽象幾何圖形，依原告所呈以「抽象幾何圖形」路徑組合特定之「放射狀、漩渦狀」圖形路徑（圖形分類路徑代碼：12E05），檢索「鞋類」商品（商品組群代碼：2503）商標於我國註冊之查詢結果，即有超過400筆關於「鞋類」商品係以「放射、漩渦」狀抽象幾何圖形之申請/註冊商標資料（見訴願證2），足見放射、漩渦狀設計之抽象幾何圖形經常被使用作為鞋類相關商品商標之一部，是以系爭商標並不具高度先天識別性。

㈡系爭商標圖樣係3條呈逆時鐘方向漩渦狀設計之墨色幾何圖形所構成，據以核駁商標係由4條呈順時鐘方向漩渦狀設計之墨色幾何圖形所構成，二者均為呈漩渦狀設計之抽象幾何圖形，倘經同時併列詳予比對，固有線條形狀、線條數目、線條彎曲角度、線條旋轉方向、旋轉軸心形狀等些微差異，然判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察，此乃係由於商標呈現在商品／服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現，且判斷近似須以異時異地隔離觀察為原則，而非將商標併列比對，更何況依原告所呈使用證據資料，系爭商標於實際使用時多係置於鞋底或鞋內墊（見本院卷第65至90頁），亦難期待消費者於實際選購鞋類商品時特別詳予比較區辨，是以兩商標縱有上開些微差異，其外觀給予消費者之整體印象及構圖意匠上極相彷彿，異時異地隔離觀察不易分辨，應屬高度近似之商標。

㈢系爭商標指定使用於「鞋子、休閒鞋、運動鞋、體育訓練鞋」商品，與據以核駁商標所指定使用之「鞋、靴、男鞋、女鞋、童鞋」等商品相較，二者皆為相同或性質相近之有關鞋靴商品，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或類似之商品。原告雖主張系爭商標指定使用之鞋類商品，因具有特殊專業之技術應用，商品功能品質不同，而有不同消費者族群之市場區隔云云。惟查，本件兩商標均指定使用於靴鞋類商品，縱該等鞋類商品在材質或功能上具有特殊專業之技術應用，然二者在用途、功能及產製者等因素上，其性質仍屬相當，且目前坊間諸多鞋類商品專賣店或賣場均有同時販賣各種用途（休閒、運動、工作、登山等）之鞋款，而常來自相同之商品提供者，並透過相同之行銷管道及場所提供商品，是二者商標所指定使用之商品間應存在高度類似之關係，仍應屬同一或類似之商品。

㈣衡酌系爭商標圖樣與據以核駁商標圖樣為高度近似、系爭商標之指定使用商品與據以核駁商標之指定使用商品為類似，且類似程度極高，系爭商標並不具高度先天識別性，原告亦未證明系爭商標業經原告長期廣泛使用於所指定之商品上，已為我國相關消費者所認識，足以與據以核駁商標相區辨為不同來源，而無致相關消費者產生混淆誤認之情事，系爭商標有使相關公眾誤認與據以核駁商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認其使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。是系爭商標之申請註冊有違商標法第23條第1項第13款規定。

㈤末按，構成商標之圖樣文字等標識雖經認定為近似，但仍應與其他因素綜合判斷，始能正確判斷衝突商標是否致混淆誤認之虞，甚至近似程度本身仍應參酌其他存在因素綜合判斷，則個案具體事實涵攝於各種判斷因素時，商標近似、商品類似程度如何、消費者對商標之熟悉度、識別性強弱等判斷因素，因個案事實及證據樣態差異，於個案中調查審認結果，當然會有不同，是以衝突商標申請人或商標權人自不能以其他近似商標之案件，主張得為比附援引，要求作相同有利之結論（最高行政法院99年度判字第178號判決參照）。是以原告所舉註冊第937004、0000000、0000000、0000000、0000000號等商標，經核上述註冊商標之圖樣皆與本件商標不同、或其指定使用之商品與本件有別，案情自屬各異，依商標審查個案拘束原則，自不得比附援引，執為系爭商標亦應核准註冊之論據。原告另主張兩商標於美國、澳洲、日本、瑞士及紐西蘭等各國均有併存註冊之情事，且依上述各該國之商標申請註冊法制及審理程序，除瑞士採「登錄制」外，其中美國、澳洲、日本及紐西蘭等各國之商標註冊制度均係採「審查制」，而與我國法制相同云云，然查，兩商標於國內外使用之情形未必相同，故而國內外消費者對兩商標熟悉程度亦有別，是以國外併存註冊固得作為判斷商標近似及商品類似與否之參考，然尚非憑此即可謂我國亦應准予註冊。

五、綜上所述，系爭商標有商標法第23條第1項第13款規定不得註冊之情形。被告所為系爭商標註冊應予核駁之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，核無理由，應予駁回。

六、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

智慧財產法院第一庭