智慧財產法院民事裁定

聲請人

麥奇數位股份有限公司

法定代理人

楊正大

代理人

林佳瑩律師

代理人

張志朋律師

相對人

科見文教資訊股份有限公司

法定代理人

侯光杰

代理人

林慶苗律師

洪聖濠律師

謝進益律師

郭品毅律師

上列當事人間因侵害著作權有關財產權爭議等事件，聲請人就商標權部分聲請定暫時狀態之處分，本院裁定如下：

主文

理由

一、聲請意旨略以：

㈠聲請人於民國93年間於臺中設立，為臺灣第一間投入線上美語教學之企業，旗下之TutorABC為業界領導品牌，所成立之iTutorGroup 集團，目前旗下有TutorABC、TutorABCjunior、TutorMing 、VIPABC等品牌，業務橫跨兩岸三地及美國，在北京、上海及矽谷都有據點。聲請人近二年獲得國際級投資機構超過3 億美元的投資，公司市值超越10億美元，表現深獲市場肯定，具有極高知名度，已從本土企業成為跨國企業。聲請人自96年間起在臺灣取得註冊第1281173 號、第1761297 號、第1761541 號TutorABC等Tutor 系列商標（如附圖一所示），均仍在權利期間內，聲請人在世界各國，包括中國、日本、韓國、美國，亦有註冊Tutor 系列註冊商標，該等商標亦經本院認定為「著名商標」。詎料，相對人與聲請人同為線上美語教學競爭業者，原僅從事實體美語教學，於聲請人之後才投入線上美語教學市場，竟不思自創品牌，剽竊聲請人之著名註冊商標，向智慧財產局（下稱智慧局）聲請註冊第1484684 號、第1518168 號、第1518438 號、第1516186 號商標（如附圖二、三所示），經聲請人於100 年4 月26日對相對人提起侵害商標權之民事訴訟，本院於104年7 月7 日以100 年度民著訴字第29號民事判決認定構成侵權，故相對人侵害商標權明確。聲請人嗣於101 年2 月15日亦對相對人之第1484684 號商標提起異議，最高行政法院業已於105 年1 月28日以105 年判字第42號判決認定，相對人商標主要識別部分，與聲請人商標高度近似，造成消費者混淆，應予撤銷，故智慧局已於105 年4 月28日撤銷商標。聲請人之註冊商標不但為著名商標，且因聲請人之廣泛使用，已在線上美語課程建立相當高之商譽，知名度極高，應給予較高之保護。相對人不思創造自己之品牌，攀附聲請人之著名註冊商標，造成消費者之混淆誤認，具有侵害故意。且聲請人前已對相對人提出行政評定以及民事損害賠償訴訟，均獲得勝訴判決，相對人仍繼續使用，拒絕移除，實有侵害故意。為避免造成消費者繼續遭受混淆、聲請人的商標之識別性以及著名性，繼續遭到減損，且該混淆及減損情形，只會繼續增加，不會減少，也無法以金錢回復，為防止聲請人之損害繼續擴大，本件有定暫時狀態處分之必要，聲請人願供擔保以備供債務人因定暫時狀態處分所受損害之賠償等語。

㈡聲明：⒈聲請人願供擔保，聲請命相對人不得使用附圖二、附圖三及其他與聲請人附圖一即第1281173 號、第1761297號、第1761541 號商標相同或近似之商標及圖樣，於同一或類似之商品或服務，亦不得為其他一切侵害聲請人附圖一商標之行為。⒉相對人應移除科見文教資訊股份有限公司網頁（http://www.togelearn.com/ ）及臉書（https://www.facebook.com/togelearn/ ）上所顯示之前項侵權商標及圖樣。

二、相對人聲明聲請人之聲請均駁回，並答辯略以：

㈠聲請人於100 年4 月間以相對人於如附圖二、三之商標註冊獲准前，即使用該等商標涉侵害聲請人所有如附圖一之商標為理由，對相對人提起損害賠償之訴，經本院以100 年度民著訴字29號案件審理判決（下稱原審判決），嗣後兩造均提起上訴，本院刻以104 年度民著上易字第12號案件審理中，本件自第一審起訴至第二審審理迄今已逾5 年有餘，聲請人於該逾5 年之審理期間，未曾提起定暫時狀態處分之聲請，且聲請人亦聲稱近兩年屢獲外資肯定投資，足見本件商標權侵權爭議案件，並未令聲請人遭受重大損害或造成急迫危險，聲請人今突稱相對人繼續使用如附圖二、三之商標，將令其遭受重大的損害或急迫危險云云，難認有理由。況且於本院100 年度民著訴字29號案件審理時，102 年間曾委由中華徵信所做成「商標混淆認知度調查」報告，調查結果顯示94.4% 之受訪者表示未曾見過如附圖一商標，96.1%之受訪者不知悉如附圖一之商標所表彰之商品服務來源為聲請人，況且聲請人未曾單獨使用如附圖一之商標，因此，縱有其他標識與商標標識近似（假設），也難認對聲請人造成重大損害或急迫危險，原審判決也認定並無證據顯示聲請人主張因附圖一之商標權受侵害所造成之信譽損失、商標權侵權損害存在，既無證據得證明損害存在，原審判決竟就商標部分酌定損害賠償金額，實有違誤，亦可見聲請人今突稱相對人繼續使用附圖二、三之商標，難認有理由。

㈡依中華徵信所做成之「商標混淆認知度調查」報告之調查結果顯示，僅3.2%之受訪者誤認如附圖一之商標表彰之商品、服務來源為「科見美語」，僅2.8%之受訪者誤認相對人如附圖二、三之商標表彰之商品、服務來源為「TutorABC」，足見二商標實際上並無令消費者誤認表彰之服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯之情形，且縱有混淆誤認之虞（假設），消費者本不知悉如附固二、三商標所表彰之商品服務來源，相對人亦有相當商譽，且未以提供品質不佳服務，公眾也不因此受有損害，相對人繼續使用如附圖二、三商標對公眾利益並無影響。

㈢聲請人以如附圖二商標已經法院認定與如附圖一商標有混淆誤認之虞，不得註冊，並經智慧局撤銷商品服務分類第16類指定用於卡片等263 項商品之商標登記，主張相對人以如聲證13公證書內容顯示方式，於網站、臉書、文件繼續使用如附圖二之商標，屬故意侵害如附圖一之商標，聲請人倘提起排除侵害、預防侵害之訴，有高度勝訴可能性云云。惟相對人於網站、臉書使用者並非如附圖二之商標，且聲證12之本院筆錄也並無記載相上對人於文件上使用如附圖二、三之商標，根據聲請人提出之證據，也並無相上對人於商標遭撤銷後仍故意繼續使用之情形。再者如附圖二之商標經智慧局核准註冊於商品服務分類第35、41、42類現仍屬有效，並未經撤銷，聲請人以如附圖二之商標遭撤銷為理由，主張相對人繼續使用現仍屬有效之如附圖三之商標屬故意侵害聲請人如附圖一之商標，聲請人倘以如附圖一之商標受侵害為理由，提起排除侵害、預防侵害之訴，無勝訴可能性。

㈣聲請人向來使用TutorABC商標，而非以如附圖一之商標表彰服務來源，且根據實際調查結果，之使用，顯然不能使消費者注意TutorABC中之如附圖一之標識，也不能使受訪者認識如附圖一之商標為表彰服務來源為聲請人，致令受訪者根本不知悉如附圖一之商標，也不知悉如附圖一之商標為表彰聲請人之服務來源。

㈤聲請人又稱本件無法以金錢給付達其目的，相對人不符供反擔保免為定暫時狀態處分之要件云云。惟聲請人聲請本件定暫時狀態處分，終局目的在排除侵害，減少損失，因此允許相對人繼續使用如附圖二、三之商標標識，縱對聲請人造成損害（假設），應仍得以金錢給付方式補償其損害。

㈥承上，本件聲請人之聲請不符合定暫時狀態之處分之要件，不應准許。

三、按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類似之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分；又聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請，民事訴訟法第538 條第1 項、智慧財產案件審理法第22條第2 項分別定有明文。次按法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響，智慧財產案件審理細則第37條第3 項亦定有明文。而所謂重大之損害、急迫之危險，均屬不確定法律概念，應由法院視個案情節，依利益衡量原則，作為具體化的判斷原則（最高法院103 年度台抗字第248 號裁定參照），並就聲請人因該處分所獲得確保之利益或可能避免之損害，與相對人因該處分所將蒙受之不利益或可能遭致之損害相比較，為具體化的判定標準，必在前者大於後者之情形，始得謂為重大而具有保全之必要性。再定暫時狀態之處分為保全程序非確定私權之訴訟程序，債權人起訴主張之實體上理由是否正當，所主張之債權能否成立或確實存在，除已有確定裁判不認債權人之權利外，或形式觀之債權人之主張顯然無據外，則非定暫時狀態之處分裁判中所能審究。經查：

㈠爭執之法律關係存在：按關於假處分之規定，於爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者，準用之，民事訴訟法第538 條定有明文。所謂爭執之法律關係，應不以法律關係已經訴訟繫屬為限，凡金錢請求以外，有繼續性且適於為民事訴訟之標的者，於當事人間發生爭執或被侵害等情形，均屬之。故所爭執之法律關係雖尚未有訴訟之繫屬，只要債權人因避免重大之損害或因其他情事，而有定暫時狀態之必要者，即得依據首揭法條聲請定暫時狀態之假處分。本件聲請人主張相對人使用如附圖二、三之商標侵害其如附圖一之商標，惟為相對人所否認，而聲請人已提起訴訟，則為相對人所不否認。職是，兩造自屬有爭執之法律關係存在。

㈡聲請人將來勝訴可能性：

⒈兩造間有如上所述爭執之法律關係存在，經聲請人於100 年4 月26日對相對人提起侵害商標權之民事訴訟，本院於104年7 月7 日以100 年度民著訴字第29號民事判決認定構成商標侵權，有上開判決附卷可稽（見本院卷一第171 至192 頁），且本件第二審刻正繫屬本院104 年度民著上易字第12號民事事件，聲請人於第二審追加排除侵害商標之請求等情，為兩造所不爭執，有調查筆錄存卷足參（本院卷二第257 至258 頁），本院並調閱104 年度民著上易字第12號全卷經核屬實，另本件聲請人於另案主張相對人如附圖二商標有撤銷之事由，對之提起異議，經智慧局審查，以103 年4 月15日中台異第G01010144 號商標異議審定書為「異議不成立」處分。聲請人不服，提起訴願，經濟部以103 年10月30日經訴字第10306111400 號訴願決定書為「原處分關於系爭註冊第1484684 號「Online＆DEVICE」商標指定使用於卡片等263項商品異議不成立之部分撤銷，由原處分機關另為適法之處分；其餘部分訴願駁回」之決定。相對人對其中有關「原處分關於系爭商標指定使用於卡片等263 項商品異議不成立之部分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」部分不服，提起行政訴訟，經本院依職權命聲請人獨立參加經濟部之訴訟後，判決駁回其訴，相對人仍不服，遂提起上訴，求為判決廢棄原判決，並撤銷訴願決定中「原處分關於系爭商標指定使用於卡片等263 項商品異議不成立部分撤銷」部分，經最高行政法院以105 年1 月28日105 年度判字第42號判決駁回上訴確定，最高行政法院確定判決認定相對人之附圖二商標及其主要識別部分，與聲請人之如附圖一商標近似，而就附圖二商標指定使用於卡片等263 項部分商品之註冊予以撤銷等情，有該判決在卷足稽（本院卷一第159 至165 頁），應認為聲請人此部分之主張真實。承上，足認聲請人就本件商標侵權及請求排除侵害之訴訟將來有勝訴可能性。

⒉相對人固辯稱聲請人之商標與美國Rosetta Stone 公司之商標高度近似，顯有被撤銷之可能，故聲請人並不具將來勝訴可能性云云。然查，相對人所指與美國Rosetta Stone 公司TELLMEMORE商標近似之聲請人商標，係TutorABC商標，惟二者外觀、讀音、意義均明顯不近似，雖TutorABC商標中之O字係採如附圖一商標之圖樣，即Ｏ下方有單耳掛耳式耳機麥克風之線條，惟TutorABC仍為主要識別部分，至於TELLMEMORE商標之Ｏ左下角處則不能解讀為單耳掛耳式耳機麥克風之線條。又查，雖由美國Amazon購物網頁（相證30，見本院卷394 至396 頁）觀之，Rosetta Stone 公司使用之TELLMEMORE商標至少係於93年7 月2 日之前，可能早於聲請人95 年8月16日之申請註冊日，惟TELLMEMORE商標並未在我國註冊，縱相對人向智慧局對聲請人之TutorABC商標申請評定，亦不能致如附圖一商標被撤銷，而導致聲請人不具將來勝訴可能性之結果，故相對人此部分之抗辯，為不可採。

㈢聲請之駁回對於聲請人是否將造成無法彌補之損害及其損害之程度：

⒈聲請人固主張如附圖一之商標係著名商標，惟聲請人之商標經認定為著名商標者為TutorABC商標，有聲請人所提出之本院102 年度民商上字第3 號民事判決及確定證明附卷可憑（本院卷一第135 至156 頁、第157 頁），雖TutorABC商標中之o 字採如附圖一商標之圖樣，惟由整體觀察，TutorABC商標中以TutorABC為主要顯著之部分，故不得以TutorABC商標經認定為著名商標，而當然認為如附圖一之商標亦係著名商標，聲請人之主張，尚非足採。

⒉次查，聲請人為行銷而使用之商標多為TutorABC商標，有臉書大頭貼1 個、廣告看板2 處在卷（本院卷二第264 頁正反面）、陳證1 之聲請人紙袋1 個（證物外放）、捷運站廣告3 處（本院卷三第43頁正反面）在卷可證（本院卷二第264頁正反面），並無單獨使用如附圖一之商標為行銷者，聲請人雖提出如附圖一商標之使用證據，惟係搭配TutorABC商標，且數量不多，如聲證26（本院卷三第31至32頁）及陳證1聲請人文件夾1 個、信封3 個、馬克杯1 個、T-shirt1件等實物（證物外放）所示，且由本院100 年度民著訴字29號案件審理時，102 年間曾委由中華徵信所做成「商標混淆認知度調查」報告，調查結果顯示94.4% 之受訪者表示未曾見過如附圖一商標，96.1% 之受訪者不知悉如附圖一之商標所表彰之商品服務來源為聲請人（見本院卷二第28至78頁），亦可印證如附圖一之商標之使用不多，搭配TutorABC商標使用下，亦非顯著。聲請人主張其近年因營運表現良好，獲得市場注目及投資，顯示聲請人之商標價值越來越高，惟「營運表現良好，獲得市場注目及投資」，係來自聲請人整體行銷之努力，不會是僅因使用商標為行銷而產生，況且聲請人就商標之使用多為其著名之TutorABC商標，故如附圖一商標之貢獻相對輕微，復由本件第一審民事訴訟就商標侵權部分係判准相對人給付新臺幣100 萬元，此金額佔聲請人於第一審訴訟期間在我國之獲利應屬輕微，且聲請人對於本件聲請若駁回對其是否將造成無法彌補之損害及其損害之程度，均未提出具體證據為釋明，而本件商標侵權之損害係得以金錢為彌補，職是，本院因認本件聲請若駁回不致對聲請人造成無法彌補之損害。

㈣聲請人於本件爭執之法律關係是否有急迫之危險：聲請人主張上揭本件第一審民事判決及最高行政法院判決已認定相對人使用附圖二、三商標侵害如附圖一商標，且如附圖二商標部分指定使用商品經撤銷註冊確定，若容許相對人繼續使用，於本件爭執之法律關係有急迫之危險等語，惟為相對人所否認。查聲請人於100 年4 月間即提起本案民事訴訟，原審法院業於104 年7 月7 日為一審判決，惟兩造均不服該判決而提起上訴，本案民事訴訟（案號：104 年度民著上易字第12號）現仍於本院審理中，且聲請人於第一審並未就商標部分請求排除侵害，係在第二審審理中始追加排除商標侵害等情，為兩造所不爭執。然查，聲請人竟於105 年6月6 日，即本案民事訴訟起訴後之5 年餘始提起本件定暫時狀態處分之聲請，顯無法符合本件爭執之法律關係有急迫之危險之情形，再者倘聲請人確係為避免急迫之危險或有其他相類之情形而需聲請定暫時狀態處分，理應於本案民事訴訟起訴前或甫起訴時即向本院聲請，聲請人在本案第一審訴訟進行期間從未有排除商標侵害之請求，而在此5 年餘亦無急迫之危險或有其他相類之情形發生，足認聲請人本件之聲請不符合本件爭執之法律關係有急迫之危險或有其他相類之情形發生之要件。

㈤對公眾利益之影響：聲請人主張相對人繼續使用如附圖二、三之商標，除侵害聲請人之權益外，亦造成消費者混淆、減損聲請人如附圖一之商標識別性及著名性、破壞市場公平競爭秩序等語。惟相對人辯稱其繼續使用、標示，對公眾利益並無影響，其理由在於⒈聲請人之商標識別性低、⒉無混淆誤認之虞、⒊「人頭配戴耳機麥克風」之標示，早已廣泛使用於遠距或線上服務等語。經查，聲請人業已就相關消費者對於二商標有混淆誤認之虞，提出本院上開100 年度民著訴字第29號第一審民事判決、最高行政法院105 年度判字第42號判決為證，雖上開民事事件第二審現繫屬本院審理中尚未判決確定，且聲請人對於如附圖三之3 件商標於105 年5 月25日始向智慧局申請評定，然至少目前附圖二之商標使用在業經撤銷之商品部分確實會造成消費者之混淆，另相對人辯稱「人頭配戴耳機麥克風」之標示，早已廣泛使用於遠距或線上服務部分，經核其所提出之資料如相證10、11、12（本院卷二第216 至247頁），均在聲請人如附圖一之商標申請註冊日之後，無法採為如附圖一商標有撤銷事由之有利證據。惟就相對人抗辯聲請人大多係使用TutorABC商標為行銷，如附圖一商標並未單獨使用，且甚少使用，其商標識別性低等語。經查，本院上開民事一審判決係認為如附圖一商標具有相當識別性（本院卷一第183 頁正反面），而上開最高行政法院判決則係認為二商標均有高度識別性（本院卷一第163 頁反面），但經本院審視聲請人使用情形，且係大多以使用TutorABC商標為主，少部分使用如附圖一商標且搭配TutorABC商標之情形，有聲請人提出之上開聲證26（本院卷三第31至32頁）及陳證1聲請人文件夾1 個、信封3 個、馬克杯1 個、T-shirt1件等實物（證物外放）可參，惟上開證物並無製作日期之標示及證明，無法判斷是否在聲請人係何時開始使用，縱可證明係在相對人使用如附圖二、三商標前即已使用，相關消費者對於兩造之商標產生混淆誤認之場合亦不多。承上，可見如相對人繼續使用如附圖二、三商標，雖然對於公眾利益有影響，但影響程度低。

四、綜上所述，本院認為雖然本件兩造間有爭執之法律關係存在，聲請人就本件商標侵權及請求排除侵害之訴訟將來有勝訴可能性，對公眾利益有影響，但影響程度低，惟本件聲請若駁回不致對聲請人造成無法彌補之損害，且本件之聲請不符合就本件爭執之法律關係有急迫之危險或有其他相類之情形發生之要件，就上開情形綜合判斷，足認聲請人聲請本件定暫時狀態處分之裁定，於法無據，應予駁回。

五、依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

智慧財產法院第一庭