智慧財產法院民事裁定

聲請人

美商羅門哈斯電子材料CMP控股公司（Rohm and Haas Electronic Materials CMP Holdings, Inc.）

法定代理人

Blake T. Biederman

訴訟代理人

馮達發律師（兼送達代收人）

　黃麗蓉律師

　　 　金益先律師

上列聲請人與相對人長興開發科技股份有限公司間請求證據保全事件，本院裁定如下：

主文

理由

壹、程序方面：按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度臺上字第2259號判決要旨參照）。又按國際裁判管轄之合意，除當事人明示或因其他特別情事得認為具有排他亦即專屬管轄性質者外，通常宜解為僅生該合意所定之管轄法院取得管轄權而已，並不當然具有排他管轄之效力（最高法院91年度臺抗字第268 號裁定參照）。查本件聲請人係外國法人，故本件具有涉外因素，而為涉外事件。再者，聲請人主張相對人持有之美商NexPlanar Corporation 所生產之E6088 型拋光墊侵害其中華民國發明第165490號專利（下稱系爭專利），行為地於我國，聲請人得依侵權行為請求損害賠償，是依聲請人主張之事實，本件為智慧財產權有關專利權之財產爭議事件，經類推民事訴訟法第15條規定，應認我國法院有管轄權。另依專利法所保護之智慧財產權益所生第一、二審民事訴訟事件、智慧財產權保全證據及保全程序事件，為本院管轄案件，智慧財產法院組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條、智慧財產案件審理細則第2 條第1 項第6 款定有明文，故本院自得就本件保全證據事件為審理。

貳、實體方面：

一、本件聲請意旨略以：

㈠聲請人為全球知名之研磨材料及設備之領導廠商，產品包括半導體製程需用之研磨拋光墊，與亦生產同類型拋光墊之美商NexPlanar Corporation 為商業競爭對手，聲請人並在我國取得系爭專利，專利期間自民國91年11月1 日起至110 年5 月24日止。而相對人與美商NexPlanar Corporation 相繼於97年12月間、104 年9 月間經Cabot Microelectronics Corporation收購，目前均屬Cabot Microelectronics Corporation 集團（下稱系爭集團）完全控制之子公司。

㈡依一般半導體產業常情，於晶圓廠訂購後，廠商均直接寄送拋光墊予該晶圓廠，惟晶圓廠為提升良率或調整製程，乃要求拋光墊供應商配合調整修正其拋光墊，此時供應商在當地即需有人員及實驗室配合進行測試與分析，而美商NexPlanar Corporation 經系爭集團收購後，仍繼續生產相關研磨拋光墊，其在臺即需委由同具有拋光墊研發能力之相對人支援測試分析，此由相對人亦對外招募拋光墊品管工程師及經濟部公司登記資料即可佐證。

㈢聲請人在臺子公司總經理○○○經客戶告知相對人有為美商NexPlanar Corporation 測試分析拋光墊，並自客戶處取得美商NexPlanar Corporation 所生產之E6088 型拋光墊，經送請國立臺灣大學工學院院長○○○教授分析實驗結果，落入系爭專利之第4 項文義而構成如附表所示之文義侵害，而美商NexPlanar Corporation 在臺灣並未設有任何辦公室或工廠，當產品完成後，即直接送往全球客戶處，因此除相對人處所外，聲請人無從由我國市場上取得上開侵權產品，而專利侵害案件之關鍵在於待鑑定物品之真實性，倘未於提出本案訴訟前預先予以保全，恐有證據滅失或礙難使用之虞，且若由當事人提出而非由法院為證據保全，兩造往往就該物品之真實性及正確性爭執不休、延宕訴訟程序，是本件亦有確定其現狀之法律上利益，爰依民事訴訟法第368 條第1 項前段之規定，聲請保全相對人持有、使用之美商NexPlanarCorporation 所製造之E6088 型拋光墊1 片。

二、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證；保全證據之聲請，應表明下列各款事項：㈠他造當事人，如不能指定他造當事人者，其不能指定之理由，㈡保全之證據，㈢依該證據應證之事實，㈣應保全證據之理由；前項第1 款及第4 款之理由，應釋明之，民事訴訟法第368 條第1 項與同法第370 條分別定有明文。所謂證據有滅失或礙難使用之虞，係指證據不即為保全，將有不及調查使用之危險，在訴訟未繫屬，或雖已繫屬而未達於調查證據程序前，法院預為調查，故保全之目的在於防止證據之滅失或難以使用，以致影響裁判之正確性（參照最高法院85年度臺抗字第305 號、92年度臺抗字第502號民事裁定參照），又證據並非即將滅失，而得於調查證據程序中為調查，訴訟當事人原可於調查證據程序中聲請調查即可，無保全證據之必要（最高法院94年度台抗字第725 號民事裁定參照）。另所謂就確定事、物之現狀具有法律上之利益與必要性聲請證據保全，不僅須有法律上之利益，尚須有必要性，且此必要性須依比例原則判斷，以免聲請人藉此達到打擊競爭對手之目的。復參照同法第284 條規定，聲請人應提出可使法院相信其主張為真實之得以即時為調查之證據予以釋明，否則即不應准許（最高法院98年度台抗字第753 號民事裁定參照）。

三、經查：

㈠本件依聲請人提出之系爭專利說明書、系爭集團於97年12月19日、104 年9 月28日新聞稿及網站資料、相對人公司登記資料及對外招募人才資料、○○○教授分析報告、聲請人臺灣子公司總經理○○○聲明書影本等資料，固已釋明美商NexPlanar Corporation 所生產之E6088 型拋光墊容有專利侵權行為，且美商NexPlanar Corporation 與相對人現均屬系爭集團之子公司，均有生產研磨拋光墊產品等情，惟就聲請人所主張相對人持有美商NexPlanar Corporation 所生產之E6088 型拋光墊乙節，其依據僅為該二公司隸屬同一集團、相對人有對外招募拋光墊品管工程師、半導體產業常情及客戶告知等間接推論，尚乏直接證據，難認其就此部分已盡釋明之責；縱認相對人確持有上開拋光墊，且聲請人難以自市面上取得，惟依智慧財產案件審理法第10條第1 項之規定文書或勘驗物之持有人，無正當理由不從法院之命提出文書或勘驗物者，法院得以裁定處新臺幣三萬元以下罰鍰必要時並得以裁定命為強制處分，是聲請人亦非必經由證據保全程序取得前開證據，而可於本案訴訟中以聲請調查證據之方式為之；聲請人雖另稱若由當事人自行提出上開拋光墊，兩造將對該物品之真實性及正確性爭執不休、延宕訴訟程序云云，惟此容屬聲請人個人預測，且僅屬是否具有法律上利益之說明，至上開拋光墊有何即將滅失或難以使用之虞，聲請人並未提出其他證據具體證明，參照前揭說明，自難認本件有應於起訴前保全上開證據之必要性。

㈡綜上，聲請人就本件保全證據之理由，釋明尚嫌不足，參照前揭說明，本件聲請於法未合，不應准許。

四、依民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

智慧財產法院第三庭