智慧財產法院民事判決

原告

甲○○

訴訟代理人

蔣文正 律師

被告

喜兒生企業有限公司

兼法定代理人

乙○○

共同訴訟代理人

高進棖 律師

被告

健陽醫療器材股份有限公司

兼法定代理人

丙○○

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於中華民國97年12月24日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序方面：

一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但有下列各款情形之一者，不在此限：㈠被告同意者；㈡請求之基礎事實同一者；㈢擴張或減縮應受判決事項之聲明者；㈦不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者；被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加，民事訴訟法第255 條第1 項第1 、2 、3 、7 款及第2 項定有明文。本件原告於民國97年10月30日具狀撤回訴之聲明第五項關於「被告不得為製造、為販賣之要、販賣、使用或為上述目的而進口侵害原告新式樣第86833 號陰道擴張器專利權之物品」，原告上述減縮訴之聲明、無礙被告之防禦及訴訟之終結，且經被告到庭無異議為本案之言詞辯論，於法自無不合，本院爰就變更後之聲明為裁判。

二、被告健陽醫療器材股份有限公司、丙○○經合法通知，均未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386 條各款所列情事，此部分爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決，合先敘明。

貳、實體方面：

一、原告主張：

㈠原告所創作「陰道擴張器」之設計，因其整體造型柔美使人易於親近，而改善現有產品所予人之生冷、剛硬的感覺，該創作業經經濟部智慧財產局核頒新式樣第86833 號專利權（下稱系爭專利）、專利期間自民國92年9 月21日至102 年7月11日止。詎被告喜兒生企業有限公司（下稱喜兒生公司）及被告健陽醫療器材股份有限公司（下稱健陽公司）所銷售品名為「大姆哥陰道擴張器」產品（下稱系爭產品），其外觀形狀與原告上揭「陰道擴張器」新式樣專利完全相同，此有原告於台灣彰化地方法院95年度智字第19號案件中已聲請由該法院委託中國生產力中心進行鑑定，鑑定結論為：「委託單位提供之大姆哥陰道擴張器落入甲○○（即原告）所有之第090304579 號『陰道擴張器』專利案（新式樣第）086833號專利權」之申請專利範圍」可憑。該產品係由被告喜兒生代理、被告健陽公司銷售，而被告乙○○及被告丙○○分別係被告喜兒生、被告健陽公司負責人，顯見被告喜兒生公司及其負責人乙○○與被告健陽公司負責人丙○○共同侵害原告專利權，而違反專利法之規定。爰依民法第28條、第184 條、專利法第129 條準用第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、公司法第23條第2 項規定，原告自得請求被告連帶負損害賠償責任，提起本訴。並依民事訴訟法第244 條第4項規定表明其全部請求之最低金額。故原告求為命：①被告喜兒生公司與被告健陽醫公司應連帶給付原告新台幣（下同）150 萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。②被告喜兒生公司、乙○○應連帶給付原告150 萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。③被告健陽公司、丙○○應連帶給付原告150 萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。④前三項聲明中之被告，如其中任一人就該項聲明中應給付之金額，為一部或全部之給付時，在其給付之範圍內，其餘被告同免其給付之義務。⑤原告願供擔保，請准予宣告假執行。

㈡被告雖抗辯系爭專利權無效，惟查：

1.系爭專利在初審時即被智慧財產局認定不具創作性，經申復系爭專利具卡通抽象風貌，於再審查階段始被授予專利權。又本件專利另有他人以習用喇叭造型之產品提出舉發，業經智慧財產局為「舉發不成立」之審定。系爭專利因在鴨嘴開口端形成方口狀並且具有平直寬厚框狀。由於上框體之樞接端呈窗形，而有寬厚框，具有擬如頭部的姿態，而與習用案的簡單喇叭造型視覺完全不同，此外，系爭專利又包含頭部的抽象化創新造型。

2.被告雖另提出被證十至被證十七引證案而抗辯系爭專利無效，然查原告據以主張之專利係90年申請，依當時之審查基準稱：「創作性之易於思及一事，應考量三要素，即單元、單元構成及視覺效果，上述三要素皆為易於思及者，不具創作性」，被告之立論顯然違反專利審查之規範。本案原告之專利創作嘴部具有擬如鴨子嘴部包含頭部的抽象化創新造型，由於上框體之樞接端呈窗形，而有寬厚框處，具有擬如頭部的姿態，在開口與嘴部銜接的大弧角位置，擬如鴨子形成眼睛的臉部，造型十分逗趣，再配合把柄呈漸寬以及上面波浪形紋路的襯飾，潤飾出整體寬厚且更柔和的造型，被告前開所提之引證案，都無法呈現原告專利所訴求之外觀視覺效果，是以原告專利創作嘴部具有擬如鴨子嘴部，包含頭部的抽象卡通化創新造型，其線條柔和逗趣，核與被告提出被證十至被證十七引證案之整體造形之視覺效果不同，被告之證據，不能否定原告系爭專利之有效性。

二、被告喜兒生公司、乙○○則以：

㈠系爭專利有無效事由：

1.系爭專利申請日90年7 月12日之前有近似之商品已見於刊物或已公開使用，證據為1999年台灣文筆雜誌合作外銷採購電話簿第671 頁所示之大姆哥婦幼系列產品編號M-05之陰道擴張器。從外觀上看，系爭專利之新式樣專利圖說所稱「樞接端呈窗形」，系爭專利與前開證據並無明顯之不同，僅係將證據所示之「橢圓型」改成「窗型」，另外其將證據上原有之外凸圓弧形樞接端的補強耳改成平直狀。

2.系爭「陰道擴張器」俗稱「鴨嘴鉗」，為醫療專業器具，設計上純粹著重於「功能性」而非外觀，數十年來之外觀均大同小異，茲提出日本「ATOM產科婦人科新生兒小兒用機器綜合型錄」內所介紹鴨嘴鉗及我國第74206026號「婦科用塑膠或塑鋼鴨嘴」新型專利（被證五）。原告所強調之「窗形框體」於早期使用不鏽鋼材質之陰道擴張器，即有類似「窗形造型」（被證六），亦見於塑膠材質之陰道擴張器（被證七及被證八），如網頁：http://www.alibaba.com/product-gs/ 000000000/Vaginal_Speculums_CE_ISO_.html 。系爭專利最大之特徵在於其框體呈窗形，及其於上下框體加厚，此外與此類產品外觀上無什差異。而此窗形框體設計，於系爭專利申請前已存在市面上，並非原告所創。

3.另提出被證十：美國專利0000000 號，公告日期1966.4.19；告被證十一：美國專利0000000 號，公告日期1973.11.6；被證十二：美國專利0000000 號，公告日期1978.1.10 ；被證十三：美國專利0000000 號，公告日期1983.5.31；被證十四：美國專利0000000 號，公告日期1996.3.19 ；被證十五：被告88年間M-05產品外緣加厚之3D圖；被證十六：外國雜誌影本MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLY GUIDE 94/95（部分）；被證十七：外國雜誌影本MEDICAL EQUIPMENTAND SUPPLY GUIDE 98/99（部分）；上開證據可證明原告所稱系爭專利之特徵「視窗為方型」及「視窗之外緣具有平直寬厚框狀」，其概念非原告所創設，而係沿習他人既有專利產品而來；原告之專利係將傳統產品作簡易變化，且這個簡易變化之概念係來自他人既有產品，故其不具新穎性及有效性。

㈡系爭產品並未構成侵害系爭專利權之情事：

1.系爭產品與系爭專利物品，有3 項差異點：①系爭產品於「上下框體之樞接端之近樞接點處」有『凸耳』設計，該設計功能為補強作用；系爭專利物品則係平整端面，無此項設計，原告提出之專利鑑定報告第4 頁中間及第6 頁上半段，亦有類似之陳述。②系爭產品其上框體柄部外側之螺帽於旋轉到底後，上下框體邊緣呈現180 度之平面狀態；系爭專利物品則呈145 度。③系爭產品柄部下端凹槽處，設有止滑之條紋；系爭專利之物品則無。

2.系爭產品在市場上銷售已達數十年，為相當普遍之醫療器材，故所有同種類產品其基本之功能及外觀均相近，並非原告所創造。而兩造之產品雖然在功能上約略相同，惟在外觀上仍有許多差異，並無近似。且原告所取得之系爭專利權，其效力不及於被告喜兒生公司之產品：

3.關於原告請求賠償之金額，縱如原告所提出購買之統一發票所記載其所製造之陰道擴張器，含稅後每只售價為11元，毛利僅約1 元，若依原告請求150 萬元計算，其銷售量需達150 萬只，本件產品被告公司剛投入資金開模製作，剛開始投產試售即遭原告公司來函警告，而後已無任何製造銷售，根本無所謂銷售及獲利，被告自95年10月1 日至12月31日止之銷售紀錄共為1420支。故原告請求之數額，顯不合理。

㈢並聲明：①原告之訴及假執行均駁回。②若受不利之判決，被告等願以現金或同額之台灣銀行台中分行發行之無記名可轉讓定期存單供擔保，請准宣告免為假執行。

三、被告健陽公司、丙○○未於最後言詞辯論期日到場，據其之前陳述則以：

㈠被告係作醫療器材的販售，系爭產品市場上已販售多年，約20年前改成拋棄式塑膠製品。被告主要是販賣給醫療院所，但於95年12月20日有一位賴小姐指定要買ＳＭ的產品，被告因沒有該貨品，所以向喜兒生公司訂貨。被告於97年1 月5日收到原告之發函後，就沒有再賣了。

㈡①駁回原告之訴及假執行。②如受不利益判決，願供擔保請准免為假執行。

四、兩造不爭執之事實：原告主張其係新式樣第86833 號「陰道擴張器」之專利權人，專利期間自92年9 月21日至102 年7 月11日止，系爭產品係由健陽公司向喜兒生公司所訂購而出售給原告等情，業據其提出新式樣第86833 號專利證書及92年9 月21日專利公報、系爭產品之照片、購買之統一發票影本附卷為憑，且為被告被告喜兒生公司、乙○○所不爭執，自堪信為真實。

五、兩造主要爭執點：原告主張系爭產品落入系爭專利申請專利範圍而侵害系爭專利權等情，則為被告所否認，被告喜兒生公司、乙○○並以系爭專利為無效抗辯，是以本院應審究之爭點在：①被告喜兒生公司、乙○○所提出上開引證案，是否足以證明系爭專利不具新穎性而為無效。②系爭產品有無侵害原告之系爭專利權。本院查：

甲、系爭專利是否無效：

㈠按系爭專利申請日為90年7月12日，而於92年核准專利，其是否有專利無效之事由，應適用90年10月24日修正公布之專利法及當時之審查基準，合先敘明。次按新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。且按凡可供產業上利用之新式樣，無下列情事之一者，得依本法申請取得新式樣專利：一、申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。新式樣雖無第一項所列情事，但為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，仍不得依本法申請取得新式樣專利。專利法第109 條第1 項、第110 條第1 項、第4 項分別定有明文。末按有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其新式樣專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：一、違反第12條第一項、第109 條至第112 條、第117 條、第118 條或第122 條第3 項規定者。專利權法第128 條第1 項第1 款亦有明文。本件被告辯稱系爭專利不具新穎性及創作性，而有應予撤銷其專利之事由，依智慧財產案件審理法第16條第1 項規定，本院應就此抗辯有無理由自為判斷。

㈡系爭專利之申請專利權範圍為「陰道擴張器」之形狀，依圖說之記載：其係由一上框體及一下框體所組成，上框體與下框體之其中一端相對設為狹長且扁平狀之張合端，張合端之中段向另一端漸擴延伸形成樞接端，其中，上框體之樞接端呈窗形，下框體之樞接端則為樞設在其內側之U形，再由兩樞接端底部向外側延伸一弧形之柄部，兩柄部之兩側及相遠離該側分別設有相互呼應之波浪飾紋，兩柄部之間並以螺桿穿置，且於上框體之柄部外側以一螺帽螺設。整體觀之，各端角均以弧形連接，張合端更以和緩之弧度朝向樞接端延伸。依系爭專利新式樣專利圖說所示之設計，其對照一般傳統不鏽鋼製喇叭狀鴨嘴形式之陰道擴張器，系爭專利新穎特徵在於：鴨嘴部分之設計，即①上框體及下框體之張合端呈狹長且扁平狀。②上框體及下框體中段向開口端漸擴延伸。③上框體後段擴成窗形寬厚框之樞接端。至於下框體之U形樞接端、弧形柄部、兩柄部之雙弧形外周及表面波浪飾紋、兩柄部之間之螺桿及螺帽等，對照傳統喇叭狀陰道擴張器，乃屬公知設計。

㈢被告所提被證五即日本1985年出版「ATOM產科婦人科新生兒小兒用機器綜合型錄」及我國第74206026號「婦科用塑膠或塑鋼鴨嘴」新型專利（分別為系爭專利舉發案 (N01)之證據3及2），我國第74206026號專利案與被證五型錄內所揭露之陰道擴張器均為傳統喇叭狀鴨嘴形式；又被告所提被證九即1999年台灣文筆雜誌合作外銷採購電話簿第671頁所示之大姆哥婦幼系列產品編號M-05之陰道擴張器（此亦為系爭專利舉發案（No2）之證據1），亦屬相同之喇叭狀鴨嘴形式，有該型錄影本及文筆雜誌附卷為憑，顯見被證五及被證九並未揭露前述系爭專利之新穎特徵，尚難證明系爭專利不具新穎性或不具創作性，智慧財產局之舉發一及舉發二兩案之審定結果亦均為「舉發不成立」，亦有該局之審定書附卷為憑。至於被告所提由網頁下載之被證六、七、八，均未記載其公開日，不能證明其於系爭專利申請日之前已為社會大眾能得知之資訊，故不構成系爭專利申請前之先前技藝，自亦難證明系爭專利不具新穎性或不具創作性。

㈣被告另提出被證十至十七以證明系爭專利無效，原告則認被證十五係被告自行模擬製作而不具證據力，另對於其他證據之真正及其公告日或公開日早於系爭專利申請日之事實，並無爭執。經查，被證十五係被告自行將其於民國88年間M─05產品外緣加厚之3D模擬圖，並非係已公開刊登之刊物本身或實物本身，自難認有證據能力，是以本院不予審酌，至於就被證物十至十四、被證十六及十七，經比對系爭專利與前開證據，其比對分析如附表所示（如附表一至五），足見證物十之張合端前端及中段、樞接端、柄部設計等均與系爭專利不同；證物十一之張合端前端及中段、樞接端、柄部設計等均與系爭專利不同；證物十二之張合端前端及中段、樞接端、柄部設計等均與系爭專利不同；證物十三之張合端前端及中段、樞接端、柄部設計等均與系爭專利不同；證物十四之張合端前端及中段、樞接端、柄部設計等均與系爭專利不同；上開被證十至十四均不足以證明系爭專利違反專利法第107條第1項有關新穎性之規定。至於被證十六及十七，被告僅辯稱「當時即已出現方形視窗及加厚呈平直狀之視窗框」及「於1999年之前，市場即有方形視窗及加厚呈平直狀之視窗框，該產品與原告之系爭專利產品在視窗之造形上，幾乎完全相同。」云云，而未就特定圖示之產品予以比對說明，而依被證十六及十七所示之6 種陰道擴張器，亦均未揭露系爭專利上框體與下框體之一端相對設為狹長且扁平狀之張合端，張合端之中段向另一端漸擴延伸形成樞接端，上框體之樞接端呈窗形，因此，被證十六及十七亦不足以證明系爭專利違反專利法第107 條第1 項有關新穎性之規定。

㈤綜上足認，被告喜兒生公司、乙○○所提出上開引證案，均不足以證明系爭專利有不具新穎性之情形，從而其辯稱系爭專利有無效事由，自非可採。

乙、系爭產品有無侵害原告之系爭專利權：

㈠按新式樣侵害鑑定流程，分為「解釋申請專利之新式樣範圍」，以及「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品」。比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品包括下列步驟：㈠解析待鑑定物品之技藝內容。以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，先就待鑑定物品之技藝內容進行解析，並排除功能性設計。㈡判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣物品是否相同或近似。以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣物品是否相同或近似。如是，則進入㈢之判斷；如否，則未落入專利權範圍。㈢判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似。以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似。如是，則進入㈣之判斷；如否，則落入專利權範圍。㈣若待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體相同或近似，判斷使其相同或近似之部位是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵。以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，判斷待鑑定物品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵。如是，則進入㈤之判斷；如否，則未落入專利權範圍。㈤若待鑑定物品包含新穎特徵，且被告主張適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」時，應再判斷待鑑定物品是否適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」。（被告可擇一或一併主張適用禁反言或先前技藝阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係。）若待鑑定物品適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」二者或其中之一，則應判斷待鑑定物品為落入專利權範圍。若待鑑定對象不適用「禁反言」，且不適用「先前技藝阻卻」，則增判斷待鑑定物品落入專利權範圍。

㈡系爭專利之申請專利範圍，業已敘述如甲之㈡，原告雖主張被告之系爭產品「大姆哥陰道擴張器」有系爭專利所主張之①上下框體之樞接點處有凸耳。②上下框體張開之角度呈180度。③柄部下端凹槽處設有止滑之條紋。④上框體之樞接端呈橢圓形等情形。惟查，「凸耳」僅屬細部之修飾，且被告已指為功能性設計，此部分得不予比對；系爭專利申請專利範圍並未包含上下框體張開任何角度，角度之差異並非比對之對象；柄部凹槽亦屬細部之修飾，尤其表面設止滑條紋，其視覺效果相當有限。然而，該擴張器上框體後段擴成窗形寬厚框之樞接端，與系爭專利如出一轍。依「專利侵害鑑定要點」，有關設計之比對，除了系爭專利與待鑑定物品兩者之視覺性設計整體必須相同或近似之外，待鑑定物品尚須包含系爭專利之新穎特徵，始有落入專利權範圍之可能。系爭產品由於並未包含系爭專利在鴨嘴部分之設計－上框體及下框體之張合端呈狹長且扁平狀，且上框體及下框體中段向開口端漸擴延伸－即使上框體後段擴成窗形寬厚框之樞接端，仍未包含系爭專利所有新穎特徵，故應認定系爭產品並未落入系爭專利申請專利範圍。

㈢原告雖提出中國生產力中心之專利鑑定報告為證，該鑑定報報告鑑定結論雖為：「系爭大姆哥陰道擴張器落入原告所有之第090304579號『陰道擴張器』專利案（新式樣第）086833號專利權」之申請專利範圍」。然細繹該報告可知其比對方式及結果，係有誤解：

1.就整體視覺性設計相同或近似判斷而言：按判斷待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣範圍中之設計是否相同、近似時，應依圖面所揭露之點、線、面再構成三度空間形體，而以圖面所揭露之形狀、花紋、色彩所構成的整體視覺性設計與待鑑定物品進行比對。不得就六面視圖的每一視圖與待鑑定物品的每一面分別進行比對，亦不得拘泥於各個設計要素或細微的局部差異。經查，中國生產力中心之專利侵害鑑定報告係就六面視圖的每一視圖與待鑑定物品的每一面分別進行比對，再綜合認定整體視覺性設計近似，已不符合前開鑑定基準。且本院依系爭專利圖說圖面並參酌創作說明，比對系爭產品與系爭專利之視覺性設計後可知，兩者之構成元件均包括上框體、下框體、前柄部、後柄部、螺栓及螺帽，各元件之間的造形比例及設計構成以及整體輪廓形狀等均近似，整體觀之，系爭產品與系爭專利「視覺性設計整體」近似。被告爭執之圓弧形凸耳及柄部表面之凹槽佔整體設計僅有微小比例，即使兩細部設計均未見於系爭專利，仍不影響整體設計近似之比對結果。

2.系爭產品是否包含新穎特徵之判斷：按依專利侵害鑑定要點，新穎特徵係指申請專利之新式樣對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性設計，不得為功能性設計。另依專利侵害鑑定要點，解釋申請專利之新式樣範圍之目的在確認申請專利之新式樣範圍及其新穎特徵，以合理界定專利權範圍。經查，中國生產力中心之專利侵害鑑定報告並未依前開要點確認新穎特徵之所在，即遽以認定「待鑑定物品包含系爭專利新穎特徵」，已有未合。且參以系爭專利圖說中亦記載：「上框體與下框體之其中一端相對設為狹長且扁平狀之張合端，張合端之中段向另一端漸擴延伸形成樞接端，其中，上框體之樞接端呈窗形，…。」，而原告於準備書狀( 一) 第2 頁自承：「本案嘴部…與習用案的簡單喇叭造型視覺完全不同…。」，是以系爭專利如與傳統陰道擴張器比對，系爭專利之構成元件包括上框體、下框體、前柄部、後柄部、螺栓及螺帽，各元件之間的造形比例及設計構成及整體輪廓形狀等均近似，基於前述系爭專利與習知喇叭造型之比對，系爭專利之新穎特徵在於：上框體及下框體之外周輪廓及其後端之一體方窗形狀。惟系爭產品上框體前端及中段逐漸擴張延伸至後段擴張形成水平之後端，且該後端呈一體之窗形。雖然系爭產品後端之窗形設計與系爭專利近似，但其上框體與下框體前端及中段部分逐漸擴張之設計，仍保留先前技藝之圓錐狀喇叭形態，而與系爭專利相對應之部分不同，故系爭產品並未包含系爭專利之新穎特徵，前開鑑定報告就此比對有誤而遽認系爭產品包含系爭專利之新穎特徵，尚非可採。

六、綜上所述，被告喜兒生公司、乙○○所生產販售及被告健陽公司、丙○○所銷售之系爭產品並未落入系爭專利之申請專利範圍，並未侵害原告系爭專利權。原告主張被告生產、販賣之系爭產品侵害伊之系爭專利權云云，為不可採；被告抗辯系爭產品未侵害系爭專利權，應可採信。從而，原告依民法第28條、第184 條、專利法第129 條準用第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、公司法第23條第2 項規定之侵權行為損害賠償法律關係，為一部請求被告應連帶給付原告150 萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息，顯非有據，不應准許，其假執行之聲請亦失依附，應併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據資料，核與判決結果不生影響，無一一論述必要，併予敘明。

據上論結：原告之訴為無理由，並依民事訴訟法第385 條第1 項前段、第78條，判決如主文。

智慧財產法院第一庭